Markenrecht. Ein Leitfaden für die Praxis. von Dr. Senta Bingener. 2. Auflage. Markenrecht Bingener wird vertrieben von beck-shop.

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1 Markenrecht Ein Leitfaden für die Praxis von Dr. Senta Bingener 2. Auflage Markenrecht Bingener wird vertrieben von Thematische Gliederung: Markenrecht Verlag C.H. Beck München 2012 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN Inhaltsverzeichnis: Markenrecht Bingener

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4 Markenrecht Ein Leitfaden für die Praxis von Senta Bingener 2. Auflage Verlag C. H. Beck München 2012

5 ISBN Verlag C.H. Beck ohg Wilhelmstraße 9, München Druck: Nomos Verlagsgesellschaft In den Lissen 12, Sinzheim Satz: ES-Editionssupport, Berlin/München Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

6 Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 2. Auflage Diese neue Auflage des 2007 erstmals erschienenen Buches verfolgt primär das Ziel, die bisherigen und als sinnvoll erachteten Inhalte auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung bringen, was an sich schon zahlreiche Änderungen mit sich bringt. Da die Gesetzes- und Rechtsprechungsänderungen vor allem im Bereich des Widerspruchsverfahrens teils grundlegender Natur sind, wurden insoweit auch strukturelle Veränderungen und Neuorientierungen erforderlich, die ältere Ausführungen nicht mehr verwendbar erscheinen lassen. Auch habe ich mich darum bemüht, die Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten der ersten Auflage zu vermeiden, sinnvolle Ergänzungen und neue Themen aufzunehmen und die praktischen und taktischen Anregungen noch weiter auszubauen. Schließlich war es mir ein besonderes Anliegen, die der 1. Auflage dieses Werkes in den erfreulich zahlreichen Rezensionen und mündlichen Anregungen von Lesern zugedachten Anregungen und Verbesserungsvorschläge möglichst weitgehend aufzugreifen, soweit sie dem Charakter des Werkes entsprechen. All dies und die vermehrte Präsentation von Beispielsfällen auch im Kollisionsbereich hat den Umfang des Buches etwas vergrößert. Lange habe ich darüber nachgedacht, ob ich auch aus dem Umstand, dass ein nicht unerheblicher Teil der Leserschaft juristisch durchaus sehr gut vorgebildete Kollegen aus verschiedenen Gebieten der Rechtsanwendung zu sein scheinen, Konsequenzen für die Konzeption des Buches dahingehend ziehen sollte, vermehrt die feineren Strukturen und abseitigeren Fragestellungen des Markenrechtes darzustellen. Letztlich habe ich mich aber dazu entschlossen, die bisherige Konzeption in ihrer stark an den Strukturen, Grundzügen und praktischen Fragestellungen orientierten Ausrichtung beizubehalten. Denn dies war das Konzept, das neben anderen Rezipienten auch diese Gruppe der wohlwissenden Leser angezogen hat und dies bleibt das Konzept, das eine der wenigen Lücken in der markenrechtlichen Literatur besetzen kann. Auch im Nachgang zu dieser 2. Auflage freue ich mich selbstverständlich über Anregungen jeder Art, sei es Kritik oder Lob unter meiner adresse An dieser Stelle möchte ich mich auch wieder herzlich bei denjenigen Menschen bedanken, die zum Gelingen dieser 2. Auflage in verschiedenster Weise beigetragen haben. Es sind dies Frau Dr. Bettina Thalmaier, die mir stets gerne in markenrechtlichen Diskussionen zur V

7 Vorwort zur 2. Auflage Verfügung steht und mir den Blick auf die Sichtweise des Anwalts öffnet und mein Kollege Herr Regierungsamtsrat Günther Rüdiger, der in würdiger Nachfolge unseres geschätzten Kollegen Regierungsoberamtsrat a.d. Bernhard Weiser durch seine sorgfältige Zusammenstellung und Analyse der aktuellen Rechtsprechung und seine generelle Aufmerksamkeit neuen markenrechtlichen Entscheidungen gegenüber meinen Rechtsprechungsfundus immer wieder bereichert und so das Bild runden hilft. Herrn Dipl.-Bibl. Helmut Hargesheimer und seinen Kollegen in der Bibliothek des Bundespatentgerichtes danke ich für die angenehme und inspirierende Aura dieser stets gut sortierten und wohlgeordneten Bibliothek und die Hilfestellung in allen Belangen der Literaturbeschaffung. Schließlich und vor allem gilt mein Dank meinem Mann für die Aktualisierung der Grafiken und der ganzen Familie, die die Überarbeitung des Buches mit Rat, Tat und vor allem viel Geduld gegenüber den daraus resultierenden Entbehrungen mitgetragen hat. Insoweit war mir die liebevolle Unterhaltung unserer kleinen Tochter während meiner Schreibphasen durch meinen Mann und meine Mutter eine große Unterstützung. München, im Oktober 2011 Senta Bingener

8 Vorwort zur 1. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Als Juristin und Prüferin in der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hatte und habe ich anlässlich konkreter Verfahren vor dem DPMA, verschiedener Seminare und Messen regen Kontakt zu Privatanmeldern, mittelständischen Unternehmern und nicht auf gewerblichen Rechtschutz spezialisierten Rechtsanwälten. Der dabei immer wieder zu Tage tretende Bedarf nach einem griffigen Buch zum Einstieg in die Grundfragen zum Markenrecht veranlasste mich dazu, auch meinen Beitrag zum Verständnis der Markenanmelder beizutragen. Denn neben hervorragenden umfangreichen Fachbüchern, die sich eher an juristisch vorgebildete Personen richten und dem Internet, das eher demjenigen viele wertvolle Tipps liefert, der weiß, wonach und wie er suchen muss, erscheint ein Buch nützlich, das einem Ratsuchenden in allen Phasen der Planung einer Markenanmeldung, der Durchführung des Anmeldeverfahrens und nachfolgender Verfahren praktisch und mit den notwendigen juristischen Grundzügen begleitet und wichtige Informationsquellen zusammenstellt. Es soll zudem vermitteln, wie weit diese Verfahren kostengünstig selbst durchführbar sind und wann anwaltliche Unterstützung besser ist und wie man diese findet. Weiter kann es auch dem bereits anwaltlich vertretenen Markenanmelder bzw. Markeninhaber informativ zur Seite stehen, der mit Hilfe dieses Buchs die verschiedenen Vorgänge vor dem DPMA noch besser erkennen und für seine weiteren Markenaktivitäten vorteilhafte Erkenntnisse mitnehmen kann. Dies alles in praktisch verwertbarer Form und mit wichtigen Tipps und Kniffen aus der mehrjährigen Praxis in der deutschen Monopolbehörde möchte ich mit diesem Buch weitergeben. Es soll den Einzelanmelder in die Lage versetzen, selbst zumindest tendenziell zu erkennen, ob und wann er eine Marke registrieren lassen sollte, welche Markenform für ihn taktisch die richtige ist, inwieweit er eine Anmeldung kostenbewusst selbst ohne Rechts- oder Patentanwalt durchführen kann, wann er doch besser einen solchen hinzuziehen sollte, wie er seine Marke nach Registrierung pflegen sollte sowie welche Möglichkeiten des Agierens bzw. Reagierens sich ihm in den einzelnen Verfahrenssituationen bieten. Alle diese Themen werden durch anschauliche Beispiele verdeutlicht. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Rechtsanwältin Dr. Bettina Thalmaier und Regierungsdirektor Michael Staats LLM Eur. VII

9 Vorwort zur 1. Auflage bedanken, die mich im Vorfeld ermutigten, ein solches Projekt anzugehen und dieses Buch zu verfassen. Herzlicher Dank gilt auch meinen Kollegen aus dem DPMA, vor allem Regierungsoberamtsrat Bernhard Weiser, die mich durch die tägliche Diskussion über verschiedenste Fragen des Markenrechts und -verfahrens immer wieder inspirierten sowie Dipl.-Bibl. Helmut Hargesheimer für die tatkräftige Unterstützung beim Auffinden elektronischer Markenabbildungen. Schließlich und vor allem gilt mein Dank aber meiner Familie und meinen Freunden, die die Entstehung des Buches mit Rat und Tat und viel Geduld mitgetragen haben und insbesondere Patentanwalt Dr. Michael Rein, der mir stets diskussionsbereit zur Seite stand, geduldig Korrektur las und zahlreiche Grafiken anfertigte. München, im Mai 2007 Senta Bingener

10 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Seite Einführung... 1 Teil 1. Begriff. Arten von Marken... 5 Teil 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform).. 15 Teil 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA.. 29 Teil 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps Teil 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken Teil 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke Teil 7. Die Löschungsverfahren vor dem DPMA Teil 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA Teil 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken Teil 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen mit anderen Kennzeichenrechten Teil 11. Checkliste Sachregister

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12 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort... V Literaturverzeichnis... XIX Wichtige Gesetze und Vorschriften... XXI Abkürzungsverzeichnis... XXIII Einführung... 1 Teil 1. Begriff. Arten von Marken... 5 A. Der Begriff der Marke... 5 B. Arten von Marken... 7 I. Marken kraft Verkehrsgeltung nicht registrierte Marken 8 II. Eingetragene Marken Registermarken Die nationale Marke vor dem DPMA Die Marke nach dem Madrider Abkommen (MMA) IR-Marke Die Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) Das Zusammenwirken dieser Rechte Marken in Abgrenzung zu anderen Rechten a) Unternehmenskennzeichen insbesondere Firmennamen b) Namensrechte c) Urheberrechte d) Geschmacksmuster e) Patent/Gebrauchsmuster f) Wettbewerbsrecht III. Recherchen im gewerblichen Rechtschutz IV. Das Finden des richtigen Anwaltes Teil 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform) 15 A. Vorteile einer Markeneintragung B. Wahl der richtigen Marke C. Wahl der passenden Markenform I. Wortmarken II. Wort-/Bildmarken XI

13 Inhaltsverzeichnis Seite III. Bildmarken IV. Dreidimensionale Marken V. Kennfadenmarken VI. Hörmarken (akustische Marken) VII. Sonstige Markenformen Abstrakte Farbmarken Positionsmarken Geruchsmarken (olfaktorische Marken) Tastmarken (haptische Marken) Bewegungsmarken (multimediale Marken) Weitere Markenformen Teil 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA 29 A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular 31 I. Allgemeine Formalien für alle Verfahrensschritte II. Die Voraussetzungen anhand des Formulars Anmelder (Formular Feld 3) a) Natürliche Personen 7 Nr. 1 MarkenG b) Juristische Personen 7 Nr. 2 MarkenG c) Personengesellschaften 7 Nr. 3 MarkenG Markenformen (Formular Felder 5, 6) a) Wortmarken 6 Nr. 1, 7 MarkenV b) Bildmarken 6 Nr. 2, 8 MarkenV c) Abgrenzung Wortmarke und Wort-/Bildmarke d) Dreidimensionale Marken 6 Nr. 3, 9 MarkenV.. 38 e) Hörmarken 6 Nr. 5, 11 MarkenV f) Kennfadenmarken 6 Nr. 4, 10 MarkenV g) Sonstige Markenformen 6 Nr. 6, 12 MarkenV aa) Farbmarke bb) Positionsmarken cc) Geruchsmarken dd) Tastmarken ee) Bewegungsmarken Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (Formular Feld 8) Vertretung (Formular Feld 3) Gebühren 1 ff. PatKostG Beschleunigungsantrag 38 MarkenG (Formular Feld 7) Bedeutung und Begründung des Zeitrangs einer Markenanmeldung Änderung der Anmeldung XII

14 Inhaltsverzeichnis Seite B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke.. 65 I. Schutzausschließungsgründe des 3 MarkenG Abstrakte Unterscheidungseignung 3 Abs. 1 MarkenG Ausschlussgründe des 3 Abs. 2 MarkenG Grafische Darstellbarkeit 8 Abs. 1 MarkenG a) Unproblematisch: Klassische Markenformen b) Problematischere moderne Markenformen II. Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 MarkenG Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Fehlende Unterscheidungskraft a) Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Unterscheidungskraft b) Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft c) Faustregel für die Prognose der Unterscheidungskraft 85 d) Praxisrelevante Typen von Marken und ihre Unterscheidungskraft aa) Wortmarken (1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombinationen (2) Deutsche Wortneuschöpfungen oder - neukombinationen (3) Deutsche Slogans (4) Fremdsprachige Worte und Wortkombinationen (5) Englische Slogans (6) Abwandlungen beschreibender Angaben (7) Domainartige Kombinationen (8) Buchstaben und Zahlen bb) Bildmarken (1) Grafisch oder farbig ausgestaltete Worte (2) Kombinationen aus Wort und Bild (3) Reine Bildmarken (α) Einfache Formen und Gestaltungen (β) Piktogramme (χ) Abbildungen von Personen cc) Dreidimensionale Gestaltungen dd) Hörmarken ee) Abstrakte Ein- oder Mehrfarbmarken ff) Positionsmarken Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Merkmalsbeschreibende Angaben XIII

15 Inhaltsverzeichnis Seite a) Grundsätze für die Anwendung des 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG b) Anwendungsfälle aa) Tatbestandliche Fallgruppen (1) Art- und Beschaffenheitsangaben (2) Bestimmungsangaben (3) Geografische Herkunftsangaben (4) Zeitangaben (5) Mengen- und Wertangaben (6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Produkte bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen (1) Fremdsprachige Marken (2) Wortneubildungen und -neukombinationen. 128 (3) Kombinationsmarken jeder Art (4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen (5) Abwandlungen beschreibungsgeeigneter Angaben (6) Bildmarken und dreidimensionale Marken (7) Farbmarken Beseitigung der Erfüllung des 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Übliche Bezeichnungen Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Schutzhindernisse Überwindung der 8 Abs. 2 Nr. 1-3 durch Verkehrsdurchsetzung gemäß 8 Abs. 3 MarkenG Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Täuschungsgefahr Abs. 2 Nr. 5 MarkenG Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder die guten Sitten Abs. 2 Nr. 6, 7, 8, Abs. 4 MarkenG Hoheits- und Gewährzeichen und andere Abs. 2 Nr. 9 MarkenG Sonstige Benutzungsverbote Abs. 2 Nr. 10 MarkenG Ersichtlich bösgläubige Marken XIV

16 Inhaltsverzeichnis Seite Teil 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens B. Das Erinnerungsverfahren gemäß 64 MarkenG gegen einen (teilweisen) Zurückweisungsbeschluss C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke I. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand fehlender Unterscheidungskraft gemäß 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG II. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer merkmalsbeschreibenden Angabe gemäß 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 164 III. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer üblichen Angabe gemäß 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG IV. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer täuschenden Angabe gemäß 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Teil 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG B. Arten der Verwechslungsgefahr 42 Abs. 2 Nr. 1, 9, Abs. 1 Nr. 2 MarkenG I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr Grundsätze und Elemente Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr Die drei Faktoren Grundsätzliches, Prüfung und Berechnung a) Faktor 1: Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen aa) Ähnlichkeit von Waren zueinander bb) Ähnlichkeit von Dienstleistungen zueinander cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen dd) Ähnlichkeiten betreffend Einzelhandelsdienstleistungen b) Faktor 2: Kennzeichnungskraft der älteren Registermarke c) Faktor 3: Ähnlichkeit der Markenzeichen aa) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze bb) Arten der Ähnlichkeit von Markenzeichen XV

17 Inhaltsverzeichnis Seite cc) Ähnlichkeiten einzelner Markenformen (1) Ähnlichkeit von Markenzeichen in ihrer Gesamtheit (α) Ähnlichkeit von Wortmarken (β) Ähnlichkeit von reinen Bildmarken (χ) Ähnlichkeit von Wortmarken und Bildbzw. dreidimensionalen Marken (δ) Ähnlichkeit moderner Markenformen untereinander/mit anderen (2) Ähnlichkeit mehrteiliger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente (α) Ähnlichkeit mehrteiliger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente nach klassischer Prägetheorie (β) Ähnlichkeit eines jüngeren mehrteiligen Markenzeichens mit älterem Einelementzeichen aufgrund Übereinstimmung des aus dem älteren in das jüngere Markenzeichen übernommenen Elementes nach erweiterter Prägetheorie (3) Ähnlichkeit einteiliger Markenzeichen infolge Abspaltung II. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (mittelbare Verwechslungsgefahr) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne a) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund Bekanntheit älterer Marke als Unternehmenskennzeichen b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung Sonstige Verwechslungen durch gedankliche Verbindung III. Entgegenstehende notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang 42 Abs. 2 Nr. 2, 10, 9 MarkenG C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungsgefahr I. Recherche auf verwechselbare ältere Marken und Kennzeichen vor Anmeldung einer Marke Ältere eingetragene Registermarken XVI

18 Inhaltsverzeichnis Seite 2. Ältere nicht eingetragene Marken kraft Verkehrsgeltung und geschäftliche Bezeichnungen II. Erhebung eines Widerspruches der Markeninhaber als Widersprechender Allgemeines zum Widerspruchsverfahren Voraussetzungen eines zulässigen Widerspruchs MarkenG, 29 ff. MarkenV, DPMAV a) Erhebung des Widerspruchs b) Widerspruchsgrund 42 Abs. 1, 2 MarkenG c) Widerspruchsberechtigter d) Widerspruchsfrist 42 Abs. 1 MarkenG e) Widerspruchsgebühr Sonstige Verfahrensfragen a) Fristverlängerungsgesuche b) Übersendung von Eingaben/Rechtliches Gehör c) Die Aussetzung von Widerspruchsverfahren d) Wirkung der Insolvenz eines Beteiligten Begründetheit des Widerspruches 43 Abs. 2, 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG Sonstiges, insbesondere Kosten III. Der Markeninhaber in der Rolle des Inhabers der angegriffenen Marke Teil 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken B. Benutzungszwang betreffend die Marke I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung II. Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke I. Konsequente Verwendung der Marke als Marke durch ihren Inhaber II. Ergreifen von Maßnahmen gegen die beschreibende Verwendung der eigenen Marke durch Dritte Teil 7. Die Löschungsverfahren vor dem DPMA A. Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse I. Voraussetzungen eines zulässigen Löschungsantrages 54, 50 ff. MarkenG, 29 ff. MarkenV XVII

19 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Löschungsantrag 54 MarkenG Löschungsgrund Fristen Gebühr II. Entscheidung über einen zulässigen Löschungsantrag B. Löschung wegen Verfalls nach 53, 49 MarkenG, 41 MarkenV Teil 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA A. Verlängerungsverfahren 47 Abs. 2 4 MarkenG, 37f MarkenV I. Verlängerung mit unverändertem Schutzumfang II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzumfanges B. Verzicht auf eine Marke 48 MarkenG, 39 MarkenV C. Teilung einer Marke 46 MarkenG, 36 MarkenV D. Umschreibung einer Marke 27 MarkenG, 27 ff. DPMAV 274 E. Eintragung von Beschränkungen der Marke 29 MarkenG. 275 I. Vertragliches Pfandrecht an der Marke 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG II. Sonstiges dingliches Recht an der Marke 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG Nießbrauch III. Zwangsvollstreckung 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Teil 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß 27 Abs. 1 MarkenG i.v.m. 453, 413, 398 ff. BGB B. Lizenzierung von Marken C. Bewertung von Marken Teil 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen betreffend Registermarken Teil 11. Checkliste Sachregister XVIII