Unternehmerische Strategien und patentrechtliche Fallstricke

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1 Unternehmerische Strategien und patentrechtliche Fallstricke TTR konkret Vortrag und Dialog in Tübingen DR. ALEXANDER DICK Im Neuenheimer Feld 582 Tel. +49 (6221) D Heidelberg Fax +49 (6221)

2 Übersicht I Unternehmensstrategie auch IP Strategie? II Schutz eigener Technologien III Abhängigkeit der eigenen Technologien 2/25

3 I Unternehmensstrategie auch IP Strategie? 1. Intellectual Property (IP) beeinflusst den Unternehmenswert Steigert den materiellen Wert des Unternehmens Steigert den Wert des Unternehmens als Partner 2. IP beeinflusst die Geschäftsentwicklung Eigenes IP ist ein Indikator für die Geschäftsentwicklung (zukünftige Entwicklungen tauchen als IP meist lange vor marktreifen Produkten auf) Fremd-IP bestimmt die Unternehmensentwicklung mit Fazit: IP Strategie ist immer auch Unternehmensstrategie! 3/25

4 Unternehmensstrategie auch IP Strategie? Fortsetzung 1 IP Strategie umfasst: Konzept für den Schutz eigener Technologien Technologien selbst Entwickeln Parallelentwicklungen bewerten und hinzukaufen oder lizenzieren Fremd-IP kennen Frühzeitige Ermittlung und Beurteilung, Freedom-To- Operate (FTO) Maßnahmen treffen 4/25

5 II Schutz eigener Technologien 1. Überblick über die Schutzmöglichkeiten Patente Gebrauchsmuster (Geheimes) Know-How Ergänzende Schutzzertifikate bei Arzneimitteln Urheberschutz bei Software 5/25

6 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 1 Patente Geprüfte Schutzrechte Geheimhaltung bis Anmeldung Effiziente Durchsetzbarkeit Hoher wirtschaftlicher Wert Gebrauchsmuster Ungeprüfte Schutzrechte Geheimhaltung bis Anmeldung Durchsetzbarkeit u.u. problematisch Angemessener wirtschaftlicher Wert Know-How Kein Schutzrecht Geheimhaltung Durchsetzbarkeit problematisch Wirtschaftlicher Wert schwer zu beurteilen Fazit: Technologien sollten durch Patente geschützt werden. 6/25

7 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 2 2. Die Voraussetzungen für Patentschutz Allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen: Erfindung ( Technizität ) Neuheit Erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit Nacharbeitbarkeit 7/25

8 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 3.gelten grds. auch für biotechnologische Erfindungen Richtlinie 98/44 EG (Art 3-5, 9, Erwägungsgründe 23-25) Biopatentgesetz als (fragliche) Umsetzung der Richtlinie Europäisches Patentübereinkommen (Art 52-57, R 23 b-e EPÜ).Einschränkungen sind höchstens ethische Grenzen (humane Embryonen, Stammzellen) und Sonderschutzrechte (Pflanzen). 8/25

9 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 4 3. Die adäquate Anmeldestrategie Überlegungen vorab: Entwicklungsstand der Technologie? Gegenstand der Erfindung? Zukünftigen Märkte? Mögliche Wettbewerber? Wann Wo / Wie 9/25

10 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 5 Wann: Der richtige Anmeldezeitpunkt (Nutzung von Prioritätsrechten) Unausgereifte Erfindung Ausgereifte Erfindung Offenbarung einer nacharbeitbaren Lehre, Reduction to practice 10/25

11 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 6 Wo: Territorialer Umfang des Schutzes Gegenstand Märkte Wettbewerber Global Verfahren / Verwendung unbekannt viele bzw. globale Ausgewählt Stoff / Vorrichtung bekannt wenige bzw. lokale 11/25

12 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 7 Wie: Art der Anmeldung Flexibilität Kosten bei Anmeldung Gesamtkosten Ausgewählte Anmeldungen niedrig hoch evtl. niedriger PCT Anmeldung hoch niedrig evtl. höher 12/25

13 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 8 4. Bewertung des Wertschöpfungspotentials Wirtschaftlicher Stellenwert der Technologie: Kerntechnologie Anschlusstechnologie Nebenentwicklung Patentrechtlicher Stellenwert der Erfindung: Stoff / Vorrichtung Verfahren Verwendung 13/25

14 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 9 Technologie Kern Hohes Wertschöpfungspotential Anschluss Neben Niedriges Wertschöpfungspotential Verwendung Verfahren Stoff / Vorrichtung Erfindung 14/25

15 Schutz eigener Technologien Fortsetzung Fragen der Inhaberschaft Problem: Formaler Anmelder / Patentinhaber muss nicht materieller Inhaber sein! Mögliche Konsequenzen: Vindikationsansprüche Dritter Fehlende Durchsetzbarkeit des Schutzrechtes ( unenforcebility ) 15/25

16 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 11 Wie kommen die Rechte an der Erfindung zum Anmelder? Deutschland: Arbeitnehmererfindergesetz (Sonderfall: Hochschullehrer nach alter Fassung ArbEG) Besprechung anhand eines Fallbeispiels! Ausland: Teilweise Erfinder gleich Inhaber (Verträge mit Erfindern), teilweise ähnlich Arbeitnehmererfindergesetz 16/25

17 Schutz eigener Technologien Fortsetzung 12 Fazit: Wichtige Technologien (eigene, lizenzierte oder gekaufte) sollten durch Patente geschützt werden. Die Beurteilung, ob eine Technologie wichtig ist, sollte sowohl nach wirtschaftlichen als auch patentrechtlichen Maßstäben erfolgen. Eine Anmeldestrategie sollte für die jeweilige Technologie maßgeschneidert sein; dadurch können Kosten gesenkt werden, ohne dass auf relevanten Schutz verzichtet werden muss. 17/25

18 III Abhängigkeit der eigenen Technologien 1. Rechte eines Patentinhabers Umfassendes Verbietungsrecht (Beispiel: 9 PatG 1981) Erzeugnis: Herstellen, Anbieten, In-Verkehr-Bringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen Verfahren: Anwenden oder Anbieten der Anwendung sowie Anbieten, In-Verkehr-Bringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses 18/25

19 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 1 2. Mögliche Folgen für den Verletzer der Rechte des Patentinhabers (Patentverletzer) Unterlassung Schadenersatz Preisgabe von Information (Vertriebswege, Rechnungslegung) Vernichtung und strafrechtliche Ansprüche 19/25

20 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 2 3. Formen der Patentverletzung Verletzung im Wortsinn Verletzung im Äquivalenzbereich Abhängige Erfindung (Sonderfall der beiden anderen Formen!) Besprechung anhand von Fallbeispielen! 20/25

21 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 3 4. Ausnahmen von der Patentverletzung 11 PatG 1981: Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf 1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden; 2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen; 3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;... 21/25

22 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 4 5. Das Versuchsprivileg Sind Versuche grundsätzlich privilegiert? Sind nur wissenschaftliche Versuche privilegiert? Sind Handlungen von Forschungseinrichtungen grundsätzlich privilegiert? 22/25

23 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 5 Versuche sind privilegiert nach 11 Nr. 2 wenn: Der Gegenstand der Erfindung beforscht und nicht nur erfindungsgemäß eingesetzt wird. Der Umfang der Versuche nicht unangemessen im Hinblick auf den Versuchszweck ist oder die Versuche in unlauterer Absicht durchgeführt werden. Besprechung anhand von Fallbeispielen! 23/25

24 Abhängigkeit der eigenen Technologien Fortsetzung 6 Fazit: Eine sorgfältige Analyse der Abhängigkeit der eigenen Technologien von Rechten Dritter ( FTO ) ist unumgänglich. Mögliche Konflikte lassen sich dadurch erkennen und ggf. durch entsprechende Gegenmaßnahmen entschärfen. Schutzrechte Dritter sollten nach Möglichkeit bereits bei der Entwicklung neuer Technologien berücksichtigt werden; dies erlaubt letztlich auch, wirtschaftlich relevante Rückschlüsse über die Technologie zu ziehen. 24/25

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 25/25

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