Das US-Patent. Erwirkung und Durchsetzung unter besonderer Beriicksichtigung der Rechtsprechung. Begriindet von Dr.-Ing. Curt M.

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1 Das US-Patent Erwirkung und Durchsetzung unter besonderer Beriicksichtigung der Rechtsprechung Begriindet von Dr.-Ing. Curt M. Avery Fortgefuhrt von Richard L. Mayer 3., vollig neu bearbeitete und erweiterte Auflage Carl Heymanns Verlag Koln Berlin Bonn Miinchen

2 Vorwort Kurzbiografie des Autors VII IX I. Einleitung: Zum besseren Verstandnis des amerikanischen Patentwesens 1 II. Offenbarung 15 Einleitung 15 Verschiedenes beziiglich der Zeichnungen 17 Allgemeines zur Befahigungsanforderung 18 Hinweise zur ausreichenden Befahigung des Fachmanns 24 Das Ausmafi der Befahigung muss dem Umfang der Anspriiche entsprechen 34 Nutzlichkeit und Befahigung zur Benutzung 40 Anforderung an die Beschreibung der Erfindung 47 Beste Ausfiihrungsweise - Best Mode 51 HI. Anspruchsformulierung 65 Einleitung: Vorherrschende Form 65 The Preamble 67 Der Briickenausdruck 69 Jepson-Anspriiche 70 Kombination und Unterkombination 72 Bestimmtheit 74 Strukturelle Merkmale und Angaben iiber Wirkung, Eigenschaften und Funktionen 78 Spezielle Anspruchsweisen means plus function 82 Markush-Gruppen 86 neue Verwendung 89 product by process 94 IV. Neuheit 101 Neuheitschadliche Tatbestande vor der Anmeldung 101 Veroffentlichung 102 Vorpatentierung 104 Vorbenutzung 106 Zum Verkauf zur Verfiigung gestellt (on sale) 107 XI

3 Neuheitsschadliche Tatbestande vor dem Erfindungsdatum Ill Ubersichtstabelle 113 Veroffentlichung und Vorpatentierung 114 Kenntnis oder Benutzung der Erfindung durch Dritte in den USA (e) 116 Die defensive Wirkung eines U.S.-Patents 120 Vorherige Erfindung in den USA durch einen anderen 122 V. Die Forderung nach»non-obviousness«: Entwicklung der gegenwartigen Rechtslage 125 Auswirkung des CAFC 132 Was ist prior art? 135 Auswirkung des 103 im Priifungsverfahren 141 VI. Doppelpatentierung 155 Gegenwartige Auffassung des CCPA 157 Doppelpatentierung und terminal disclaimer bei zwei verschiedenen Erfindereinheiten 167 Einheitlichkeit 168 Schlussfolgerung fur die Praxis 172 VII. Abgeleitete Anmeldungen 175 Einleitung 175 Continuation-Anmeldung 178 Divisional-Anmeldung 181 Continuation-In-Part-Anmeldung 183 Formalitaten: Praxis nach Regeln 53(b), 53(d) und VIII. Auslandsprioritat 193 Einleitung 193 Anforderung in Bezug auf die auslandische Anmeldung; historische Entwicklung aus alteren Entscheidungen 195 Anforderung in Bezug auf die auslandische Anmeldung; Kawai v. Metlesics-Entscheidung: gegenwartige Lage 197 Formalitaten 202 IX. Die formelle Anmeldung und ihre Ubertragung 207 Die Form der Beschreibung und der Anspriiche 209 Die Anordnung der Beschreibung und der Anspriiche 210 Riickbeziehung der Anspriiche 211 Die Erfindererklarung 212 Ausfertigung der Anmeldung in Sonderf alien 215 Form der Zeichnungen 217 Amtsgebiihren 219 XII

4 Vertretung 223 Ubertragung 224 X. Das Priifungsverfahren 229 Einiges zur Organisation des U.S.-Patentamts 229 Reihenfolge der Prufung 232 Antrag auf Beschleunigte Prufung 232»accelerated Examination* 234 Die Prufung im Allgemeinen 235 Erwiderungen im Allgemeinen 236 Beschrankung 238 Affidavits nach Regeln 131 und 132 des Patentamts 240 Miindliche Besprechung 243 Einiges iiber Fristen 244 Weiterer Verlauf des Priifungsverfahrens: Endgultige Ablehnung; Gewahrung 245 Petition to the Commissioner 249 Beschwerde beim Board of Appeals und Interferences 250 Berufung beim CAFC oder Prozess beim District Court 255 XI. Interference 259 Einleitung 259 Wer ist der erste Erfinder? 261 Einleitung eines Interference-Verfahrens 265 A. Zwischen zwei laufenden Anmeldungen 265 B. Zwischen einem erteilten Patent und einer laufenden Anmeldung 268 Ankiindigung eines Interference-Verfahrens 270 Preliminary Statement 271 Preliminary Motions (Vorlaufige Antrage) 273 Beweisaufnahme; Beweisfristen 276 Rechtsmittel gegen Entscheidung 282 XII. Reissue- und reexamination-verfahren 283 Reissue 283 Reexamination 287 Neue Moglichkeit - inter panes reexamination 290 Intervening rights (Zwischenbenutzungsrecht) 292 XIII. Das Patent vor Gericht 295 Ubersichtskarte zu den Gerichtsbezirken 297 XIV. Verletzung und deren rechtliche Konsequenzen 317 XIII

5 XV. Schutzumfang und Feststellung einer Verletzung Der Wortlaut des Anspruchs als Mafi des Schutzumfangs Die Feststellung einer wortlichen Verletzung: Anspruchsauslegung Aquivalenz und Prosecution History Estoppel 347 XVI. Unzulassiges Verhalten und dessen Folgen Uberblick 365 Lizenzgestaltung Unzulassiges Verhalten beim Priifungsverfahren 366 a) Historischer Hintergrund 366 b) Gegenwartige Mafistabe im U.S.-Patentamt 369 c) Gegenwartige Rechtslage: Entscheidungen des CAFC 372 d) Das Nachkommen der Pflicht: Das Vorgehen im Priifungsverfahren nach den Regeln 97 und Anhang 1 Code of Federal Regulation (37 CFR) 387 Anhang 2 United States Code, Title 35 Patents (35 USC) 405 Anhang 3 Muster und Formblatter 525 Anhang 3 a Declaration (Erfindererklarung) 525 Anhang 3 b Assignement (Ubertragung fur U.S.-Rechte an der Erfindung 527 Anhang 3 c Assignement (Ubertragung fur welrweite Rechte an der Erfindung) 530 Anhang 3 d Cover Sheet (Deckblatt) 533 Anhang 4 Abkiirzungen 535 Anhang 5 Relevante Datenbanken 537 Anhang 6 Zitierte Entscheidungen 541 Anhang 7 Hinweis auf Gebiihren 561 Anhang 8 Zitierte Gesetzes- und Verordnungsstellen 563 Anhang 8 a Patent Laws Code Title 35 - Patents (35 USC) 563 Anhang 8 b Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights (37 CFR); Patent Rules 565 Anhang 8 c Rules of Practice before the CAFC 569 Anhang 8 d Manual for Patent Examination Procedure (MPEP) 569 Anhang 8 e Weitere einschlagige Gesetze 571 Sachregister 573 XIV

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