2. Definition von Geschäftsgeheimnissen Wie lautet die Definition von Geschäftsgeheimnis in Ihrer Rechtsordnung?

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1 Frage Q215 Nationale Gruppe: Titel: Mitwirkende: Vertreter der Arbeitsgruppe: Deutsche Landesgruppe Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch Rechte des Geistigen Eigentums und durch das Recht des unlauteren Wettbewerbs Mary-Rose McGuire, Björn Joachim, Jens Künzel, Nils Weber Mary-Rose McGuire Datum: März 2010 Allgemeines 1. Rechtliche Entwicklungen zu Geschäftsgeheimnissen Wie entwickelte sich der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Ihrer Rechtsordnung? Welche Art von praktischem Einfluß hatte zum Beispiel das TRIPS-Abkommen auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen? Erstmals wurde der Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Beschäftige im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) von 1896 mit Strafe bedroht. Diese Regelungen wurden in das UWG von 1909 übernommen. Seit einer Gesetzesänderung von 1986 ist außerdem das Ausspähen von Geheimnissen durch Dritte sanktioniert. Im Übrigen sind auch nach Inkrafttreten des TRIPS keine wesentlichen Änderungen erfolgt. 2. Definition von Geschäftsgeheimnissen Wie lautet die Definition von Geschäftsgeheimnis in Ihrer Rechtsordnung? a) Der Begriff des Geschäftsgeheimnisses Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen wird durch das in den 17 bis 19 UWG normierte Nebenstrafrecht gewährleistet. Ungeachtet dieser Regelungstechnik entfalten sie ihre primäre Bedeutung im Zivilrecht als Basis darauf gestützter Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche. Die genannten Normen enthalten jedoch keine Definition der zentralen Begriffe des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses. Nach Lehre und Rechtsprechung beziehen sich Geschäftsgeheimnisse auf den kaufmännischen Bereich eines Unternehmens, und Betriebsgeheimnisse auf die technische Seite des Unternehmens. 1 Die Begriffsdoppellung dient lediglich der Klarstellung. 2 Sie werden übergreifend als Wirtschafts- oder Unternehmensgeheimnisse bezeichnet und in identischem Umfang geschützt. 3 Unter den Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses fallen alle mit dem Betrieb im Zusammenhang stehenden Tatsachen, die nicht offenkundig sind und nach dem bekundeten, auf wirtschaftlichen Interessen beruhenden Willen des Betriebsinhabers geheim gehalten werden sollen. 4 Die einzelnen Tatbestandsmerkmale dieses Geheimnisbegriffs wurden von der Rechtsprechung wie folgt konkretisiert: b) Fehlende Offenkundigkeit 1 GK/Otto, UWG (2006), 17 Rn Siehe RGSt 21, 90, Siehe OLG Celle, GRUR 1969, 548, 549 Abschaltplatte; GK-Otto, UWG (2006), 17 Rdn BGH, GRUR 1955, 424, 425 Möbelpaste; GRUR 1961, 40, 43 Wurftaubenpresse; GRUR 2003, 356, 358 Präzisionsmessgeräte. 1

2 Erste Voraussetzung für das Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses ist, dass die Tatsache nicht offenkundig ist. Bei der Beurteilung der Offenkundigkeit ist jedoch zu beachten, dass 17 UWG nicht die geheim zu haltende Tatsache als solche schützt, sondern ihre Beziehung zu einem bestimmten Betrieb. 5 Fehlende Offenkundigkeit kann daher auch dann vorliegen, wenn ein an sich bekanntes Verfahren in einem bestimmten Betrieb eingesetzt wird und nicht bekannt ist, dass dieser gerade damit besondere Erfolge erzielt. 6 Das Merkmal der fehlenden Offenkundigkeit ist erfüllt, so lange das Geheimnis nur einem begrenzten Personenkreis bekannt ist. 7 Der Geheimnisinhaber muss die Kontrolle über den Personenkreis behalten und seine Wettbewerber von der Kenntnis ausschließen. 8 Ob es sich um einen begrenzten Personenkreis handelt, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. 9 Durch einen Verrat geht der Geheimnischarakter aber erst dann verloren, wenn die Tatsache dadurch in weiten Kreisen bekannt wird. 10 Offenkundigkeit tritt demgegenüber ein, wenn die Kenntnis von der Tatsache auf normalem Weg allgemein also auch vom Wettbewerber erlangt werden kann, der Gegenstand, der das Geheimnis verkörpert, mithin beliebigem Zugriff preisgegeben ist. 11 Sie liegt daher vor, wenn sich ein interessierter Durchschnittsfachmann unter Zuhilfenahme lauterer Mittel ohne größere Schwierigkeiten Kenntnis verschaffen kann. 12 Maßgeblich ist allein die Möglichkeit, auf eine tatsächliche Kenntnisnahme kommt es nicht an. 13 Unerheblich ist ferner, ob der Geheimnisinhaber die Zugänglichkeit zu vertreten hat oder ob dies unter Verletzung (vertraglicher) Verpflichtungen erfolgte. 14 Der Geheimnischarakter entfällt daher etwa wenn Konstruktionsgeheimnisse anhand des veräußerten Gegenstandes ohne erheblichen Aufwand erschlossen werden können. 15 Bei Medikamenten liegt Offenkundigkeit vor, wenn der Durchschnittsfachmann neben den verwendeten Stoffen auch deren Mengen- und Gewichtsverhältnisse und den Ablauf des Herstellungsverfahrens feststellen kann. 16 Es bleibt abzuwarten, wie sich die Fortschritte im Bereich des reverse engineering (beispielsweise bei Computerprogrammen) auf eine Zunahme der Annahme von Offenkundigkeit auswirken. 17 c) Betriebsbezogenheit Von der fehlenden Offenkundigkeit ist das Merkmal der Betriebsbezogenheit zu trennen. Weitere Voraussetzung ist daher, dass die Tatsache zu einem konkreten Geschäftsbetrieb, der Sphäre des Unternehmens 18, in Beziehung steht. 19 Ausgegrenzt sind folglich alle Tatsachen, die ausschließlich den privaten Bereich (des Betriebsinhabers oder des Angestellten) betreffen. 20 An der Betriebsbezogenheit fehlt es außerdem, wenn die Tatsache auch anderen Unternehmen oder den allgemeinen Marktverhältnissen zugeordnet werden kann. 21 Demgegenüber bleibt der betriebliche Zusammenhang bestehen, wenn Gegenstände, in denen das Geheimnis verkörpert 5 RGZ 139, 329, 332 Stiefeleisenpresse. 6 BGH, GRUR 1955, 424, BGH, GRUR 1964, 31, 32 Petromax II. 8 Kraßer, GRUR 1977, 177, 179; Többens, WRP 2005, 552, RGSt 42, 394, BayOblG, ZIP 2000, 2178; Fezer/Rengier, UWG (2010) 2, 17 Rdn BGH, GRUR 2002, 91, 93 Spritzgießwerkzeuge. 12 BGH, GRUR 1958, 297 Petromax; BGH, GRUR 1980, 750 Pankreaplex II. 13 Fezer/Rengier, UWG (2010) 2, 17 Rdn Richters/Wodtke NZA-RR 2003, 281, OLG Düsseldorf, OLGR 1999, 55 und (einschr ä nkend) Gloy/Loschelder/Harte-Bavendamm, Handbuch des Wettbewerbsrechts (2010) 4, 48 Rdn BGH, GRUR 1980, 750, 751 Pankreaplex II. 17 Siehe Kiethe/Groeschke WRP 2005, 1358, Fezer/Rengier, UWG (2010) 2, 17 Rdn Fezer/Rengier, UWG (2010) 2, 17 Rdn OLG Stuttgart, GRUR 1982, 315, 316 Gerätewartung. 21 Hasselblatt/von Bossel, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz (2009) 3, 25 Rdn. 7. 2

3 ist, veräußerst und übergeben werden 22 oder der Geschäftsmüll entsorgt wird. 23 d) Geheimhaltungswille Der Betriebsinhaber muss über einen Geheimhaltungswillen verfügen, den er auch erkennbar gemacht hat. 24 Dadurch unterscheidet sich das Geheimnis von der bloß unbekannten Tatsache. 25 Der Geheimhaltungswille ist für alle nicht offenkundigen betriebsinternen Kenntnisse zu vermuten. 26 Im Einzelfall genügt es, dass sich der Wille aus der Natur der geheimzuhaltenden Tatsache ergibt. 27 Zu den Geheimnissen zählen daher auch Tatsachen und Kenntnisse, welche dem Betriebsinhaber (noch) nicht mitgeteilt bzw. vorenthalten wurden. 28 Demgegenüber fehlt es am Geheimhaltungswillen, wenn der Geheimnisinhaber durch Mitteilung der Tatsache an Dritte, die keiner Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen, zeigt, dass er auf eine vertrauliche Behandlung keinen Wert legt. 29 e) Geheimhaltungsinteresse Zu dem Geheimhaltungswillen muss ein objektiv berechtigtes wirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse des Betriebsinhabers treten. 30 Es liegt vor, wenn die Offenbarung der Tatsache Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens haben kann. 31 Der objektive Maßstab dient dazu auszuschließen, dass der Betriebsinhaber willkürlich über die Geheimhaltung entscheiden kann. 32 Umstritten ist jedoch, ob auch im Hinblick auf Kenntnisse über rechtsoder sittenwidrige Tatsachen (bspw. Unterlagen zu kartellrechtswidrigen Preisgestaltungen, Dokumentationen zu Umwelt- und Steuerverstößen) ein objektiv berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen kann. 33 Dies wird einerseits mit der Begründung bejaht, dass der Arbeitnehmer nicht Sittenrichter oder Kontrollorgan des Arbeitgebers sei und andererseits Geheimnisse über rechts- und sittenwidrige Umstände die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens faktisch beeinflussen können. 34 f) Beispiele Als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind bspw. anerkannt: Vertriebspolitik, Lieferantendaten, Konstruktionsskizzen und Herstellungsverfahren. 35 Kundenlisten, die Daten von Kunden enthalten, zu denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht und die auch in Zukunft als Abnehmer der angebotenen Produkte in Frage kommen. 36 g) Vergleich mit Artikel 39.2 TRIPS Ein Vergleich der von der deutschen Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an Geschäftsund Betriebsgeheimnisse mit den Anforderungen an nicht offenbarte Informationen im Sinne von Artikel 39 Abs. 2 TRIPS zeigt eine weitgehende Übereinstimmung: Dem Kriterium der geheimem Natur nach Art. 39 Abs. 2 lit. a) TRIPS entspricht das von der Rechtsprechung entwickelte, oben beschriebene Merkmal der mangelnden Offenkundigkeit. Dem Kriterium der wirtschaftlichen Werthaftigkeit nach Art. 39 Abs. 2 lit. b) wird nach deutschem Recht durch die Betriebsbezogen- am Geheimnisschutz Rechnung getragen, da heit sowie das objektive Interesse Informationen, 22 RGZ 149, 329, 332 Stiefeleisenpresse. 23 OLG Hamm, WRP 1993, BGH, GRUR 1969, 341, 343 Räumzange. 25 BGH, GRUR 1964, 31, 31 Petromax II. 26 Piper/Ohly/Ohly, UWG, 17 Rdn BGHSt 41, 140, BGH, GRUR 1977, 539, 540 Prozessrechner. 29 BGH, GRUR 1982, 225, 226 Straßendecke II. 30 Kiethe/Groeschke, WRP 2005, 1358, Piper/Ohly/Ohly, UWG (2010) 5, 17 Rdn BGH, GRUR 1955, 424, 426 Möbelpaste. 33 Siehe Nachweise bei Piper/Ohly/Ohly, UWG (2010) 5, 17 Rdn Többens, WRP 2005, 552, 556; Piper/Ohly/Ohly, UWG (2010) 5, 17 Rdn Weitere Nachweise bei Hefermehl/Köhler/Bornkamm/Köhler, UWG (2010) 28, 17 Rdn. 12; Fezer/Rengier, UWG (2010) 2, 17 Rdn BGH, GRUR 2006, 1044 Kundendatenprogramm. 3

4 die nicht die wirtschaftliche Sphäre nicht betreffen, nicht als Geheimnisse qualifiziert werden. Eine Abweichung ergibt sich allenfalls bzgl. der nach Art. 39 Abs. 2 lit. c) TRIPS geforderten Geheimhaltungsmaßnahmen, da das deutsche Recht mit dem Geheimhaltungsinteresse auf eine subjektive Komponente abstellt, auch wenn jene nach objektiven Interessen beurteilt wird. 3. Kontrolle von Geschäftsgeheimnissen 3.1. Wer ist bezogen auf das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zur Kontrolle von Geschäftsgeheimnissen berechtigt? Kann ein Arbeitnehmer, der eine Idee oder Erfindung ersinnt, primäre Kontrolle darüber haben? Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse weisen definitionsgemäß eine Betriebsbezogenheit auf. Entsprechend ist grundsätzlich der jeweilige Betriebsinhaber befugt, über das Geheimnis zu disponieren. Dies gilt auch, wenn das Geheimnis auf Erfahrungen/Kenntnisse der Mitarbeiter zurückgeht. Soweit mehrere Betriebsinhaber vorhanden sind, sind diese gemeinsam berechtigt. Inwieweit auch ein Arbeitnehmer über ein Geschäftsgeheimnis disponieren kann, ist problematisch und stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit dem Wechsel eines Arbeitnehmers. Abzuwägen ist hier das Schutzinteresse des Unternehmens auf der einen Seite, mit dem Interesse des Arbeitnehmers an seinem beruflichen Fortkommen und dem Interesse hierbei sein erworbenes Wissen auch nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen möglichst ungehindert zu nutzen auf der anderen Seite. 37 Um dieser Interessenslage Rechnung zu tragen ist der Arbeitnehmer sofern er keinem Wettbewerbsverbot unterliegt grundsätzlich berechtigt, seine redlich erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten frei zu verwenden. 38 Insoweit wird die Kontrolle des Betriebsinhabers (Arbeitgebers) beschränkt Kann der Arbeitgeber auch dann Kontrolle über Informationen haben, wenn diese durch einen Arbeitnehmer unter Anweisung des Arbeitgebers erworben wurden und wenn dabei persönliches Wissen und Fachkenntnis des Arbeitnehmers beteiligt war? Wird Mitinhaberschaft an Geschäftsgeheimnissen durch Ihre Gesetzgebung oder Rechtsprechung angesprochen? Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind derzeit nur im Kontext des Wettbewerbsrechts gesetzlich normiert. Folge dieser Regelungstechnik ist, dass die Frage der Ausübung und Kontrolle nicht explizit geregelt ist. 39 Ausgangspunkt ist zunächst, dass die Qualifikation als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass es auf Kenntnissen/Fähigkeiten eines Arbeitnehmers beruht. Aus der soeben angesprochenen Interessenabwägung 40 folgt jedoch, dass die Exklusivität der Kontrolle im Interesse des Arbeitnehmers beschränkt wird. Nach der Rechtsprechung des BGH kann der Arbeitnehmer seine redlich erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem Ausscheiden auch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber frei verwenden, sofern er keinem Wettbewerbsverbot unterliegt. 41 Er kann daher grundsätzlich redlich erlangte Betriebsgeheimnisse im Rahmen seiner neuen Tätigkeit weitergeben und verwerten Rechtsquelle für Schutz von Geschäftsgeheimnissen 4.1. Sind Rechtsvorschriften für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen verfügbar? Wird der Schutz durch die Rechtsprechung bzw. Präzedenzfälle oder durch die direkte Anwendung der relevanten Vorschriften im TRIPS-Abkommen gewährt? Obwohl im deutschen Recht gesetzliche Regelungen zum Schutz von Wirtschaftsgeheimnissen existieren, wird das Know-how zutreffend als Stiefkind des Geistigen Eigentums bezeichnet Siehe hierzu bereits RGZ 65, 333, 337 Pomr il. 38 BGH, GRUR 1963, 367, 369 Industrieböden. 39 Vgl. dazu unten Frage Vgl. oben Frage BGH, GRUR 1963, 367, 369 Industrieböden. 42 BGH, GRUR 2002, 91, 92 Spritzgießwerkzeuge; vgl. dazu auch unten Frage So der Beitrag von Ann, GRUR 2007, 39 ff. 4

5 Denn das Know-how wird zwar durch Regelungen des Deliktsrechts indirekt oder reflexiv geschützt, hat aber keine positive Ausgestaltung erfahren. 44 Dessen ungeachtet kann ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis für das Unternehmen faktisch wertvoller sein, als ein (offenbartes) gewerbliches Schutzrecht. 45 Die in der Praxis bedeutsamste Rechtsgrundlage für den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sind die Straftatbestände des 17 Abs. 1 und Abs. 2 UWG. Die strafrechtliche Ausgestaltung ist der Überlegung geschuldet, dass eine rein schadenersatzrechtliche Lösung regelmäßig an der (relativen) Vermögenslosigkeit der für den Verrat Verantwortlichen scheitern wird. 46 Die genannten Normen dienen neben ihrer eigentlichen Funktion als Straftatbestände aber auch als Grundordnung und Maßstab für die rechtliche Beurteilung, wann die Verletzung fremder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unzulässig ist. In Verbindung mit den 3, 4 Nr. 9 (Verwertung unredlich erlangeter Kenntnisse oder Unterlagen) und Nr. 11 (Rechtsbruch) sowie 8 und 9 UWG bilden sie die Grundlage für zivilrechtliche Ansprüche. Als weitere Rechtsquelle ist die Strafnorm des 18 UWG zu nennen. Die sogenannte Vorlagenfreibeuterei sanktioniert die unbefugte Weitergabe oder Verwertung von anvertrauten (dadurch notwendigerweise geheimen) Gegenständen im Geschäftsleben (also z.b. durch Geschäftspartner). 19 UWG erweitert die Tatbestände der 17, 18 UWG über das Versuchsstadium hinaus auf Vorbereitungshandlungen. Neben den UWG existieren spezielle Haftungstatbestände für die Verbreitung und Verwertung von Geheimnissen durch bestimmte Berufsgruppen. Stellvertretend für diese Haftungstatbestände sind zu nennen: Regelungen für bestimmte Geheimnisträger wie Rechtsanwälte, Ärzte, Notare; 47 für öffentliche Bedienstete wie Beamte, Richter und Verwaltungspersonal 48 sowie für gesetzliche Organe privater Gesamtrechtspersonen, wie Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer. 49 Der (zivil- und strafrechtliche) Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen erfolgt durch Anwendung der genannten gesetzlichen Vorschriften durch die Gerichte. Der Umfang dieses Schutzes wird im Wege der Auslegung durch die Gerichte ermittelt. Das durch diese Gerichtsentscheidungen entstehende case law bildet faktisch die zentralen Leitlinien für die praktische Rechtsanwendung, formell maßgeblich bleiben aber allein die genannten gesetzlichen Grundlagen. Eine direkte Anwendung der einschlägigen Vorschriften des TRIPS-Abkommens (Art. 39 TRIPS) findet nicht statt Gehören Geschäftsgeheimnisse zur Kategorie von Eigentumsrechten oder wird der Schutz aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs oder anderen Rechtsquellen gegen widerrechtliche Verwendung oder unehrliche kommerzielle Praktiken abgeleitet? Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden durch die Vorschriften des Wettbewerbsrechts zwar als vermögenswerte Positionen anerkannt, aber nicht als Eigentumsrecht oder eigentumsähnliches Recht ausgestaltet. 50 Der im Wesentlichen wettbewerbsrechtlich ausgestaltete Geheimnisschutz erfasst vielmehr nur einen engen Ausschnitt der möglichen Benutzungen von Geschäftsund Betriebsgeheimnissen. Viele andere denkbare Benutzungshandlungen beispielsweise die redliche Erlangung von Know-how und dessen weitere Verwertung werden demgegenüber als wettbewerbskonform angesehen. 51 Ein weiterreichernder Schutz kann sich allenfalls aus einer Vereinbarung der Betroffenen ergeben, die auch die spätere Verwertung redlich erlangten 44 Kritisch auch Harte-Bavendamm, (oben Fn. 15), 77 Rdn BGH, GRUR 1963, 207, 210 Kieselsäure. 46 Harte-Bavendamm, (oben Fn. 15), 77 drn Vgl. 203 Abs. 1, 204 StGB. 48 Vgl. 203 Abs. 2, 204 und 355 StGB. 49 Vgl. 404 AktG, 151 GenG, 85 GmbHG. 50 Vgl. unten Frage Vgl. nur BGH , GRUR 2002, 91 ff. Spritzgießwerkzeuge. 5

6 Erfahrungswissens ausschließen kann Verfügbare Maßnahmen Welche Maßnahmen sind im Falle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen in Ihrer Rechtsordnung verfügbar (Typen verbotener Handlungen und verfügbarer Abhilfen)? Verletzungsformen Die Grundnormen der 17, 18 UWG, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen, erfassen als Tathandlungen den Geheimnisverrat, die Betriebsspionage, die Geheimnishehlerei und die Vorlagenfreibeuterei. (a) Geheimnisverrat ( 17 Abs. 1 UWG) Kennzeichnend für die Tathandlung des Geheimnisverrats ist die Mitteilung von anvertrauten Geheimnissen durch Beschäftigte eines Unternehmens an Dritte während des Beschäftigungsverhältnisses. Allgemein lässt sich der Täter des Geheimnisverrats als unselbständiger Dienstleister beschreiben, als jemand also, der einem Unternehmen Dienste leistet, ohne eigenes unternehmerisches Gewinn- oder Verlustrisiko zu tragen. 53 Dazu zählen sowohl abhängig Beschäftigte als auch Organe juristischer Personen. Gegenstand der verbotenen Handlung sind Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die dem Beschäftigten im Rahmen seines Dienstverhältnisses anvertraut oder zugänglich geworden sind. Hier kommt es nicht darauf an, ob die Geheimnisse redlich oder unredlich zugänglich geworden sind, denn kennzeichnend für die Handlung ist die Mitteilung an Dritte während der Dauer des Dienstverhältnisses, nicht die Art und Weise der Erlangung des Geheimnisses. Tathandlung ist das unbefugte Mitteilen fremder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse an Dritte. Unbefugt ist die Mitteilung dann, wenn sie unter Bruch einer vertraglichen Geheimhaltungspflicht erfolgt, wie sie regelmäßig Gegenstand eines Arbeitsvertrages ist, und kein Rechtfertigungsgrund besteht. Die Tathandlung muss während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses begangen worden sein. Daher ist die Mitteilung von Geheimnissen an Dritte nach Ablauf des Dienstverhältnisses nicht nach 17 Abs. 1 oder Abs. 2 UWG strafbar, wenn sie dem Beschäftigten während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses zugänglich gemacht wurden. Sofern keine vertragliche Pflicht zu nachvertraglicher Geheimhaltung besteht, ist die Mitteilung von redlich erlangten Geheimnissen regelmäßig auch zivilrechtlich nicht zu beanstanden; nur unter ganz besonderen Umständen kann im Rahmen einer Wettbewerbshandlung ein Wettbewerbsverstoß nach 3 UWG 54 oder bei Schädigungsabsicht der Tatbestand des 826 BGB angenommen werden. Weitere Tatbestandsvoraussetzungen des 17 Abs. 1 UWG sind, dass der Täter des Geheimnisverrats subjektiv zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zu Gunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, handelt und dass das Geheimnis dem Dritten nicht bereits vorher bekannt gewesen ist. (b) Betriebsspionage ( 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG) Da der Täterkreis nicht auf Unternehmensangehörige beschränkt sondern offen formuliert ist, kommt hier als Täter auch ein außenstehender Dritter in Betracht. Tathandlung einer Betriebsspionage ist das unbefugte Sich-Verschaffen oder Sich-Sichern von Geheimnissen mit bestimmten Mitteln, die in den Buchstaben a) bis c) aufgezählt sind. Sich-Verschaffen ist das Herstellen eigener, jederzeit reproduzierbarer Kenntnis, also z.b. durch altmodisches Abschreiben, aber insbesondere auch durch Fotokopieren oder Scannen. 52 Vgl. dazu unten Frage Siehe dazu Brammsen, Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (2006), Bd. 2, 17 UWG, Rdn Z.B. BGH, GRUR 1963, 376, 379 Industrieböden: zentrales Betriebsgeheimnis des Unternehmens, kurzes Dienstverhältnis des Beschäftigten. 6

7 Sich-Sichern ist mehr als Sich-Verschaffen: Mit dieser Handlung verfestigt der Täter die sich bereits verschaffte Kenntnis. Dieser Unterschied wird in der Praxis bedeutsam bei ehemaligen Unternehmensangehörigen, die sich die Geheimnisse befugt verschafft haben mögen, deren Sicherung aber z.b. kurz vor Ausscheiden aus dem Betrieb nunmehr unbefugt erfolgt. Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit und die zivilrechtliche Durchsetzung von Ansprüchen ist damit in einem solchen Fall allein die Handlung des Sich-Sicherns durch den Täter. Kennzeichnend für die Betriebsspionage ist der Einsatz der speziellen Tatmittel der Buchstaben a) bis c) zur Erlangung der Geheimnisse: Tatmittel nach Buchstabe a) ist die Anwendung technischer Mittel, wie z.b. Fotokopieren, Kopieren von Datenträgern, der Einsatz von Aufzeichnungs- oder Abhörgeräten bei mündlicher Wiedergabe der Geheimnisse etc.. Buchstabe b) erfasst die Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses, z.b. Herstellung einer bestimmten Rezeptur oder einer Maschine, in der das Geheimnis verkörpert ist. Buchstabe c) schließlich nennt als Tatmittel die Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist. In Betracht kommen die Wegnahme von Datenträgern, Maschinen oder Maschinenteilen. Substanz und Träger der Verkörperung sind irrelevant. 55 Auch der Täter einer Betriebsspionage nach 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG muss subjektiv zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zu Gunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, handeln. (c) Geheimnishehlerei ( 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG) Kennzeichnend für diese Fallgruppe ist allgemein, dass Geheimnisse, die durch die vorstehend diskutierten Handlungen oder sonst unbefugt erlangt worden sind, Dritten mitgeteilt oder verwertet werden. Täter kann wiederum jedermann sein. Er muss die Geheimnisse entweder durch eine Mitteilung eines im Zeitpunkt der Mitteilung bei dem betreffenden Unternehmen Beschäftigten (Abs. 1) erlangt haben, oder durch eine eigene oder fremde Handlung (Abs. 2), also unter Anwendung der dort genannten speziellen Tatmittel, erlangt haben, oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert haben. Tathandlung ist das unbefugte Verwerten fremden Know-hows. Verwerten ist jede Nutzung oder Nutzziehung der geheimen Erkenntnisse oder Kenntnisse bzw. Informationen durch zweckkonforme Ein- bzw. Umsetzung in der Praxis. Die Bandbreite denkbarer Verwertungshandlungen ist breit. Je nach Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis kommt in Betracht das Anschreiben von Kunden (d.h. Verwerten geheimer Kunden- und Adresslisten), das Nachbauen einer Maschine sowie deren Angebot und Vertrieb (d.h. Verwerten geheimer Konstruktionszeichnungen) oder das Unterbieten von Konkurrenzangeboten (d.h. Verwerten geheimer Kalkulationsdaten) etc. (d) Vorlagenfreibeuterei ( 18 UWG) Die Vorlagenfreibeuterei betrifft das unbefugte Mitteilen oder Verwerten anvertrauter Vorlagen oder Vorschriften technischer Art. Der Grundfall dieses Tatbestands ist, dass ein Unternehmer einem Subunternehmer im Rahmen eines Herstellungsauftrags technische Zeichnungen (Vorlagen) übergibt, nach denen der Subunternehmer bestimmte Produkte herstellen soll. Verwertet der Subunternehmer diese Zeichnungen dadurch, dass er die Produkte nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für einen Dritte oder zum Eigenvertrieb herstellt, begeht er Vorlagenfreibeuterei. 55 Vgl. Brammsen, (oben Fn. 52), Rdn. 78 7

8 (e) Sonstige unlautere Verwendung fremder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Die Rechtsprechung hat die genannten Tatbestände der UWG erweitert. Danach kann die Verletzung fremden Know-hows unter besonderen Umständen zivilrechtliche Ansprüche gemäß den 3 UWG, 826 oder nach den 823 Abs. 1, 1004 BGB Ansprüche begründen. Dies setzt nach der Rechtsprechung eine sorgfältige Interessenabwägung aufgrund aller Umstände des Einzelfalls voraus. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang die konkrete Bedeutung des Geheimnisses für den Betrieb des Geheimnisinhabers und für den weiteren Werdegang des das Geheimnis Nutzenden, bei dem es sich regelmäßig um einen (ehemaligen) Beschäftigten handelt. Bei der Abwägung ist auch zu berücksichtigen, ob der Beschäftigte nur kurz dem Betrieb des Geheimnisinhabers angehörte und ob er einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Geheimnisses geleistet hat Abhilfemöglichkeiten Die aus der Verwirklichung der vorgenannten Tatbestände folgenden Ansprüche und verfahrensrechtlichen Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung sind die folgenden: (a) Unterlassungsanspruch In allen oben genannten Fällen kann der Geheimnisinhaber Unterlassungsansprüche geltend machen. Diese richten sich gegen Tathandlungen, die bereits begangen worden sind (Wiederholungsgefahr) oder drohen (Erstbegehungsgefahr). Typischerweise wendet sich der Geheimnisinhaber gegen die Verwertung der erlangten Geheimnisse durch einen Gegner (häufig den neuen Arbeitgeber des ehemaligen Beschäftigten). Weil jede Nutzung/Nutzziehung durch zweckkonforme Ein- und Umsetzung eine unzulässige Verwertung des Know-how darstellt, ist nicht erst der Vertrieb, sondern bereits die Herstellung von Gegenständen, in denen dieser Erkenntnisgegenstand verkörpert ist, unzulässig. Insoweit besteht eine bemerkenswerte Abweichung vom Wettbewerbsrecht, das als Recht zur Regelung des Marktverhaltens in der Regel erst später eingreift. Ein Unterlassungsantrag kann in Fällen des 17 Abs. 1 Nr. 2 UWG folglich auch gegen die Herstellung der verbotenen Früchte gerichtet werden, und nicht nur gegen deren Angebot und Vertrieb. 56 Hervorzuheben ist, dass Kenntnisse, die unter Verstoß gegen 17 UWG erlangt wurden, grundsätzlich dauerhaft mit dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet bleiben. 57 Ein befristetes Verbot kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, so etwa bei Kundenund Adresslisten, die nur zu einem zeitlichen, keinem technologischen Vorsprung verhelfen. Unterlassungsansprüche können in einem Hauptsacheverfahren oder in einem einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemacht werden. Die Geltendmachung im einstweiligen Verfügungsverfahren ist allerdings nur dann Erfolg versprechend, wenn sowohl die Tathandlung als auch das Ergebnis der Verwertung (die anzugreifende Vorrichtung) in allen Einzelheiten gut, klar und für einen Richter verständlich dargelegt werden können. Häufig scheitern Verfügungsansprüche daran, dass der Gegenstand des Angriffs, d.h. das Ergebnis der unzulässigen Verwertung nicht beschrieben und folglich nicht dargelegt werden kann, inwiefern die unredlich erlangten Kenntnisse für die Herstellung und Konstruktion dieses Gegenstandes kausal waren. (b) Schadensersatzansprüche Da die genannten Strafnormen zugleich Schutzgesetze i.s.v. 823 Abs. 2 BGB darstellen, kann gegen die Weitergabe im Falle der bereits eingetreten Offenbarung Schadenersatz beansprucht werden. (c) Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Besichtigung Ferner können wie im Wettbewerbsrecht und dem Gewerblichen Rechtsschutz allgemein Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung über den Umfang der unlauteren Handlungen verlangt werden. 58 Von Bedeutung sind sie insbesondere im Vorfeld der Geltendmachung von Ersatzansprüchen. 56 BGH, GRUR 2002, 91, 94 f. Spritzgießwerkzeuge. 57 BGH, WRP 2008, 938 f. Entwendete Datensätze mit Konstruktionszeichnungen. 58 Vgl. dazu unten Frage 10. 8

9 Ebenfalls Hilfscharakter hat der Anspruch auf Besichtigung gemäß 809 BGB. In Rechtsprechung und Lehre wird der Besichtigungsanspruch typischerweise im Kontext von Schutzrechtsverletzungen erörtert. 59 Er ist aber nicht auf diese Konstellation beschränkt und kommt daher auch bei einer unlauteren Verwertung fremden Know-hows in Betracht. Wird im Vorfeld eines Verletzungsprozesses ein Besichtigungsanspruch durchgesetzt besteht die Gefahr, dass der Beklagte dadurch gewarnt wird und die weitere Rechtsdurchsetzung behindern kann. Um den Überraschungseffekt zu wahren, kann das selbständige Beweisverfahren aber mit einer einstweiligen (Duldungs-)Verfügung kombiniert werden, in dessen Rahmen ein gerichtlicher Sachverständiger mit der Besichtigung und Begutachtung des möglicherweise unter Verwendung unredlich erlangten Geheimwissens hergestellten Gegenstandes beauftragt wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwendung unredlich erlangter Betriebsund Geschäftsgeheimnisses bei der Herstellung des betreffenden Gegenstandes. 60 Steht eine Tathandlung des 17 Abs. 1 oder Abs. 2 UWG in Bezug auf das in Rede stehende Betriebsgeheimnis fest (etwa nach einer staatsanwaltlichen/polizeilichen Durchsuchung), kann dies bei einer neuen Vorrichtung des gleichen Typs bzw. der gleichen Zweckbestimmung, eine gewisse Wahrscheinlichkeit begründen, dass auch die betreffenden Geheimnisse eingesetzt wurden Welche in der Kopenhagener Entschließung (Q 115) vorgesehenen Handlungen sind als Verletzung von Geschäftsgeheimnissen anerkannt? Aus deutscher Sicht sind die in und der Q115 Copenhagen Resolution aufgeführten Fälle von den Vorschriften der 17, 18 UWG erfasst: Industrial or commercial espionage wird von 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG erfasst. Use or disclosure of a trade secret improperly obtained from the proprietor werden von 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG erfasst. Unauthorized use or disclosure of a trade secret by a person to whom the proprietor entrusted it werden sowohl von 17 Abs. 1 (Beschäftigter, dem sein Arbeitgeber das Geheimnis im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut hat) als auch von 18 UWG erfasst. Der Fall use or disclosure of a trade secret without consent of its proprietor, which was received from a person to whom it was entrusted or who obtained it improperly, if the user knew or should have been aware of this fact wird erfasst von 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG (durch die Alternativen durch Handlung nach Abs. 1 erlangt bzw. durch fremde Handlung nach Abs. 2 Nr. 1 erlangt ) erfasst. Die in (letzter Spiegelstrich) offen gelassene Frage, ob auch die Nutzung redlich erlangter Geheimnisse von einem Verbotstatbestand erfasst werden soll, ist nach geltendem deutschen Recht zu verneinen. Die Nutzung derartigen Erfahrungswissens kann nur durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarung ausgeschlossen werden Welche Vor- und Nachteile haben strafrechtliche oder administrative Maßnahmen? Sind diese Maßnahmen auch gegen jemanden verfügbar, der Geschäftsgeheimnisse in gutem Glauben erlangt? Die Frage, gegen wen sich das Verbot der Verwendung richtet, ist vom jeweiligen Tatbestand abhängig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das deutsche Recht auf der Unterscheidung beruht, ob das Know-how während der Dauer eines Dienstverhältnisses oder im Wege der Betriebsspionage erlangt worden ist. Sofern ein Verbot eingreift, bestehen hinsichtlich der Durchsetzung von Ansprüchen jedoch keine Unterschiede. 59 Z.B. BGH, WRP 2002, 1173 Faxkarte (Urheberrechte an einem Computerprogramm); BGH , X ZB 37/08 Lichtbogenschnürung (Besichtigungsanordnung wegen Patentverletzung), zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen. 60 Entsprechend BGH, WRP 2002, 1173 Faxkarte. 61 Vgl. dazu unten Frage 8. 9

10 Strafrechtliche Maßnahmen sind sowohl aus rechtspolitischer Sicht als auch wegen der umfassenderen (manchmal effektiveren) Aufklärungsmöglichkeiten im Vorfeld eines zivilgerichtlichen Verfahrens vorteilhaft. Dem möglicherweise in seinen Rechten verletzten Geheimnisinhaber stehen zu Beginn seines Verdachts häufig selbst nicht die für einen Besichtigungsantrag notwendigen Informationen über eine mögliche Handlung nach 17 UWG zur Verfügung. Problematisch ist insbesondere, dass bei einem Besichtigungsantrag der Gegenstand der Besichtigung möglichst genau bezeichnet werden muss, sich dieser aber häufig der Kenntnis entzieht. Meist hat der Geheimnisinhaber am Anfang nur den begründeten Verdacht, dass bestimmte Informationen kopiert, per nach draußen verschickt oder sonstwie weggenommen wurden. Mangels Kenntnis, was mit diesen Informationen passiert ist, ob bspw. auf der Grundlage dieser Informationen ein konkreter Gegenstand nachgebaut wurde, kann der Geheimnisinhaber einen Besichtigungsantrag regelmäßig nicht durchsetzen. Strafrechtliche Ermittlungen richten sich demgegenüber darauf, bei Verdacht auf unredliche Erlangung von Betriebsgeheimnissen unter anderem auch weitere in diesem Zusammenhang begangene Handlungen aufzudecken. Beantragt die Staatsanwaltschaft ausgehend von einem solchen Anfangsverdacht beim zuständigen Amtsgericht eine Durchsuchung, kann dadurch im Regelfall auch das Ausmaß der Handlungen und der Verwertung von Know-How ermittelt werden. Strafrechtliche Ermittlungen bleiben daher trotz verbesserter Möglichkeiten der Durchsetzung eines vorbereitenden Besichtigungsanspruchs meist unentbehrlich für den Geheimnisinhaber. Hervorzuheben ist jedoch, dass strafrechtliche Sanktionen nur gegen denjenigen verhängt werden können, der vorsätzlich handelt. Dies setzt zumindest voraus, dass der Handelnde das konkrete Bewusstsein hat, dass die Informationen aus einem Geheimnisverrat oder den anderen Handlungen im Sinne des 17 UWG stammen könnten Besteht ein Unterschied zwischen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen einer Beschäftigung oder anderen vertraglichen Beziehung gegenüber der Verletzung durch Betrug, Spionage oder anderen unzulässigen Mitteln? Sind für beide Fälle die gleichen Maßnahmen verfügbar? Das deutsche Recht unterscheidet zwar auf der Tatbestandsebene danach, ob die betreffenden Geschäftsgeheimnisse während der Dauer eines Dienstverhältnisses oder im Wege der Betriebsspionage erlangt worden sind. Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen unterscheiden sich jedoch nicht Welche Anforderungen werden an das Konzept des grob fahrlässigen Dritten im Sinne der Fußnote 105 von Artikel 39.2 TRIPS gestellt? Die Straftatbestände der 17, 18 UWG erfordern vorsätzliches Handeln. Dies meint nicht notwendiger Weise immer positive Kenntnis davon, dass die betreffenden Informationen durch fremde Handlung nach 17 Abs. 1 oder 2 Nr. 1 UWG erlangt worden sind. Bedingter Vorsatz reicht aus. Er liegt vor, wenn der Täter das konkrete Bewusstsein hat, dass die betreffenden Informationen aus einer Tat nach 17 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 UWG stammen könnten. Bedingter Vorsatz liegt daher auch in dem hier beschriebenen Fall vor, dass der Täter in grob fahrlässiger Weise die Augen davor verschließt, dass die betreffenden Informationen durch derartige Handlungen erlangt worden sind Welche Optionen stehen für Schadensersatz zur Verfügung? Wie wird Schadensersatz berechnet? Der verletzte Geheimnisinhaber kann, wie allgemein im Recht des Geistigen Eigentums, seinen Schadensersatz nach drei alternativen Methoden berechnen. Er kann (1) seinen Schaden auf der Grundlage der Lizenzanalogie berechnen. Ferner kann er (2) seinen Schaden auf der Grundlage des vom Verletzer mit den betreffenden Verwertungsergebnissen erzielten Gewinns berechnen, der im Einzelfall erheblich höher sein kann als eine angemessene Lizenz. Schließlich kann er (3) 62 Vgl. oben

11 seinen Schaden auf der Grundlage seines konkret entgangenen Gewinns berechnen. Aufgrund der in der Praxis auftretenden Schwierigkeiten bei der Darlegung, dass ihm durch die beanstandeten (Verwertungs-) Handlungen Gewinn konkret entgangen ist, steht in der Praxis die Lizenzanalogie im Vordergrund Ist die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen überhaupt Gegenstand von Strafschadensersatz? Falls ja, unter welchen Bedingungen? Das deutsche Recht sieht bislang einen Strafschadensersatz im Sinne der punitive damages des anglo-amerikanischen Rechtskreises nicht vor. 64 Das gilt auch für Schadensersatz wegen rechtswidriger Verwertung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Werden bei der konkreten Schadensersatzberechnung Erhöhungen des angemessenen Lizenzsatzes bei Anwendung der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie im Einzelfall vorgenommen, beruhen sie auf sachlichen Erwägungen, wie z.b. darauf, dass der Schutzrechtsinhaber im Falle der Verletzung nicht wie ein Lizenzgeber über lizenzvertragliche Bucheinsichtsrechte verfügt, nicht aber darauf, dass der Verletzer eines Schutzrechts oder rechtswidrige Verwerter von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zusätzlichen Schadensersatz als Strafe zu zahlen hat Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor und während Rechtsstreitigkeiten Wie wird der Schutz von Geschäftsgeheimnissen bspw während eines Patentverletzungsprozesses gewährleistet? Wie wird sichergestellt, dass der Inhaber eines Geschäftsgeheimnissen, seine Recht verfolgen kann, ohne das Geschäftsgeheimnis in seinem Bestand zu geführden? Wie werden die Anforderungen des Artikel 42 Satz 5 TRIPS erfüllt ist? Für den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Zivilverfahren bestehen derzeit keine Sonderregelungen. Soweit die Parteien im Verfahren vertrauliche Informationen offen legen müssen, kann das Gericht auf Antrag die Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung ausschließen und dadurch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von der Wahrnehmung durch unbefugte Dritte schützen. Der Ausschluss der Öffentlichkeit nach 172 Nr. 2 GVG betrifft jedoch nur prozessfremde Parteien. Zwar kann der Ausschluss durch ein an die Parteien gerichtetes Geheimhaltungsverbot gegenüber Dritten ergänzt werden ( 174 Abs. 3 GVG), die gegnerische Partei kann aber auf Grund des Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit keinesfalls ausgeschlossen werden. Dem immer wieder vorgelegten Vorschlag, den Geheimnisschutz durch die Offenlegung allein gegenüber einem neutralen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen zu verwirklichen, ist der Gesetzgeber bisher nicht nachgekommen. 66 Die Einführung eines echten in camera- Verfahren, bei dem auch die gegnerische Partei von der Präsentation des Sachvorbringens ausgeschlossen wird, wird wegen der damit einhergehenden Beeinträchtigung des rechtlichen Gehörs zu Lasten der ausgeschlossenen Partei kontrovers diskutiert. 67 Die Rechtsprechung hat sich gegen eine solche Weiterentwicklung bisher grundsätzlich verwahrt, 68 nur ganz vereinzelt haben Gerichte eine Einschränkung der Parteiöffentlichkeit bei der Beweisaufnahme zugelassen. 69 Demgegenüber wird ein solches in camera-verfahren von der Lehre wiederholt gefordert, 70 weil der Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes die Berücksichtigung den Interessen beider Parteien und damit auch den Schutz berechtigter Geheimhaltungsinteressen Rechnung tragen muss. Gerade im Bereich des Geistigen Eigentums ergibt sich eine Verpflichtung hierzu 63 Vgl. dazu McGuire/Donle u.a., GRUR Int 2008, 923, 924, 934 (AIPPI-Bericht Q 203). 64 Vgl. dazu McGuire/Donle u.a., GRUR Int 2008, 923, 924 (AIPPI-Bericht Q 203). 65 Vgl. dazu McGuire/Donle u.a., GRUR Int 2008, 923, 924, 934 (AIPPI-Bericht Q 203). 66 Stürner, JZ 1985, 453, 459; Stadler, NJW 1989, 1202 f. 67 Ausführlich hierzu Ahrens, in Wieczorek/Schütze, ZPO (2008), Vor 284 Rdn. 44 ff. m.w.nw. 68 Vgl. exemplarisch BGH, NJW 1996, 391 Anonymisierte Mitgliederliste, mit krit. Anmerkung Ahrens, JZ 1996, 738; BGH, NJW 1992, 1817, 1819 Amtsanzeiger. 69 Vgl. OLG Nürnberg, CR 1986, Befürwortend etwa Stürner, Aufklärungspflichten (1987), 223 ff.; Stürner/Stadler, JZ 1985, 1104; Ahrens, JZ 1996, 738 ff. 11

12 aus Art. 42 TRIPS. Da die Vorbehalte gegen einseitige Schutzmaßnahmen aber gerade auf dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör beruht, erscheint fraglich, ob die restriktive Umsetzung nicht durch den Vorbehalt des Art. 42 Satz 5 TRIPS gedeckt ist. Diesem Defizit des deutschen Rechts wurde durch die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums für den Bereich der Immaterialgüterrechte abgeholfen, nicht aber für den Bereich des Know-how, da sich der Anwendungsbereich der Enforcement-RL auf absolute Schutzrechte beschränkt. 71 Auch lässt die Umsetzung der Enforcement-RL in den einzelnen Sonderschutzgesetzen eine ausdehnende Anwendung auch auf Know-how kaum zu. Daraus folgt, dass der Rechtsinhaber sein Recht am Betriebs- oder Geschäftsgehe 72 imnis nicht gegen Offenbarung im Prozess schützen kann, will er nicht im Gegenzug prozessuale Nachteile bis hin zum Prozessverlust in Kauf nehmen. 73 Stehen sich Wettbewerber gegenüber, so ist ein Schutz sensibler Informationen also gerade nicht gewährleistet. 7. Lizenzierung von Geschäftsgeheimnissen 7.1. Welche Themen sind für vertragliche Aspekte bezüglich Geschäftsgeheimnissen relevant oder wichtig? Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind faktische, nicht rechtliche Monopole. 74 Ihr Schutz ist im Vergleich zu klassischen gewerblichen Schutzrechten (Patent, Marke, Design) deutlich schwächer ausgeprägt. Das zeigt sich allein darin, dass der redliche Erwerb von betriebsgeheimen Kenntnissen, z.b. Erfahrungswissen im Betrieb, und die spätere Mitteilung und Verwertung solcher Kenntnisse außerhalb des früheren Arbeitsverhältnisses allein auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften nicht verboten werden kann. Dessen ungeachtet werden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse in der Praxis durch Übertragung und Lizenzierung verwertet. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kann Knowhow jedenfalls dann, wenn es vom Schöpfer emanzipiert, d.h. verobjektiviert ist, 75 Gegenstand des Rechtsverkehrs sein. 76 Mit der Übertragung wird in der Regel eine zeitlich unbegrenzte Zurverfügungstellung gegen Einmalzahlung, mit der Lizenzierung eine zeitlich begrenzte Nutzungsüberlassung gegen (nutzungsabhängige) fortlaufende Gebühren angesprochen. 77 Keine Einigkeit besteht indes über die dogmatische Grundlage dieser rechtsgeschäftlichen Verwertung. Da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse lediglich Immaterialgüter, aber keine Immaterialgüterrechte darstellen, fehlt es an einem absoluten Zuweisungsgehalt. 78 Soweit die Übertragbarkeit von Know-how festgestellt wird, ist damit soweit ersichtlich die faktische Möglichkeit der Weitergabe des Wissens angesprochen, nicht dagegen die Änderung der rechtlichen Zuordnung. Die rechtsgeschäftliche Übertragung ist daher nicht eine Übertragung des Rechts am Know-how, sondern lediglich die faktische Weitergabe des Wissens. Da dieses Wissen bei vertraglicher Grundlage stets redlich erlangt wurde, greift der Abwehrschutz nach 17 UWG gegen den Erwerber nicht ein und er kann das erlangte Wissen rechtmäßig nutzen. Von der Rechtsübertragung unterscheidet sich dieser Vorgang insbesondere dadurch, dass es nicht zu einem Zuordnungswechsel, sondern lediglich zu einer Erweiterung kommt. Der Übertragende selbst ist faktisch und rechtlich in der Lage, das Know-how weiterhin zu nutzen. Eine einem 71 Vgl. die Erklärung der Europäischen Kommission 2005/295/EG, ABl 2005, L 94, 72 Vander, in: Busche/Stoll, TRIPS (2007), Art. 42 Rn Vgl. Piper/Ohly, UWG (2010) 5, 17 Rdn. 56 f. 74 Westermann, Handbuch des Know-how-Schutzes (2007), Vgl. Forkel, FS Schnorr von Carolsfeld (1973), 105, 114 ff. 76 BGH, BGHZ 16, 172, 175 Dücko; BGH, ZEV 2003, 375 Übertragung von Geschäftsanteilen; Kraßer, GRUR 1977, 177, 183 f.; Wolff, NJW 1997, 98, 99 f.; Ohly, in: FS Schricker (2005), 105, Vgl. exemplarisch Oehlrich, GRUR 2010, 33 ff, der Know-how dann als übertragbar definiert, wenn es schriftlich oder mündlich weitergegeben werden kann und damit auf die faktische Transfermöglichkeit, nicht auf die rechtliche Konstruktion abstellt. 78 BGH, GRUR 1960, 554, 557 f. Handstrickverfahren; BGH, MDR 2005, 1251, 1252 f. Hotelgrundstück; vgl. Piper/Ohly, UWG (2010) 5, Vor Rdn. 3 sowie ausführlich zur Diskussion Ann, GRUR 2007, 39, 43 m.w.nw. 12

13 echten Zuordnungswechsel wirtschaftlich vergleichbare Lösung kann jedoch durch die zusätzliche Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots seitens des Übertragenden erreicht werden. Der fehlende absolute Charakter und der Mangel einer expliziten Regelung spielt auch für die Lizenzerteilung eine wichtige Rolle. So unterscheidet sich die Lizenz an Know-how von der Lizenz an einem Immaterialgüterrecht durch die beschränkte Rechtsstellung des Know-how-Lizenznehmers. Auf Grundlage des Vertrags kann er das lizenzierte Know-how zwar rechtmäßig nutzen, erlangt aber im Verhältnis zu Dritten keine selbständige Rechtsstellung, die ihn zur Rechtsverfolgung oder Inanspruchnahme von Schadenersatz berechtigen würde. Auch ein Sukzessionsschutz wird dem Lizenznehmer nicht gewährt Wie wichtig sind kartellrechtliche Erwägungen in Ihrer Rechtsordnung? Verträge über Know-how unterliegen den kartellrechtlichen Grenzen des nationalen ( 1 GWB) sowie des Gemeinschaftsrechts (Art. 101 AEUV). Inhaltlich besteht zwischen diesen beiden Regelungsebenen ein Gleichlauf, weil 22 GWB insoweit auf das europäische Recht verweist. Detaillierte Regelungen finden sich insbesondere in der EG-Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 über den Technologietransfer, die abhängig von den Marktanteilsschwellen und dem Verhältnis der Vertragspartner im Markt zueinander detaillierte Vorgaben für zulässige Klauseln enthält. Soweit die GVO-TT nicht anwendbar ist, sind Vereinbarungen unmittelbar am Maßstab des Art. 101 Abs. 3 AEUV zu prüfen. 80 Als Grundregel lässt sich formulieren, dass die Zulässigkeit einer Geheimhaltungsvereinbarung voraussetzt, dass ein anzuerkennendes Interesse für diese besteht und die konkret vereinbarte Geheimhaltung nach Umfang und Dauer erforderlich ist. Problematisch sind insbesondere nachvertragliche Wettbewerbsverbote Effektivität von Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsvereinbarungen 8.1. Wie effektiv sind Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsvereinbarungen in der Praxis (Präzedenzfälle)? Vertragliche Ansprüche auf Geheimhaltung können sich bei ausdrücklicher Vereinbarung als Nebenpflicht aus dem jeweiligen Vertrag oder subsidiär aus der Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf den Vertragspartner nach 241 Abs. 2 in Verbindung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben ergeben. 82 Bei der Beurteilung der Zulässigkeit und Reichweite solcher Vereinbarungen zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gegen ihre Offenbarung ist zwischen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten, insbesondere Lizenzvertragspartnern zu unterscheiden. Während im Verhältnis zu Arbeitnehmern der Schutz zu Gunsten der Vermeidung übermäßiger Wettbewerbsverbote zurückgedrängt wird und die Rechtsordnung im Interesse des Arbeitnehmers Geheimhaltungsvereinbarungen kritisch gegenübersteht, ist der Spielraum für solche im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Verwertung deutlich größer. Dessen ungeachtet wird der Geheimschutzaufwand als erheblich und als zentraler Nachteil des Know-how gegenüber einem echten Schutzrecht eingestuft. 83 Die Verpflichtung von Beschäftigten 84 während der Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Arbeitgebers, von denen sie im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, zu wahren, ergibt sich einerseits aus der Verschwiegenheitspflicht als besonderer Ausprägung der vertraglichen Treuepflicht, andererseits aus 17 Abs. 1 UWG. Während vertragliche Ansprüche bereits bei leichter Fahrlässigkeit entstehen können, 85 setzt die Strafbarkeit des Geheimnisverrats nach 17 Abs. 1 UWG neben dem aufrechten 79 Piper/Ohly, UWG (2010) 5, Vor Rdn. 5 m.w.nw. 80 Ausführlich hierzu Zöttl, WRP 2005, 33 ff. 81 Vgl. dazu Frage Salger/Breitfeld, BB 2005, 154; Lehmler, UWG (2007), 17 UWG Rdn Ann, GRUR 2007, 39, Zum Begriff des Beschäftigten vgl. oben Frage a). 85 Harte-Bavendamm, (Fn. 15), 77 Rdn

14 Dienstverhältnis auch die absichtliche Weitergabe aus Eigennutz oder mit Schädigungsabsicht voraus. Insoweit ist der Schutz lückenhaft, als nicht jede geheimnisschädigende Weitergabe seitens des Arbeitgebers notwendig auch den Tatbestand des 17 Abs. 1 UWG erfüllt. Nach Beendigung des Dienstverhältnisses besteht kein grundsätzliches Verbot der Weitergabe oder Ausnutzung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des früheren Arbeitgebers. Ein solches kann sich allenfalls aus 17 Abs. 2 UWG ergeben, der allerdings voraussetzt, dass die Informationen unbefugt verschafft oder gesichert wurden und dies in der Absicht geschieht, den früheren Arbeitgeber zu schädigen oder einen Dritten zu begünstigen. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass der typische Fall in dem der frühere Arbeitnehmer redlich erlangtes Knowhow im Rahmen einer späteren Tätigkeit (weiter-)benutzt, vom UWG gerade nicht erfasst wird. Ob sich eine fortbestehende Verpflichtung zur Geheimhaltung aus zivilrechtlichen Regelungen ergibt, ist Gegenstand einer Kontroverse. 86 Nach der Rechtsprechung des BAG ist der Arbeitnehmer auch ohne ausdrückliche Vereinbarung zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen verpflichtet. 87 Der BGH hat demgegenüber festgehalten, dass die Weitergabe oder Verwertung redlich erlangter Betriebsgeheimnisse nach Vertragsbeendigung zulässig ist, 88 weil die Treuepflicht aus dem Arbeitsverhältnis mit diesem endet. In der Praxis ist der Unterschied zwischen beiden Ansichten indes nicht so groß, da auch das BAG nachvertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen restriktiv auslegt, um den Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden nicht unbillig in seinem Fortkommen zu behindern. 89 Zudem darf die Geheimhaltungspflicht faktisch nicht zu einem Konkurrenzverbot führen. 90 Einigkeit besteht außerdem darüber, dass ein Arbeitnehmer sein berufliches Erfahrungswissen verwerten und bspw. auch Kunden seines Arbeitgebers umwerben darf. 91 Der ehemalige Dienstnehmer ist also grundsätzlich berechtigt, seine erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen für sich zu verwenden und anderen mitzuteilen, sofern nicht ausnahmsweise besondere Umstände vorliegen, die ein solches Verhalten unlauter erscheinen lassen. 92 Als Beispiel wird die arglistige Herbeiführung der vorzeitigen Vertragbeendigung genannt, die gerade dazu dient, eine vorzeitige Nutzung der erlangten Kenntnisse zu ermöglichen. 93 Unzulässig ist außerdem die Mitnahme von Unterlagen oder Werkexemplaren zur Sicherung dieses Wissens. 94 Nimmt also der Arbeitnehmer Unterlagen, in denen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse dokumentiert sind, unbefugt mit, um sich das Wissen zu sichern und benutzt er diese anschließend selbst oder stellt er sie Dritten, etwa einem neuen Arbeitgeber zur Verfügung, so macht er sich strafbar. 95 In der Lehre wird zu Recht gefordert, stärker zwischen dem zivilrechtlichen und dem strafrechtlichen Schutz zu unterscheiden und ersteren in größerem Umfang jedenfalls dann zu gewähren, wenn zwischen dem Verrat und der Förderung des eigenen beruflichen Fortkommens kein innerer Zusammenhang besteht, bspw. weil der Arbeitnehmer die Kenntnisse nicht selbst beruflich verwertet, sondern gegen Entgelt an einen Wettbewerber verrät. 96 Will der Arbeitgeber sich gegen die Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach Vertragsende effektiv absichern, muss er schon um die angesprochene Rechtsunsicherheit zu 86 Vgl. dazu Salger/Breitfeld, BB 2005, 154, 156 m.w.nw. 87 BAG, EzA Nr. 1 zu 242 BGB Nachvertragliche Treuepflicht; BAG, EzA Nr. 1 zu 611 BGB Betriebsgeheimnis. 88 BGH, GRUR 2002, 91, 92 Spritzgußwerkzeuge; BGH, GRUR 983, 179, 180 Stapel-Automat. 89 Többens, WRP 2005, 552, BAG, BB 1988, 980; BAG, BB 1994, Zu den Voraussetzungen der zulässigen Weitergabe durch ehemalige Arbeitnehmer vgl. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag (2007) 6, Rdn BGH, GRUR 1955, 424, 425 Möbelwachspaste. 93 Salger/Breitfeld, BB 2005, 154, Lehmler, UWG (2007), 17 UWG Rdn. 58 m.w.nw. 95 BGH, GRUR 2006, 1044, 1045 Kundendatenprogramm. 96 Harte-Bavendamm, (oben Fn. 15), 77 Rdn. 35 unter Verweis auf BGH GRUR 2002, 91 Spritzgießwerkzeug. 14

15 vermeiden einen entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer treffen. 97 Zulässig ist eine Vereinbarung wonach der Arbeitnehmer Geheimnisse nicht für eigene berufliche Tätigkeit nutzen oder an Dritte weitergeben darf. Sie ist grundsätzlich ohne Entschädigung und zeitlich unbegrenzt zulässig. 98 Im Vergleich zum rein reflexiven strafrechtlichen Schutz bieten Geheimhaltungsvereinbarungen auch den Vorteil, dass ihre Einhaltung durch Vertragsstrafevereinbarungen abgesichert werden kann. 99 Bei der konkreten Beurteilung der Reichweite von Geheimhaltungsvereinbarungen berücksichtigt die Rechtsprechung das Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse des Unternehmensinhabers am Schutz seiner Wirtschaftsgeheimnisse und dem Interesse des Arbeitnehmers an der freien Wahl seinen Arbeitsplatzes sowie an der freien Verwendung seiner Kenntnisse und Erfahrungen. 100 Die Zulässigkeit einer Geheimhaltungsvereinbarung setzt voraus, dass der Gegenstand der Geheimhaltungsverpflichtung konkret beschrieben wird und nicht zu weit ausgreift. Andernfalls kann sie wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein 101 oder doch das Risiko begründen, dass die Geheimhaltungsverpflichtung die Grenze zu einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot überschreitet. 102 Die Vereinbarung eines solches ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nach 74 ff. HGB entschädigungspflichtig. Der Arbeitnehmer, der einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterliegt, hat danach einen Anspruch auf Kompensation in Höhe von mindestens der Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistung. Aufgrund der hohen Kosten macht die Praxis von dieser Möglichkeit zur Absicherung daher nur restriktiven Gebrauch. Ganz anders ist die Situation im Verhältnis zu gleichgeordneten Vertragspartnern zu beurteilen. Im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Verwertung von Know-how sind Geheimhaltungsvereinbarungen regelmäßiger Vertragsbestandteil und ohne weiteres zulässig. Gerade weil Know-how kein Ausschlussrecht darstellt, ist es sogar die einzige Möglichkeit, die Nutzung des Vertragspartners im Fall der Unwirksamkeit einer Überlassung oder bei beschränkter Vertragslaufzeit im Fall der Lizenz zu beschränken. Da der Vertragspartner das Know-how redlich erlangt hat, der Know-how-Geber aber kein Ausschließungsrecht innehat, könnte er die weitere Nutzung andernfalls nur auf Grundlage des UWG untersagen, die aber wiederum Unlauterkeit seitens des Vertragspartners voraussetzt. Auch im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Verwertung ist zu beachten, dass insbesondere die nachvertragliche Geheimhaltungsverpflichtung nicht über das erforderliche Maß hinausgeht. Andernfalls droht auch hier die Gefahr, dass die Vereinbarung als Wettbewerbsverbot angesehen und den wettbewerbs- und kartellrechtlichen Schranken unterworfen wird Genießt das Vertragsrecht oder das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse Vorrang? Bei der Abwehr der Nutzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Dritte steht in der Praxis das UWG im Vordergrund. Im Rahmen vertraglicher Beziehungen kommen Vertrags- und Deliktsrecht zwar parallel zur Anwendung, der Gläubiger wird sich aber in der Regel auf das für ihn günstigere Vertragsrecht berufen. Bei der Auslegung desselben spielen aber auch die Wertungen des UWG eine Rolle Kann eine Geheimhaltungspflicht nach Verlassen des Unternehmens oder Eintritt in den Ruhestand in Ihrer Rechtsordnung einseitig auferlegt werden? Eine über die Verschwiegenheitspflicht als Teil der allgemeinen vertraglichen Treuepflicht 97 Salger/Breitfeld, BB 2005, 154, 155; Westermann, GRUR 2007, 116, 117; Harte-Bavendamm, (oben Fn. 15), 77 Rdn BAG, BB 1982, 1792, BAG, BB 1999, Westermann,Handbuch Know-how-Schutz (2007), Kapitel 5 Rdn. 33 f. 100 Piper/Ohly, UWG (2010) 5, Vor Rdn Westermann, Handbuch Know-how Schutz (2007), Kapitel 3 Rdn BAG, NZA 1988, 502; vgl. Salger/Breitfeld, BB 2005, 154, 158 sowie Harte-Bavendamm, (oben Fn. 2), 77 Rdn

16 hinausgehende Verpflichtung zur Geheimhaltung kann grundsätzlich nur durch vertragliche Vereinbarung begründet werden. Ausnahmen ergeben sich lediglich aus gesetzlichen Sonderregelungen, die auf Grund abweichender Interessenabwägung eine die Vertragsdauer überschreitende Geheimhaltungspflicht für Geheimnisträger vorsehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die grundsätzlich zeitlich unbeschränkte Verpflichtung des Handelsvertreters sowie der Vorstandsund Aufsichtsratsmitglieder bei GmbH und AktG Gibt es nach deutschem Recht eine der US-Doktrin der unvermeidlichen Offenbarung vergleichbares Rechtsinstitut? Eine besondere Doktrin oder Regelung für den Fall, dass ein Arbeitnehmer durch seine spätere Tätigkeit für einen anderen Arbeitgeber unentrinnbar Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des früheren Arbeitgebers preisgibt, ist dem deutschen Recht nicht geläufig. Aus der Perspektive der funktionalen Rechtsvergleichung wird dieses Bedürfnis aber bereits durch die Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Arbeitgebers an der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und dem Interesse des Arbeitnehmers, seine Erfahrung zu seinem beruflichen Fortkommen einzusetzen, abgedeckt. 103 Harmonisierung 9. Gemeinsame und praktische Definition von Geschäftsgeheimnis Ist eine Definition von Geschäftsgeheimnis praktikabel und erwünscht? Gibt es irgendwelche Vorschläge für solche eine Definition oder ist die im TRIPS-Abkommen vorgesehene Definition für solche Zwecke ausreichend? Sollte es einen Mindeststandard für Informationen geben, um sich als Geschäftsgeheimnis zu qualifizieren? Falls ja, was sollte der Standard sein? Eine allgemeingültige und praktikable Definition von Geschäftsgeheimnissen ist international wünschenswert. Im Rahmen der zunehmenden globalisierten und arbeitsteiligen Wirtschaft ist es wichtig, dass erworbene Geschäftsgeheimnisse bei ihrer Verwendung im Inland wie im Ausland einen gleichen Mindestschutz haben, so dass sie gemeinsam mit Geschäftspartnern auf einer weltweit gesicherten Grundlage überall genutzt werden können. Nur so ist es möglich, Forschungsprojekte, die nicht in einem Land von einer Firma bewerkstelligt werden können, durchzuführen und daraus resultierende Ergebnisse über Patente und sonstige Registerrechte hinaus, rechtssicher zu verwerten. Technologien, die durch Patente, Gebrauchsmuster oder das Recht des unlauteren Wettbewerbs schutzfähig sind, sollten unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses fallen. Erfinder und Unternehmer sollten die Wahl haben, ob sie ihre Geschäftsgeheimnisse im Rahmen von Patentschriften und anderen Veröffentlichungen zum Allgemeingut werden lassen wollen oder dieses unabhängig von der Schutzdauer der herkömmlichen Rechte eigenständig geheim halten und verwalten wollen. Abgesehen davon, dass dies ein Gebot der Wissenschaftsfreiheit ist, wird die Wahlmöglichkeit einen weiteren Anreiz zur Forschung geben. Es wäre aber auch verhängnisvoll, die Frage des Schutzes als Geschäftsgeheimnis von der oft nur schwer und aufwendig zu beantwortenden Frage der Patentierbarkeit abhängig zu machen. Dies würde die Flexibilität des Geheimnisschutzes als großen Vorteil aufheben. Umgekehrt muss jedoch darauf geachtet werden, dass eine einheitliche Definition des Know-how-Schutzes die Attraktivität des Patentschutzes nicht gefährdet. Gefordert ist daher eine Präzisierung und praktikable Ausgestaltung des bestehenden Schutzes, nicht ein Ausbau des Know-how-Schutzes zu einem absoluten Schutzrecht. Letzteres würde die gesetzgeberische Wertung unterlaufen, dass absoluter Schutz nur im Gegenzug zur Offenbarung, d.h. der Bereicherung des Stands der Technik, zu erlangen ist. Die Definition für Geschäftsgeheimnisse in Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 TRIPS bietet eine gute Grundlage für eine allgemeingültige Definition. Die drei Voraussetzungen für ein Geschäftsge- 103 Vgl. oben

17 heimnis, dass es nicht allgemein bekannt ist, einen gewissen ökonomischen Wert für den Inhaber haben muss und von seinem Inhaber auch als geheimhaltungsbedürftig behandelt wird, bedürfen allerdings in den einzelnen Tatbestandselementen noch weiterer Ausdifferenzierung, über die international eine Abstimmung erfolgen sollte. Das soeben genannte Element des ökonomischen Mindestwertes des Geschäftsgeheimnisses zeigt bereits auf, dass ein gewisser Mindeststandard für die Art der Information erforderlich sein muss und nicht jedes geheim gehaltene Datum in einem Unternehmen als Geheimnis qualifiziert werden sollte. Es ist allerdings festzustellen, dass unbedeutende Informationen in der Praxis wohl kaum an diesem Element scheitern werden, sondern hier bereits die vom Unternehmer zu besorgenden Vorkehrungen für eine Geheimhaltung nicht vorliegen werden oder gar eine Allgemeinbekanntheit dieser Information bestehen wird. Der erforderliche Maßstab sollte nicht zu hoch angesetzt werden. Tauglich sollte jede Information sein, die einem Unternehmer bei deren geschäftlichen Gebrauch einen direkten oder indirekten Vorteil gegenüber Wettbewerbern bringt, die nicht über die Information verfügen. Kundenadressen, Verfahren, Rezepturen, Technologien, Preislisten, Kollektionen und Vertragsdaten wird man sicherlich hierzu zählen dürfen. 10. Reformvorschläge Welche Aspekte des Geheimnisschutzes werden als problematisch angesehen? Wie sollte eine wirksamer Schutz von Geschäftsgeheimnissen ausgestaltet sein? Welche Art der Verbesserungen werden nach nationalem Recht für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen angestrebt? Gibt es Vorschriften oder Praktiken, die Sie im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen als vorteilhaft erachten? Das deutsche Recht bietet in 17 bis 19 UWG in Verbindung mit der dazu ergangenen strengen Rechtsprechung eine gute Grundlage für den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Verbesserungsbedürftig ist hier allerdings, dass der Verrat von Geschäftsgeheimnissen durch Mitarbeiter eines Unternehmens nur dann relevant ist, wenn er während der Tätigkeit des Mitarbeiters für das Unternehmen stattfindet. Oft werden die Informationen jedoch erst nach Beendigung beweisbar weitergegeben. Es wäre wünschenswert, wenn der Schutz zeitlich begrenzt über die Beendigung des Beschäftigungsverhältnis hinaus erstreckt würde. Notwendig ist eine solche Schutzerstreckung zumindest für den Fall, dass das Fortkommen des Arbeitnehmers dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ist ein Geschäftsgeheimnis durch rechtswidrigen oder gar kriminellen Bruch der Geheimhaltungspflicht oder durch Betriebsspionage von Mitarbeitern oder Dritten entwendet worden und wird es dadurch allgemein bekannt, erleidet der Inhaber nicht nur einen Schaden dadurch, dass ein Konkurrenzunternehmen sein Geschäftsgeheimnis nunmehr kennt. Er verliert durch die eintretende Allgemeinbekanntheit sein Geschäftsgeheimnis insgesamt und ist dadurch auch gegenüber sonstigen Wettbewerbern schutzlos gestellt. Es wäre wünschenswert, wenn dem so geschädigten Inhaber, der unverschuldet sein Geschäftsgeheimnis verloren hat, zumindest während einer gewissen Übergangszeit trotz der inzwischen eingetretenen Allgemeinbekanntheit ein zeitlich begrenzter Schutz gegenüber unlauterer Ausbeutung zugebilligt würde. In anderem Zusammenhang kennt das deutsche und europäische Recht eine vergleichbare Regelung. So ist nach 6 Satz 3 GeschmMG eine neuheitsschädliche Offenbarung für ein Geschmacksmuster ausgeschlossen, wenn dies als Folge einer missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer erfolgte. Der Rechtsgedanke sollte auch für Know-how fruchtbar gemacht werden, damit der Inhaber durch eine gegen ihn gerichtete strafbare Handlung nicht doppelt geschädigt wird. Im Rahmen der Umsetzung der Enforcement-Richtlinie wurden zu Gunsten des Rechtsinhabers in den jeweiligen Sonderschutzgesetzen umfassende Auskunftsansprüche eingefügt, die den allgemeinen Besichtigungsanspruch aus 809, 811 BGB ergänzen. Es wäre wünschenswert, eine entsprechende Regelung auch in Bezug auf Know-how zu etablieren. Ergänzungsbedarf besteht auch im Hinblick auf Regelungen zur Nutzung, Auswertung und Bewahrung von Geschäftsgeheimnissen, die für eine sichere rechtsgeschäftliche Verwertung unentbehrlich sind. 17

18 Ein weiteres Problem im deutschen Recht ist, dass im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen auf Grundlage eines Geschäftsgeheimnisses die geheime Information bezeichnet und inhaltlich beschrieben werden muss. Dadurch droht das Geschäftsgeheimnis endgültig Allgemeingut zu werden oder doch dem Gegner noch detaillierter bekannt zu werden. Der Schutz von Know-how im (Verletzungs-)Verfahren muss daher als unzureichend bezeichnet werden. 11. Was wird für einen verbesserten globalen Standard für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen benötigt? Wie könnten die internationalen Standards für Maßnahmen gegen Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen verbessert werden? Welche Schutzmaßnahmen sind in der Praxis erforderlich und wie könnte der Schutz im Rahmen von Gerichtsverfahren verbessert werden? Der rechtswidrige Bruch von Geschäftsgeheimnissen sollte durch empfindliche Strafen sanktioniert werden. Zweckmäßig erscheint es, die Strafbarkeit vom Begehungsort zu lösen, um so der internationalen Bedeutung und Nutzung von Geschäftsgeheimnissen gerecht zu werden. Der Geschädigte selbst muss sich durch Schadensersatz- und Unterlassungsklagen effektiv gegen die Verletzung seiner Geschäftsgeheimnisse wehren können. Bei der Schadensersatzklage ist auf Grund der Schwierigkeit der Bezifferung eines konkreten Schadensersatzes im weiten Umfang eine Beweiserleichterung zu erteilen, wonach der Schaden durch das Gericht geschätzt werden kann. Im Rahmen derartiger Verfahren müssen die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen davor entbunden werden, ihr Geheimnis dem Gegner oder nicht am Verfahren beteiligten dritten Personen zu offenbaren. Es sollte hier die Möglichkeit bestehen, dass nur das Gericht oder soweit erforderlich ein zu Verschwiegenheit verpflichteter sachverständiger Dritter Einsicht in das Geschäftsgeheimnis erlangt und dessen Schutzfähigkeit und Verletzung beurteilt. Diese Person muss eine unabhängige, vom Gericht bestellte Person sein, die ebenfalls erheblichen Strafen unterliegt, wenn sie ihre Verschwiegenheitspflicht bricht. 12. Was wäre eine wünschenswerte und realistische Vorgehensweise? Sollte eine Reform durch multilaterale Konvention, durch bilaterale Vereinbarung oder durch Vereinbarungen zwischen bestimmten Ländern bzw. solchen, die regional eng beieinander liegen oder sich in ähnlichen Stufen der industriellen Entwicklung befinden erfolgen? Die in Art. 39 TRIPS gefundene Regelung für die Geheimhaltung und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist eine gute Grundlage für den Ausbau des Schutzes. Aus deutscher Sicht ist es am erfolgversprechendsten im Rahmen der WTO-Verhandlungen diese Regelungen weiterhin auszudifferenzieren und zur Erreichung eines optimalen internationalen Schutzes weitere Protokolle zur Verfeinerung der einzelnen Tatbestandmerkmale festzuschreiben. Die WTO- Mitgliedsstaaten sind sodann gehalten, die Einhaltung der vereinbarten Vorschriften gegenseitig zu überwachen und den Schutz von im Ausland bestehender Geschäftsgeheimnisse auch für das Inland durch Ausländergleichbehandlung anzuerkennen. Die Etablierung eines internationalen Vertragsrechts zu Geschäftsgeheimnissen und deren gemeinsamen Nutzung sowie Übertragung dürfte kaum im Rahmen der WTO-Regelungen durchführbar sein. Wünschenswert wäre es allerdings, dass zumindest klargestellt wird, dass eine rechtsgeschäftliche Verwertung, gemeinsame Nutzung und ausreichende Geheimhaltung durch die Vereinbarung von Geheimhaltungsvereinbarungen sowie Unterlassungsverpflichtungen herbeigeführt werden kann, ohne gegen bestehendes Kartellrecht zu verstoßen. Die erforderlichen Regelungen sollten nicht nur kodifiziert werden, sondern mit Unterstützung der staatlichen Stellen auch konsequent durchgesetzt werden. Besonderes Augenmerk ist der Tatsache geschuldet, dass die rechtswidrige Erlangung von Know-how weder im In- noch im Ausland staatlich gefördert oder doch geduldet wird. 18

19 Zusammenfassung Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (Know-how) wird im deutschen Recht durch die Straftatbestände der UWG gewährleistet, die in Verbindung mit den 3 ff. UWG zugleich die Grundlage für zivilrechtliche Ansprüche bilden. Während der Schutz im Verhältnis zu Wettbewerbern grundsätzlich ausreichend erscheint, kann eine Schutzlücke bei Weitergabe durch (ehemalige) Arbeitnehmer entstehen. Die Regelungstechnik bedingt zugleich die Vernachlässigung der rechtsgeschäftlichen Verwertung. Auch der Schutz von Know-how im (Verletzungs-)Verfahren bleibt unzureichend. Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Harmonisierung im Rahmen der WTO wünschenswert. Neben einer praktikablem Definition betrifft dies insbesondere die Klärung der Rahmenbedingung für Geheimhaltungsverpflichtungen sowie den Ausbau des von Art. 42 TRIPS vorgezeichneten Schutz im Rahmen der Rechtsdurchsetzung. Summary The protection of business and trade secrets (know-how) at present is governed by of the code against unfair competition (UWG). They punish violation of anothers know-how as an offence and in conjunction with further provisions of the same code also provide the basis for private law remedies. Whereas the level of protection vis-a-vis other comptetitors in general seems satisfactory, there is a considerable shortfall of protection with regard to possible disclosure of trade secrets by (former) employees. The German approach to address the protection of knowhow in the context of criminal law provisions further has the detrimental side-effect, that the aspects of contractual exploitation of know-how has been neglected. A similar shortfalls must be observed with regard to protection of know-how in civil procedures. Against this background a further harmonization within the frame work of WTO appears desirable. In addition to a practical definition this in particular applies both to a clarification of the framework for non-disclosure and non-use agreements and to a further ascertainment of Art. 42 TRIPS concerning the necessary protection during litigation. 19