Prüfungsschema Widerspruchsverfahren

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1 Prüfungsschema Widerspruchsverfahren WICHTIG!!! Das nachstehende Prüfungsschema kann nur eine allgemeine Faustregel sein, nicht aber eine stets gültige, verbindliche Anleitung. In vielen Fällen sind Abweichungen geboten. Zu prüfen sind immer nur die entscheidungserheblichen Rechtsfragen. So können zb die Fragen der Benutzung und der W/DL-Ä (im Beschluss) dahingestellt bleiben, wenn ersichtlich keine hinreichende MÄ vorliegt; ist der allein als kollisionsbegründend in Frage kommende Bestandteil der Widerspruchsmarke (WM) schutzunfähig, kommt es nicht darauf an, ob der entsprechende Teil den Gesamteindruck der jüngeren, angegriffenen Marke prägt usw. Im Gutachten müssen solche Probleme aber trotzdem angesprochen werden (ggf. im Hilfsgutachten) Im Beschluss bietet es sich an, zunächst die sich unproblematisch ergebende Ausgangslage darzustellen zb - Warenidentität bzw. hochgradige WÄ / normale Kennzeichnungskraft (KzKr) der WM an Markenabstand sind strenge Anforderungen zu stellen, um VwG auszuschließen - Markenidentität (zb in klanglicher Hinsicht) / normale Kennzeichnungskraft der WM es bedarf erheblicher Abweichungen im Bereich der Vergleichswaren, um VwG auszuschließen usw. (vgl. hierzu auch gesonderte Aufbauvorschläge) A. Zulässigkeit: 42 MarkenG - Form, Frist, wenn (-): Verwerfung des Widerspruchs als unzulässig - Widerspruchsgebühr (Achtung: Rechtsfolge im Fall von 6 Abs. 2 PatKostG: Widerspruch gilt als nicht erhoben) B. Begründetheit I. Benutzung, 43, 26 MarkenG an sich nicht isoliert, sondern im Rahmen der VwG bei der Frage, welche W/DL zugrunde zu legen sind, zu prüfen Aufhänger 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG Folge wenn auf zulässige Nichtbenutzungeinrede eine Benutzung nicht oder nicht ausreichend (Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang) glaubhaft gemacht wurde: Zurückweisung des Widerspruchs bereits aus diesem Grund (keine Waren/DL vorhanden, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden können). II. Verwechslungsgefahr ( 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) Die Beurteilung der VwG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit/Identität der Marken und der Ähnlichkeit /Identität der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. 1

2 1. Identität/Ähnlichkeit der Waren /DL - Identität: Finden sich die W/DL der jm wortgleich oder sinngemäß im Verz.der WiM; handelt es sich um Oberbegriffe, unter die W/DL der WiM fallen bzw. sind es W/DL, die unter einen Oberbegriff der WiM zu subsumieren sind. (Wenn insgesamt eine Waren/DL- Identität festgestellt werden kann, erübrigen sich Ausführungen zur Ähnlichkeit) - Ähnlichkeit: Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätte und Vertriebswege, Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte. Fälle: Ware./. Ware (Sonderfälle: begleitende Marke, mittelbare WÄ); DL./. DL: Zu den Faktoren, die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen, gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heißt der Nutzen für den Empfänger und die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden Ware./. DL: Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Leistung und der Herstellung/ Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen aber grundlegende Abweichungen. - Eine generelle Ähnlichkeit zwischen DL und den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erzielten Ergebnissen ist nicht gegeben. Besondere Umstände können hingegen eine Ähnlichkeit nahe legen. Maßgeblich ist, ob die beteiligten Verkehrskreise zur Auffassung gelangen, Waren und DL stammten aus demselben Unternehmen bzw. unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass sich der Dienstleister selbst auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder vertreiber sich auf dem betreffenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Wird WÄ/DL-Ä bejaht, ihren Grad feststellen; VwG steigt mit Nähe der Waren/DL bzw Grad der Ähnlichkeit. 2. Schutzumfang / Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - In der Regel normale KzKr der WiM insgesamt; - schwache KzKr zb bei WiM am Rande der Schutzfähigkeit oder wenn auf dem Waren/DLgebiet entsprechende Zeichen allgemein üblich; -starke KzKr durch intensive Benutzung (vom Amt nur zu berücksichtigen, wenn liquide ) 2

3 3. Ausgangslage aus - Grad der festgestellten Ähnlichkeit der Waren/DL bzw. Identität - Grad der Kennzeichnungskraft der WiM sowie - Art der Waren und angesprochene Verkehrskreise: abzustellen ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann. höherwertige und spezielle Waren, Fachverkehr: erhöhte Sorgfalt; kann sich verwechslungsmindernd auswirken geringwertige, alltägliche Waren, breite Verkehrskreise: geringere Aufmerksamkeit; kann sich verwechslungsfördernd auswirken Bei dieser Ausgangslage sind an den Abstand der Marken Anforderungen zu stellen. 4. Prüfung der die unm VwG begründenden Ähnlichkeit der Marken Allgemeines Die Ähnlichkeit von Wortzeichen/WortBildzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung ausreicht, um eine (unm) VwG zu bejahen. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird. (Hier Markenkategorien beachten! zb. bei reiner Bildmarke nur begriffliche und bildliche VwG möglich, s.u.) klanglich, (schrift-)bildlich, begrifflich Ergebnis: Verwechslungsgefahr (+) oder (-) ggf. komplexe Ähnlichkeit Hilfsfigur!; betrifft die Gesamtwirkung der Marken. Sind die Marken zwar weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich hinreichend ähnlich um jeweils allein die VwG zu begründen, liegen aber in mehreren Richtungen doch beachtliche Annäherungen vor, kann das Zusammenwirken (die Summe) dieser Annäherungen eine komplexe Ähnlichkeit und damit VwG begründen (zb Fälle der Klangrotation). Besonderheiten bei mehrgliedrigen Marken Grds: Kein Elementenschutz Aber: wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken allein prägen, der Bestandteil innerhalb der Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung hat und die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck keine Rolle spielen (dh Verkehr wird sich nur an dem prägenden Element orientieren) dann kann (können) prägende(r) Bestandteil(e) allein kollisionsbegründend gegenübergestellt werden Beachte: der möglicherweise kollisionsbegründende Bestandteil muss - bei der WM schutzfähig sein und den Gesamteindruck der WM prägen - bei der jüngeren Marke den Gesamteindruck prägen. Er muss hier nicht 3

4 schutzfähig sein (dann aber strenge Anforderungen für die Annahme der Prägungswirkung!) Wenn Prägung bejaht wird, Ähnlichkeitsprüfung (zwischen prägenden Bestandteilen bzw. zwischen prägendem Bestandteil und Vergleichsmarke), hat idr aber nur Auswirkung auf klangliche (und ggf. begriffl) Ähnl/VwG!. Ähnlichkeit sonstiger Markenformen zb Ähnlichkeit von Bildmarken: Es ist darauf abzustellen, ob der Verkehr in der jüngeren Bildmarke irrtümlich die ältere erblicken könnte (bildlich, begrifflich) Kein Motivschutz! Ähnlichkeit zwischen Wort- und Bildmarke: (+), wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des Bildes (oder des prägenden Bildbestandteils) darstellt wenn VwG hier ausscheidet und sich aus dem Sachverhalt keine Anhaltspunkte für eine VwG aus sonstigen Gründen (gedankliches Inverbindungbringen) ergeben, zum Schluss den Satz: Eine VwG aus sonstigen Gründen ist - weder dargetan noch ersichtlich - nicht ersichtlich wenn entsprechende Anhaltspunkte im Sachverhalt, Prüfung von III. III. 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden 1. Mittelbare VwG Mögliche Fälle (nicht abschließend): Markenusurpation nach THOMSON LIFE und Malteserkreuz- Rspr.: - Übernahme der älteren Marke (identisch; strittig, ob auch verwechselbar ähnlich) in die jüngere Marke; (unklar, ob nur bei identischen W/DL) - Feststellung, dass dieser Bestandteil in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält beachten!: normale KzKr des übernommenen Bestandteils ausreichend (eine gesteigerte KzKr der WiM wird aber leichter zur Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des übereinstimmenden Bestandteils in der jm führen); selbständig kennzeichnende Stellung kann auch dann angenommen werden, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von dem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird; selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke in der jm kann nicht bejaht werden, wenn sie ihre Hinweisfunktion vollständig verliert, weil sie zb. mit den anderen Bestandteilen der jm in einer Aussage oder einem Begriff so zusammenwirkt, dass die Herausnahme aus der Aussage oder dem Begriff nicht möglich ist, ohne deren Sinn zu zerstören. 4

5 mvwg unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke - eigenständig erkennbarer, identisch oder wesensgleicher Stammbestandteil (Wort- oder Bildbestandteil) - Stammbestandteil muss Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb des Widersprechenden besitzen, Sachlage muss Anlass zur Annahme geben, dass Vergleichsmarken trotz der Unterschiede im Gesamteindruck für Kennzeichnungen desselben Geschäftsbetriebs gehalten werden (Zeichen wird als Serienmarke verstanden) mittelbar begriffliche VwG - Gemeinsamkeiten im Sinngehalt - Zeichenaufbau in gleicher charakteristischer Art und Weise Modernisierung, Verkleinerung (seltene Ausnahmefälle) 2. VwG im weiteren Sinne Der Verkehr erkennt zwar, dass die Waren von verschiedenen Herstellern stammen (keine Betriebsverwechslung), vermutet aber organisatorische, wirtschaftliche oder geschäftliche Zusammenhänge zwischen den beiderseitigen Unternehmen. Voraussetzung: Übernahme der älteren Marke, die Firmenkennzeichen oder Firmenschlagwort ist, in die jm; auch hier Rspr. zu THOMSON LIFE und Malteserkreuz beachten! IV. Kostenentscheidung, 63 MarkenG Grundsätzlich trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Eine (teilweise) Kostenauferlegung abweichend von diesem Grundsatz kommt dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht, 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG; hierzu bedarf es besonderer Umstände (s. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 71 Rdn.13). (Nach 63 Abs. 2 MarkenG kann auch die (teilweise) Rückzahlung der Widerspruchsgebühr aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, zb. dann, wenn der Widerspruch durch eine fehlerhafte Veröffentlichung der Eintragung veranlasst wurde und der Widerspruch ohne diese fehlerhafte Veröffentlichung unterblieben wäre.) V. Rechtsbehelfe bzw. Rechtsmittel 64 Abs. 1 MarkenG Erinnerung gegen Beschluss des Erstprüfers (gehobener Dienst): Entscheidung darüber durch Mitglied des DPMA (höherer Dienst) 66 Abs. 3 MarkenG Durchgriffsbeschwerde 66 Abs. 1 MarkenG Beschwerde gegen den Beschluss eines Erinnerungsprüfers bzw. eines Beamten des höheren Dienstes 5