Legal Due Diligence: Wem gehört Ihre Software?

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1 Legal Due Diligence: Wem gehört Ihre Software? BICC Talk Money meets IT 28. Juni 2010 Dr. Florian von Baum, Partner MLawGroup, Munich, Germany MLawGroup, Maximilianstraße 31, München Tel , Fax ,

2 MLawGroup MLawGroup Maximilianstr München Tel.: Fax: MLawGroup ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in München. Wir haben uns auf folgende Practice Areas spezialisiert: Start-up and Venture Capital IP and Patents Business and Technology Transactions Corporate and Compliance Labor and Employment Litigation and Arbitration Mergers and Acquisitions Wir beraten ausschließlich Technologieunternehmen und deren Investoren. 2

3 Due Diligence - Was ist das? Due Diligence (DD), bekannt als Sorgfaltspflicht, bezeichnet die gebotene Sorgfalt, mit der beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmensbeteiligungen oder einem Börsengang das Objekt im Vorfeld der Akquisition oder des Börsengangs geprüft wird. Due- Diligence-Prüfungen beinhalten insbesondere eine systematische Stärken-/Schwächen-Analyse des Objekts, eine Analyse der mit dem Kauf oder des Börsengangs verbundenen Risiken sowie eine fundierte Bewertung des Objekts. 3

4 Due Diligence Die andere Sichtweise 4

5 und was daraus werden kann 5

6 Legal DD: Was ist das? Neben technischer und kommerzieller (financial) DD ist Legal DD regelmäßig Gegenstand der Begutachtung eines Zielunternehmens Inhalt: Gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten: Gründung, Rechtsform, Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und - beschlüsse; Darlehen von oder an Gesellschafter etc. Arbeitsrechtliche Angelegenheiten: Anzahl, Art und Qualifikation der Arbeitnehmer, Anstellungsverträge, Betriebsvereinbarungen, Pensionsverpflichtungen, Betriebsrat, etc. Grundstücke, Mietverträge etc. Inbound Verträge: substantielle Einkaufsverträge Outbound Verträge: substantielle Kundenverträge Andere Verträge (z. B. Kooperationen, F&E) 6

7 Legal DD: Was ist das? Regulatorisches Umfeld und Datenschutz Rechtsstreitigkeiten IP-rechtliche Situation 7

8 Durchführung und Gegenstand der Legal DD: Data Room, insbesondere Vertragsdokumentationen Öffentlich zugängliche Informationen (z.b. Marken und Patentregister, Domainabfragen) Interviews 8

9 Sinn und Zweck der IT/IP Due Diligence Gehört die allgemein oder speziell für die Produkte des Unternehmens verwendete Software dem Unternehmen? Insbesondere: wie ist der Source Code und das dahinterstehende Know-how geschützt? Bestehen Rechte Dritter, die die Fortführung des Geschäftsmodells in Zukunft behindern oder sogar verhindern könnten? Welche anderen Risiken lassen sich feststellen? Aber auch: Welche speziellen Gewährleistungen muss das Zielunternehmen abgeben? Welcher Risikoabschlag ist beim Kaufpreis zu machen? 9

10 IT/IP DD (1) Software Produkte: Ein Strauß an Rechten! Programm und Dokumentation: Urheberrechte Technische Lösung: Patentschutz? Know-how: kein gesetzlicher, nur vertraglicher Schutz, Wettbewerbsrecht Datenbestände: Datenbankschutz Produktname: Markenschutz, Werktitel Domainname: eingetragene Domain Aber auch mittelbar Mitarbeiter Kooperation und Zulieferer Kundenbeziehungen 10

11 IP DD (2) Wer ist erster Berechtigter Regel: Urheber ist/sind der/die Schöpfer des Werkes Unternehmensintern: Arbeitnehmer, Geschäftsführung, Gesellschafter Unternehmensextern: freie Mitarbeiter, Auftragsentwicklung, Kooperationen Hersteller von Standardkomponenten oder Entwickler im Rahmen von Open Source Projekten Rechte des Pflichtenhefterstellers oder Ideengebers? 11

12 IP DD (3) Wirksame Überleitung der Rechte auf das Unternehmen Angestellte Softwareentwickler: 69 b UrhG (ausnahmsweise auch Inanspruchnahme nach dem Arbeitnehmererfindergesetz) Alle anderen: vertragliche Überleitung/Rechteeinräumung notwendig Organisation der Überleitung: Betriebliches Meldewesen Dokumentation Ggf. Zusammenarbeit mit Patentanwälten 12

13 IP DD (4) Vertragliche "Überleitung" von Rechten an der Software Übernahme- oder Lizenzvertrag Umfang der Rechteeinräumung: Exklusiv/nicht exklusiv (gilt Exklusivität auch gegenüber ursprünglich Berechtigten) Weitestgehender Übergang der Rechte oder inhaltlich beschränkt Rechte am Quellcode Zeitlich oder örtlich beschränkt Urheberpersönlichkeitsrechte Zweckübertragungslehre 13

14 IP DD (4) Andere wichtige Inhalte der Übertragung Dokumentation Übergabe Quellcode Wettbewerbsverbot/Vertraulichkeit Gewährleistung und Haftung Datenschutz 14

15 IP DD (5) Weitere "Giftpillen" Verträge mit Dritten, die einer weiteren Kommerzialisierung entgegenstehen, z.b. Exklusivitätsvereinbarung mit Kunden Gefahr des Verlusts der Alleinstellung durch: Zu weitgehende Rechteeinräumung an Kunden oder Kooperationspartner Herausgabe Quellcode, z. B. auch im Rahmen von Escrow Agreements Faktischer Verlust infolge Mitarbeiterfluktuation Verrat von Betriebsgeheimnissen Verwendung von Open Source Komponenten 15

16 IP DD (6) Open Source Problematik Viraler Effekt der copyleft licenses: Vom proprietären Softwareunternehmen zum Open Source Anbieter "über Nacht" Tatbestände des viralen Effekts nach GNU GPL Lizenz Folgen für das Unternehmen Verhinderungsmöglichkeiten 16

17 Lessons Learned Saubere Vertragsdokumentation Nutzung von Standarddokumenten (AGB) ggf. in englischer Sprache Genaue und eindeutige Klärung der Rechte an der Software, ggf. Nachbesserung durch vertragliche Vereinbarungen Anleitung/Kontrolle Mitarbeiter Vorsicht vor dem Verlust von Rechten 17

18 Kontakt Dr. Florian von Baum Partner Tel: Florian von Baum ist Partner der Kanzlei MLawGroup und hat sich auf die Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen im Bereich IT/Software, Telekom, Automotive sowie Biotech/Life Science spezialisiert. Er hat Unternehmen bei zahlreichen Technologietransaktionen, Outsourcing-, Entwicklungs-, Kooperations- und Strategic Alliance-Projekten vertreten. Florian von Baum hat an der Münchener Ludwig-Maximilian-Universität und in Lausanne (Schweiz) Rechtswissenschaften studiert. Er hat in München promoviert (summa cum laude). Florian von Baum ist seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Das JUVE-Handbuch 2009/2010 nennt Florian von Baum als häufig empfohlenen IT-Anwalt. Florian von Baum ist Mitglied der Deutschen Vereinigung für den Gewerblichen Rechtsschutz (GRUR), ITechLaw sowie der Deutschen Vereinigung für Recht und Informatik (DGRI). MLawGroup Maximilianstr München Tel.: Fax: