Switzerland Suisse Schweiz. Bericht Q175

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1 Switzerland Suisse Schweiz Bericht Q175 im Namen der Schweizer Gruppe von Konrad BECKER, Axel BRAUN, Manfred GRONER, Peter HEINRICH, Sava KULHAVY, Michael LIEBETANZ, Paul PLISKA, Christoph WILLI und Marco ZARDI Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten Fragen 1. Wenn Ihr Land eine Doktrin der "Äquivalente" hat, was ist sie und wie werden Äquivalente geprüft? Gibt es hierfür gesetzliche Grundlagen oder Rechtsprechung? Ja, das Schweizer Patentrecht kennt eine Äquivalenzdoktrin. Hierfür gibt es gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung. In Lehre und Rechtsprechung wird allgemein ausgesagt, dass sich zwar der Erfindungsgegenstand durch Auslegung der Patentansprüche abschliessend festlegen lässt, jedoch eine allgemein gültige Umschreibung des Schutzbereichs nicht möglich sein wird, woraus sich die Notwendigkeit zu Äquivalenzüberlegungen ergibt. Gemäss Artikel 66(a) Schweizerisches Patentgesetz gilt neben der wörtlichen Erfüllung der Patentansprüche ("Nachmachung") auch die "Nachahmung" als widerrechtliche Benützung einer unter Schutz gestellten Erfindung. Es wäre nun unbefriedigend, wenn sich aus dieser schweizerischen Bestimmung zur Nachahmung, die in die Richtung des Begriffs des "allgemeinen Erfindungsgedankens" geht, durch einen Gegensatz zu Art. 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll eine unterschiedliche Schutzumfangsbestimmung für Schweizer und Europäische Patente in der Schweiz ergäbe. Die heutige Rechtssprechung löst sich zunehmend von der früheren Interpretation der Nachahmung. Die neuesten Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts und eines der massgebenden erstinstanzlichen Gerichte, des Handelsgerichtes Zürich, betonen stärker die durch den Anspruchswortlaut und dessen Auslegung gegebenen Schranken des Schutzbereichs. Daher ist es heutige Erkenntnis, dass jeder Patentanspruch objektiv ausgelegt wird und in Bezug auf eine Vorrichtung oder Verfahren des Patentgegners geprüft wird, ob für den Fachmann zur Verfügung stehende Äquivalente der einzelnen Merkmale verwendet werden und/oder ob allenfalls fehlende Merkmale des ausgelegten Patentanspruchs für den Fachmann erkennbar überflüssig sind. Dabei ist zu beachten, dass die Bemessung des Schutzumfangs in Bezug auf die naheliegenden Äquivalente dadurch beschränkt ist, dass sich die Wirkung des Patents nicht auf Ausführungen erstrecken kann, die im Stand der Technik liegen oder sich in naheliegender Weise aus diesem ergeben. Aus der Rechtsprechung geht derzeit hervor, dass Ersatzmittel, die sehr viel besser oder sehr viel schlechter als das im Anspruch genannte Merkmal sind, nicht vom Schutzbereich des Anspruchs umfasst sein sollen. 1

2 2. Kann sich der Schutzbereich eines Patents im Laufe der Zeit ändern, oder ist er zu einem speziellen Datum festgelegt? Wenn er festgelegt ist, zu welchem Datum (z.b. Prioritätsdatum, Anmeldetag oder Tag der angeblichen Verletzung)? Die Auslegung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auf das Wissen des Fachmanns und den Stand der Technik zu beschränken, der in der Patentschrift genannt ist, wirkt somit auf den Prioritätszeitpunkt und steht fest. Der Schutzbereich eines Patentes kann sich aber nach bestehender Rechtsprechung und Äusserungen in der Lehre im Laufe der Zeit ändern. Der bei der Beurteilung der Äquivalenz zu Rate gezogene Stand der Technik ist der gesamte Stand der Technik und nicht derjenige, der in der Patentschrift erwähnt worden ist oder dem Fachmann am Prioritätstag hätte bekannt sein können. Es bestehen aber zu dieser Auffassung in der Lehre teilweise Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung steht noch aus. 3. Spielt die Erteilungsgeschichte eine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents? Wenn ja, in welcher Weise? Insbesondere: a) Gibt es ein 'file wrapper estoppel'? Und wenn ja, unter welchen Umständen? b) Gibt es einen Unterschied zwischen formellen Handlungen (z.b. Einsprüche) und informellen Handlungen (z.b. Diskussionen mit Prüfern) im Patentamt? c) Gibt es einen Unterschied zwischen Handlungen des Patentamts und Dritter? Nein, die Erteilungsgeschichte spielt, mit Ausnahmen, keine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents. Die Schweizer Lehre betont, dass aus dem Erteilungsverfahren zumindest dann keine Tatsachen zu verwerten seien, sofern die dortigen Umstände nicht zu Änderungen der Patentansprüche geführt haben. Dies bedeutet nicht, dass nicht Erteilungsakten zu Rate gezogen werden dürfen, um Merkmale der Patentansprüche auszulegen, wenn diese Akten Aussagen des Patentanmelders enthalten, die für die Patenterteilung durch die Behörde entscheidend waren. Allerdings sind Tatsachen aus Nichtigkeitsverfahren nicht zur Auslegung der (verbliebenen) Ansprüche heranzuziehen. Eine direkt in die Beschreibung aufgenommene Angabe, dass bestimmte Ausführungsformen vom Patentschutz ausgenommen sein sollen, führt zu einer Beschränkung des Schutzbereichs. Eine widersprüchliche Verhaltensweise eines Patentinhabers im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren und bei der Geltendmachung eines Anspruchs wegen Patentverletzung ist aus zivilrechtlichen Bestimmungen unbeachtlich. 4. Gibt es irgendeinen Weg, auf dem der Schutzbereich von Ansprüchen ausserhalb des Erteilungsverfahrens beschränkt werden kann, z. B. durch estoppel oder Zugeständnisse? Inter partes kann durch ein Vertrag, ein ausserprozessuales Zugeständnis, ferner durch sehr lange dauernde Untätigkeit des Patentinhabers gegenüber einer Verletzung (sog. Verwirkung der patentrechtlichen Ansprüche) der Schutzbereich eines Patentanspruchs beschränkt werden. Ferner kann ein Dritter in einem Verfahren eine widersprüchliche Verhaltensweise eines Patentinhabers generell nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geltend machen. 5. Haben Sie Vorschläge zur Harmonisierung auf diesem Gebiet? Die Schweizer Gruppe ist der Überzeugung, dass die Harmonisierung in der Frage der Äquivalenz notwendig ist, um das Patentsystem zu stärken. Aus der Erfahrung zeigt sich, 2

3 dass Fragen der Äquivalenz in umstrittenen Fällen der Patentdurchsetzung entscheidend sind. Eine rein wörtliche Auslegung der Patentansprüche wird häufig dem Erfinder und Patentinhaber nicht gerecht, obwohl sie dafür Rechtssicherheit garantiert. Probleme mit der Anwendung der Äquivalenzlehre kommen daher, dass keine allseits akzeptierte Definition und kein allseits akzeptierter Umfang gegeben ist. Das internationale Harmonisierungsabkommen, das 1991 in der Regierungskonferenz scheiterte, machte einen Versuch, die Äquivalenz zu definieren. Diese Arbeiten bildeten den Ausgangspunkt für den Basisvorschlag für die Revisionskonferenz 2000 des Europäischen Patentübereinkommens. Aus Sicht der Schweizer Gruppe ist der (in der Revisionskonferenz nicht akzeptierte) Text für ein Protokoll Art. 69 EPÜ sachgerecht, durch solide Argumente untermauert, die Stellung des Patentinhabers gegen Umgehungsversuche stärkend und mit der schweizerischen Praxis im Einklang. Er wird daher in der Substanz unterstützt und soll als Ausgangspunkt für weitere Harmonisierung dienen. Im Einzelnen heisst dies: (1) Die Schweizer Gruppe unterstützt die Äquivalenzlehre und betrachtet generell eine Anwendung dieser Doktrin bei der Beurteilung des Schutzumfanges eines Patentes als wesentlich. (2) Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass die Äquivalenz im Zeitpunkt der Verletzung beurteilt werden soll. Dies gibt generell dem Patentinhaber eine starke Position, weil damit Weiterentwicklungen von neuen Hilfsmitteln zur Ausführung der patentierten Erfindung von den Ansprüchen umfasst werden können, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erfindung gar noch nicht zur Verfügung standen und damit vom Erfinder auch nicht als äquivalent in Betracht gezogen werden konnten. Eine solche Interpretation gibt Grundlagenerfindungen in sich schnell weiterentwickelnden Technikgebieten einen zwar breiten, aber fairen Schutzumfang. Die Schweizer Gruppe ist sich bewusst, dass diese Sichtweise neben Vorteilen auch Nachteile aufweist, weil sich der Bereich der Äquivalente allein aus den Patentansprüchen und dem Stand der Technik heraus nicht klar definieren lässt und sich während der Gültigkeitsdauer des Patents laufend verändert. Diese Beeinträchtigung der Rechtssicherheit wird in Kauf genommen, um den Patentinhaber vor ungerechtfertigter Umgehung des Anspruchsumfanges zu schützen. (3) Die Schweizer Gruppe ist der Meinung, dass bei der Beurteilung des Schutzumfanges vom Patentinhaber im Erteilungsverfahren und im Einspruchsverfahren gemachte Angaben zur Bedeutung des Wortlautes der Ansprüche angesichts des Standes der Technik bei der Beurteilung der Verletzung im Verfahren gegenüber Dritten durch die Gerichte in Betracht zu ziehen sind. Allerdings soll dieser Rückgriff auf Aussagen im Erteilungsverfahren nicht in einer Art und Weise vorgenommen werden, der Äquivalente generell ausschliesst, sondern die Relevanz im Einzelfall abwägen. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass der Patentanmelder im Erteilungsverfahren eine enge Interpretation des Schutzumfanges vertritt, um die Erteilung zu erreichen, dann aber das erteilte Patent breit interpretiert sehen will, um einen Patentverletzter zu fassen. Gleichermassen soll verhindert werden, dass der Patentanmelder im Erteilungsverfahren gewisse Erfindungsaspekte als wesentlich darstellt, im Verletzungsverfahren bei einer Äquivalenzbetrachtung dann aber die wesentlichen Aspekte der Erfindung als von untergeordneter Bedeutung bezeichnen kann. 3

4 (4) Die Schweizer Gruppe ist der Meinung, dass Aussagen des Patentinhabers zum Gegenstand der Erfindung ausserhalb des Erteilungsverfahrens oder des Einspruchsverfahrens keinen Einfluss auf die Interpretation des Patentes haben sollen. Obwohl ein Miteinbezug solcher Aussagen z.b. aus wissenschaftlichen Publikationen oder aus Registrierverfahren vor Behörden eine gerechtere Beurteilung der Grenzen der Erfindung ermöglichen könnte, wäre die praktische Folge einer solchen Ausdehnung, dass die Kosten eines Verletzungsverfahrens wegen der Zahl und Vielfalt der zu Rate zu ziehenden Dokumente und Fakten ins Unermessliche stiegen. Zusammenfassung Gemäss Schweizer Patentgesetz gilt neben der wörtlichen Erfüllung der Patentansprüche ("Nachmachung") auch die "Nachahmung" als widerrechtliche Benützung einer unter Schutz gestellten Erfindung. Die heutige Rechtssprechung hat sich den Entwicklungen im Europäischen Patentrecht (Art. 69 EPÜ und Protokoll dazu) angepasst und prüft in Bezug auf eine Patentverletzung gegebenenfalls, ob für den Fachmann zur Verfügung stehende Äquivalente der einzelnen Merkmale der Erfindung verwendet werden. Der Schutzbereich eines Patentes kann sich nach Rechtsprechung und Lehre im Laufe der Zeit ändern. Die Erteilungsgeschichte eines Patentes spielt, abgesehen von Ausnahmen, keine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs. Unter anderem kann durch sehr lange dauernde Untätigkeit des Patentinhabers gegenüber einer Verletzung der Schutzbereich eines Patentanspruchs beschränkt werden. Die Schweizer Gruppe ist der Überzeugung, dass die Harmonisierung in der Frage der Äquivalenz notwendig ist, um das Patentsystem zu stärken. Aus Sicht der Schweizer Gruppe ist der (in der Regierungskonferenz 2000 zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens nicht akzeptierte) Basisvorschlag für einen Text des Protokolls zu Art. 69 EPÜ sachgerecht, durch solide Argumente untermauert, die Stellung des Patentinhabers gegen Umgehungsversuche stärkend und mit der schweizerischen Praxis im Einklang. Résumé La Loi sur les Brevets prévoit que l'"imitation" est, outre une contrefaçon littérale des revendications, aussi une utilisation illicite d'une invention protégée. La jurisprudence actuelle s'est alignée sur les évolutions du droit européen des brevets (art. 69 CBE et protocole explicatif) et examine, le cas échéant, eu égard à une contrefaçon du brevet, si des équivalents des différentes caractéristiques de l'invention dont dispose l'expert sont utilisées. L'étendue de protection d'un brevet peut changer au cours du temps selon la jurisprudence et l'enseignement. Le processus de délivrance d'un brevet n'a pas d'incidence - excepté quelques exceptions - lors de la détermination de l'étendue du brevet. Une inactivité de très longue durée de la part du propriétaire du brevet face à une contrefaçon entre autres peut conduire à ce que l'étendue de la protection d'une revendication d'un brevet soit réduite. Le groupe suisse est convaincu que l'harmonisation dans la question de l'équivalence est nécessaire pour renforcer le système des brevets. Du point de vue de ce groupe, la proposition de base (non admise lors de la conférence gouvernementale de 2000 pour la révision de la convention Européenne des brevets) pour un texte du Protocole à l'art. 69 CBE est adéquate, fondée sur des arguments solides, un renforcement de la position du propriétaire du brevet contre les tentatives de contournements et en harmonie avec la pratique suisse. 4

5 Summary According to Swiss Patent Law imitation ("Nachahmung") is also regarded as unlawful use of a protected invention apart from literal infringement of patent claims. Judicial practice of today is adapted to the developments in European Patent Law (Art. 69 and protocol to this article). With reference to patent infringement it is examined, if required, whether equivalents of single features of an invention available to the person in the art have been used. According to dogma and practice, the scope of patent claims may change during time. The history of patent grant does not play a role in the determination of the scope of claims, apart from exceptional cases. Longlasting inactivity of the patent owner towards an infringement may, among others, limit the scope of the patent. The Swiss Group is convinced that harmonisation in the question of equivalence is necessary in order to strengthen the patent system. The Swiss Group views the basic proposal for a text of the protocol to Art. 67 EPC (which was not accepted in the governmental conference 2000 concerning the revision of the European Patent Convention) as appropriate, supported by solid arguments, strengthening the position of the patentee against patent circumvention, and in line with Swiss practice. 5