Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v.

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1 Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. Der Generalsekretär Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. Konrad-Adenauer-Ufer 11. RheinAtrium Köln Herrn Ministerialdirigent Dr. Christoph Ernst Bundesministerium der Justiz Mohrenstraße Berlin Per Konrad-Adenauer-Ufer 11 RheinAtrium Köln Telefon (0221) Telefax (0221) April 2016 Stellungnahme der GRUR zum Vorlagebeschluss des OLG Düsseldorf in dem Verfahren Nintendo / Big Ben Interactive GmbH und Big Ben Interactive S.A. I-20 U 226/13 betreffend den Vorwurf einer Gemeinschaftsgeschmackmusterverletzung Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.v. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung sämtlicher auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Mitglieder von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschulen, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in den Verfahren I-20 U 225/13 und I-20 U 226/13 mit Beschlüssen vom dem Gerichtshof der Europäischen Union drei gleichlautende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Die Verfahren zu diesen Fragen sind beim Gerichtshof als verbundene Rechtssachen unter den Aktenzeichen C-24/16 und C-25/16 anhängig. Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht möchte zu den Vorlagefragen folgende Hinweise geben: I. Vorlagefrage 1: Internationale Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 und Titelreichweite Kann im Rahmen eines Prozesses zur Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Gericht eines Mitgliedsstaates, dessen Zuständigkeit hinsichtlich eines Beklagten sich allein aus Art. 79 Abs. 1 Verordnung (EG) des Rates Nr. 6/2002 vom über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Verbindung mit Art. 6 Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen vom ergibt, weil dieser in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Beklagte den im betreffenden Mitgliedsstaat ansässigen Beklagten mit möglicherweise schutzrechtsverletzenden Waren beliefert hat, gegen den erstgenannten Beklagten Anordnungen treffen, die unionsweit gelten und die über die Zuständigkeit begründenden Lieferbeziehungen hinausgehen? 1 / 9 Die Zeichen GRUR und die grüne Farben sind eingetragene Marken der Vereinigung.

2 1. Prämissen der Vorlagefrage 1 Die Vorlagefrage 1 des OLG Düsseldorf beruht auf der unausgesprochenen Vorstellung, dass die internationale Zuständigkeit für in einer mittäterschaftlichen Lieferkette begangene Verletzungshandlungen bei Ansässigkeit der Mittäter in verschiedenen Mitgliedstaaten der Union nur über Art. 6 Nr. 1 Brüssel I-VO begründet werden kann. Sie blendet den Tatortgerichtsstand aus. Eine Tatortzuständigkeit kann gemäß Art. 82 Abs. 5 GGV (VO Nr. 6/2002) nur im Handlungsstaat bestehen, während der Staat der Handlungswirkung (Erfolgsort) für dieses Gemeinschaftsschutzrecht nicht zur Verfügung steht. Diese Regelung deckt sich inhaltlich mit Art. 97 Abs. 5 GMV (VO Nr. 207/2009). Die vorstehend wiedergegebene Beurteilung der eigenen internationalen Zuständigkeit geht zurück auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Coty/First Note Perfume (C-360/12). Der EuGH hat dort angenommen, (1) die Zuständigkeitsregelung der GMV sei lex specialis im Verhältnis zur Regelung der VO Nr. 44/2001 und (2) Art. 93 Abs. 5 GMV Nr. 40/94 = Art. 97 Abs. 5 GMV Nr. 207/09 reduziere die Tatortzuständigkeit auf den Handlungsstaat (Tz. 31 f.). Dabei ist der Handlungsort in der Entscheidung Wintersteiger (C-523/10) als Ort der Niederlassung des werbenden Unternehmers definiert worden (Tz. 37). 2. Wechselwirkungen der Gerichtsstände nach Art. 82 V GGV / Art. 97 V GMV und nach Art. 6 Nr. 1 VO 44/2001 a) Stand der Rechtsprechung zur Handlungsortzuständigkeit Bei der Beurteilung der Handlungsortzuständigkeit hat der EuGH eine wechselseitige Zurechnung der Handlungen von zusammenwirkenden Rechtsverletzern verneint und trotz Mittäterschaft, Beilhilfegewährung oder Haftung als Störer (sekundärer oder mittelbarer Verletzer) eine isolierte Betrachtung der Einzelhandlungen vorgenommen. Damit ist die Begründung einer gemeinschaftlichen internationalen Zuständigkeit auf die Anwendung des Art. 6 Nr. 1 reduziert worden. Die Auffassung des EuGH ist in der markenrechtlichen Entscheidung Coty/First Note Perfume (C-360/12, auf Vorlage von BGH GRUR 2012, 1065 Tz. 27 Parfumflakon II) zu Art. 93 GMV Nr. 40/94 = Art. 97 GMV Nr. 207/09 formuliert worden (Tz. 36). Ebenso hat der EuGH in der urheberrechtlichen Sache Hi Hotel/Spoering entschieden (C-387/12, auf Vorlage durch BGH GRUR 2012, 1069 Hi Hotel). In Gang gesetzt worden ist die Rechtsprechungslinie mit der Entscheidung Melzer (C-228/11) in einer Kapitalmarktsache. Der EuGH hat gemeinsame Überzeugungen der nationalen EU-Rechtsordnungen vermisst (Rechtssache Melzer, Tz. 32), obwohl gemeinsame Überzeugungen in den Principles of European Tort Law formuliert worden sind (so v. Hein IPRax 2013, 505, 508). Stattdessen hat der EuGH auf den Gerichtsstand des Art. 6 Nr. 1 VO 44/2001 verwiesen. In der Sache Hi Hotel hat der EuGH außerdem auf die Alternative der Inanspruchnahme des deliktischen Erfolgsortes hingewiesen, Tz. 37 und 40). Der Gerichtsstand des Erfolgsortes ist jedoch für die GMV nach der Rechtsprechung des EuGH in der Sache Coty (C-360/12) verschlossen. Dasselbe gilt dann folgerichtig für Art. 82 Abs. 5 GGV. b) Unerwünschte Wirkung dieser Rechtsprechung Die Folgeentscheidung des BGH in der Rechtssache Coty/First Note Perfume (BGH GRUR 2015, 689 Parfumflakon III) belegt Nachteile der zitierten Rechtsprechung für den Schutz von Unionsmarken und in der Konsequenz auch für den Schutz von Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Die Klägerin in dieser Rechtssache hatte ihr Begehren nicht nur auf eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke gestützt, sondern in zweiter Linie auf unlauteren Wettbewerb, nämlich auf unlautere vergleichende Werbung und auf Verletzung wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (BGH a.a.o. Tz. 26). Für unlauteren Wettbewerb gilt Art. 5 Nr. 3 Brüssel I-VO (= Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO) uneingeschränkt. Die internationale Zuständigkeit konnte daher auf die Wirkung der unerlaubten Handlung in einem Mitgliedstaat, also auf den Erfolgsort gestützt werden (BGH a.a.o. Tz. 24 f.). Wenn sich Kläger gezwungen sehen würden, die internationale Zuständigkeit zur Begründung eines gemeinsamen Gerichtsstandortes im Interesse effektiven Rechtsschutzes auf unlauteren Wettbewerb zu stützen, würde die vorzugswürdige Schutzgewährung über ein Gemeinschaftsschutzrecht entwertet und der effet utile beeinträchtigt. 2 / 9

3 c) Vermeidung fortgesetzter Friktionen Der Gerichtsstand gemäß Art. 6 Nr. 1 ist in den Sachen Roche Nederland (EuGH GRUR 2007, 47 Tz. 26 f. mit Bespr. Adolphsen IPRax 2007, 15, 19 f. und Luginbühl/D.Stauder sic! 2006, 876, 879 f.) und Solvay (EuGH GRUR 2012, 1169 Tz. 25 f. mit Bespr. Schacht GRUR 2012, 1110 ff.) sehr restriktiv ausgelegt worden. Dort hat der EuGH gleichartige Verletzungen eines europäischen Bündelpatents durch Konzernunternehmen in verschiedenen EU-Staaten für die Bejahung eines Zusammenhangs der Klagen nicht ausreichen lassen. Demgegenüber hat der BGH für Markenverletzungen auf verschiedenen Absatzstufen durch Konzernunternehmen die gesetzlichen Voraussetzungen bejaht (BGH GRUR 2007, 705, 706 f. Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten). Im Urheberrechtsfall Painer hat der EuGH die unterschiedlichen nationalen Rechtsgrundlagen der verbundenen Klagen nicht als Hindernis angesehen, sofern für die Beklagten vorhersehbar war, dass sie in einem der betroffenen Mitgliedstaaten wegen inhaltlich identischer Verletzungen verklagt werden könnten und das angerufene Gericht von einer Gefahr widersprechender Entscheidungen bei Verfahrensstreuung ausgeht EuGH GRUR Int. 2012, 158 Tz ). Die Rechtsprechung zum Bündelpatent sollte auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht übertragen werden. Sie steht einer Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 47 Grundrechtecharta) entgegen. 3. Konnexitätserfordernis des Art. 6 Nr. 1 VO 44/2001 a) Das Prüfkriterium Der Gerichtsstand des Art. 6 Nr. 1 macht zur Voraussetzung einer gebündelten Verhandlung und Entscheidung im selben Mitgliedstaat, dass eine enge Beziehung zwischen den im gemeinsamen Forumstaat verbundenen Klagen besteht. Prüfkriterium ist die Gefahr widersprechender Entscheidungen bei Verhandlung der Rechtssachen in nach Mitgliedstaaten getrennten Verfahren. b) Beurteilung von Lieferketten Im Verfahren, das Gegenstand des Vorlagebeschlusses ist, stehen die gegen beide Beklagten erhobenen Klagen in einem engen rechtlichen und sachlichen Zusammenhang, weil es sich um eine Lieferkette handelt (so zu Lieferketten Hackbarth MarkenR 2015, 413, 418). Die Klagen stützen sich im Ausgangsverfahren auf ein identisches Gemeinschaftsschutzrecht. Die den Beklagten zur Last gelegten Handlungen sind in der Sache ebenfalls identisch; dies gilt sowohl für den Vertrieb der als rechtsverletzend angegriffenen Spielkonsolen als auch für die Internet-Werbung für Zubehör. Die getrennte Behandlung dieser Fragen würde erkennbar die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen heraufbeschwören: Würde ein französisches Gericht eine Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts durch die Spielkonsolen verneinen, ein deutsches Gericht sie aber bejahen, läge darin ein Widerspruch, der nicht durch Unterschiede in den rechtlichen oder sachlichen Grundlagen der Beurteilung erklärt werden könnte. 3. Kognitionsbefugnis des Gerichts Die Vorlagefrage 1 umfasst die Frage nach der Reichweite der Kognitionsbefugnis des Gerichts, also die Frage ob gegen sämtliche im Gerichtsstand des Art. 6 Nr. 1 VO 44/2001 zusammengefassten Beklagten eine EU-weite Beurteilung der Verletzungshandlungen zulässig ist, oder ob mit diesem Gerichtsstand eine Beschränkung auf den Forumstaat verbunden ist. a) Beschränkung des Problems auf den Sekundärbeklagten aa) Verantwortlichkeit des Ankerbeklagten Unproblematisch ist es, die Verletzungshandlungen des Ankerbeklagten in der vollen Reichweite zu beurteilen, die für den allgemeinen Gerichtsstand gilt (Art. 82 Abs. 1, 83 Abs. 1 GGV). Zu prüfen ist nur die Kognitionsbefugnis für den Sekundärbeklagten, der außerhalb des Mitgliedstaates in Anspruch genommen wird, in dem er seinen Sitz bzw. Wohnsitz unterhält. 3 / 9

4 bb) Fehlende Schutzbedürftigkeit des Sekundärbeklagten Noch unter der Geltung des EuGVÜ hat der EuGH den Grundsatz entwickelt, dass die Zuständigkeitsbegründung nach dessen Art. 6 Abs. 1 den nicht ortsansässigen Beklagten nicht den Gerichten seines Wohnsitzstaates entziehen dürfe. Damals sah Art. 6 Abs. 1 EuGVÜ noch keine inhaltliche Einschränkung der Zuständigkeit bei Beklagtenmehrheit vor (EuGH C-189/87 Kalfelis/Bankhaus Schröder). Dies führte zur richterrechtlichen Begründung des heute im Wortlaut des Art. 6 Nr. 1 EuGVO verankerten Prinzips, dass die Klagen eine so enge Beziehung aufweisen müssen, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Mit der Aufnahme dieses Grundsatzes in den Wortlaut der Vorschrift haben sich weitere Prüfungsschritte praeter legem erledigt: Wie der EuGH in der Rechtssache Freeport festgestellt hat, ist bei Vorliegen einer engen Beziehung kein Raum mehr für eine gesonderte Prüfung der Frage, ob der nicht ortsansässige Beklagte seinem Gerichtsort entzogen wird (EuGH C-98/06, Tz. 54 Freeport/Arnoldsson). Bei enger Beziehung der Klagen gegen mehrere Beteiligte einer Schutzrechtsverletzung kann der Gesichtspunkt einer Förderung der Klagerhebung im allgemeinen Gerichtsstand nicht gegenüber allen Beklagten gleichermaßen verwirklicht werden. Art 6 Nr. 1 knüpft aber immerhin an den allgemeinen Gerichtsstand des Ankerbeklagten an. Damit wird die Nähe der Gerichtspflichtigkeit sekundärer Beklagter aufgrund des Art. 6 Nr. 1 zum allgemeinen Gerichtsstand des Art. 2 Abs. 1 bzw. des Art. 60 Abs. 1 Brüssel I-VO zum Ausdruck gebracht. Derjenige Beklagte, der nicht im über Art. 6 Nr. 1 ermittelten Forumstaat ansässig ist, muss sich so behandeln lassen, als wäre er im allgemeinen Gerichtsstand verklagt worden. Das zieht die umfassende Kognitionsbefugnis des Forumstaates auch für diesen Beklagten nach sich. Nur dann wird effektiver Rechtsschutz gewährt und der Gerichtsstand des Art. 6 Nr. 1 vor einer Entwertung bewahrt (vgl. dazu Kur GRUR Int. 2014, 749, 753; Schack Festschrift Coester- Waltjen (2015), S. 1337, 1346; Hackbarth MarkenR 2015, 413, 419). cc) Eigentümlichkeit der Lieferkette Aus der Lieferkette, d.h. aus dem Vertrieb der von der Beklagten zu 1 an die Beklagte zu 2 gelieferten Spielkonsolen in Deutschland und nach Österreich, ergeben sich für die gegen die Beklagte zu 1 gerichteten Ansprüche keine erkennbaren anderen sachlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte als aus dem Vertrieb der identischen Produkte in andere europäische Länder; es geht um die Verletzung von Einheitsrecht im Rahmen eines einheitlichen, von den Beklagten gemeinsam ausgeführten Geschäftskonzepts. Die Annahme, dass sich die Kognitionsbefugnis des nach Art. 6 Nr. 1 EuGVO zuständigen Gerichts in territorialer Hinsicht auf die von der Beklagte zu 2 belieferten Länder beschränkt, würde eine sachfremde Begrenzung herbeiführen, die zum Ergebnis hätte, dass der Zweck der Vorschrift, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, verfehlt würde. b) Ausklammerung des Rechtsmissbrauchs Etwas anderes könnte nur gelten, wenn die Klageerhebung offensichtlich missbräuchlich wäre. Dafür müsste zwischen dem Kläger und dem Ankerbeklagten nachweislich ein kollusives Zusammenwirken zu dem Zweck stattgefunden haben, die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 6 Abs. 1 künstlich herbeizuführen oder aufrechtzuerhalten (EuGH C-352/13 - Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, Tz. 33). Dafür bietet der Fall keine Anhaltspunkte. c) Tenorierung des Unterlassungsanspruchs Die Tenorierung des Unterlassungsanspruchs ist danach bei einer Begründung der Gerichtspflichtigkeit über Art. 6 Nr. 1 für Gemeinschaftsschutzrechte regelmäßig gegen alle gemeinsam verklagten Rechtsverletzer auf das gesamte Geltungsgebiet des Schutzrechtes zu erstrecken. Dies entspricht im Übrigen der Rechtsnatur des Unterlassungsanspruchs. Er sollte sich mit dem gesamten Schutzgebiet des Unionsschutzrechts decken. Die lex loci protectionis, die kollisionsrechtlich das auf Rechtsverletzungen anwendbare Recht bestimmt (vgl. Erwägungsgrund 26 der ROM II-VO), ist grundsätzlich identisch mit dem Geltungsbereich des Unionsschutzrechts. Ein prozessökonomischer Gewinn wäre mit einer Beschränkung der einzuhaltenden Verhaltenspflichten auf den Mitgliedstaat des Handlungsortes des rechtswidrigen Verhaltens nicht verbunden. Vielmehr wäre der Weg zu einer den Rechtsverletzer belästigenden Verfahrensvermehrung vorgezeichnet. Würde die Beschränkung außerdem auf den einstweiligen Rechtsschutz ausgedehnt, hätte dies die unerwünschte Folge, dass Rechteinhaber außerhalb der Zuständigkeitsordnung gemäß der Brüssel I-VO bzw. der Brüssel Ia-VO auf die freigestellte nationale Zuständigkeit nach Art. 31 bzw. Art. 35 ausweichen. Zudem ist schwer vorstellbar, wie ein Unterlassungs- 4 / 9

5 verhalten technisch territorial begrenzt werden kann, wenn die Verletzungshandlung im Internet erfolgt (so auch Lüthi sic! 2013, 212, 217 in Besprechung der Wintersteiger -Entscheidung). d) Nebenansprüche Der umfassenden territorialen Reichweite sollten die Nebenansprüche folgen, die als Hilfsansprüche die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs und des Schadensersatzanspruchs fördern. II. Vorlagefrage 2: Auslegung des Art. 20 Abs. 1 lit. c GGV Ist die Verordnung (EG) des Rates Nr. 6/2002 vom über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, insbesondere dessen Art. 20 Abs. 1 lit. d), dahingehend auszulegen dass ein Dritter zu geschäftlichen Zwecken das Gemeinschaftsgeschmacksmuster abbilden darf, wenn er Zubehörartikel zu dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsprechenden Waren des Inhabers vertreiben will? Wenn ja, welche Kriterien gelten dafür? 1. Ausgangslage Ob ein Dritter den Gegenstand eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters abbilden darf, das für ein dreidimensionales Erzeugnis (Hauptware) eingetragen ist, wenn er für einen Zubehörartikel zu dieser Hauptware werben will, ist in der Verordnung (EG) des Rates Nr. 6/2002 vom über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (= GGV) nicht ausdrücklich geregelt. Forderungen, die es für das Geschmackmusterrecht grundsätzlich untersagt wissen wollen, dass in der Werbung für einen Zubehörartikel die zugehörige Hauptware abgebildet wird, sind in der Rechtsprechung der deutschen Gerichte und im deutschen Schrifttum nicht bekannt geworden. Umgekehrt wird von mehreren Autoren befürwortet, dass die Wiedergabe einer Hauptware in der Werbung für einen Zubehörartikel nicht schon grundsätzlich als Eingriff in die Rechte des Inhabers eines Geschmacksmusters behandelt werden soll. Unterschiedlich sind allerdings die rechtlichen Erwägungen, die hierfür aufgezeigt werden. 2. Funktionelle Ausrichtung des Begriffs der Benutzung Das durch Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GGV begründete Verbietungsrecht des Rechtsinhabers wird in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GGV dahingehend konkretisiert, dass insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, die Benutzung und der Besitz (zu den genannten Zwecken) eines Erzeugnisses untersagt sind. Aus der Einleitung mit insbesondere ergibt sich zwar, dass diese Aufzählung der Benutzungsarten nicht abschließender Natur ist. Andere Formen der Benutzung sollten jedoch als rechtsverletzende Eingriffe in das Verbietungsrecht des Rechtsinhabers nur dann behandelt werden, wenn spezifische Interessen des Inhabers eines Geschmacksmusters beeinträchtigt werden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs wurde dem Markeninhaber ein Ausschließlichkeitsrecht gewährt, um ihm den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber einer Marke zu ermöglichen. Weil sichergestellt werden soll, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, muss die Ausübung dieses Rechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten insbesondere die Hauptfunktion der Marke, nämlich die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen könnte (EuGH Slg. I 2007, 1034, Tz. 21 = GRUR 2007, 318 Adam Opel/Autec). Dass nur die spezifischen Interessen des Rechtsinhabers schutzwürdig sein sollen, ist ein Grundsatz von so allgemeiner Bedeutung, dass er auch für Geschmacksmuster Gültigkeit hat. Das spezifische Interesse des Inhabers eines Geschmacksmusters liegt darin, dass Dritten die Verwendung von Mustern untersagt werden kann, deren Erscheinungsform gegenüber dem Gegenstand des Geschmacksmusters keinen anderen Gesamteindruck erweckt (vgl. Art. 10 Abs. 1 GGV). Die Abbildung eines Erzeugnisses ist bei den Benutzungsarten nicht aufgeführt, die in Art. 19 Satz Abs. 1 Satz 2 GGV aufgezählt sind. Daraus kann gefolgert werden, dass die Wiedergabe des Gegenstands eines Geschmacksmusters nicht generell dem Verbietungsrecht des Rechtsinhabers unterliegt. Von einer Rechtsverletzung sollte vielmehr nur dann ausgegangen werden, wenn durch die Abbildung eines Erzeugnisses spezifische Interessen des Inhabers eines Geschmackmusters beeinträchtigt werden. 5 / 9

6 Der bildliche Hinweis darauf, dass ein Zubehörartikel zur Verwendung in Verbindung mit einer Hauptware geeignet ist, beeinträchtigt nicht das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung der Hauptware. Die Wiedergabe einer Hauptware in der Werbung für einen Zubehörartikel stellt demnach nicht ohne weiteres einen Eingriff in das Verbietungsrechts des Inhabers eines Geschmacksmusters für die Hauptware dar. Die spezifischen Interessen des Inhabers eines Geschmacksmusters für eine Hauptware können jedoch beeinträchtigt sein, wenn die Hauptware so in den Vordergrund gerückt wird, dass sie als Zugpferd für den Zubehörartikel wirkt. Das kann insbesondere bei einer blickfangmäßigen Hervorhebung der Erscheinungsform der Hauptware in der Werbung für einen Zubehörartikel der Fall sein. Ob die Wiedergabe einer Hauptware in der Werbung für einen Zubehörartikel spezifische Interessen des Inhabers eines Geschmacksmusters für die Hauptware beeinträchtigt, kann demnach weder allgemein verneint noch allgemein bejaht werden. Erforderlich ist vielmehr eine differenzierende Beurteilung, wobei es insbesondere auf die Ausgestaltung der Werbemaßnahme und auf das Wesen der von dieser Werbemaßnahme betroffenen Erzeugnisse ankommt. Eine derart differenzierende Beurteilung ist daher Sache des Gerichts des Ausgangsverfahrens. 3. Grundsätze der Wiedergabefreiheit Ausdrücklich geregelt ist in Art. 20 Abs. 1 lit. c GGV, dass Rechte aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht gegenüber Wiedergaben geltend gemacht werden können, wenn die in dieser Bestimmung aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Das deutsche DesignG enthält in 40 Nr. 3 eine Bestimmung, die nahezu wörtlich mit der Regelung in Art. 20 Abs. 1 lit. c GGV übereinstimmt. Der Wortlaut des 40 Nr. 3 DesignG ergibt sich aus der obligatorischen Umsetzung von Art. 13 Abs. 1 lit. c der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen. Aus der Schrankenregelung des 40 Nr. 3 DesignG hat der Bundesgerichtshof gefolgert, dass sich das ausschließliche Benutzungsrecht des Rechtsinhabers grundsätzlich auch auf die Wiedergabe eines Erzeugnisses erstreckt, das Gegenstand eines Geschmacksmuster ist (BGH I ZR 56/09, Tz. 30, GRUR ICE). Die Abbildung eines durch ein Geschmackmuster geschützten dreidimensionalen Erzeugnisses ist demnach eine (zweidimensionale) Wiedergabe im Sinne der Regelungen zur Beschränkung der Rechte aus einem Geschmackmuster. Die gesetzlich geregelten Benutzungshandlungen beziehen sich auf ein Erzeugnis, in das ein Geschmackmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird. Auf die Art des Erzeugnisses kommt es insoweit nicht an. Die Wiedergabe eines Zubehörartikels kann demnach eine Benutzungshandlung sein, die grundsätzlich dem Rechtsinhaber vorbehalten ist. Den Begriff zum Zwecke der Zitierung in 40 Nr. 3 DesignG hat der Bundesgerichtshof mit einem Rückgriff auf das urheberrechtliche Zitatrecht ausgelegt. Die Wiedergabe eines Musters müsse demnach als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dienen (Urteil ICE, Tz. 46). Diese Voraussetzung wurde einem Institut für angewandte Forschung nicht zuerkannt, das eine Radsatz-Prüfanlage für den Zugtyp ICE I entwickelt und in seiner Werbung einen Triebwagen des Zugs vom Typ ICE III abgebildet hatte. Der Orientierung am urheberrechtlichen Zitatrecht bei der Auslegung der Bestimmungen zur Wiedergabefreiheit wird entgegengehalten, dass zwar in der englischen, spanischen und italienischen Sprachfassung citation, cita und citazione, in der französischen und der niederländischen Sprachfassung jedoch die Begriffe illustration bzw. illustratie verwendet werden. Das kann dafür sprechen, dass die Wiedergabefreiheit nicht auf zitatähnliche Vorgänge beschränkt sein sollte, sondern eine erläuternde Veranschaulichung als Anwendungsvoraussetzung ausreicht. 4. Anwendungsvorbehalte der Wiedergabefreiheit Wiedergabehandlungen sind von Ansprüchen aus einem Geschmacksmuster nur unter den Voraussetzungen freigestellt, dass sie - mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar sind, 6 / 9

7 - die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr beeinträchtigen und dass - die Quelle angegeben wird. a) Die Zulässigkeitsvoraussetzung, dass die Wiedergabehandlungen mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar sind, findet sich nahezu wortgleich auch schon in den markenrechtlichen Schrankenregelungen. In Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (kodifizierte Fassung) über die Gemeinschaftsmarke (= GMV) und in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG (kodifizierte Fassung) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (= MRL) ist geregelt, dass u. a. Hinweise auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen müssen. Wenn Gepflogenheiten im Sinne einer eingefahrenen Praxis (noch) nicht feststellbar sind, muss ermittelt werden, ob der Verwender den berechtigten Interessen des Rechtsinhabers in unlauterer Weise zuwiderhandelt (EuGH Slg I-905, Tz. 61= GRUR Int. 1999, 438 BMW/Deenik; EuGH Slg I-691, Tz. 24 = GRUR 2004, 234 Gerolsteiner/Putsch; EuGH Slg I 2337, Tz. 29 = GRUR Int. 2005, 479 Gillette/LA Laboratories). Von den vier Kriterien, die der Gerichtshof dafür aufgeführt hat, ob den berechtigten Interessen des Rechtsinhabers zuwidergehandelt wird (vgl. Urteil Gillette Company/LA Laboratories, Tz. 42 bis Tz. 45), kann es bei einem Hinweis auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör insbesondere darauf ankommen, ob der Eindruck erweckt wird, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Verwender und dem Rechtsinhaber besteht (Urteil Gillette Company/LA-Laboratories, Tz. 42). Dabei sind die Anstrengungen des Verwenders zu berücksichtigen, ob sichergestellt wird, dass die Verbraucher dessen Waren von den Waren des Rechtsinhabers unterscheiden können (Urteil Gillette Company/LA-Laboratories, Tz. 46). Ob der Vorwurf eines unlauteren Handelns gerechtfertigt ist, hängt von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab und sollte daher vom vorlegenden Gericht im Ausgangsverfahren geprüft werden. b) Die weitere Zulässigkeitsvoraussetzung, dass die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr beeinträchtigt werden darf, macht aufgrund des Merkmals über Gebühr eine Interessenabwägung erforderlich. Abzuwägen ist das Interesse des Rechtsinhabers, bei der Verwertung seines Geschmacksmusters möglichst wenig beeinträchtigt zu werden, und das Interesse des durch die Wiedergabe angesprochenen Personenkreises an einer Information über das Geschmacksmuster. Bei einem Zubehörartikel kommt es daher darauf an, ob die normale Verwertung der durch ein Geschmacksmuster geschützten Hauptware beeinträchtigt wird, wenn in der Werbung für den Zubehörartikel eine Abbildung der Hauptware Verwendung verwendet. Wenn es zu einer Beeinträchtigung kommen sollte, wäre gegebenenfalls zu prüfen, ob sie über Gebühr erfolgt. Ob die Wiedergabe einer Hauptware zur Information der Öffentlichkeit über ein Zubehörangebot erforderlich ist, muss aufgrund der Gegebenheiten des Einzelfalls ermittelt werden. Die konkrete Beurteilung ist daher Sache des Gerichts des Ausgangsverfahrens. c) Das Erfordernis, dass die Quelle angegeben werden muss, kann zwar dem Verkaufsinteresse des Anbieters dienen, der den Gegenstand der Wiedergabe in den Verkehr bringt. Die Adresse des Anbieters muss jedoch nicht angegeben werden. Dem Interesse der Öffentlichkeit dient, dass durch die Quellenangabe der Gefahr von Verwechslungen entgegen gewirkt wird, weil die Verbraucher erkennen können, dass der Verwender der Wiedergabe nicht identisch ist mit dem Anbieter des in einer Abbildung wiedergegebenen Erzeugnisses. Ob eine Quellenangabe ausreichend ist, hängt von der konkreten Art der Darstellung und von der Natur der betroffenen Waren ab. Die Prüfung dieser Kriterien hat daher das Gericht des Ausgangsverfahrens vorzunehmen. 5. Analogie zum Markenrecht Weil zwar die Abbildung einer Hauptware in der Werbung für einen Zubehörartikel als rechtlich relevante Form der Benutzung eines Geschmacksmusters beurteilt werden kann, aber die Freistellung von Wiedergaben auf zitatartige Vorgänge beschränkt sein kann, ist eine analoge Anwendung der markenrechtlichen Schutzschranke für Zubehör- und Ersatzteile befürwortet worden. Art. 12 lit. c GMV, Art. 6 Abs. 1 lit. c MRL und darauf basierend 23 Nr. 3 des deutschen MarkenG haben übereinstimmend zum Inhalt, dass markenrechtliche Ansprüche gegenüber Hinweisen auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, nicht geltend 7 / 9

8 gemacht werden können. Hinweise im Sinne dieser Schutzschranke können auch durch Abbildungen von Produkten gegeben werden, die Gegenstand eines Markenschutzes sind. Hinweise auf die Bestimmung als Zubehör oder Ersatzteil sind nur zulässig, wenn sie notwendig sind. Dabei findet Berücksichtigung, dass der EU-Vertrag ein System unverfälschten Wettbewerbs errichten und aufrechterhalten will (Urteil Gillette Company/LA-Laboratories Tz. 29 und 39). Von der Notwendigkeit eines Hinweises auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör kann daher nur ausgegangen werden, wenn der Hinweis praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern (Urteil Gillette company/la-laboratories Tz. 39). Der Gerichtshof hat allerdings zu erkennen gegeben, dass die Regelungen im unionsrechtlichen Markenrecht eigenständig neben den Bestimmungen im unionsrechtlichen Geschmackmusterrecht angewandt werden sollen (vgl. EuGH C-500/14, insbesondere Tz. 44, GRUR 2016, 77 Ford Motor Company/Wheeltrims). Einer engen Auslegung der geschmacksmusterrechtlichen Bestimmungen zur Wiedergabefreiheit bedarf es nicht, weil durch drei Anwendungsvorbehalte den Interessen des Inhabers eines Geschmacksmusters in hohem Maße Rechnung getragen wird (vgl. Abschnitt II.4). Der Vorbehalt, dass die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr beeinträchtigt wird, ist spezifisch auf die Gegebenheiten des Geschmacksmusterrechts zugeschnitten. Demgegenüber könnte mit dem allgemeinen Vorbehalt der markenrechtlichen Schrankenregelung, dass der Bestimmungshinweis notwendig sein muss, nur eine pauschale Beurteilungsgrundlage zur Verfügung stehen. Wenn die Wiedergabefreiheit nicht nur auf zitatähnliche Vorgänge, sondern auch auf erläuternde Veranschaulichungen Anwendung findet, kann die Abbildung einer Hauptware zur Erläuterung der Bestimmung eines Zubehörartikels durch die Schrankenregelung des Art. 20 Abs. 1 lit c GGV freigestellt sein. Einer Analogie zur markenrechtlichen Freiheit von Bestimmungsangaben bedarf es dann nicht. Die markenrechtlichen Regelungen können allerdings als Bewertungsbestätigung dafür dienen, dass von der geschmacksmusterrechtlichen Wiedergabefreiheit auch die Abbildung einer Hauptware zur Erläuterung der Bestimmung eines Zubehörartikels erfasst sein kann. III. Vorlagefrage 3: Anwendbares Recht Wie ist der Ort, in dem die Verletzung begangen wurde, in Art. 8 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht in den Fallgestaltungen zu bestimmen, in denen der Verletzer gemeinschaftsgeschmacksmusterverletzende Waren a) über eine Website anbietet und diese Website auch auf andere Mitgliedsstaaten als den Mitgliedsstaat, in dem der Verletzter ansässig ist, ausgerichtet ist, b) in ein anderes Mitgliedsland als desjenigen, in dem er ansässig ist, befördern lässt? Ist Art. 15 lit. a), g) der genannten Verordnung so auszulegen, dass das so bestimmte Recht auch für Mitwirkungshandlungen anderer Personen anzuwenden ist? 1. Vorbemerkung Die Auslegung des Art. 8 ROM II-VO ist im deutschen wissenschaftlichen Schrifttum auch unter den Mitgliedern der GRUR sehr umstritten. Daher können hier nur Wirkungen verschiedener Interpretationswege aufgezeigt werden, nicht jedoch ein einheitlicher Standpunkt der GRUR-Vereinigung. 2. Materielles Recht und internationales Zivilprozessrecht als eigenständige Rechtsgebiete Die Beurteilung des anwendbaren materiellen Rechts nach Art. 8 Abs. 2 ROM II-VO ist von der Beurteilung der internationalen Zuständigkeit zu lösen. Beide Regelungsbereiche folgen unterschiedlichen rechtlichen Wertungen, auch wenn die Ergebnisse faktisch zusammenfallen können. 8 / 9

9 3. Verhältnis der ROM II-VO zu Sonderkollisionsnormen Art. 8 ROM II-VO sollte im Verhältnis zu einzelnen Sonderanknüpfungen in den älteren Unionsschutzrechtsakten als lex posterior angesehen werden. 4. Grundregel des Schutzlandprinzips Art. 8 Abs. 1 ROM II-VO geht vom Schutzlandprinzip (lex loci protectionis) aus. Diese Anknüpfungsregel führt zu einer Mosaikbetrachtung. Die EU kann nicht als einheitliches Schutzland angesehen werden. Nachteil der Mosaikbetrachtung ist, dass gegebenenfalls Unterschiede zwischen dem anwendbaren Recht hinsichtlich einzelner Rechtsfolgen einer einheitlichen Verletzung eintreten, ungeachtet der Rechtsharmonisierung durch die Enforcement-Richtlinie Nr. 48/2004. So ist in den Unionsschutzrechtsakten für den Unterlassungsanspruch eine einheitliche Rechtsfolge vorgesehen, während im Übrigen auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten verwiesen wird (vgl. Art. 89 Abs. 2 GGV). 5. Handlungsortanknüpfung nach Art. 8 Abs. 2 ROM II-VO a) Handlungsbegriff Umstritten ist, ob unter dem Rechtsbegriff der Handlung wie im internationalen Zivilprozessrecht die faktische Handlung, also das ursächliche Verletzungsgeschehen zu verstehen ist, oder ob damit die tatbestandsmäßige Verletzung gemeint ist. Für die Interpretation im zweiten Sinne spricht die Entscheidung Blomqvist des EuGH (C-98/13, Tz. 29 und 32, GRUR Int. 2014, 298). Danach ist die Belieferung einer Privatperson in der EU durch ein chinesisches Unternehmen als markenmäßige Benutzung in der EU angesehen worden. b) Lokalisierung des Handlungsbegriffs auf der kollisionsrechtlichen Ebene? Streitig ist im deutschen Schrifttum insbesondere, ob Art. 8 Abs. 2 ROM II-VO über den Handlungsbegriff zu einer einheitlichen, EU-weiten Rechtsanwendung genutzt werden kann. Der Handlungsort führt dann nicht zu einzelnen nationalen Rechtsordnungen, auf deren Territorium jeweils gehandelt worden ist, sondern zu einer EUweiten Anwendung derjenigen Sachrechtsordnung eines Mitgliedstaates, in dem der jeweilige Verletzer zuerst gehandelt hat. Damit würden die Folgen der Mosaikbetrachtung überwunden. Allerdings werden die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen damit nicht inhaltlich vereinheitlicht. Eingewandt worden ist gegen diese pragmatische Lösung, dass sie dogmatisch nicht sauber sei, dass sie nicht der Rechtssicherheit diene, dass sie den internationalen Entscheidungseinklang beeinträchtige und dass der Gleichlauf der Rechtsanwendung in Fällen des Doppelschutzes von Gemeinschaftsrecht und nationalem Schutzrecht gefährdet werde. 6. Internetwerbung Bei der Anknüpfung von Sachverhalten der Internetnutzung sollte vermieden werden, dass die Onlinewerbung und die Offline-Werbung sowie der Vertrieb nicht unterschiedlichen Anknüpfungsregeln unterworfen wird. Insoweit unterscheiden sich die Sachverhalte von denjenigen der Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten. Dr. Gert Würtenberger Präsident Stephan Freischem Generalsekretär 9 / 9