Aktuelle Entscheidungen

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1 IP Ticker 2/2013

2 Aktuelle Entscheidungen Fräsverfahren: Schadensersatzfeststellung bei mittelbarer Patentverletzung und Aktivlegitimation bei Patentübertragung Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat in seiner Entscheidung vom erneut zur Frage Stellung genommen, wann im Falle einer mittelbaren Patentverletzung eine Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach zu bejahen ist. Im dortigen Fall konnte die Lieferung eines zur Ausführung des geschützten Fräsverfahrens geeigneten Computerprogramms nicht nachgewiesen werden, jedoch war ein solches Computerprogramm angeboten worden. Nach Auffassung des BGH ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes nicht nur dann zu bejahen, wenn eine mittelbare Verletzung durch Liefern von zu unmittelbaren Verletzungen geeigneten und bestimmten Mitteln feststehe, sondern auch dann, wenn lediglich ein Anbieten dieser Mittel festgestellt werden könne. Auch dies begründe eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch zur Lieferung gekommen sei. Eine solche Wahrscheinlichkeit reiche zwar nicht für die Begründetheit einer bezifferten Schadensersatzklage aus, sie lasse aber nach der Erfahrung des täglichen Lebens mit einiger Sicherheit erwarten, dass ein Schaden entstanden sei. Des Weiteren stellt der BGH in Abweichung vom OLG Düsseldorf klar, dass für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich sei. Der bisherige Patentinhaber, der in Ausübung der ihm nach 30 Abs. 3 Satz 2 PatG zustehenden Befugnis die Ansprüche des neuen Inhabers prozessual geltend mache, müsse seine Klage, soweit die begehrten Leistungen an eine bestimmte Person zu erbringen seien, deshalb für den Zeitraum nach dem materiellen Rechtsübergang auf Leistung an den neuen Patentinhaber umstellen. Dies habe zur Folge, dass bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und bei der Verurteilung zur Auskunfts- und Rechnungslegung anzugeben sei, wessen Schaden zu ersetzen sei und wem gegenüber die geschuldeten Informationen zu erteilen seien (Urteil vom X ZR 69/11 Fräsverfahren). Der BGH präzisiert mit dieser Entscheidung erfreulicherweise in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung seine zuletzt großzügigere Behandlung von Schadensersatzfeststellungsanträgen bei mittelbarer Patentverletzung weiter. Oftmals kann der Verletzte nur anhand der bei Bejahung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach zu erteilenden Auskünfte den Verletzungsumfang feststellen. Wundverband: Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers nach Rechtshängigkeit einer Klage des Patentinhabers In einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes ging es um die Frage, inwieweit der ausschließliche Lizenznehmer, der grundsätzlich zur Geltendmachung der Rechte aus dem Patent aktivlegitimiert ist, neben dem Patentinhaber gegen dieselben Beklagten mit einem identischen Klagebegehren vorgehen kann, wenn der Patentinhaber die ausschließliche Lizenz erst nach der Rechtshängigkeit des von ihm gegen diese Beklagten angestrengten Verletzungsprozesses erteilt hat. Der BGH vertritt anders als das OLG Düsseldorf unter Verweis auf 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO und 325 Abs. 1 ZPO die Auffassung, dass der ausschließliche Lizenznehmer an einer eigenen Klage gehindert sei, solange die Klage des Patentinhabers anhängig sei, weil die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz vor Eintritt der Rechtskraft jedoch nach Rechtshängigkeit dazu führe, dass der ausschließliche Lizenznehmer (Teil-)Rechtsnachfolger des Patentinhabers sei. In einem solchen Fall gelte nichts anderes, als wenn der Patentinhaber nach Klageerhebung einem Dritten die Mitinhaberschaft am Klagepatent einräumen würde (Urteil vom X ZR 70/12 Wundverband). Die Entscheidung des BGH ist durchaus zu begrüßen, weil sie 1

3 die Befassung mehrerer Gerichte mit dem gleichen Verletzungssachverhalt und denselben Beklagten für den Fall verhindert, dass bereits ein Klageverfahren rechtshängig ist. Andernfalls könnte ein Kläger durch Teilübertragung oder Erteilung einer ausschließlichen Lizenz auf einen negativen Prozessverlauf reagieren und so einem mit ihm verbundenen Dritten eine zweite Chance eröffnen. Dem Patentinhaber und dem ausschließlichen Lizenznehmer bleibt es nach dieser Entscheidung aber unbenommen, ihre Klagen gleichzeitig bei unterschiedlichen Gerichten einzureichen. Erzeugnisses auf. Der Senat macht deutlich, dass der ergänzende wettbewerbliche Leistungsschutz nicht bereits dann eingreifen könne, wenn der Verkehr das Erzeugnis wegen der über Jahre patentgeschützten Lösung einem bestimmten Hersteller zuordne, da dies ansonsten zu einer Verlängerung des Patentschutzes über das Wettbewerbsrecht führen würde. Dies hat zur Folge, dass Güte- und Herkunftsvorstellungen, die auf der früher patentierten technischen Lösung beruhen, von vornherein ausscheiden. Ebenfalls sind solche technischen Merkmale außer Acht zu lassen, die zwar nicht unter den Schutz des Patentes fallen, aber aus anderen Gründen für die technische Funktion unverzichtbar sind. Maßgeblich für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung ist daher allein, ob das angegriffene Erzeugnis weitere austauschbare Merkmale aufweist und die Herkunftsvorstellung gerade durch diese weiteren Merkmale bestimmt wird. Befestigungselemente mit Steckdübel: Ergänzender Leistungsschutz für ehemals patentgeschütztes Erzeugnis In einer aktuellen Entscheidung hat der 6. Zivilsenat des OLG Frankfurt hervorgehoben, dass ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für ein technisches Erzeugnis (hier: Befestigungselemente mit Steckdübel), das hinsichtlich eines bestimmten Teils (hier: Ausführung des Steckdübels als geteilter Schaft mit als Exzenterzähnen ausgestalteten Spreizkörpern) patentgeschützt war, nach Ablauf des Patentschutzes nur in Betracht kommt, wenn die Herkunfts- oder Gütevorstellungen, die der angesprochene Verkehr mit dem Erzeugnis - weiterhin - verbindet, an solchen Merkmalen anknüpfen, die von der früher patentierten technischen Lösung unabhängig sind. Dies hat der Senat im Streitfall verneint (Urteil vom U 204/11). Das OLG Frankfurt baut einige Hürden für ein erfolgreiches Vorgehen gegen Nachahmungen eines ehemals patentgeschützten 2

4 Kurznachrichten Bundestag verabschiedet Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie Der Deutsche Bundestag hat am den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie angenommen. Unter anderem werden in das Bürgerliche Gesetzbuch grundlegende Informationspflichten des Unternehmers bei Verbraucherverträgen im stationären Handel sowie allgemeine Grundsätze für alle Verbraucherverträge aufgenommen. Die Regelungen der Informationspflichten und des Widerrufsrechts bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen werden weitgehend angeglichen. Normiert werden für alle Verbraucherverträge geltende Regelungen über das Widerrufsrecht sowie Sonderregelungen für die Widerrufsfrist und die Rechtsfolgen nach Widerruf im Hinblick auf einzelne Verbraucherverträge. Die gesetzliche Neuregelung soll am in Kraft treten. (Quelle: Bundestag) Europäisches Parlament stärkt Bekämpfung der Produktpiraterie Das Europäische Parlament hat die Verordnung zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden am verabschiedet. Die neue Verordnung legt klare Regeln für die Vernichtung von illegalen und gefährlichen Produkten fest. Geltende Regeln zum Schutz geistigen Eigentums sind von der Verordnung nicht betroffen. Auch nicht für den Verkauf bestimmte Waren im Besitz von Reisenden bleiben ebenso wie der sog. Parallelhandel ausgenommen. Gefälschte Güter können in Zukunft ohne eine gerichtliche Verfügung zerstört werden. Voraussetzung ist, dass die Rechteinhaber einverstanden sind und die Importeure keine Einwände erheben. Wer dabei ertappt wird, kleinere Mengen (weniger als 2 Kilogramm) gefälschter Waren mit der Post einzuführen, muss innerhalb von 10 Tagen der Vernichtung der Güter zustimmen und die anfallenden Kosten tragen. In einem Bericht äußert sich das EU- Parlament besorgt darüber, dass der legale Handel mit Generika mit Ländern außerhalb der EU durch die Verordnung behindert werden könnte. Aus diesem Grund werden Medikamente nur beschlagnahmt, wenn es ernstzunehmende Hinweise gibt, dass sie für den EU-Binnenmarkt bestimmt sind. Die Verordnung soll am europaweit in Kraft treten. (Quelle: Europäisches Parlament) Förderung des elektronischer Rechtsverkehrs mit den Gerichten Am hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung verabschiedet. Für Behörden wird nun ebenfalls die Möglichkeit geschaffen, unter Verwendung des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs über einen sicheren Übermittlungsweg mit der Justiz zu kommunizieren. Daneben wurde das Revisionsrecht der Zivilprozessordnung mit dem Ziel geändert, den Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz zu stärken, indem die Prozesspartei, die aufgrund der mündlichen Verhandlung von einer zu erwartenden nachteiligen streitigen Entscheidung des Gerichts ausgeht, diese nicht mehr einseitig verhindern kann. Die neuen Vorschriften sollen schrittweise in Kraft treten. Die Änderungen im Revisionsrecht der Zivilprozessordnung sollen ohne Übergangsregelung am in Kraft treten. Sie gelten ab diesem Zeitpunkt auch für alle anhängigen Revisionsverfahren. Die Vorschriften über die sicheren Übermittlungswege treten grundsätzlich am in Kraft. (Quelle: Bundestag) 3

5 IP Ticker 2/2013 Herausgeber bock legal Partnerschaft von Rechtsanwälten Reuterweg Frankfurt am Main Telefon + 49-(0) Fax + 49-(0) office@bock-legal.de Verantwortlicher Redakteur Dominik Weiß Dieser IP Ticker verfolgt ausschließlich den Zweck, Sie über bestimmte aktuelle Themen zu informieren. Die darin enthaltenen Informationen und Meinungen stellen keine individuelle, den Besonderheiten des Einzelfalls gerecht werdende Rechtsberatung dar. Sollten Sie bezüglich einzelner Themen weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei bock legal. Gestaltung: