HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) ENTSCHEIDUNG der Vierten Beschwerdekammer vom 8. Juli 2013

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1 HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) Die Beschwerdekammern ENTSCHEIDUNG der Vierten Beschwerdekammer vom 8. Juli 2013 In dem Beschwerdeverfahren R 1371/ MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Metro-Str. 1 D Düsseldorf Deutschland Anmelderin / Beschwerdeführerin vertreten durch ihre Angestellte Anna Sophie Steinmeister, METRO AG, Corporate Legal Affairs & Compliance, Schlüterstr. 1, D Düsseldorf, Deutschland gegen Günter Grättinger Wittelsbacherstr. 5 D Starnberg Deutschland Widersprechender / Beschwerdegegner betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. B (Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr ) erlässt DIE VIERTE BESCHWERDEKAMMER unter Mitwirkung von D. Schennen (Vorsitzender), E. Fink (Berichterstatterin) und L. Marijnissen (Mitglied) Geschäftsstellenbeamtin: P. López Fernández de Corres die folgende Verfahrenssprache: Deutsch

2 2 Entscheidung Sachverhalt 1 Am 26. Oktober 2010 meldete die Beschwerdeführerin die Bildmarke in Blau und Rot als Gemeinschaftsmarke für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 1 bis 45, u.a. für folgende Dienstleistungen an: Klasse 45 Lizenzierung von geistigem Eigentum; Computersoftware (Lizenzierung von -) [Juristische Dienstleistungen]; Rechtsberatung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Dienstleistungen eines Schiedsrichters; Urheberrechte (Verwaltung von -); Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Überwachungsleistungen in Sachen geistiges Eigentum. 2 Gegen diese Gemeinschaftsmarkenanmeldung legte der Beschwerdegegner Widerspruch ein, gestützt auf die ältere Gemeinschaftsmarke Nr REALPATENT angemeldet am 1. April 1996 und eingetragen am 8. Januar 1998, verlängert bis zum 1. April 2016, für folgende Dienstleistungen: Klasse 42 - Dienstleistungen eines Patentanwalts im Zusammenhang mit in- und ausländischen Patenten, Mustern und Marken; Durchführung von Patent-, Muster- und Markenrecherchen. 3 Den Widerspruch begründete der Beschwerdegegner mit dem Vorliegen von Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 (1) (b) GMV. Er stützte den Widerspruch auf alle Dienstleistungen der älteren Marke und richtete ihn nur gegen die in Rdn. 1 aufgeführten Dienstleistungen der angefochtenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung. 4 Mit Entscheidung vom 20. Juli 2012 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch für alle angefochtenen Dienstleistungen statt, wies die Gemeinschaftsmarkenanmeldung insoweit zurück und legte der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens auf. 5 Die Widerspruchsabteilung bejahte eine teilweise Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Die Marken seien visuell und klanglich insoweit ähnlich, als sie das übereinstimmende Element REAL enthielten. Begrifflich werde real im Englischen und Deutschen als tatsächlich, echt verstanden. Für die deutschund die englischsprachigen Verbraucher seien die Zeichen insoweit begrifflich ähnlich. Das zusätzliche Wort PATENT der älteren Marke habe im Englischen und im Deutschen die Bedeutung eines Rechts zur alleinigen Benutzung und gewerblichen Verwertung einer Erfindung. Die

3 3 Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei trotz der Kennzeichnungsschwäche des Elements PATENT für die Dienstleistungen eines Patentanwalts in der Gesamtheit durchschnittlich. Aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen im stärker beachteten Zeichenanfang und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche des Elementes PATENT für die deutschund die englischsprachigen Verbraucher bestehe Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 (1) (b) GMV. Beschwerdegründe 6 Am 24. Juli 2012 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die sie am 16. November 2012 begründete. Sie beantragt, den Widerspruch zurückzuweisen. 7 Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien nicht ähnlich. Die ältere Marke sei für Dienstleistungen eines Patentanwalts im Zusammenhang mit Patenten, Mustern und Marken geschützt. Die angefochtenen Dienstleistungen Computersoftware (Lizenzierung von -); Urheberrechte (Verwaltung von -); Dienstleistungen eines Schiedsrichters seien nicht zu diesen ähnlich. Sie würden üblicherweise nicht von Patentanwälten angeboten. Überdies sei der Grad der Aufmerksamkeit bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen stark erhöht. Die Zeichen seien unähnlich. Visuell wiesen sie aufgrund der grafischen Gestaltung und unterschiedlichen Zeichenlänge einen unterschiedlichen Gesamteindruck auf. Auch klanglich seien sie aufgrund unterschiedlicher Silbenzahl, Rhythmus und Betonung verschieden. Begrifflich habe das ältere Zeichen durch den zusätzlichen Bestandteil PATENT eine unterschiedliche Bedeutung. Verbraucher hätten keine Veranlassung, den übereinstimmenden Bestandteil REAL aus der Widerspruchsmarke herauszulösen, zumal sich die Bestandteile zu einem Gesamtbegriff reales Patent verbänden. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht zu befürchten. 8 Der Beschwerdegegner tritt der angefochtenen Entscheidung bei. Die Dienstleistungen richteten sich auch an den Durchschnittsverbraucher mit einem normalen Grad an Aufmerksamkeit. Die Zeichen stimmten in dem dominanten Element REAL überein. Der weitere Bestandteil PATENT der Widerspruchsmarke trete demgegenüber als beschreibend in den Hintergrund. Entscheidungsgründe 9 Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Es besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß Artikel 8 (1) (b) GMV. 10 Die ältere Marke ist eine Gemeinschaftsmarke, so dass es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise in der Europäischen Gemeinschaft ankommt. Der Widerspruch ist aber bereits dann erfolgreich, wenn nur in einem Teil der Gemeinschaft für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (Urteil vom 3. März 2004, T-355/02, ZirhSir, Rdn. 36). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr stellt die Kammer auf die deutschund die englischsprachigen Verkehrskreise in der Gemeinschaft ab.

4 4 11 Die beiderseitigen Dienstleistungen im Bereich der Rechtsberatung und des Schutzes geistigen Eigentums wenden sich an die Allgemeinheit der Verbraucher und an Unternehmen, die professionellen Rat in Rechtsangelegenheiten benötigen. Zum Dienstleistungsvergleich 12 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, Canon, Rdn. 23). Es kommt darauf an, ob die streitigen Waren und Dienstleistungen nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung haben können (Urteil vom 4. November 2003, T-85/02, Castillo, Rdn. 32, 38) und die Verbraucher die Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke als gängig ansehen, was normalerweise impliziert, dass die jeweiligen Hersteller oder Händler größtenteils dieselben sind (Urteil vom 11. Juli 2007, T-150/04, Tosca Blu, Rdn. 37). 13 Es stehen sich folgende Dienstleistungen gegenüber: Gemeinschaftsmarkenanmeldung Ältere Gemeinschaftsmarke Klasse 45 Lizenzierung von geistigem Eigentum; Computersoftware (Lizenzierung von -) [Juristische Dienstleistungen]; Rechtsberatung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Dienstleistungen eines Schiedsrichters; Urheberrechte (Verwaltung von -); Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Überwachungsleistungen in Sachen geistiges Eigentum. Klasse 42 Dienstleistungen eines Patentanwalts im Zusammenhang mit in- und ausländischen Patenten, Mustern und Marken; Durchführung von Patent-, Muster- und Markenrecherchen. 14 Die angegriffenen Dienstleistungen Lizenzierung von geistigem Eigentum; Rechtsberatung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Überwachungsleistungen in Sachen geistiges Eigentum sind weite Oberbegriffe, die die Dienstleistungen eines Patentanwalts im Zusammenhang mit in- und ausländischen Patenten, Mustern und Marken mit umfassen und daher identisch sind. Die unterschiedliche Klassifikation beruht lediglich auf den zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marken gültigen unterschiedlichen Auflagen der Nizzaer Klassifikation. Die Klassifikation hat überdies auf die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit keine Auswirkungen, Regel 2 (4) GMDV.

5 5 15 Die Dienstleistungen Computersoftware (Lizenzierung von -) [Juristische Dienstleistungen]; Dienstleistungen eines Schiedsrichters; Urheberrechte (Verwaltung von -) sind ähnlich zu den Dienstleistungen eines Patentanwalts im Zusammenhang mit in- und ausländischen Patenten, Mustern und Marken der älteren Marke. Auch wenn diese Dienstleistungen üblicherweise nicht von Patentanwälten erbracht werden, betreffen sie alle das Rechtsgebiet des geistigen Eigentums, denn auch Schiedsverfahren können Patente, Muster oder Marken betreffen. Zwischen der Patentierung eines Produkts und der Lizenzierung der zugehörigen Software oder der Verwaltung eines Geschmacksmusters, das zugleich urheberrechtlich geschützt ist, besteht aus der Sicht eines Unternehmens, das diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ein enger sachlicher Zusammenhang, zumal diese Dienstleistungen von Patent- und Rechtsanwaltskanzleien häufig zusammen erbracht werden. Zum Markenvergleich 16 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken in Schriftbild, Klang und Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die Einzelheiten (Urteile vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, Rdn. 25; vom 11. November 1997, C-251/95, Sabèl, Rdn. 23; und vom 6. Oktober 2005, C-120/04 Thomson Life, Rdn. 28). 17 Für den Vergleich stehen sich die folgenden Zeichen gegenüber: Gemeinschaftsmarkenanmeldung Ältere Gemeinschaftsmarke REALPATENT 18 Bei der jüngeren Marke handelt es sich um eine Bildmarke. Sie besteht aus dem Schriftzug real,-, das Wortelement in roten Kleinbuchstaben und die Zeichen Komma und Bindestrich in blau. Diesen grafischen Elementen misst der angesprochene Verkehr als üblichen Gestaltungsmitteln keine kennzeichnende Wirkung zu. 19 Die ältere Gemeinschaftsmarke besteht aus dem Wort REALPATENT. 20 Beide Marken enthalten den zumindest für englisch- und für deutschsprachige Verbraucher uneingeschränkt kennzeichnungskräftigen Bestandteil REAL. Wie von der Widerspruchsabteilung zutreffend dargestellt, hat real im Englischen und Deutschen die Bedeutung von tatsächlich, echt. Für die verfahrensgegen-

6 6 ständlichen Dienstleistungen hat der Begriff damit in diesen Sprachen keine beschreibende Bedeutung. 21 Der weitere Bestandteil PATENT der älteren Marke bezeichnet im Englischen und im Deutschen das Recht zur alleinigen Benutzung und gewerblichen Verwertung einer Erfindung (Oxford English Dictionary, Online-Version 2013; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Online-Version 2011). Für das deutschund das englischsprachige Publikum ist dieser Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eines Patentanwalts als Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen kennzeichnungsschwach und daher im Gesamteindruck der älteren Marke von untergeordneter Bedeutung. 22 Im Schriftbild stimmen die Zeichen in dem ersten Bestandteil REAL überein, was im maßgeblichen Gesamteindruck trotz der Unterschiede in den weiteren Elementen PATENT der Widerspruchsmarke und der grafischen Gestaltung der angefochtenen Marke zu einer überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit führt. Das Wortelement Real behält in der Widerspruchsmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung, denn trotz der Zusammenschreibung erkennt das relevante englisch- oder deutschsprachige Publikum darin ohne weiteres die Kombination der beiden Wörter REAL und PATENT und tritt der Bestandteil PATENT demzufolge als beschreibend zurück. Aufgrund der Übereinstimmung des kennzeichnungskräftigen Bestandteils REAL liegt daher für englisch- und für deutschsprachige Verbraucher eine überdurchschnittliche bildliche Ähnlichkeit vor. 23 In klanglicher Hinsicht ist diese Ähnlichkeit geringfügig höher, weil die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke bei der mündlichen Wiedergabe unberücksichtigt bleibt. Die Zeichen stimmen dementsprechend in dem Anfangsbestandteil [real] überein, der in beiden Marken identisch ausgesprochen wird. Sie unterscheiden sich in dem weiteren Bestandteil [patent] der älteren Marke, dem der englisch- und der deutschsprachige Verbraucher wegen der beschreibenden Bedeutung eine geringere Bedeutung beimisst. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Verkehr dem Zeichenanfang in der Regel größere Aufmerksamkeit schenkt als den nachfolgenden Bestandteilen, besteht daher eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht. 24 In begrifflicher Hinsicht besteht ebenfalls eine Zeichenähnlichkeit hinsichtlich des übereinstimmenden Bestandteils REAL. Hinsichtlich des weiteren Bestandteils PATENT unterscheiden sich die Zeichen für die deutschund die englischsprachigen Verkehrskreise. Dies führt allerdings nicht zu einem unterschiedlichen Sinngehalt. Der Begriff REALPATENT existiert weder im Englischen noch im Deutschen. Zur Verwechslungsgefahr 25 Nach Artikel 8 (1) (b) GMV ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das

7 7 Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt, wobei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr einschließt, dass die Anmeldung mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Eine Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, Rdn. 19; und vom 29. September 1998, C-39/97, Canon, Rdn. 17). 26 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Diese Beurteilung impliziert eine bestimmte Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, Rdn. 18 und 19). Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, Sabèl, Rdn. 24). 27 Im Bereich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ist von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise gegenüber den Anbietern dieser Dienstleistungen auszugehen. 28 Die inhärente Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist durchschnittlich. Das Wort REALPATENT hat für die relevanten Verkehrskreise keine beschreibende Bedeutung. Eine infolge intensiver Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft hat der Beschwerdegegner nicht geltend gemacht. 29 Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der überdurchschnittlichen visuellen und klanglichen Ähnlichkeit sowie begrifflichen Ähnlichkeit besteht für die angesprochenen deutschen und englischen Verkehrskreise selbst unter Zugrundelegung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrades für die identischen oder ähnlichen Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen. Im maßgeblichen Gesamteindruck der Zeichen überwiegen die Übereinstimmungen in dem Wortbestandteil REAL, der den dominanten Bestandteil der angefochtenen Anmeldung und der älteren Marke darstellt. 30 Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Kosten 31 Die Beschwerdeführerin als unterlegene Partei trägt die dem Beschwerdegegner entstandenen Kosten im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren (Artikel 85 (1) GMV).

8 8 Kostenfestsetzung 32 Gemäß Artikel 85 (6) GMV und Regel 94 (7) GMDV setzt die Beschwerdekammer in der Entscheidung die Kosten bereits fest, sofern sich die Kosten auf die an das Amt gezahlten Gebühren und die Vertretungskosten beschränken. 33 Der Beschwerdegegner hat als Vertreter die Kanzlei Grättinger Möhring von Poschinger Patentanwälte Partnerschaft angegeben, der er selbst angehört. Es handelt sich damit nicht um eine berufsmäßige Vertretung nach Artikel 93 (1) (a) GMV, sondern um eine Selbstvertretung (Beschluss vom 8. Dezember 1999, T-79/99 Eu-Lex, Rdn. 27 und 28). Diese wirkt sich nicht auf die Zulässigkeit der Beschwerde, wohl aber auf die Parteibezeichnung im Rubrum und auf den Umfang der Kostenerstattung aus. Da der Beschwerdegegner weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren vertreten war, beschränken sich die Kosten auf die nach Regel 94 (6) GMDV erstattungsfähige Widerspruchsgebühr in Höhe von EUR 350. Die Beschwerdeführerin trägt somit die dem Beschwerdegegner im Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten in Höhe von EUR 350.

9 9 Tenor der Entscheidung Aus diesen Gründen entscheidet DIE KAMMER wie folgt: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens. 3. Der Betrag der von der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner zu erstattenden Kosten für das Widerspruchs- und das Beschwerdeverfahren wird auf EUR 350 festgesetzt. D. Schennen E. Fink L. Marijnissen Geschäftsstellenbeamtin: P. López Fernández de Corres