UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS? THOMSON COMPUMARK WHITE PAPER

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1 UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS? THOMSON COMPUMARK WHITE PAPER

2 Die Einführung der neuen gtlds verkörpert den nächsten großen Meilenstein der Expansion der Internetlandschaft. Die Auswirkungen, die sie auf Domain-Portfolios und die Strategien zum Markenschutz haben, werden signifikant sein - und Ihre Marken sollten darauf vorbereitet sein. Elisa Cooper, Vice President Domain Product Marketing MarkMonitor

3 HOHE ANZAHL - HOHES RISIKO Weltweit sind mehr als 280 Millionen Domainnamen registriert. Dazu gehören aktuell über 4 Millionen Registrierungen, die neue gtlds beinhalten. Jedoch stehen diese neuen gtlds für die Öffnung weiterer Domainräume, die sich voraussichtlich exponentiell vervielfachen werden. Was bedeutet dies für Markeninhaber? Erfahren Sie die Antworten auf diese Frage von drei führenden Experten für Domainnamen und Markenangelegenheiten. möglichen Abwärtstrends müssen Markeninhaber wichtige Entscheidungen in Bezug auf die neuen generischen Top-Level-Domains treffen - Hierzu gehören: Einsatz defensiver Strategien Einbeziehung des Trademark Clearinghouse und Nutzung der Blocking-Dienste Identifizierung und Management von potentiellen Konflikten DEFENSIVE STRATEGIEN Für einige Markenartikler stellen diese neu geschaffenen Namensräume potentielle Risiken dar., sagt Elisa Cooper, Vice President Product Marketing bei MarkMonitor und Vorsitzende des ICANN Business Constituency. Frau Cooper leitete eine kürzlich durchgeführte Studie zum Missbrauch der Top 5 der beliebtesten neuen gtlds. Diese zeigte auf, dass 28-47% der Top-100-Zeichenfolgen unter neuen gtlds von Parteien registriert wurden, die nicht Inhaber der entsprechenden Marken sind. MAGENSCHMERZEN ODER CHANCEN Ich denke, viele Markeninhaber bekommen Magenschmerzen, wenn sie an die neuen gtlds denken, sagt Keith Barritt, Direktor bei Fish & Richardson in Washington, D. C., spezialisiert auf Marken und Domainnamen. Bisher ist die Mehrheit der Mandanten, mit denen ich gesprochen habe, in einer abwartenden Haltung und einige davon sitzen das Thema sogar einfach aus. Trotz aller Magenschmerzen, die neuen gtlds sind Realität und Markeninhaber können es sich nicht leisten, sie zu ignorieren. Angesichts der Komplexität und der möglichen Risiken eines Aufgrund der schier unglaublichen Menge neuer gtlds, die möglicherweise eingeführt werden, erscheinen die traditionellen, defensiven Registrierungsstrategien nicht geeignet, bemerkt Kristina Rosette, früher bei Covington & Burling LLP mit Sitz in Washington und Referentin der ICANN gtld-strategieempfehlung. Eine defensive Strategie der Registrierung aller Marken, jeder möglichen sprachlichen Iteration, jedes generischen Ausdrucks und Tippfehlers etc. kann ich mir nicht vorstellen, sagt Rosette. Basierend auf den Erfahrungen, die wir in Bezug auf Sunrise-Registrierungen gemacht haben, gehen Markeninhaber bei der Registrierung neuer gtlds in der Regel wesentlich selektiver vor. Sie ermutigt Markeninhaber einen umfassenden, ganzheitlichen Ansatz bei der Bewertung der Risiken einzunehmen. Das heißt sowohl offensiv als auch defensiv tätig zu werden, sich zu informieren, welche neuen gtlds kommen werden oder welche es bereits gibt, und diejenigen zu identifizieren, die von Interesse sind. UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS 3

4 Rosette bestärkt Markeninhaber darin, ihre Risiken unter Berücksichtigung folgender Fragen zu definieren: Welche Marken sind gegebenenfalls betroffen? Wieviel Traffic generiert eine Domain tatsächlich oder möglicherweise? Für welchen Zweck wird die Domain verwendet? Eine nicht verfügbare Seite ist offensichtlich ein geringerer Gefahrenherd als eine Seite, die aktuell für ein betrügerisches Vorhaben oder für Produktpiraterie genutzt wird. TRADEMARK CLEARINGHOUSE - VORTEILE UND NACHTEILE Eine wichtige Entscheidung, die Markeninhaber treffen müssen, ist, ob sie ihre Markeneintragung beim Trademark Clearinghouse (TMCH) registrieren lassen. Das TMCH wurde von der ICANN im Rahmen des neuen gtld-programms gegründet und stellt eine zentrale Datenbank für eingetragene Marken zur Verfügung. Inhaber dieser Marken erhalten während einer festgelegten, sogenannten Sunrise-Periode erste Priorität für die Registrierung von Domains, die mit ihren eingetragenen Marken übereinstimmen, diese beinhalten oder sich eindeutig auf diese beziehen. Wenn ein Dritter versucht, innerhalb der ersten 90 Tage der allgemeinen Verfügbarkeit eine Domain registrieren zu lassen, die mit einer im TMCH erfassten Marke übereinstimmt, wird der potentielle Anmelder automatisch gewarnt und über die bestehenden Rechte des Markeninhabers informiert, die er vor Abschluss der Anmeldung anerkennen muss. Markeninhaber werden ebenfalls darüber informiert, wenn eine Domain angemeldet wird, die eine oder mehrere ihrer Marken beinhaltet. Warum also registrieren nicht alle Markeninhaber ihre Marken beim Trademark Clearinghouse? Barritt und Rosette führen an, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile für das Trademark Clearinghouse gibt. Wenn Sie am Sunrise-Service teilnehmen möchten, müssen Sie Ihre Marke beim TMCH registrieren. sagt Rosette und fügt hinzu, dass es einen Bequemlichkeitsaspekt für das TMCH gibt. Sie hinterlegen Ihre Marke ein einziges Mal an einem Ort und vermeiden somit den Aufwand für weitere Eintragungen und Validierungen, wenn neue gtlds eingeführt werden. Der ganze Verwaltungsaufwand ist also nur ein einziges Mal notwendig, was vermutlich der größte Vorteil des TMCH ist. Für Markeninhaber die jedoch lediglich Informationen für oder Hinweise auf mögliche Konflikte benötigen, konstatieren Rosette und Barritt einhellig, dass das Trademark Clearinghouse möglicherweise nicht die beste Strategie ist. Wenn Sie lediglich Überwachungen benötigen, um zu erfahren, ob ein Dritter möglicherweise Ihre Marke bedroht, dann ist das Trademark Clearinghouse keine allzu gute Wahl, bedingt durch die sehr begrenzten identischen Suchfunktionen. sagt Barritt. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Gefahren oder Problemen geringfügige Schreib-fehler, Possessive, Pluralformen und dergleichen die alle keine Benachrichtigung durch das Trademark Clearinghouse auslösen würden. Zu diesem Zweck ist ein professioneller Überwachungsdienst die viel bessere Wahl. 4 UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS

5 Rosette sieht in dem hohen Zeit- und Kostenaufwand bedingt durch die Sichtung der übermittelten Kollisionshinweise einen möglichen Nachteil der Einbeziehung des TMCH. Je nach Markenportfolio werden unter Umständen mindestens Kollisionshinweise pro Woche und Marke übermittelt, sagt Rosette und fügt hinzu, dass damit ein enorm zeitraubender Verwaltungsaufwand einhergeht. anbietet. Eine aktualisierte Liste der neuen gtld-registrierungen einschließlich der Sunrise- Perioden und Bekanntmachungen ist auf der Startseite der ICANN unter icann.org/en/program-status/sunrise-claimsperiods einzusehen. IDENTIFIZIERUNG UND BEWERKSTELLIGUNG POTENTIELLER KONFLIKTE BLOCKING-SERVICE FÜR ANMELDUNGEN Weiterhin führt Rosette aus, dass einige Domainnamen-Registrare zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeführt haben, die über das hinausgehen, was das ICANN verlangt. So hat zum Beispiel das Unternehmen Donuts Inc. ( donuts.co), eine bedeutende Vergabestelle für neue gtlds, die sogenannte Domains Protected Marks List (DPML) eingeführt: Diese gibt Markeninhabern, deren Marken im Trademark Clearinghouse eingetragen und validiert wurden die Möglichkeit, einen Blocking-Dienst zu beauftragen, der verhindert, dass deren Marken für Domains eingetragen werden, die Donuts Inc. verwaltet oder betreut. Es werden nur Anmeldungen von Dritten blockiert, nach dem der Markeninhaber den Blockierungsservice in Anspruch nimmt, d.h. der Schutz greift nicht rückwirkend. Für Markeninhaber, für die in erster Linie die exakte Übereinstimmung von Bedeutung ist und die ansonsten lediglich die Registrierung zum Schutz durchführen, ist die DPML möglicherweise ein kostengünstiger Weg dies zu tun, erklärt Rosette, wobei sie anmerkt, dass Uniregistry ( ein ähnliches Blocking- Programm unter dem Namen Span the Dot Barritt und Rosette sind sich darüber einig, dass die aktuelle Entwicklung der Domain-Landschaft mit größter Wachsamkeit beobachtet werden muss. Mit den großen Spielräumen, die die Domainnamen schaffen, bieten die neuen gtlds enorme Chancen für Cybersquatter und Phisher, indem sie Nutzer auf betrügerische Domains umleiten, die den legitimen Webseiten zum Verwechseln ähnlich sind. Ich denke, dass Markeninhaber dringend die Dienste privater Überwachungsdienstleister nutzen sollten, so dass sie Kenntnis über möglicherweise bedrohende Domains erlangen, egal ob diese unter den neuen gtlds oder den bereits bestehenden gtlds zu finden sind. konstatiert Barritt. Wenn Kunden keine weiteren Domainnamenregistrierungen durchführen wollen, sollten sie zumindest ein paar hundert Dollar für Überwachungen investieren, um herauszufinden, ob ein Dritter einen Domainnamen missbräuchlich verwendet. Falls notwendig können dann Gegenmaßnahmen ergriffen oder die Gerichte bemüht werden. Was können Sie tun, wenn Sie feststellen, dass ein Dritter eine Ihrer gtlds für sich registriert oder ggf. schon verletzt hat? Das ICANN stellt zwei unterschiedliche Durchsetzungsmechanismen UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS 5

6 zur Verfügung: das sogenannte Uniform Rapid Suspension System (URS), ein Beschwerdebzw. Suspensierungsverfahren, sowie die Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ein Schlichtungsverfahren zur Lösung von Domainnamenstreitigkeiten. Beide beinhalten unterschiedliche Anforderungen und Gegenmaßnahmen, wobei jedes Verfahren seine möglichen Vor- und Nachteile hat. Für Fälle, in denen die Rechte eines Markeninhabers verletzt oder die Marke in böswilliger Absicht benutzt wird, wird das UDRP den verletzenden Domainnamen an den Markeninhaber übertragen. Dies bietet die Gelegenheit, dieses Problem ein für alle Mal zu beseitigen - vorausgesetzt, der Markeninhaber erhält die Registrierung der Domain aufrecht. Und gerade hieraus entsteht ein möglicher Nachteil. Im Laufe der Zeit könnte der Markeninhaber mit einer Flut von unerwünschten Domain- Registrierungen konfrontiert werden. Diese alle aufrechtzuerhalten und zu pflegen kann zu einer Last führen, betont Barritt und weist darauf hin, dass das URS Verfahren eine Alternative bietet. der Domains gegenüber der Möglichkeit, diese später erneut einreichen zu müssen, abzuwägen. ERST DER ANFANG Elisa Cooper, Expertin bei MarkMonitor fasst es wie folgt zusammen: Die neuen gtlds stellen den nächsten Meilenstein in der Entwicklung der Internetlandschaft dar. Der Einfluss, den sie auf Domain-Portfolios und Strategien zum Markenschutz haben werden, wird enorm sein und Ihre Marken sollten darauf vorbereitet sein. Es ist jetzt an der Zeit sicherzustellen, dass man vorbereitet ist. Man sollte sich mit den Abläufen sowie den zur Verfügung stehenden Schutzrechtsmechanismen - wie dem Trademark Clearinghouse - vertraut machen und sein Domain-Portfolio, seine Richtlinien bzgl. des Umgangs mit Domainnamen, sowie die Strategien zum Markenschutz überprüfen. Beim URS-Verfahren wird der Domainname, der die Rechte verletzt, für den Rest der Laufzeit gesperrt. Danach wandert die Domain wieder in den Pool der verfügbaren gtlds. Wie der Name schon sagt, wurde das URS-Verfahren entwickelt, um schneller handeln zu können als mit dem UDRP und üblicherweise wird es für den Markeninhaber auch weniger kostenintensiv sein. Mit dem URS-Verfahren muss der Markeninhaber unter Umständen in einigen Jahren den gleichen Vorgang mit einem anderen Anmelder wiederholen. Das wiederum birgt eine Menge Frustrationspotential in sich, stellt Barritt fest. Daher gilt es, die Pflege und Aufrechterhaltung 6 UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS

7 WIE WIR VON THOMSON COMPUMARK HELFEN KÖNNEN Zusammen mit MarkMonitor, einem weltweit führenden Unternehmen für Online-Markenschutz, bietet Thomson CompuMark verschiedene Angebote und geeignete Instrumente, um Markeninhaber dabei zu unterstützen, sich in der neuen Domainlandschaft zurecht zu finden: Wir helfen Markeninhabern dabei: die Auswirkungen der neuen gtlds und des Trademark Clearinghouse auf die eigene Marke zu verstehen und unterstützen bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten gtld- Strategie ihre Domain-Portfolios in Bezug auf die neuen gtld-registrierungen und den Blocking- Dienst zu verwalten ihre Marken-Portfolios auf das Trademark Clearinghouse vorzubereiten und die Prozesse der Datensammlung und weitergabe an das TMCH zu rationalisieren. ihre Marken im Internet gegen möglicherweise verletzende Domainnamen durch professionelle Domainüberwachungen, sowie entsprechende Markenschutzangebote zu schützen. UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS 7

8 ÜBER DIE EXPERTEN Kristina Rosette Frau Rosette war früher Anwältin bei Covington & Burling LLP in Washington, DC. Als Präsidentin des ICANN Intellectual Property Constetuency, Mitglied des Trademark Implementation Recommendation Teams sowie ehemalige ICANN GNSO Councilor hat sie sich einzigartige Expertise in Bezug auf neue gtlds, Domainnamen und Markenangelegenheiten erworben. Das anerkannte Fachmagazin World Trademark Review 1000 würdigt sie überregional für ihr Wissen rund um die neuen gtlds. Keith A. Barritt Herr Barritt ist Direktor bei Fish & Richardson in Washington, DC. Von war er Mitglied des INTA-Unterausschusses für neue generische Top-Level-Domainnamen und wurde für die ICANN Implementation Assistance Group auserwählt, um an der Einführung des Trademark Clearinghouse von mitzuwirken. Sein Wirken konzentriert sich in erster Linie auf alle Aspekte des Markenrechts (einschließlich der Verfolgung und Inter-partes-Verfahren vor dem United States Patent and Trademark Office), Problematiken mit Domainnamen sowie Markenauswahl und -durchsetzung. Im Jahr 2014 wurde er vom Fachmagazin World Trademark Review 1000 als Fachmann für Markenrechtstreitigkeiten und strategien im Großraum Washington, DC gewürdigt. Elisa Cooper Frau Cooper ist Vice President Product Marketing Domain bei MarkMonitor, einem weltweit führenden Unternehmen für Online-Markenschutz. Als Vorsitzende des ICANN Business Constituency und aktives Mitglied der Internationalen AntiCounterfeiting Coalition, ist sie seit seiner Gründung rege am Programm für neue gtlds beteiligt, und hat eine Reihe von Antragsstellern durch den Prozess geführt. Darüber hinaus hat sie zu diesem Thema verschiedene Beiträge veröffentlich, Vorträge gehalten sowie über 100 Strategieberatungen bzgl. der neuen gtlds bei Markeninhabern durchgeführt, um für diese den besten Aktionsplan als Reaktion auf die veränderte Domainlandschaft zu bestimmen. 8 UNENDLICHES INTERNET: WAS BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DER NEUEN GTLDS

9 WER WIR SIND Der Bereich IP & Science von ThomsonReuters besteht aus einem Team von Menschen mit Leidenschaft für Wissenschaft, Innovation und Verbesserung unseres Planeten. Unser umfangreiches Wissen in Bezug auf Intellectual Property, Umwelt-, Bio- und Lebenswissenschaften sowie wissenschaftliche Forschung, verbunden mit tiefen vertikalen Branchenkenntnissen, nährt unser wahres Interesse, das darin besteht, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und unsere Welt ein Stück besser zu machen. Unsere Hintergründe als Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Ingenieuere und Akademiker ermöglichen es uns, auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu sein - in Forschungslabors, Gerichtssälen und Lehrsälen der Universitäten - bei allen Maßnahmen und Prozessen, die täglich vollzogen werden. Von städtischen Innovationszentren bis hin zu den entlegensten Winkeln auf dem Land fühlen wir uns verpflichtet, die Messlatte höher zu legen, an die Grenzen zu gehen und die Extra-Meile zu laufen. Wir bringen die richtige Technologie, die richtigen Inhalte und die richtigen Dienstleistungen zu denjenigen, die sie benötigen - genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie für die Entscheidungen gebraucht werden, die am wichtigsten sind. Unser Team von Menschen macht tagtäglich kleine Schritte, jahrein, jahraus, die letztendlich riesige Sprünge für Wissenschaft und Innovation ausmachen, zum Wohle unserer Kunden - und der Welt. AMERIKA Hauptsitz (USA): (800) compumark.us@thomsonreuters.com Kanada: (800) compumark.ca@thomsonreuters.com Wir wissen, dass wir bei Thomson Reuters nicht ohne unsere Kunden existieren würden. Das ist der Grund, wieso wir verpflichtet sind, Seite an Seite mit ihnen zu gehen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zusammen mit ihnen Strategien zu entwickeln - so können wir gemeinsam etwas in dieser Welt bewegen und ändern. Wir versprechen unser Bestes zu geben, so dass Ihnen dies auch gelingt. EMEA Hauptsitz (Belgien): compumark.be@thomsonreuters.com Großbritannien: compumark.uk@thomsonreuters.com Frankreich: compumark.fr@thomsonreuters.com Italien: compumark.it@thomsonreuters.com thomsonreuters.com Copyright 2015 Thomson Reuters