Intellectual Property Management

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1 Intellectual Property Management 1

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3 Intellectual Property Management Werte aus geistigem Eigentum des KIT Hochschulen und Forschungseinrichtungen handeln zunehmend unternehmerisch, um auf Basis der von ihnen geschaffenen Werte neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Die eingeworbenen Mittel kommen bei abnehmender öffentlicher Finanzierung wiederum der Forschung zugute. Grundlage für die kommerzielle Verwertung sind insbesondere die von den Beschäftigten erarbeiteten Diensterfindungen und daraus resultierende Schutzrechte als Vermögenswerte. Darüber hinaus sind Schutzrechte ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer Wissenschaftseinrichtung und tragen zu deren positivem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit bei. Vor diesem Hintergrund hat das KIT bereits in seiner Startphase eine IPR-Policy (Intellectual Property Rights) und verschiedene weitere Regularien verabschiedet, die den Umgang mit dem geistigen Eigentum und den daraus folgenden Einnahmen, z.b. die Erfindervergütung, festlegen. Mit der operativen Umsetzung der Strategien und Prozesse wurde die Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (IMA) beauftragt. Das Präsidium möchte die IP-basierten Einnahmen, sei es über Lizenzierung, Unternehmensgründung, Kooperationsprojekte oder gegebenenfalls auch den Verkauf von Patenten in den nächsten Jahren kontinuierlich steigern und bittet daher um Beachtung und Anwendung der folgenden Informationen. Der Erfolg des KIT hängt maßgeblich auch von der Erzeugung und Nutzung von geistigem Eigentum ab. Tragen Sie bitte dazu bei! Prof. Dr. Eberhard Umbach Prof. Dr. Detlef Löhe Dr. Peter Fritz Präsident des KIT Vizepräsident für Vizepräsident für Forschung und Information Forschung und Innovation 3

4 Intellectual Property Management Inhalt Innovationsmanagement am KIT Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement In 8 Schritten zur Kommerzialisierung von IP Formen der Zusammenarbeit am KIT Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT (IPR-Policy) Schutzrechte an Hochschulen Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights) Verwertung des Geistigen Eigentums am KIT Weitergehende Rahmenbedingungen für die Forschung Informationen für Erfinder am KIT Allgemeine Informationen Bedeutung von Gewerblichen Schutzrechten Ressourcen und Kosten Patentanmeldung Prozessablauf Entscheidungskriterien Aufgabe eines Patents Prozessablauf Entscheidungskriterien Marken Allgemeine Informationen Grundvoraussetzungen für einen Markenschutz Kriterien für Markenanmeldungen nach Fallgruppen Entscheidungsabläufe

5 Intellectual Property Management Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL) Einführung Entscheidungsgrundlagen Behandlung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten Ermittlung und Auszahlung der Erfinderprämie Bemessungsgrundlage bei Erfindervergütung Vergütung bei Verwertung Gewerbliches Schutzrecht Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag Vergütung aus KIT-Software Eigene Nutzung und Nutzung in Projekten Überlassung von Rechten an Erfindungen gegen Erfindervergütung Umgang mit Lizenzeinnahmen Schluss- und Übergangsbestimmungen Anhang Anmerkung zur geschlechtsneutralen Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Dokument auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Selbstverständlich richten sich alle Formulierungen gleichermaßen an beide Geschlechter 5

6 Intellectual Property Management KIT in Zahlen Mitarbeiter 378 Professoren 727 Millionen Euro Budget 157 wissenschaftliche Institute 777 ausländische Gastwissenschaftler Studierende Erfindungsmeldungen Patentanmeldungen Patentbestand Lizenzeinnahmen Mittel aus der Industrie Drittmitteleinnahmen ,15* *Mio. Euro 2,3* * *Mio. Euro 32* *Mio. Euro 281* 273* Unternehmensgründungen Neue IP-basierte Hightech-Spin-offs und studentische Start-ups (soweit bekannt) Unternehmensbeteiligungen an Spin-offs Absolventen WS SS 10 WS SS 11 09/10 10/11 Lizenzeinnahmen 2011, Mittel aus der Industrie 2011, Drittmitteleinnahmen 2011: Werte mit Stand vom Budget: Planzahl 2012, Personalzahlen: 1. Quartal

7 Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (IMA) Leiter: Dr.-Ing. Jens Fahrenberg Tel.: Web: Innovationsmanagement am KIT

8 Innovationsmanagement am KIT 1 Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement Wir sind Dienstleister für alle Beschäftigten des KIT. Unsere Aufgabe ist insbesondere der Schutz und die Verwertung des Geistigen Eigentums (Intellectual Property), das aus den Forschungsergebnissen des KIT resultiert. Die Bandbreite unserer Aufgaben reicht dabei von der Erfinderberatung und Patentanmeldung über die Verhandlung und den Abschluss von Lizenz- und Beteiligungsverträgen, die Projektanbahnung und -betreuung bis hin zur Finanzierung von ausgewählten Innovationsprojekten über den KIT-Seed-Fonds oder gezielt eingeworbene Fördermittel. Für diese Aufgabe steht neben einer kompetenten Administration ein Team aus Naturwissenschaftlern und Ingenieuren aller Disziplinen mit verschiedenen Fachqualifikationen zur Verfügung. Darüber hinaus betreuen wir im Auftrag verschiedene strategische Verwertungsprojekte der Europäischen Union, des Bundes, des Landes Baden-Württemberg und der Helmholtz-Gemeinschaft. Unser besonderes Interesse gilt der Etablierung und Finanzierung von IP-basierten Unternehmensgründungen (Spin-offs). Hier übernehmen unternehmenserfahrene Mitarbeiter von IMA auch Verantwortung im Management. Weitere Informationen erhalten Sie unter Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme. Dr.-Ing. Jens Fahrenberg Leiter Innovationsmanagement 8

9 Innovationsmanagement am KIT 2 In 8 Schritten zur Kommerzialisierung von IP 9

10 Innovationsmanagement am KIT 3 Formen der Zusammenarbeit am KIT 10

11 Innovationsmanagement am KIT 11

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13 Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (IMA) Leiter: Dr.-Ing. Jens Fahrenberg Tel.: Web: Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT (IPR-Policy) Stand: Juli 2010

14 Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT (IPR-Policy) 1 Schutzrechte an Hochschulen Wirtschaftskraft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland beruhen auf Innovationen, das heißt der Umsetzung neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen am Markt. Hochschulen und Forschungseinrichtungen handeln dabei zunehmend unternehmerisch, um auf Basis der von ihnen generierten Werte neue Finanzierungsquellen zu erschließen und eigenes Vermögen aufzubauen, die wiederum der Forschung zugutekommen. Grundlage dieses Handelns sind insbesondere die von den Beschäftigten erarbeiteten Diensterfindungen und daraus resultierende Schutzrechte als Vermögenswerte. Darüber hinaus sind Schutzrechte ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer Wissenschaftseinrichtung und tragen zu deren positivem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit bei. Eines der wesentlichen Ziele des KIT ist die Innovationsgewinnung in ihrer Wechselwirkung mit Forschung und Lehre durch eine übergreifende und zusammenhängende Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung ( 1 Abs. 1 KITG ). Vor diesem Hintergrund wurde zur Stärkung des Technologietransfers und zur Verbesserung des Zugangs der Wirtschaft zu den im KIT vorhandenen Kompetenzen ( 1 Abs. 4 KITG1) der Bereich der Innovation neben Forschung und Lehre als gleichrangige Aufgabe definiert. Diese IPR-Policy gibt den Rahmen für den strategischen Umgang mit Geistigem Eigentum des KIT in Transferprozessen mit der Wirtschaft vor. Sie soll zum einen die KIT-Akteure unterstützen, die Interessen des KIT, seiner wissenschaftlichen Einrichtungen und der Beschäftigten zu wahren und zum anderen die Verbreitung und den Zugang zu den Forschungsergebnissen sowie deren bestmögliche Nutzung über Lizenzierung, Verkauf oder die Gründung von Unternehmen zu regeln. 1.1 Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights) Unter Geistigem Eigentum werden Rechte an immateriellen Gütern verstanden. In Anwendung des ArbNerfG 1 und des UrhG 1 in Verbindung mit dem BGB 1 ist das KIT Eigentümer aller durch seine Beschäftigten generierten Arbeitsergebnisse inklusive Diensterfindungen, Marken, Designs und Computerprogrammen sowie des damit verbundenen Know-hows 2. Für Studierende und Stipendiaten, die ohne Anstellung am KIT tätig sind, müssen jeweils gesonderte Vereinbarungen abgeschlossen werden, in denen der Umgang mit den Arbeitsergebnissen geregelt wird. Erfindungen als Teil des erarbeiteten Geistigen Eigentums des KIT können nicht beauftragt werden. Sie stellen eine Leistung dar, die über das dem Auftraggeber bzw. dem Kooperationspartner geschuldete Arbeitsergebnis hinausgeht und sind daher gesondert zu vergüten. 1 KIT-Gesetz (KITG); Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNerfG); Urheberrechtsgesetz (UrhG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); 2 Kriterien: (1) geheim, d.h. nicht allgemein bekannt, (2) wesentlich, d.h. für die Vertragsgegenstände von Bedeutung und (3) identifizierbar, d.h. so beschrieben, dass eine Prüfung u.a. auf (1) und (2) erfolgen kann. 14 Stand: Juli 2010

15 Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT (IPR-Policy) Die Inanspruchnahme von Diensterfindungen und Computerprogrammen durch das KIT begründet im Verwertungsfall einen Anspruch der Erfinder bzw. Urheber auf Erfindervergütung. Die Voraussetzungen und die Höhe der Vergütung sind in der Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL) festgelegt (siehe Verwertung des Geistigen Eigentums am KIT Es gibt verschiedene Verwertungsmöglichkeiten für Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights): Lizenzierung, Verkauf und den Weg über eine Unternehmensgründung. Die Wege beinhalten unterschiedliche Chancen und Risiken. Ergänzend bieten Schutzrechte einen Wettbewerbsvorteil beim Einwerben von Industriekooperationen. In der Verwertungsstrategie des KIT finden alle Möglichkeiten ihre Anwendung. Dabei wird jeweils einzelfallbezogen auf eine volle Ausschöpfung der Vermögenswerte geachtet. Musterverträge, die die unterschiedlichen Sachverhalte aufgrund ihrer Pauschalität nur eingeschränkt abbilden können, werden im KIT nur bedingt verwendet Lizenzierung Die Lizenzierung ist der im KIT bevorzugte Verwertungsweg, da sie zum einen den Verbleib der Schutzrechte im KIT, zum anderen eine große Flexibilität bei der Vergabe von Nutzungsrechten beinhaltet (exklusiv, nicht exklusiv, ein Partner oder mehrere Partner in verschiedenen Markt- und Technologiesegmenten, länderspezifisch etc.). Auftraggebern, Kooperationspartnern, Ausgründungen und Investoren können in individuellen Vereinbarungen jederzeit Nutzungsrechte an Schutzrechten des KIT eingeräumt werden. Die Lizenzgebühren orientieren sich am jeweils marktüblichen Wert und dem spezifischen Projektumfeld. Federführend im KIT ist die Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (DE IMA) (Ansprechpartner siehe Anlage) Verkauf und Übertragung Bei der Beauftragung von KIT mit Dienst- und Forschungsleistungen sind die Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen (AVB/LL) zugrunde zu legen, die die o.g. Grundsätze beinhalten. Werden die AVB/LL vom Vertragspartner akzeptiert, können Verträge dieser Art im Rahmen der geltenden Zeichnungsregelung abgeschlossen werden. Federführend ist die Dienstleistungseinheit Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (DE EVM). Ein Verkauf oder eine Übertragung von Erfindungsanteilen oder Schutzrechten, die im Rahmen von Auftragsforschung oder bei der Durchführung von Kooperationen entstanden sind, kann in Betracht kommen, wenn die Umstände des Einzelfalls dies rechtfertigen. Bei öffentlichen Zuwendungsgebern sind die einschlägigen Nebenbestimmungen zu beachten. Die zuständigen DE Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (EVM), Innovationsmanagement (IMA) und Rechtsangelegenheiten (RECHT) stimmen sich über die jeweilige Federführung ab. Sie haben bei der Stand: Juli

16 Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT (IPR-Policy) Prüfung der Möglichkeiten und Bedingungen einer Übertragung von Schutzrechten einen Ermessensspielraum. In Zweifelsfällen wird das Präsidium um Entscheidung gebeten Unternehmensgründungen (Spin-offs) und Beteiligungen Zukunftsträchtige technologieorientierte Ausgründungen und deren Finanzierung durch Investoren basieren zumeist auf Erfindungen und Schutzrechten. Die Nutzung der Rechte erfolgt im KIT in der Regel über eine exklusive Lizenz. In Abhängigkeit der Projektumstände, insbesondere im Bereich der Finanzierung, kann im Verlauf auch der Weg des Verkaufs/der Übertragung eingeschlagen werden. Federführend im KIT ist die DE IMA. 1.3 Weitergehende Rahmenbedingungen für die Forschung Der Umgang mit Erfindungen und Schutzrechten birgt auch Risiken, deren Auswirkungen auf das KIT sorgfältig zu prüfen sind: Eine ungeprüfte Weitergabe von Erfindungen oder Schutzrechten birgt Risiken für die strategische Forschungs- und Entwicklungsplanung der Institute (freedom to operate) und kann sich negativ auf Kooperationen auswirken, da sich Unternehmen stark an der IPR-Situation orientieren. Liegen wesentliche Rechte bereits bei Dritten, wird der Freiraum der Institute eingeschränkt und eine Beauftragung durch Dritte unwahrscheinlicher. Eine direkte Übertragung von Rechten ohne angemessene Vergütung kann der Zwecksetzung und der Vorgabe der öffentlichen Zuschussgeber widersprechen, mit Steuergeldern finanzierte Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Dieses Subventionsverbot privater Unternehmen ist auch Kern der Bestimmungen der EU zum Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen (EC 2006/C 323/01), die bei Verstößen die Rückforderung der Zuschüsse beinhalten.. 16 Stand: Juli 2010

17 Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (IMA) Leiter: Dr.-Ing. Jens Fahrenberg Tel.: Web: Informationen für Erfinder am KIT Stand: Januar 2011

18 Informationen für Erfinder am KIT 1 Allgemeine Informationen Dieser Leitfaden soll Beschäftigten des KIT helfen, sich im Bereich Erfindungen, Patente und Marken zu orientieren. Im Vordergrund stehen dabei die Prozessabläufe sowie die grundlegenden Kriterien nach denen im KIT Entscheidungen getroffen werden. Wichtige Grundlage ist das unternehmerische Verständnis: KIT kann auch über längere Zeiträume in Schutzrechte im In- und Ausland investieren, das Ziel ist es jedoch, diesen Einsatz über Lizenzierung, Beteiligungen oder Verkäufe wieder in Erträge umzuwandeln bzw. weitergehende Einnahmen zu ermöglichen. Dieses Dokument ergänzt die KIT-PAL-Regelung (siehe Bedeutung von Gewerblichen Schutzrechten Gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente und Marken, sind bedeutende Faktoren für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Schutzrechte sind Verbietungsrechte : sie schützen das Geistige Eigentum als Vermögenswert und verhindern die ungeregelte Nutzung. Für Unternehmen sind Schutzrechte notwendig, um sich am Markt zu behaupten. Sie dienen ihnen aber auch als Handelsware oder Basis von Lizenzvergaben. Auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen mit ihrem Intellectual Property (IP) zunehmend unternehmerisch um, um neue Finanzierungsquellen zu erschließen und eigene Vermögen aufzubauen. Hier sind ergänzend die Interessen der Erfinder (Erfindervergütung 1 ) sowie der technologieorientierten Ausgründungen zu berücksichtigen, deren Basis in der Regel ebenfalls Schutzrechte sind. Letztlich sind Schutzrechte aber auch ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer Forschungseinrichtung (Kennzahlen). Als Eigentümer der von den Beschäftigten des KIT erarbeiteten Diensterfindungen und daraus resultierenden Schutzrechte 2 unterstützt das KIT durch den rechtzeitigen Schutz der entstehenden Vermögenswerte bestmöglich die Interessen aller Parteien Erfinder, KIT und dessen Partner. Das Ziel der Patentpolitik des KIT ist dabei jedoch nicht, die Anzahl der Schutzrechte zu maximieren, sondern bestmögliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verwertung zu schaffen. 1.2 Ressourcen und Kosten Um das Geistige Eigentum zu sichern und einer optimalen Verwertungsstrategie zuzuführen, stellt das KIT der Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (DE IMA) ein definiertes aber gedeckeltes Personal- und Sachmittelbudget zur Verfügung. Alle Entscheidungen müssen vor diesem Hintergrund getroffen werden. In die Beratung werden alle Beteiligten einbezogen, wobei die letztliche Entscheidung aufgrund der Budgetverantwortung bei IMA liegt. 1 Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT- Lizenzeinnahmen vom (KIT-PAL, 2 Siehe auch Richtlinie zum Umgang mit Geistigen Eigentum am KIT (IPR-Policy) vom ( 18 Stand: Januar 2011

19 Informationen für Erfinder am KIT Aktuell werden rund 150 Erfindungsmeldungen/a, die daraus folgenden Anmeldungen sowie ein Bestand von etwa Schutzrechten durch ein Team aus vier Patentreferenten betreut. Ihnen stehen Mittel in der Größenordnung von 1 Mio. EUR/a zur Verfügung. Wie wichtig unternehmerische Entscheidungen sind, wird exemplarisch anhand nachfolgender Grafik erläutert. Hier sind kumulativ die Beträge pro Einzelvorgang skizziert: eine internationale Anmeldung in nur einigen Ländern kann in zehn Jahren bereits eine Investition von über 40 TEUR nach sich ziehen. Stand: Januar

20 Informationen für Erfinder am KIT 2 Patentanmeldung 2.1 Prozessablauf Basis aller Aktivitäten ist eine vollständige Erfindungsmeldung, die direkt bei IMA einzureichen ist. In der Regel wird zunächst eine Anmeldung in Deutschland eingereicht (DE). Innerhalb von 12 Monaten nach Anmeldung ist über Auslandsschutzrechte zu entscheiden (EP, PCT). Die Vorgehensweise von IMA ist in Kapitel 3 der KIT-PAL Regelung (s.u.) detailliert dargestellt. Die Kriterien, ob eine Anmeldung eingereicht wird, ob hierzu ein externer Anwalt eingeschaltet wird und ob Nachanmeldungen im Ausland getätigt werden, sind nachfolgend aufgelistet. IMA trägt alle Kosten einer Erstanmeldung, solange gemäß der Kriterien unter 2.2.A angemeldet wird. Bei Auslandsanmeldungen schlägt IMA eine Liste von Staaten vor, in denen aus Verwertungssicht Anmeldungen vorgenommen werden sollten (Basisportfolio). Die Kosten für darüber hinausgehende Staaten sind von den Instituten zu tragen. Die Beauftragung externer Kanzleien erfolgt grundsätzlich durch IMA, um Portfoliopflege und Berichtswesen zu gewährleisten. Sollte ein Anwalt auf Wunsch eines Instituts über das o.g. KIT-Angebot hinaus beauftragt werden, sind die Kosten von diesem Institut zu tragen. 20 Stand: Januar 2011

21 Informationen für Erfinder am KIT Auf finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit Erfindungen und Patentanmeldungen. Bei weiteren Fragen hierzu, die Sie nicht in den FAQs finden, wenden Sie sich als KIT-Beschäftigter bitte an die DE IMA. 2.2 Entscheidungskriterien A. Wann meldet IMA eine Erfindung an (Erstanmeldung)? Was muss erfüllt sein? 1. Unterlagen müssen vollständig sein. Erfindung/erfinderischer Gedanke ist klar beschrieben Stand der Technik ist beschrieben (zitierfähig) und die Erfindung von diesem abgegrenzt Nennung aller Erfinder, deren Beschäftigungsverhältnisse und ggf. vertragliche Bindungen 2. Patentfähigkeit ist vorhanden Technisch, neu, erfinderisch, gewerblich anwendbar 3. Verwertbarkeit Lizenznehmer ist bereits vorhanden Verwertungspotenzial ist erkennbar - Schutzbereich, Nachweisbarkeit, Durchsetzbarkeit, Abhängigkeit - Produkt erkennbar, Marktpotenzial, Rendite Engagement seitens Erfinder und Institut 4. Strategisches Interesse seitens KIT 1 Korrelation mit KIT-Kompetenzstrukturen Drittmitteleinnahmen Rankings, Kennzahlenstatistik (PoF) 5. Die notwendigen Ressourcen stehen IMA zur Verfügung (Personal und Budget) B. Wann beauftragt IMA externe Anwälte? 1. Dritter ist Mitanmelder Aus Haftungsgründen Kostenteilung gemäß eines Vertrags 2. Erfindung liegt auf einem Spezialgebiet, das nicht in die fachlichen Schwerpunkte eines der Patentreferenten einzuordnen ist. 3. Offensichtlich dringende Anmeldung (nicht bei verspäteter Meldung durch Erfinder) bei gleichzeitigen Kapazitätsengpässen bei IMA C. Wann meldet IMA im Ausland an? 1. Auf Wunsch des Vertragspartners (mit Kostenbeteiligung). 2. Wenn der amtliche Recherchebericht die Patentfähigkeit bestätigt, ein sinnvoller Schutzbereich gegeben ist und eventuelle Einschränkungen gering sind. 3. Nachhaltiges Engagement der Erfinder und aktiv verfolgtes Institutsthema 1 Die vier Patentreferenten haben sich in Anlehnung an die KIT-Kompetenzstrukturen aufgestellt, siehe Stand: Januar

22 Informationen für Erfinder am KIT 4. Verwertbarkeit wird gesteigert bzw. finanzieller Zusatznutzen Attraktiveres Portfolio Nachhaltiges Verwertungsengagement Durchsetzbarkeit muss gegeben sein 5. Strategische Interessen des KIT Die Bewertung der Verwertbarkeit basiert wesentlich auf den Angaben der Erfinder. Diese werden einem Plausibilitätscheck unterzogen, in dem alle Kompetenzen und Erfahrungen von IMA einbezogen werden. Entscheidend ist darüber hinaus das zu erwartende Verwertungsengagement von Erfinder/n und Institut. 22 Stand: Januar 2011

23 Informationen für Erfinder am KIT 3 Aufgabe eines Patents 3.1 Prozessablauf 3.2 Entscheidungskriterien IMA trägt alle Kosten einer Patentanmeldung und eines Patents aus dem Basisportfolio solange das Patent nicht nach dem Verfahren aus 3.1 aufgegeben wird. Die Institute übernehmen die Aufrechterhaltungskosten, wenn Sie die Patente auch nach einer negativen Entscheidung durch IMA trotz geringer Verwertungsaussichten weiter aufrechterhalten wollen. Wann werden Patente oder Patentanmeldungen aufgegeben? Was muss für eine Aufrechterhaltung erfüllt sein? 1. Aufrechterhaltung bei vorhandenem Lizenzvertrag (Absprache mit Lizenznehmer). 2. Aufgabe bei negativem Prüfungs- oder Einspruchsverfahren innerhalb der Patentfamilie (Rechtsbeständigkeit). 3. Aufrechterhaltung, wenn sich ein Verwertungspotenzial abzeichnet UND Verwertungsaktivitäten seitens der Institute oder bei IMA vorhanden sind. 4. Kritischer Blick im Jahr 6, dann Wiedervorlage alle 2 Jahre ergänzt durch regelmäßige Institutsgespräche (strategische Portfoliobetrachtung). 5. Aufgabe nach spätestens 12 Jahren, wenn kein Lizenznehmer in Aussicht und kein Engagement beim Institut vorhanden ist. Stand: Januar

24 Informationen für Erfinder am KIT 4 Marken 4.1 Allgemeine Informationen Marken sind Schutzrechte, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber vergleichbaren Waren und Dienstleistungen eines auf demselben Gebiet tätigen Unternehmens zu einer Unterscheidungskraft verhelfen und sie damit im geschäftlichen Verkehr kennzeichnen. Mit einer Marke hat der Markeninhaber das alleinige Recht, die Marke für die mit der Marke geschützten Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen. Marken können vom Markeninhaber jederzeit verkauft und veräußert werden. Der Inhaber einer Marke kann überdies ein Nutzungsrecht an seiner Marke einräumen (Markenlizenz). Für eine dauerhafte Rechtsbeständigkeit müssen Marken benutzt werden. Konkret bedeutet dies, dass die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als mit der Marke gekennzeichnete Produkte vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung der Allgemeinheit kommerziell angeboten bzw. verkauft werden müssen. Im KIT als Universität und Forschungseinrichtung bedeutet dies jeweils eine gründliche Prüfung hinsichtlich der geplanten kommerziellen Nutzung. Eine Präsentation von Forschungsergebnissen auch vor größerem Kreis, interne Dienstleistungsangebote oder auch Namen für Versuchsaufbauten oder Verfahren stellen keine Nutzungshandlungen für Marken dar. 4.2 Grundvoraussetzungen für einen Markenschutz Markenanmeldungen durchlaufen nach Einreichung beim zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt eine formale und materielle Prüfung. Erst wenn diese erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Marke in das Markenregister eingetragen und entfaltet ihr Verbietungsrecht gegenüber Dritten. Als Marke eignen sich insbesondere Logos, Zeichen, Wörter oder Abbildungen, eingeschränkt auch Zahlen, Buchstaben, Hörzeichen oder Farben. Bestimmte freihaltebedürftige Gestaltungen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, vor allem beschreibende Namen (fehlende Unterscheidungskraft) oder Hoheitszeichen. Mit der Markenanmeldung sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf die sich der Markenschutz beziehen soll und die im Zusammenhang mit der Marke auch benutzt werden müssen. Hierfür gibt es eine Einteilung in 45 verschiedene Klassen (s.u.). Im Gegensatz zu einem Patent muss eine Marke nicht neu sein. Es ist durchaus denkbar, eine Marke zunächst als solche zu nutzen und sie erst später anzumelden. 24 Stand: Januar 2011

25 Informationen für Erfinder am KIT 4.3 Kriterien für Markenanmeldungen nach Fallgruppen Wann werden durch IMA Marken für KIT angemeldet? 1. Nutzungsoptionen Strategische Nutzung durch die Institution KIT (national, ggf. international) Nutzung im Rahmen von Institutsaktivitäten Konformität mit dem Image und den Zielen des KIT, Einhaltung des Corporate Designs. Nutzung durch Lizenznehmer Nutzung durch Ausgründung (Anmeldung durch KIT / Übertragung an das Spin-off) Identifizierbares Produkt für den kommerziellen Waren- und Dienstleistungsverkehr 2. Markenfähigkeit Logo oder Wort mit Unterscheidungskraft Konkrete Benutzungsabsicht / Nachweis (s.o.) Klassenzuordnung möglich: Stand: Januar

26 Informationen für Erfinder am KIT 5 Entscheidungsabläufe 26 Stand: Januar 2011

27 Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (IMA) Leiter: Dr.-Ing. Jens Fahrenberg Tel.: Web: Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL) Stand: Dezember 2009

28 Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL) 1 Einführung Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist der zum vollzogene rechtliche Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH und der Universität Karlsruhe (TH). KIT ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung des Landes Baden- Württemberg. Dieser Zusammenschluss einer universitären und einer außeruniversitären Einrichtung und die damit verbundenen, bislang unterschiedlichen Regularien erfordern eine strategisch ausgerichtete Neuregelung im Bereich Erfindungen, Patente und Lizenzen. Die übergeordneten Anforderungen für die Neuregelung sind: a. ein Modell für ganz KIT, das heißt mit Wirkung für alle Beschäftigten 1 und alle Institute bzw. Organisationseinheiten des KIT b. die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, insbesondere aus dem KIT-Gesetz, dem Arbeitnehmererfindungsgesetz und dem Urheberrechtsgesetz c. die Berücksichtigung von Anreizkomponenten zur Steigerung der Verwertungsaktivitäten im KIT d. die Etablierung eines innovativen und international wettbewerbsfähigen Modells Die in diesem Dokument enthaltenen Regularien wurden am vom Präsidium des KIT beschlossen. Der KIT-Senat wurde darüber am informiert. Die Regelung (KIT-PAL), die eine Erfinderprämie, die Erfindervergütung sowie die Aufteilung der Lizenzeinnahmen umfasst (siehe Abbildung), tritt mit Wirkung zum in Kraft. Die zuständige und in allen Aspekten operativ ausführende Stelle ist die Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (DE IMA). Vollständige Erfindungs- meldung Patentanmeldung Verwertung Lizenzeinnahmen Freigabe Institut Erfindervergütung KIT-Seed-Fonds Komponenten der Neuregelung KIT-PAL 28 Stand: Dezember 2009

29 Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL) 2 Entscheidungsgrundlagen Übergeordnete Ziele der Patentpolitik des KIT sind der Erhalt der Forschungsfreiheit und die Generierung von Einnahmen für KIT. Dafür werden IMA entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund gehen in die Entscheidungsfindung im vorliegenden Bereich sowohl rechtliche als auch strategische und wirtschaftliche Überlegungen ein. Die strategischen Überlegungen basieren auf der längerfristigen Ausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im KIT. Daneben erfordert der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen auch unternehmerische Entscheidungen. Diese orientieren sich insbesondere an der Patentfähigkeit und der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der jeweiligen Erfindung. Die Rechtsgrundlagen für die vorliegenden Regularien bilden: a. das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) b. das Urheberrechtsgesetz (UrhG) c. das BGB, insbesondere 126a und 612 d. die Verordnung EG-GVO No. 772/2004 der Europäischen Kommission Die vorliegende Regelung zur Vergütung von Arbeitnehmererfindungen ist eine Geschäftsführungsmaßnahme des Präsidiums. Dadurch wird die Behandlung und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen und von Software, die am KIT entstanden sind, für alle Beschäftigten am KIT verbindlich festgelegt, ebenso der Umgang mit den eingehenden Verwertungserlösen. Diese Regelung ergänzt die gesetzlichen Vorschriften, ersetzt diese aber nicht. Im Falle eines Widerspruchs gehen die gesetzlichen Bestimmungen vor; dies gilt auch im Fall einer Lücke. Für Studenten, Gastwissenschaftler und weitere Personen, die am KIT ohne Arbeitsvertrag mit dem KIT tätig sind, gelten diese Regelungen nicht. IMA kann diesem Personenkreis jedoch ein vergleichbares Angebot unterbreiten (siehe Kapitel 3.7). Zur Beratung und näheren Erläuterung dieser Regelungen steht die Dienstleistungseinheit Innovationsmanagement (DE IMA) zur Verfügung. 1 Anmerkung zur geschlechtsneutralen Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Selbstverständlich richten sich alle Formulierungen gleichermaßen an beide Geschlechter. Stand: Dezember