2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patentes ist, anzuwenden oder zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten;

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1 Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Patentanwalt Jochen Meinke WS 2016/ Patent: Einspruchsverfahren, Nichtigkeitsverfahren I. Das erteilte Patent Mit der Veröffentlichung des Erteilungsbeschlusses (und der gleichzeitigen Veröffentlichung der Patentschrift) treten die Wirkungen des Patentes ein, die, sofern das Patent nicht im Laufe eines etwaigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens widerrufen wird, über die gesamte Laufzeit des Patentes bestehen bleiben. Ein Patent kann maximal 20 Jahre ab dem Anmeldetag laufen, wenn jährlich Jahresgebühren an das Patentamt gezahlt werden, die jeweils im voraus für das laufende Patentjahr (ab dem 3. Patentjahr) fällig werden. Jahresgebühren sind auch bereits zu zahlen, wenn das Patent noch nicht erteilt ist. Wird eine Jahresgebühr nicht mehr gezahlt, erlischt das Patent. Ein erteiltes Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patentes ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen; 2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patentes ist, anzuwenden oder zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten; 3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patentes ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den 1

2 genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Aus der vorgenannten, verkürzt wiedergegebenen Gesetzesbestimmung ergibt sich somit zum einen ein positives Benutzungsrecht des Patentinhabers und zum anderen ein negatives Verbietungsrecht des Patentinhabers gegenüber Dritten. Das positive Benutzungsrecht gestattet dem Patentinhaber die ausschließliche Befugnis, die patentierte Erfindung zu benutzen. Allerdings kann diese Befugnis in (seltenen) Einzelfällen eingeschränkt sein, wenn die für den Patentinhaber patentierte Erfindung gleichzeitig von einem älteren Patent Gebrauch macht. In einem solchen Falle ist das jüngere Patent vom älteren Patent abhängig, d.h. der jüngere Patentinhaber kann sein Patent nur mit Zustimmung des älteren Patentinhabers ausüben, denn der ältere Patentinhaber hat gegenüber dem jüngeren Patentinhaber das bessere Recht. Allerdings kann der ältere Patentinhaber den Gegenstand des jüngeren Patentes ebenfalls nicht ohne Erlaubnis des Inhabers des jüngeren Patentes benutzen. Das positive Benutzungsrecht eines Patentinhabers kann also eingeschränkt sein. Das negative Verbietungsrecht gilt demgegenüber uneingeschränkt, der Patentinhaber kann die unmittelbare rechtswidrige Benutzung der patentierten Erfindung durch Dritte unterbinden. Der Vollständigkeit halber sei auch noch auf die so genannte mittelbare Benutzung hingewiesen, die an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll. Zur Durchsetzung seines negativen Verbietungsrechtes muss der Patentinhaber aktiv tätig werden, d.h. er muss den potentiellen Patentverletzer zur Unterlassung auffordern (verwarnen) und ggf. anschließend wegen Patentverletzung verklagen. II. Das Einspruchsverfahren Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Patenterteilung kann jeder gegen ein Patent Einspruch erheben. Ein solcher Einspruch ist die Verfahrenserklärung eines Dritten, mit der dieser eine förmliche Verfahrensbeteiligung mit dem Ziel erstrebt, das erteilte Patent ganz oder teilweise zu widerrufen. Der Einspruch richtet sich gegen ein bestehendes Patent, das Einspruchsverfahren ist ein gegenüber dem Prüfungsbzw. Erteilungsverfahren eigenständiges Verfahren, an dem neben dem Patentinhaber 2

3 auch der oder die Einsprechende(n) beteiligt sind. 1. Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Einspruches Ein Einspruch muss wie jede Verfahrenshandlung die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen erfüllen. Er muss innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt werden, insbesondere auch vom Einsprechenden oder dessen Vertreter eigenhändig unterschrieben werden, dabei muss die Identität des Einsprechenden eindeutig sein. Außerdem ist innerhalb der Einspruchsfrist eine Einspruchsgebühr zu zahlen, andernfalls ist der Einspruch unwirksam. Einsprechender kann grundsätzlich jeder Dritte sein (Popularrechtsbehelf), nicht jedoch der Patentinhaber. Im speziellen Fall der widerrechtlichen Entnahme ist allerdings nur der Verletzte einspruchsberechtigt. Neben diesen eher formalen Erfordernissen ist für die Zulässigkeit eines Einspruches auch zwingend vorgesehen, dass dieser eine nachvollziehbare Begründung enthält, die sowohl die über den Einspruch entscheidende Instanz als auch den Patentinhaber in die Lage versetzt, den Einspruch auf Begründetheit zu überprüfen. Dabei muss insbesondere erkennbar sein, auf welche Widerrufsgründe der Einspruch gestützt ist, es kann sich nur um die nachfolgend wiedergegebenen gesetzlichen Widerrufsgründe handeln. Ob die Begründung auch schlüssig ist, d.h. einen Widerrufsgrund rechtfertigt, ist im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung unerheblich. Ergibt die Prüfung, dass ein Einspruch nicht zulässig ist, so wird er als unzulässig verworfen und eine sachliche Überprüfung findet nicht statt. 2. Widerrufsgründe Ein Einspruch kann nur auf die folgenden Widerrufsgründe gestützt werden: a) Der Gegenstand des Patentes ist nicht patentfähig (Nicht-Erfindung im Sinne des Patentgesetzes, mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit, mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit). 3

4 b) Das Patent offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann. c) Der wesentliche Inhalt des Patentes ist den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung entnommen worden (widerrechtliche Entnahme). d) Der Gegenstand des Patentes geht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich am Anmeldetag eingereicht worden ist. a) mangelnde Patentfähigkeit Der Widerrufsgrund a) (mangelnde Patentfähigkeit) stellt den häufigsten Grund in Einspruchsverfahren dar. Ein Einsprechender kann beispielsweise Vorveröffentlichungen geltend machen, die vom Patentamt im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigt worden sind, er kann auch Vorveröffentlichungen anderer Art geltend machen, die dem Patentamt üblicherweise nicht bekannt sind, beispielsweise vorveröffentlichte Benutzungshandlungen (offenkundige Vorbenutzung) und dgl. Diese sind aber substantiiert nachzuweisen. Der Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit ist im Übrigen genauso zu beurteilen wie im Prüfungsverfahren, so dass die Ausführungen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit hier genauso gelten. b) mangelnde Offenbarung Der Widerrufsgrund b) hat in der Praxis nur eine sehr geringe Bedeutung. Eine mangelnde Offenbarung einer Erfindung wird normalerweise schon vom Prüfer im Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren festgestellt. Grundsätzlich gilt, dass die Offenbarung des Patentes so sein muss, dass ein Fachmann die im Patent beschriebene Erfindung anhand der Offenbarung der Patentschrift und seines allgemeinen Fachwissens ausführen können muss. c) Widerrechtliche Entnahme Da vom Deutschen Patent- und Markenamt im Erteilungsverfahren ja nicht geprüft wird, 4

5 ob der Patentanmelder vom Erfinder das Recht an der Erfindung zu recht erlangt hat, kann derjenige und nur derjenige, von dem die Erfindung eigentlich stammt oder dem sie rechtlich zusteht, die widerrechtliche Entnahme geltend machen. Das setzt aber voraus, dass nachgewiesen wird, dass die Erfindung vom Patentinhaber zu Unrecht angemeldet worden ist und eigentlich von einem anderen stammt. Wird ein Patent aufgrund widerrechtlicher Entnahme widerrufen, so hat der Einsprechende und widerrechtlich Entnommene die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von einem Monat die Erfindung selbst anzumelden und die Priorität des früheren Patentes in Anspruch zu nehmen. In diesem speziellen Fall ist die Prioritätsfrist dann nicht an die ansonsten bekannte 1-Jahresfrist gebunden. Alternativ hat ein widerrechtlich Entnommener oder ein in anderer Weise Berechtigter auch die Möglichkeit, außerhalb eines Einspruchsverfahrens auf dem Klagewege vom Patentanmelder oder Patentinhaber die Übertragung der Patentanmeldung bzw. des Patentes zu verlangen. Der Anspruch besteht allerdings nur bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Patenterteilung. d) Unzulässige Erweiterung Ein Einspruch kann auch auf die so genannte unzulässige Erweiterung gestützt werden. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patentes gegenüber der ursprünglichen Offenbarung, d.h. der ursprünglich eingereichten Anmeldung, erweitert worden ist. Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ist all das, was sich für einen Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) ergibt. 3. Der Verfahrensablauf Nach der Einlegung eines Einspruches beim Deutschen Patent- und Markenamt wird dieser zunächst formal hinsichtlich seiner Zulässigkeit überprüft und dem Patentinhaber mitgeteilt. Dieser hat nun zunächst die Möglichkeit der Stellungnahme, insbesondere kann er sein Patent auch einschränken, wenn der neu vom Einsprechenden geltend gemachte Sachverhalt dies erforderlich macht. Alle Beteiligten (Einsprechende, Patent- 5

6 inhaber) können (ggf. mehrfach) Stellung nehmen, damit der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gewahrt ist. Ggf. kann auch auf Antrag der Beteiligten oder von Amts wegen eine mündliche Verhandlung (Anhörung) vor der zuständigen Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes stattfinden. Anschließend entscheidet über den Einspruch die betreffende Patentabteilung. Die Patentabteilung hat die Möglichkeit, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, wenn nach ihrer Auffassung der Einspruch nicht begründet ist, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, sofern dies vom Patentinhaber beantragt worden ist und der Einspruch nur im beschränkten Umfang gerechtfertigt ist, oder die Patentabteilung kann das Patent widerrufen. Letzteres führt dazu, dass die Wirkungen des Patentes als von Anfang nicht eingetreten gelten. Die Patentabteilung entscheidet das Einspruchsverfahren durch einen Beschluss. Dieser Beschluss ist innerhalb eines Monats durch das Rechtsmittel der Beschwerde anfechtbar. Wird von einem Beteiligten Beschwerde eingelegt, wird das Verfahren in 2. Instanz vor dem Bundespatentgericht fortgesetzt, das in der Regel endgültig und nicht mehr anfechtbar entscheidet. In Ausnahmefällen ist eine Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof möglich. Solche Ausnahmefälle sind beispielsweise Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, etwa, wenn entscheidungserheblich die Frage ist, ob es sich um eine technische Erfindung handelt (Stichwort: Computerprogramme). III. Das Nichtigkeitsverfahren Nach dem Abschluss eines Einspruchsverfahrens oder nach Ablauf der Einspruchsfrist ohne Einspruchsverfahren besteht die Möglichkeit, ein Patent dadurch zu vernichten, dass gegen den Patentinhaber eine Nichtigkeitsklage eingereicht wird. Die Nichtigkeitsklage kann wiederum mit Ausnahme des Patentinhabers grundsätzlich von jedermann angestrengt werden, sie ist anders als ein Einspruchsverfahren jedoch mit einem erheblichen Kostenrisiko verbunden, da der Unterlegene die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Eine Nichtigkeitsklage wird deshalb üblicherweise nur dann angestrengt, wenn ein Dritter durch ein Patent behindert wird und insbesondere dann, wenn gegen den betreffenden Dritten vom Patentinhaber ein Patentverletzungs- 6

7 verfahren eingeleitet worden ist. 1. Klagevoraussetzungen Eine Nichtigkeitsklage ist gegen den in der Patentrolle eingetragenen Patentinhaber zu richten. Klagebefugt ist grundsätzlich jeder Dritte, im Falle der widerrechtlichen Entnahme allerdings nur der widerrechtlich Entnommene. Hier gilt das gleiche wie im Einspruchsverfahren. Die Klage ist beim Bundespatentgericht schriftlich zu erheben und zu begründen. Außerdem ist eine Klagegebühr zu entrichten. Neben den üblichen weiteren formellen Erfordernissen muss die Klage einen bestimmten Antrag enthalten, d.h. das Patent muss in seinem gesamten Umfang oder nur teilweise angegriffen werden. Außerdem ist die Nichtigkeitsklage zu begründen. 2. Nichtigkeitsgründe Die Nichtigkeitsgründe entsprechen den Widerrufsgründen im Einspruchsverfahren, so dass auf die entsprechenden Ausführungen Bezug genommen wird. Ein weiterer Nichtigkeitsgrund ist die so genannte Erweiterung des Schutzbereiches des Patentes. Dieser Nichtigkeitsgrund kann nur dann entstehen, wenn nach der Patenterteilung das Patent in einem Einspruchsverfahren oder einem anderen Nichtigkeitsverfahren geändert worden ist, und zwar in der Weise, dass der Schutzumfang erweitert worden ist. Dies sollte normalerweise zwar schon im vorangehenden Verfahren festgestellt werden, dennoch kann es im Einzelfall auftreten, dass der Schutzbereich erweitert wird. Eine Schutzbereichserweiterung kann auch in einem Patentbeschränkungsverfahren erfolgen, auf das nachfolgend noch eingegangen wird. 3. Der Verfahrensablauf Nachdem die Nichtigkeitsklage wirksam eingereicht worden ist, wird die Nichtigkeitsklage dem Beklagten, d.h. dem in der Patentrolle eingetragenen Patentinhaber, zugestellt. 7

8 Der Patentinhaber muss sich anschließend innerhalb einer Frist von einem Monat erklären, ob er sich gegen die Klage verteidigen will (Widerspruch); geschieht dies nicht, so kann das Bundespatentgericht ohne mündliche Verhandlung sofort nach der Klage entscheiden und dabei jede vom Kläger behauptete Tatsache für erwiesen annehmen. In diesem Falle prüft das Bundespatentgericht nur die Schlüssigkeit des Klagevorbringens und entscheidet anschließend. Das Bundespatentgericht kann dabei der Klage stattgeben oder auch nicht. Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, was die Regel ist, so kann und wird der Beklagte sachlich zur Klage Stellung nehmen und sich gegen diese verteidigen. Der Patentinhaber kann sich dabei in vollem Umfang verteidigen, d.h. Abweisung der Klage beantragen, er kann aber das Patent auch nur in beschränktem Umfang verteidigen. Das Bundespatentgericht entscheidet aufgrund mündlicher Verhandlung durch Urteil über die Klage. Es ist dabei nicht an die Anträge der Parteien gebunden, sondern kann auch zwischen diesen Anträgen entscheiden, d.h. falls der Kläger beispielsweise die vollständige Nichtigerklärung des Patentes und der Patentinhaber die Klageabweisung beantragt, kann das Patentgericht das Patent auch nur teilweise für nichtig erklären. In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Dabei hat üblicherweise die unterliegende Partei die gesamten Kosten zu tragen. Die Kosten setzen sich dabei aus den Gerichtskosten und den Anwaltskosten zusammen. Die Anwaltskosten bestimmen sich dabei nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz aufgrund des vom Bundespatentgericht festgesetzten Streitwertes. Da wirtschaftlich bedeutende Patente, gegen die üblicherweise nur ein Nichtigkeitsverfahren angestrengt hat, häufig einen beachtlichen Wert (in der Regel 7-stellig) haben, sind diese Kosten erheblich. Gegen das Urteil des Bundespatentgerichtes steht der unterlegenen Partei ein Rechtsmittel zur Verfügung, nämlich die Berufung, und zwar innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung des Urteils bzw. spätestens fünf Monate nach Urteilsverkündung. Die Berufung ist beim Bundesgerichtshof einzulegen. Die Berufung kann im Wesentlichen nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichtes auf einer Verletzung des Bundesrechts beruht, d.h. eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. Neuer Sachverhalt, z.b. 8

9 neu aufgefundener Stand der Technik, kann im Berufungsverfahren nicht mehr geltend gemacht werden. Der Bundesgerichtshof beurteilt die vermeintliche Verletzung des Bundesrechts und kommt am Ende zu einer endgültigen Entscheidung durch Urteil. Wird eine Nichtigkeitsklage rechtskräftig abgewiesen, so wirkt dieses Urteil nur zwischen den Parteien. Grundsätzlich ist es möglich, dass andere Dritte später erneut eine Nichtigkeitsklage einreichen. IV. Das Beschränkungsverfahren Wird einem Patentinhaber nach der Patenterteilung ein Stand der Technik bekannt, der seinem Patent, zumindest teilweise, schutzhindernd entgegenstehen kann, und will er ein Nichtigkeitsverfahren vermeiden, so hat er die Möglichkeit, sein Patent durch Änderung der Patentansprüche mit rückwirkender Kraft zu beschränken. Dazu hat er einen entsprechenden schriftlichen Antrag zu stellen und diesen zu begründen, dieser Antrag ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen und es ist eine Gebühr zu zahlen. Über den Antrag entscheidet die Patentabteilung. Die Patentabteilung hat dem Antrag stattzugeben, wenn durch ihn eine Beschränkung des Patentes erreicht wird. Auszugehen ist dabei von der erteilten Fassung des Patentes. Ob der verbleibende Rest des Patentes noch patentwürdig ist, ob die erstrebte Beschränkung notwendig ist oder weit genug geht, ist von Amts wegen nicht zu prüfen. Die Entscheidung der Patentabteilung ergeht durch Beschluss, der die Neufassung der Ansprüche und die Anpassung der Beschreibung enthält. Eine Begründung ist nur erforderlich, wenn der Antrag ganz oder teilweise zurückgewiesen wird. Wenn der Beschluss vom Antrag des Patentinhabers abweicht, kann der Patentinhaber Beschwerde einlegen. 9