Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik

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1 Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik

2 Auf einen Blick Historie COHAUSZ & FLORACK wurde 1954 in Düsseldorf von den Patentanwälten Werner Cohausz und Wilhelm Florack gegründet. Die ersten Mandanten waren Unternehmen der Stahlindustrie, des Eisenbahn- und Fahrzeugbaus, der Landtechnik und des Textilmaschinenbaus. In den 70er- und 80er-Jahren kamen zwei wichtige, große Bereiche hinzu, die Elektrotechnik und die Chemie; in den 90er- Jahren folgten Telekommunikation und Life Sciences/Biotechnologie. Seit 1997 sind bei COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte assoziiert. Seit 2010 ist COHAUSZ & FLORACK eine Partnerschaftsgesellschaft.

3 Sozietät Partnerschaft von Patentund Rechtsanwälten mit Sitz in Düsseldorf. Beratungsleistungen Patentanwälte sämtlicher technischer und naturwissenschaftlicher Fachrichtungen und spezialisierte Rechtsanwälte sind in allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts und in angrenzenden Rechtsgebieten tätig national und international. Besondere Expertise Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios für nationale und internationale Mandanten, streitige Verfahren, Vertragsangelegenheiten und Schiedsgerichtsbarkeit. 2 3

4 Die Sozietät Geistiges Eigentum ist ein wirtschaftliches Gut von hohem Wert, da es den Vorsprung im Wettbewerb sichert. Es zu schützen, ist daher unerlässlich. Im Schutz der technischen Erfindung oder der Marke liegt die Grundlage ihrer Wertschöpfung. Hier kommt COHAUSZ & FLORACK ins Spiel. Wir verstehen uns als anwaltliche Unternehmensberatung für geistiges Eigentum und agieren als strategischer Partner unserer Mandanten. Unsere wichtigste Aufgabe: Wir gewährleisten den bestmöglichen Schutz von Erfindungen und Marken, setzen die Schutzrechte unserer Mandanten durch und verteidigen sie.

5 COHAUSZ & FLORACK ist eine Partnerschaftsgesellschaft, in der Patent- und Rechtsanwälte verschiedener Fachrichtungen interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir beraten Unternehmen aller Größenordnungen im gewerblichen Rechtsschutz, im Wettbewerbsrecht und in den angrenzenden Rechtsgebieten national und international. Dabei können wir auf die Erfahrung aus mehr als einem halben Jahrhundert zurückgreifen. Für technische Schutzrechte, Kennzeichenrechte und Designschutz entwickeln wir Lösungen, die unseren Mandanten größtmögliche Handlungsfreiheit sichern. Ob nun bei der Verfolgung, Durchsetzung oder Verwertung in allen Fällen zeichnet uns strategisches Denken aus. Es gehört zu unseren Vorzügen, dass wir nicht nur in technischen und juristischen Kategorien denken, sondern auch in unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Wir sind bekannt für unseren umfassenden Beratungsansatz. Als aufmerksame Begleiter machen wir uns die Interessen unserer Mandanten zu eigen und betreuen ihr geistiges Eigentum in enger Zusammenarbeit mit den Entscheidern. Nicht zuletzt ist es diese Beratungskultur, die uns über Jahrzehnte mit unseren Mandanten verbindet. Unser Arbeitsstil, persönliche Verbundenheit, hohe Akzeptanz bei Gegnern und Kollegen gleichermaßen, aber auch Solidität und Augenmaß begründen unser Wachstum und unseren Ruf, eine der ersten Adressen in Deutschland zu sein. 4 5

6 Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik Mehr als ein Drittel der Patentanwälte von COHAUSZ & FLORACK ist dem technischen Gebiet der Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik zugeordnet. Als Diplom- Ingenieure oder Diplom-Physiker verfügen sie über ein fundiertes Verständnis der Technik, aber eben nicht nur. Vielmehr verbinden sie ihre technische Expertise mit der patentrechtlichen, um unsere Mandanten im gesamten gewerblichen Rechtsschutz wirkungsvoll zu unterstützen. Bereits unser Kanzleigründer Werner Cohausz war Elektrotechniker. Er hatte in den 20er- Jahren europaweit Patentverletzungsprozesse für die Firma Klangfilm geführt und brachte diese Erfahrung mit ein, als COHAUSZ & FLORACK 1954 gegründet wurde. Nachdem die Kanzlei zunächst Mandate in der Fernsehtechnik, der analogen Schaltungstechnik und der Elektrowärme betreute, kamen in den 80er-Jahren Mandate im Bereich der Schweißtechnik und in den 90er-Jahren der Telekommunikation, Halbleitertechnologie und Haushaltsgerätetechnik hinzu. In dieser Zeit nahmen wir auch unsere Tätigkeit für Hightech-Patentpools auf. In der ersten Dekade des neuen Jahrtausends erweiterte sich unsere Beratungstätigkeit in technischer Hinsicht auf die Bereiche Software, Elektromobilität, elektrische Fahrzeugtechnik und Medizintechnik.

7 Inzwischen betreuen unsere Patentanwälte Schutzrechte auf allen Gebieten der Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik. Unsere technischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen: Nachrichtentechnik Datenverarbeitung und Software Audio- und Videoverarbeitung Regelungstechnik Kryptographie Elektronik und Bauelemente Halbleitertechnologie Werkstoffe Nanotechnologie Energietechnik Regenerative Energien Elektrische Antriebe Elektromobilität Physikalische Technik Technische Akustik Technische Optik Sensorik Luft- und Raumfahrttechnik Fahrzeugtechnik Robotik Medizintechnik Haustechnik Sicherheitstechnik Schweißtechnik Besondere Expertise haben unsere Patentanwälte bei der Ausarbeitung und Betreuung technisch hochkomplexer Patentanmeldungen und im Bereich der standardrelevanten Erfindungen. Weiterhin kennzeichnet uns langjährige Erfahrung in der Betreuung von Patentportfolios mit umfangreichen, international ausgerichteten Patentfamilien, die wir unter Rückgriff auf unser langjährig erprobtes Netzwerk von ausländischen Korrespondenzanwälten koordinieren. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Unterstützung unserer Mandanten bei der Vorbereitung und Durchführung von Patentverletzungs- und Nichtigkeitsklagen. Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen und finden optimale Auswege auch aus schwierigen Situationen. Dabei stellen wir für spezielle technische oder rechtliche Fragestellungen Teams aus jeweiligen Experten zur Verfügung und bieten Ihnen dadurch eine fachübergreifende Beratung. 6 7

8 Beispiele unserer Tätigkeit Nachfolgend einige Schlaglichter unserer Praxis in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik. Full Service Freedom to Operate Due Diligence Einer der weltweit führenden Mobilfunkgerätehersteller beauftragt COHAUSZ & FLORACK seit nunmehr fast 20 Jahren mit der Ausarbeitung und der weltweiten Verfolgung und Verteidigung seiner Patente. Für das Unternehmen haben wir über 500 Erstanmeldungen ausgearbeitet, Hunderte von Patenterteilungen bewirkt, darunter auch viele standardrelevante Patente, und mit durchschlagendem Erfolg zahlreiche Nichtigkeitsverfahren gegen Patente von Prozessgegnern geführt. Eine in den USA, Großbritannien und Deutschland geführte Patenverletzungskampagne konnte unter unserer Mitwirkung durch einen für unsere Mandantin außerordentlich profitablen Vergleich beendet werden. Unsere Kanzlei begleitete ein DAX-30-Unternehmen bei der Einführung einer innovativen Produktpalette in einem neuen Geschäftsfeld. Gegenstand unserer Tätigkeit war hier neben der Absicherung der diesbezüglich geschaffenen Innovationen durch Ausarbeitung und Einreichung von Schutzrechten die Prüfung der etwaigen Verletzung und Rechtsbeständigkeit bestehender Schutzrechte von Wettbewerbern sowie die strategische Beratung hinsichtlich des Umgangs und der Kommunikation mit den Wettbewerbern. Die neue Produktpalette konnte problemlos etabliert werden. Wir beraten ein anderes DAX- 30-Unternehmen beim Zukauf weiterer Unternehmenssparten. Hier haben wir in mehreren Fällen im Rahmen einer Due Diligence die patentrechtlichen Risiken des Zukaufs eingeschätzt und Recherchen zur Ermittlung von Schutzrechten durchgeführt, die bei Eintritt in ein neues technologisches Gebiet tangiert werden könnten.

9 Geschäftsprozessnahe Erfindungen Für dieses Unternehmen setzen wir uns ebenfalls für den internationalen Schutz von Erfindungen ein, die zumindest teilweise Geschäftsprozesse betreffen. Dies erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der jeweiligen nationalen Rechtsprechung und Erteilungspraxis sowie eine darauf abgestimmte Abfassung der Schutzrechtsanmeldungen. Durchsetzung der Patente zum digitalen Fernsehen und der DSL-Technik Seit über 10 Jahren führt COHAUSZ & FLORACK erfolgreich Patentverletzungsprozesse für alle großen Consumer- Electronics-Hersteller der Welt. Dies geschieht auf Grundlage von Patenten, die im Rahmen des am weitesten verbreiteten technischen Standards für digitales Fernsehen (MPEG-2) eingesetzt werden müssen. In über 500 erfolgreich geführten Patentverletzungsverfahren ist es gelungen, eine maßgebliche Grundlage für die weltweite Durchsetzung eines Lizenzierungsprogramms zu schaffen. Zu den Gegnern in den genannten Verfahren gehörten einige der weltgrößten PC-Hersteller, Einzelhandelsketten und DVD- Hersteller in Europa. Die Verletzungsprozesse wurden unter unserer Federführung zusammen mit einer spezialisierten Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei geführt. Auch die Vertretung in den Nichtigkeitsverfahren wurde von uns übernommen. Im Rahmen eines international beachteten Verfahrenskomplexes war COHAUSZ & FLORACK Lead Counsel bei der Durchsetzung der für die Verwirklichung des DSL-Standards notwendigen Patente. Dabei vertrat COHAUSZ & FLORACK ein Tochterunternehmen des weltgrößten Elektronikkonzerns gegen alle maßgeblichen DSL- Provider Deutschlands, reichte gegen sie und die entsprechenden Zulieferer Verletzungsklagen ein und vertrat die Mandantin in den zugehörigen Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sowie dem Bundesgerichtshof. 8 9

10 Beispiele unserer Tätigkeit Kreuzlizenzierung Ein koreanischer Leuchtdiodenhersteller wurde durch uns in Vergleichsverhandlungen mit einem deutschen Großkonzern unterstützt. Dies führte zur Unterzeichnung einer für unsere Mandantin sehr vorteilhaften Kreuzlizenzvereinbarung. Bestandteil der Beratung war auch die Bewertung der Patentverletzungssituation im Vorfeld sowie die Bewertung der Rechtsbeständigkeit eines Teils der lizenzierten Schutzrechte. Vindikationsklage Unsere Kanzlei vertrat in einem Team aus Patent- und Rechtsanwälten ein internationales Unternehmen der RFID-Branche in Patentverletzungsund Vindikationsklagen, die in Deutschland und in den USA geführt wurden. In diesen Verfahren sollte insbesondere geklärt werden, ob die den Patenten zugrunde liegende Erfindung ursprünglich von unserer Mandantin stammte und von dem Gegner widerrechtlich zum Patent angemeldet worden war.

11 Gutachterliche Tätigkeit COHAUSZ & FLORACK erstellte in den letzten 15 Jahren etwa unabhängige Gutachten zur Frage der Benutzung von patentgeschützten Erfindungen bei der Implementierung standardisierter Technologien (MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.264, VC-1, CD, DVD, Blu-Ray, DVB-T, WiMAX und andere). Mit diesen Gutachten wird heute darüber entschieden, ob ein Patent für die im Rahmen eines Pools lizenzierte Technologie essenziell ist und somit unter Beachtung der EU-Richtlinie zum Technologietransfer (2004/C 101/02 zu Art. 101 AEUV) im Rahmen eines von mehreren Unternehmen/Forschungseinrichtungen gebildeten Technologiepools lizenziert werden darf. COHAUSZ & FLORACK verteidigt diese Gutachten regelmäßig, sowohl vor Organen der Europäischen Kommission als auch vor den international höchst renommierten deutschen Patentverletzungsgerichten in erster und zweiter Instanz. Die Gutachten wurden in mehreren hundert Patentverletzungsverfahren bestätigt. Diese außergewöhnliche Kompetenz bildet die Grundlage für die Bestellung von Patentanwälten von COHAUSZ & FLORACK als unabhängige gerichtliche Sachverständige durch das Oberlandesgericht Düsseldorf

12 Nachgefragt Für Wirtschaftsunternehmen, die ihren Erfolg innovativen Produkten verdanken, spielt der Schutz ihrer Erfindungen eine bedeutende oder gar existenzielle Rolle. Hier einige Antworten zu grundsätzlichen Fragen, Hintergründen und Strategien zum Schutz geistigen Eigentums: Lohnt sich der Schutz von Innovationen (Gebrauchsmuster, Patent) auch dann, wenn Innovationen aufgrund des rasanten technischen Fortschritts bereits nach wenigen Jahren überkommen sind? Richtig ist, dass Patente erst nach ihrer Erteilung die Durchsetzung von Schadensersatzund Unterlassungsansprüchen gegen Wettbewerber erlauben, und dass im Durchschnitt bis zur Erteilung mehr als drei Jahre (etwa 39 Monate bei europäischen Patenten) vergehen. Die Erteilung kann jedoch erheblich beschleunigt werden, insbesondere durch Maßnahmen wie zügige Ausarbeitung der Anmeldung, sofortigen Einstieg in das Prüfungsverfahren bei Anmeldung, Stellung eines Beschleunigungsantrags (bisher bei europäischen Patenten in weniger als sieben Prozent der Fälle genutzt) oder auch frühzeitige deutliche Abgrenzung der Ansprüche vom Stand der Technik und Verfolgung entsprechend breiterer Ansprüche im Rahmen einer späteren Teilanmeldung. Schutzrechte im Eilverfahren Auf diese Weise ist die Erteilung eines Patents innerhalb von einem bis eineinhalb Jahren möglich. Auch in den USA kann durch Zahlung einer zusätzlichen Gebühr eine Erteilung innerhalb von einem Jahr nach Anmeldung erzielt werden. Zudem existieren zwischen Europa, den USA und Japan so genannten Patent Prosecution Highways : Werden Patentansprüche in einem der Länder gewährt, kann bei den anderen Ämtern für Anmeldungen der gleichen Familie eine beschleunigte Prüfung beantragt werden. Ist Eile geboten, raten wir Mandanten zu einem deutschen Gebrauchsmuster; es wird innerhalb von ein bis zwei Monaten nach Einreichung eingetragen und bietet dann die gleichen Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche wie ein Patent. Dass die Rechtsbeständigkeit erst im Verletzungsverfahren geprüft wird, könnte hier von Nachteil sein. Allerdings stellt das Gebrauchsmuster als flankierende Maßnahme zu einer Patentanmeldung ein wertvolles Instrument dar, insbesondere, da es innerhalb von 10 Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung also auch außerhalb des Prioritätsjahrs aus jeder anhängigen Patentanmeldung abgezweigt werden kann und dann innerhalb von ein bis zwei Monaten eingetragen wird.

13 Sind computerimplementierte Erfindungen patentierbar? Was ist bei der Anmeldung solcher Erfindungen zu beachten? Sowohl das deutsche Patentgesetz als auch das europäische Patentübereinkommen nehmen Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche von der Patentierung aus. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass computerimplementierte Erfindungen (beispielsweise eine Vorrichtung, die ein Programm ausführt, ein computerimplementiertes Verfahren oder ein Computerprogramm) grundsätzlich nicht patentierbar wären. Solche Erfindungen sind patentfähig, wenn sie (i) technischen Charakter haben, (ii) nicht als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind und (iii) neu und erfinderisch sind. Der technische Charakter einer Erfindung gemäß (i) lässt sich durch geeignete Anspruchsformulierung verhältnismäßig einfach herausstellen und sollte daher die geringste Hürde bei der Patentierung darstellen. Beispielsweise wird der technische Charakter im Bereich der computerimplementierten Erfindungen bei Vorrichtungsansprüchen durchweg zuerkannt, bei Verfahrensansprüchen zumindest dann, wenn bei dem Verfahren Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage eingesetzt werden. Hinsichtlich des Ausschlusstatbestands gemäß (ii) sei zunächst hervorgehoben, dass dieser von den Patentämtern nicht automatisch bei jeder Erfindung herangezogen wird, die durch einen Computer/Prozessor implementiert wird oder werden kann, sondern vielmehr nur, wenn dabei das Vorliegen eines technischen Problems und dessen Lösung mit technischen Mitteln fraglich erscheint, insbesondere, wenn die Erfindung auf herkömmliche Datenverarbeitung (also Speicherung, Organisation oder Darstellung von Daten in einem Computer oder Computernetz) beschränkt erscheint oder einen Bezug zu gedanklichen oder geschäftlichen Prozessen hat. Im Gegensatz dazu werden beispielsweise computerimplementierte Verfahren zur Signalverarbeitung/-übertragung im Bereich der Nachrichtentechnik oder zur Regelung/ Steuerung von Komponenten kaum beanstandet. Um dem Ausschlusstatbestand gemäß (ii) wirkungsvoll begegnen zu können, legen wir besonderes Augenmerk darauf, bereits in den Anmeldeunterlagen das durch die Erfindung adressierte technische Problem deutlich zu offenbaren, die technischen Vorteile der Erfindung hervorzuheben und in den Patentansprüchen zumindest als Rückfallposition weitere technische Merkmale vorzusehen. Insbesondere die Diskussion der technischen Vorteile der Erfindung in der Anmeldung ist auch für den Nachweis des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit gemäß (iii) empfehlenswert. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Prüfungssystematik betreffend den Ausschlusstatbestand gemäß (ii) durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) einerseits und durch das Europäische Patentamt (EPA) andererseits empfehlen wir, bei besonders relevanten Erfindungen die Einleitung von Anmeldeverfahren beim DPMA und beim EPA, selbst wenn primär nur Schutz in Deutschland angestrebt wird. Wenn für eine Erfindung im Grenzbereich der Patentierbarkeit beim DPMA und EPA nur geringe Erteilungsaussichten bestehen sollten, empfehlen wir zusätzlich oder alternativ die Anmeldung der Erfindung beim US- Patentamt, das diesbezüglich eine großzügigere, wenn auch in letzter Zeit zumindest im Bereich der Geschäftsmethoden zunehmend eingeschränktere Erteilungspraxis hegt

14 Nachgefragt Wir betreten ein neues Geschäftsfeld und vermuten, dass hier bereits Patente existieren, die wir unter Umständen verletzen könnten. Wie minimieren wir unsere Risiken? Nachdrücklich zu empfehlen ist hier eine qualifizierte Freedomto-Operate-Recherche (FTO- Recherche) und der Aufbau eines eigenen Patentportfolios im neuen Geschäftsfeld. In der FTO-Recherche werden die Schutzrechte von Wettbewerbern identifiziert, die für die eigene Tätigkeit von Belang sein können. Sicherheit durch qualifizierte Recherche Ausgangspunkt ist hier eine Identifikation der Hauptwettbewerber und der Klassen, in denen die einschlägige Technologie von den Patentämtern klassifiziert wird. Bei Einschränkung der Recherche auf diese Parameter können die Anzahl der zu sichtenden Schutzrechte und damit die Kosten deutlich reduziert werden. Hier haben wir leistungsfähige Werkzeuge und Abläufe entwickelt, die die Charakteristika der zur Verfügung stehenden Patentdatenbanken voll ausschöpfen und zu belastbaren und reproduzierbaren Ergebnissen führen. Sie dienen auch als Ausgangspunkt für eine sich an die FTO-Recherche anschließende laufende Überwachung von für das Geschäftsfeld relevanten neuen Schutzrechtsveröffentlichungen. Diese Überwachung kann durch ein von uns bereitgestelltes automatisiertes Programm erfolgen, das wöchentlich die neuen relevanten Schutzrechtsveröffentlichungen in einem Web-Interface zur Verfügung stellt. Im nächsten Schritt sollten die relevanten Schutzrechte dann auf Rechtsbeständigkeit geprüft werden, auf deren Grundlage das weitere Vorgehen geplant wird (beispielsweise Beseitigung des Schutz- rechts durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage, Eintritt in Lizenzverhandlungen, Stillhalten). Als Nebeneffekt liefert die Freedom-to-Operate-Recherche auch einen umfassenden Überblick über die im Geschäftsfeld etablierte oder zukünftig zu erwartende Technologie und liefert nicht selten Anstöße für erfinderische Umgehungslösungen oder Verbesserungen. Aufbau eines eigenen Patentportfolios Eigene Innovationen sollten umgehend durch Schutzrechte abgesichert werden, um deren Nachahmung durch Wettbewerber zu unterbinden und etwaige Patentverletzungsklagen von Wettbewerbern mit eigenen Patentverletzungsklagen kontern zu können. Der Aufbau des eigenen Portfolios kann gegebenenfalls auch durch Zukauf von Schutzrechten unterstützt werden.

15 Es ist gegenwärtig eine Zunahme von Patentrechtsstreitigkeiten zu beobachten. Welche Konsequenzen müssen wir hinsichtlich unserer Unternehmensstrategie daraus ziehen? In jüngster Zeit haben zunehmende Patentstreitigkeiten im Mobilfunk von sich reden gemacht. In diesem Kontext wird gelegentlich geäußert, dass die Kosten für die Patentverletzungsverfahren sinnlos verpuffen und besser in der Forschung genutzt würden. Diese Sichtweise verkennt allerdings, dass sich jahrzehntelange kostenintensive Forschung und Entwicklung für die Unternehmen nur dann lohnt, wenn die Ergebnisse zumindest für einen befristeten Zeitraum durch Patente vor unmittelbarer kostenfreier Nachahmung geschützt werden können. Gleichzeitig werden die Ergebnisse im Rahmen der Patenterteilung veröffentlicht, was zweierlei Effekt hat: Zum einen findet eine Dokumentation der Weiterentwicklung der Technik statt, und zum anderen werden die Wettbewerber frühzeitig animiert, Umgehungslösungen zu entwickeln. Ohne das Patentwesen wäre die Mobilfunktechnologie nicht auf dem hohen Niveau, wie wir sie heute kennen. Die Patentstreitigkeiten sind dabei nur konsequent, da den Patentinhabern keine andere Möglichkeit bleibt, ihr im Gegenzug für die Offenbarung ihrer Entwicklungen zustehendes Ausschließungsrecht geltend zu machen. Es geht bei den Patentstreitigkeiten aber überwiegend nicht darum, tatsächlich einen Unterlassungsanspruch gegen Wettbewerber durchzusetzen, sondern darum, für die Nutzung der Patente von den Wettbewerbern eine angemessene Lizenzgebühr zu erhalten. Daher münden die Patentverletzungsverfahren überwiegend im Abschluss von Lizenzvereinbarungen zwischen den Parteien. Die an den Patentinhaber fließenden Lizenzgebühren kommen dann wiederum der Forschung und Entwicklung zugute. Rechtsschutzversicherung für 12,5 Mrd. Dollar Es ist wichtig zu wissen, dass Patente eines Unternehmens nicht lediglich dem Schutz der eigenen Innovationen dienen, sondern auch eine Abschreckungsfunktion erfüllen. Denn im Falle eines von einem Kläger gegen einen patentbewehrten Beklagten geführten Patentverletzungsverfahrens ist mit der unmittelbaren Eröffnung eines Patentverletzungsverfahrens durch den Beklagten gegen den Kläger zu rechnen. Ohne diese Möglichkeit der Gegenwehr durch den Beklagten werden Lizenzverhandlungen übermäßig stark durch den Kläger dominiert, was sich aus Sicht des Beklagten nachteilig auf die Konditionen eines möglichen Vergleichs auswirkt. Vor diesem Hintergrund erklärt sich beispielsweise die Übernahme des Unternehmens Motorola Mobility, das erteilte Patente und Patentanmeldungen besaß, durch den Konzern Google. Google stand als Newcomer im Mobilfunk gänzlich ohne eigenes Patentportfolio da und hatte Angriffe durch etablierte Mobilfunkunternehmen zu befürchten. Die 12,5 Mrd. Dollar für die Übernahme zeigen deutlich, dass die Vergrößerung des eigenen Patentportfolios für Google höchste Priorität besaß

16 Nachgefragt Wir wollen ein eigenes Patentportfolio auf- beziehungsweise weiter ausbauen. Was ist dabei zu beachten? Oftmals können Mitglieder der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen selbst nur schwer einschätzen, ob ihre Ideen patentierbar sind (beispielsweise im Bereich Software/Geschäftsprozesse) und ob eine ausreichende erfinderische Tätigkeit vorliegt. Hier ist zunächst Aufklärungsarbeit zu leisten. In der Regel können bereits in einem ersten Gespräch mit einem unserer Patentanwälte patentfähige Erfindungen herausdestilliert oder Anstöße für patentfähige Entwicklungen gegeben werden. Dann gilt es, diejenigen Erfindungen zu identifizieren, die dem Unternehmen in patentierter Form den größten Nutzen bieten. Anhaltspunkte dafür sind insbesondere die einfache spätere Nachweisbarkeit der Verwendung durch Wettbewerber, das Fehlen von wirtschaftlich sinnvollen Umgehungslösungen, der Bezug zu Technologiestandards etc. Hier kann man im Einzelfall auch zu der Entscheidung gelangen, eine Erfindung etwa aufgrund des schwierigen Verletzungsnachweises bei gleichzeitiger schwerer Ausspähbarkeit in den eigenen Produkten oder Verfahren besser als Betriebsgeheimnis zu behandeln und nicht zum Patent anzumelden. Für die als anmeldenswert identifizierten Erfindungen können wir optional eine Recherche durchführen, um die Erteilungsaussichten einzuschätzen. Dies empfiehlt sich, wenn das Unternehmen (der Erfinder) den bereits existierenden Stand der Technik nur schwer einschätzen kann. Erteilung beschleunigen oder verzögern? Das ist die Frage. Für jede Erfindung wählen wir die optimale Anmeldestrategie, insbesondere unter Berücksichtigung zeitlicher (schnelle oder heraus gezögerte Erteilung) und geografischer Rahmenbedingungen (in welchen Ländern sollen Benutzungshandlungen später untersagt werden können, etwa weil dort Wettbewerber Niederlassungen haben und/oder relevante Absatzmärkte lokalisiert sind?). Besteht beispielsweise Interesse daran, für die Erfindung zwar einen möglichst frühen Zeitrang durch Einreichung einer entsprechenden Anmeldung bei

17 einem Patentamt zu erhalten, aber die Erteilung eines Patents auf die Erfindung herausgezögert werden soll, etwa weil die Erfindung mehrere Alternativen umfasst, für die abgewartet werden soll, welche sich im Markt etabliert, existiert die Möglichkeit der Einreichung der Anmeldung beim Deutschen Patentund Markenamt ohne Prüfungsantrag. Innerhalb von sieben Jahren ab Anmeldung beim DPMA besteht die Möglichkeit, das Prüfungsverfahren zu starten und den Ansprüchen des Patents die gewünschte Fassung zu geben. Eine internationale Patentanmeldung dient ebenfalls primär dem Gewinnen von Zeit, allerdings mit dem Vorteil, dass innerhalb von zweieinhalb Jahren nach dem Anmeldetag entschieden werden kann, in welchen Ländern die Patentanmeldung durch Einleitung nationaler Prüfungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Natürlich gibt es aber auch geeignete Anmeldestrategien, die eine sehr zügige Erteilung begünstigen. Internationaler Schutz (fast) ohne Übersetzungskosten Sollen Übersetzungskosten minimiert werden, empfehlen wir, die Anmeldung unmittelbar auf Englisch auszuarbeiten und dann beispielsweise als europäische oder internationale Patentanmeldung einzureichen. Das heißt, Patente in englischsprachigen Ländern (zum Beispiel USA, CA, AU, ZA), ein EP-Patent oder das künftige EU-Patent basieren auf dem gleichen Anmeldetext. Das EP-Patent, das nur die Übersetzung seiner Ansprüche, nicht aber des gesamten Anmeldetextes auf Deutsch und Französisch erfordert, ist dann unter anderem auch für Deutschland gültig

18 Unsere Leistungen im Überblick Ausarbeitung, Anmeldung und Verfolgung von Patenten, Marken und Designs Strategische Beratung, etwa beim systematischen Aufbau eines Schutzrechtsportfolios, der Konzeption eines innerbetrieblichen Schutzrechtswesens oder in Due-Diligence-Verfahren Vertretung in allen gerichtlichen und amtlichen Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz und in den angrenzenden Rechtsgebieten Angriff, Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten Recherchen und Gutachten zur Schutzfähigkeit von Innovationen und zur Rechtsbeständigkeit von Schutzrechten Freedom-to-Operate-Analysen Gutachten zur Verletzung von Schutzrechten und zur Standardessenzialität Betreuung von Vertragsangelegenheiten wie Lizenz-, F&E-Verträge und Markenabgrenzungsvereinbarungen Management und Pflege von Schutzrechtsportfolios Schiedsverfahren, Alternative Dispute Resolution Schutzrechtsüberwachung hinsichtlich kollidierender Rechte und Verletzungshandlungen Dritter

19 Wir sind Patent- und Rechtsanwälte, spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht sowie die angrenzenden Rechtsgebiete national und international. Unsere Expertise umfasst alle technischen und naturwissenschaftlichen Fachrichtungen. Wir arbeiten im besten Sinn anwaltlich, aber auch als strategische Unternehmensberater für die rechtliche Seite Ihrer Marken- und Innovationspolitik. Was unsere Mandanten unter anderem an COHAUSZ & FLORACK schätzen, ist die Flexibilität in den Dimensionen. Sie reicht von der fundierten Antwort auf eine schnelle Frage bis zum komplexen Verletzungsprozess auf internationalem Parkett. Als Patent- und Rechtsanwälte vertreten wir unsere Mandanten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht, dem Europäischen Patentamt, dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (OHIM), der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) sowie in Verletzungsstreitigkeiten vor den Gerichten

20 Warum wir? Langjährige Erfahrung Breit gefächertes Know-how Wir denken weiter Seit 1954 gestalten wir mit unseren Mandanten wirkungsvolle Maßnahmen, Dritten die Nachahmung ihrer geschützten Produkte oder Marken zu verwehren und bieten ihnen darüber hinaus strategische Beratung, die ihrer Exklusivstellung im Markt, ihrem Vorsprung in Technik und Design sowie ihrem Marken- und Unternehmenswert zugutekommt. COHAUSZ & FLORACK zeichnet sich aus durch besondere Expertise in der Anmeldung, Verfolgung und Verwaltung umfangreicher Patent- und Markenportfolios für nationale und internationale Mandanten. Wir setzen die Schutzrechte unserer Mandanten durch und verteidigen sie. COHAUSZ & FLORACK steht für einen Qualitätsunterschied. Wir werden regelmäßig um Rat gefragt, wo andere schon aufgegeben haben. Damit sichern wir unseren Mandanten größtmögliche Handlungsfreiheit bei der Nutzung ihrer Erfindungen, Marken, Designs oder ihres Know-hows.

21 Wir arbeiten interdisziplinär COHAUSZ & FLORACK zeichnet sich durch eine interdisziplinäre Unternehmenskultur aus. Bei uns entwickeln Patent- und Rechtsanwälte gemeinsam pragmatische, nutzenorientierte Lösungen. Wir agieren weltweit COHAUSZ & FLORACK ist in Deutschland zu Hause. Über den deutschen Markt hinaus verfügen wir über ein in Jahrzehnten aufgebautes und gepflegtes Netzwerk von Korrespondenzanwälten in allen relevanten Jurisdiktionen weltweit. Wir nutzen neueste Informationstechnologie COHAUSZ & FLORACK stellt professionelle Online-Dienste zur Verfügung. Zum Beispiel für die schnelle und direkte Informationsübermittlung bei der Überwachung der Schutzrechtsaktivitäten von Wettbewerbern

22 Ein gemeinsamer Weg Ob Sie anwaltliche Unterstützung punktuell abrufen oder in Ihre Geschäftspolitik fest einbauen, ist nicht nur eine Mentalitätsfrage. Erfahrungsgemäß ist eine begleitende, vor allem aber eine frühzeitige Mitarbeit an schutzrechtsrelevanten Themen die intelligentere und vor allem wirtschaftlichere Variante. Weil sie außer Nerven und Zeit auch Kosten spart, Fehlinvestitionen vermeidet und zu soliden, weiter reichenden Schutzansprüchen führt. Mit unseren Mandanten gehen wir bereits einen solchen gemeinsamen Weg und sichern ihnen maximalen Innovationsund Markenschutz. Übrigens regelmäßig auch da, wo andere schon aufgegeben haben. Wir freuen uns auf einen weiteren gemeinsamen Weg an Ihrer Seite.

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24 Patent- und Rechtsanwälte Bleichstraße 14 D Düsseldorf Telefon Telefax