FRAGE 143. Internet Domain-Namen, Marken und Handelsnamen

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1 FRAGE 143 Internet Domain-Namen, Marken und Handelsnamen Jahrbuch 1998/VIII, Seiten Kongress von Rio de Janeiro, Mai 1998 Q143 FRAGE Q143 Internet Domain-Namen, Marken und Handelsnamen Entschliessung AIPPI Ausgehend von der Tatsache, dass ein Domain-Name die Identifizierung sowie den Zugang zu Ressourcen, welche auf dem Internet erhältlich sind, ermöglicht und diese Ressourcen unter anderem auch aus Websites bestehen, von denen aus Geschäfte abgewickelt bzw. Handel betrieben werden kann; ausgehend davon, dass - sofern der Domain-Name Elemente enthält, welche von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf den Ursprung von Waren, Dienstleistungen oder aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb verstanden werden können - der Domain-Name gleichsam die Funktion einer Marke oder eines Handelsnamens annehmen kann; Ausgehend von der Tatsache, dass ein Domain-Name aufgrund des globalen Charakters des Internet - sofern er die Funktion einer Marke oder eines Handelsnamens annimmt - einerseits als eine Herausforderung für das in diesem Zusammenhang geltende Territorialitätsprinzip erscheint, und zwar insbesondere deshalb, weil er u.a. den Zugang zu Websites ermöglicht, auf denen Waren und Dienstleistungen grenzüberschreitend angeboten werden; dass er andererseits aber auch eine Herausforderung an das markenrechtliche Spezialitätsprinzip zu bedeuten scheint, da er - anders als die Marke - weder auf bestimmte Waren noch auf bestimmte Dienstleistungen beschränkt ist und schliesslich dass er dem anerkannten Grundsatz, wonach Verwechslungen möglichst ausgeschaltet werden sollen, scheinbar zuwiderläuft, weil er ungeachtet des Vorhandenseins beinahe identischer Domain-Namen weiterhin seine Adressierungsfunktion erfüllt; Ausgehend von der Tatsache, dass sich die Befugnis zur Vergabe von Domain-Namen weder aus Gesetzen noch aus Staatsverträgen ableitet, sondern allein eine faktische Befugnis darstellt, welche von privaten, halb-privaten oder staatlichen Institutionen wahrgenommen wird - in der Regel also durch Regierungen, Institutionen des Bildungswesens, private Unternehmen und Einzelpersonen: 1

2 Domain-Namen unter generischen Top Level Domain-Namen (gtlds).com,.edu,.net,.int,.gov,.mil and.org werden zum Beispiel von der Firma Network Solutions, Inc. vergeben, nationale Top Level Domain-Namen (ntlds) dagegen müssen bei der jeweils zuständigen nationalen Behörde, privaten Unternehmung oder Einzelperson registriert werden. Ausgehend von der Tatsache, dass - abgesehen von jenen Ausnahmefällen, in denen sie eigene Streitschlichtungsmechanismen entwickelt haben - Registrierungsinstitutionen für Domain-Namen im Streitfalle zwischen Inhabern von Domain-Namen und Markeninhabern grundsätzlich eine passive Haltung einnehmen und sich vielmehr auf die entsprechenden Entscheide staatlicher Gerichte bzw. privater Schiedsgerichte verlassen; Ausgehend von der Tatsache, dass die Umsetzung des Generic Top Level Domain Memorandum of Understanding (gtld -MoU) - welches sieben zusätzliche gtlds vorsah - verschoben wurde, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ansichten, welche von der U.S.-Regierung zum Ausdruck gebracht wurden; Angesichts der Tatsache, dass das gtld-mou die Einrichtung von administrativen Challenge Panels vorsah, welche von der WIPO verwaltet und betreut werden, welche ihrerseits Zusammenkünfte von Experten zur Entwicklung von Richtlinien der Streitschlichtung durchführt hat; wird folgende Resolution verabschiedet: A) Einleitung In Anerkennung der Tatsache, dass gewisse Registrierungsinstitutionen zwischenzeitlich strengere Registrierungsanforderungen für Domain-Namen anwenden, um den entsprechenden rechtlichen Problemen vorzubeugen, so etwa: 1) indem sie verlangen, dass sich der Domain-Namen Anmelder genügend identifiziert, um eine rechtswirksame Zustellung an ihn sicherzustellen; 2) indem sie vom Domain-Namen Anmelder verlangen, dass er in seiner Anmeldung versichert, dass der Domain-Name nach seiner Kenntnis in keinem Konflikt mit Immaterialgüterrechten Dritter steht; 3) indem sie vom Inhaber des Domain-Namens verlangen, dass er sich mit Bezug auf Auseinandersetzungen hinsichtlich seines Domain-Namens der Zuständigkeit eines bestimmten Schiedsgerichts oder staatlichen Gerichts unterwirft; 4) indem sie vom Inhaber des Domain-Namens verlangen, dass er innerhalb eines gewissen Zeitraumes eine funktionsfähige Website oder aber einen ausreichenden Link im Zusammenhang mit seinem Domain-Namen einrichtet; 5) indem sie vorsehen, dass die Registrierung eines Domain-Namens nur für einen bestimmten Zeitraum Gültigkeit besitzt (ein bis zwei Jahre) und nur nach Zahlung einer zusätzlichen Gebühr weiter verlängert werden kann; 2

3 6) indem sie vom Inhaber des Domain-Namens die Zustimmung verlangen, dass Auseinandersetzungen hinsichtlich seines Domain-Namens nach den Regeln einer bestimmten Rechtsordnung zu entscheiden seien; 7) indem sie verlangen, dass der Domain-Name einer bereits existierenden Marke, einem Handelsnamen oder Personennamen entspricht; 8) indem sie die Befugnis zur Registrierung von Domain-Namen in bestimmten sub-domains gewissen Kategorien von natürlichen oder juristischen Personen vorbehalten; 9) indem sie die Anzahl der durch eine Partei registrierbaren Domain-Namen beschränken; 10) indem sie ein "Widerspruchsverfahren" vorsehen, wonach die Registrierung des Domain-Names auf Verlangen eines von dritter Seite in dieser Sache eingeschalteten Schiedsgerichts oder staatlichen Gerichts "aufgeschoben" wird; 11) indem sie ein "Widerspruchsverfahren" vorsehen, wobei die Registerperson oder eine von dieser dazu bestimmten Person nach Prüfung der Sachlage entscheiden kann, dass der Domain-Name zu löschen oder aber auf eine Partei mit vorgehenden Rechten zu übertragen ist; 12) indem sie eine bestimmte "Karenzzeit" einer bloss vorläufigen Registrierung vorsehen, während welcher für Dritte die Möglichkeit besteht, gegen die Registrierung des Domain-Namens Einspruch zu erheben. ist die AIPPI der Ansicht, dass alle Registrierungsinstitutionen dazu aufgerufen werden sollten, zumindest die oben aufgezählten Bedingungen (1) bis (5) zu übernehmen und dass die unter 1) genannten Informationen in einer öffentlichen und leicht zu benutzenden on-line Datenbank erhältlich sein sollten. Obgleich die AIPPI anerkennt, dass gewisse Bestrebungen dahin bestehen, weitere gtlds wie auch zusätzliche sub-domains innerhalb der existierenden ntlds einzuführen, ist sie der Ansicht, dass die Einführung und der Gebrauch solcher TLDs nicht notwendigerweise ausreicht, um Konflikte mit Marken und Handelsnamen zu vemindern. Eher wird dadurch - in Ermangelung einer strikten Kontrolle durch die für die Registrierung von Domain-Namen zuständigen Institutionen, welche in diesem Zusammenhang grundsätzlich eine eher passive als eine aktive Haltung einnehmen - die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit des "domain name grabbing" erhöht. Die AIPPI - im Wissen um die entsprechenden unterschiedlichen Ansichten - nimmt jene Vorschläge zur Kenntnis, wonach eine Kategorisierung der auf dem Internet zugänglichen Produkte und Dienstleistungen - in Einklang mit dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip - vorgenommen werden soll und empfiehlt, weitere Abklärungen hinsichtlich dieser Vorschläge und deren praktische Umsetzbarkeit vorzunehmen. 3

4 Angesichts der ungewissen Umsetzung des Generic Top Level Domain Name Memorandum of Understanding (gtld-mou), welches administrative Challenge Panels (ACPs) unter der Ägide der WIPO vorsieht und angesichts des gegenwärtigen Entwurfstadiums der ACP-Regeln, behält sich die AIPPI weiterhin das Recht vor, das Studium dieser Themenbereiche weiterzuführen und in Zukunft entsprechende Kommentare abzugeben. Die AIPPI begrüsst in diesem Zusammenhang jedoch die bisherige Arbeit der WIPO und unterstützt die Errichtung von nicht-richterlichen Panels zur Streitschlichtung, vorausgesetzt dass die Regeln, welche von diesen Panels angewandt werden, dem Internationalen Privatrecht bzw. dem Recht des Konfliktortes entsprechen und einen fairen Ausgleich der jeweiligen Parteirechte in allen Jurisdiktionen gewährleisten. Die AIPPI begrüsst ebenso die Praxis jener Registrierungsinstitutionen, welche ein administratives Einspruchs- und Löschungsverfahren vorsehen und möchte daher auch alle übrigen Domain-Namen-Registrierungsinstitutionen dazu aufrufen, ähnliche Mechanismen einzuführen, um die entsprechende Belastung der Gerichte wie auch den für die Parteien sich daraus ergebenen Aufwand an Zeit und Kosten zu mildern. Die AIPPI vertritt auch die Ansicht, dass das Studium der WIPO-Vorstösse hinsichtlich der Einrichtung und Unterhaltung von ACPs weitergeführt werden soll, sobald zusätzliche Informationen erhältlich werden. B) Markenrecht Kann ein Domain-Name eine Marke sein? Die AIPPI ist der Auffassung, dass die Einrichtung einer Website, die durch einen Uniform Resource Locator (URL) zugänglich gemacht wird, der einen Domain- Namen enthält, zur Begründung eines nationalen Markenrechts an dem Domain- Namen führen können sollte, vorausgesetzt, dass die über die Website angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine irgendwie geartete Verbindung mit dem nationalen Markt herstellen. Welcher Art die Verbindung mit dem nationalen Markt sein muss, ist vom nationalen Recht zu bestimmen. Kann die zeitlich vorhergehende Benutzung eines Domain-Namens, der eine Marke enthält, ausreichend sein, um die spätere Eintragung der betreffenden Marke durch einen anderen als bösgläubig zu qualifizieren? Die AIPPI ist der Auffassung, dass in denjenigen Ländern, in denen der bösgläubige Erwerb oder die bösgläubige Eintragung von Marken einen Widerspruchs- oder Löschungsgrund bildet, die blosse Benutzung einer Marke, die einen Domain-Namen enthält, nicht dazu führen sollte, dass die spätere Anmeldung der Marke durch einen anderen als "bösgläubig" qualifiziert wird, soweit nicht die Benutzung der Marke im obengenannten Sinne eine Benutzung als Marke darstellt und, im Hinblick auf diejenigen Länder, in denen der Erwerb von Markenrechten aufgrund von Benutzung nicht anerkannt ist, soweit dem Anmelder der Marke die frühere Benutzung als Domain-Name - beispielsweise als Folge der notorischen Bekanntheit der Marke - bekannt war oder hätte bekannt sein müssen. 4

5 Finden die Vorschriften über absolute Ungültigkeitsgründe bei Marken auch Anwendung auf Domain-Namen? Ungeachtet der Tatsache, dass generische Top Level Domains (z.b..com,.net) sowie nationale Top-Level-Domains (z.b..uk) sowie Subdomains (z.b..plc.uk) beschreibend und daher nicht schutzfähig sind, ist die AIPPI der Auffassung, dass die einschlägigen Vorschriften über absolute Schutzhindernisse (z.b. im Hinblick auf beschreibende oder allgemein gebräuchliche Angaben, täuschende Angaben, fehlende Unterscheidungskraft etc.) Anwendung finden sollten, soweit Markenschutz für eine Second-Level Domain in Anspruch genommen wird. Kann ein Internet Domain-Name die Markenrechte anderer verletzen? Die AIPPI ist der Auffassung, dass die blosse Benutzung eines Domain-Namens im Internet für das Angebot von Waren und/oder Dienstleistungen ausreichend sein kann, um eine Markenverletzung, unlauteren Wettbewerb oder eine Verwässerung des älteren Markenrechts eines Dritten nach Massgabe der Gesetze des Landes darzustellen, in dem die Benutzung erfolgt. Die AIPPI nimmt zur Kenntnis, dass die Art der Benutzung des Domain-Namens, welche erforderlich ist, um einen ausreichenden Anlass zur Klageerhebung zu geben, (z.b.: die Zugänglichkeit der Website als solche, oder aber die Möglichkeit des Zugangs zu einer Website, die auf bestimmte Märkte abzielt), in verschiedenen Ländern unterschiedlich beurteilt werden kann. Die AIPPI ist jedoch der Auffassung, dass in den Fällen, in denen die Benutzung des Domain-Namens zu einem Konflikt mit einer notorisch bekannten oder berühmten Marke führt, jede Art der Benutzung eine Vermutung dafür begründet, dass es sich um eine zur Klageerhebung berechtigende Handlung handelt. Welche Massnahmen können vom Inhaber eines Domain-Namens ergriffen werden, um zu verhindern, dass die Benutzung des Domain-Namens zur Verletzung einer übereinstimmenden Marke führt? Die AIPPI ist der Auffassung, dass praktische Vorkehrungen getroffen werden können, damit der Inhaber eines Domain-Namens, der ein berechtigtes Interesse an diesem hat, verhindern kann, dass durch dessen Benutzung das Recht an einer übereinstimmenden Marke verletzt wird. Obwohl ein deutlicher Hinweis im Hinblick auf die Erhältlichkeit oder Zugänglichkeit der über die Website angebotenen Waren oder Dienstleistungen in bestimmten Ländern, oder ein deutlicher Hinweis auf das Fehlen jeglicher Verbindung mit dem Inhaber einer Marke oder eines Handelsnamens ausreichend sein kann, um die Gefahr einer Kennzeichenverletzung oder einer unlauteren Wettbewerbshandlung zu verringern, kann die Anbringung eines solchen Hinweises auch ein unzureichendes Mittel zur Ausräumung einer solchen Gefahr darstellen. Es kann auch andere, wirksamere Methoden geben, wie etwa die folgenden: Die Einrichtung einer zwischengeschalteten Webpage, auf der sich lediglich die Botschaft befindet, dass der Benutzer die Website eines bestimmten Unternehmens angewählt hat, das auf einem bestimmten Gebiet tätig ist, und von der aus der Benutzer erst durch einen weiteren Schritt die eigentliche Homepage des Domain-Namen-Inhabers erreichen kann; oder die Einrichtung einer zwischengeschalteten Webpage, die den Benutzer verpflichtet, sein Herkunftsland anzugeben, bevor die eigentliche Homepage angewählt wird, und die den weiteren Zugriff Benutzern aus Ländern, in denen der Domain-Name mit einem älteren Recht in Konflikt steht, verweigert; oder sonstige 5

6 Massnahmen, die mit fortschreitender technischer Entwicklung machbar werden. In Anerkennung der Tatsache, dass unterschiedliche Arten von Konflikten auf der Basis unterschiedlicher praktischer Massnahmen gelöst werden können, und dass es keine für alle Fälle gleichermassen gültige Lösung gibt, ist die AIPPI der Auffassung, dass die an die praktische Lösung zu stellenden Anforderungen um so strenger sein müssen, je gravierender der Konflikt ist, d.h., je grösser das Risiko ist, dass eine Verwechslung oder eine gedankliche Verbindung herbeigeführt wird, insbesondere im Falle notorisch bekannter oder berühmter Marken. Aus diesem Grunde empfiehlt die AIPPI, diese Fragen weiterhin zu untersuchen. Stellt die Benutzung eines Domain-Namens, der mit einer für Kommunikationsmittel eingetragenen Marke identisch oder dieser ähnlich ist, auch dann eine Verletzung dar, wenn er in anderer Weise als für Kommunikationsdienstleistungen benutzt wird? Im Hinblick auf Kommunikationsdienstleistungen führt die Benutzung eines Domain-Namens nicht per se zur Verletzung einer Dienstleistungsmarke, die für Kommunikationsdienstleistungen eingetragen ist (soweit es sich nicht möglicherweise um eine Marke handelt, deren Schutzbereich sich aufgrund ihrer Berühmtheit, Bekanntheit oder notorischen Bekanntheit auch auf nicht-identische oder nicht-ähnliche Waren oder Dienstleistungen erstreckt), soweit nicht die tatsächliche Benutzung des Domain-Namens als Benutzung einer Dienstleistungsmarke für Kommunikationsdienstleistungen anzusehen ist. C) Recht der Handelsnamen Kann die Eintragung eines Internet Domain-Namens ausreichend sein, um die Entstehung und Aufrechterhaltung des Rechts an einem Handelsnamen im Hinblick auf die darin enthaltene Second-Level Domain zu begründen? Die AIPPI nimmt zur Kenntnis, dass die Grundsätze des Schutzes von Handelsnamen von Land zu Land unterschiedlich sind. Die AIPPI ist jedoch der Auffassung, dass ungeachtet der Tatsache, dass die Eintragung eines Domain- Namens nicht ausreicht, um ein Recht an einem Handelsnamen zu begründen und aufrechtzuerhalten, die Benutzung eines Domain-Namens, der einen Handelsnamen enthält, die Benutzung eines Handelsnamens darstellen kann, falls die nach nationalem Recht geltenden Schutzvoraussetzungen für Handelsnamen vorliegen. In welchem Masse finden die Vorschriften über die absolute Ungültigkeit von Handelsnamen auch auf Domain-Namen Anwendung? Die AIPPI stellt fest, dass sich die für die Ungültigkeit von Handelsnamen geltenden Grundsätze von Land zu Land unterscheiden. Die AIPPI ist jedoch der Auffassung, dass ein Second-Level Domain-Name einen schutzfähigen Handelsnamen darstellen kann, vorausgesetzt, dass der Name die Bedingungen erfüllt, die nach nationalem Recht für Handelsnamen gelten. Führt der globale Charakter des Internet dazu, dass die üblichen Kriterien für die Beurteilung der Verletzung eines Handelsnamens auf jede Art der 6

7 Benutzung eines identischen oder ähnlichen Domain-Namens Anwendung finden? Die AIPPI ist der Auffassung, dass die blosse Benutzung eines Domain-Namens im Internet für das Angebot von Waren und/oder Dienstleistungen ausreichend sein kann, um eine Kennzeichenverletzung, unlauteren Wettbewerb oder eine Verwässerung im Hinblick auf ein älteres Recht eines anderen nach Massgabe der Gesetze des Landes darzustellen, in dem die Benutzung stattfindet. Die AIPPI stellt ferner fest, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Anforderungen an die Art und Weise der Benutzung gestellt werden können, die zu einer Klageerhebung führen kann. Die AIPPI ist jedoch der Auffassung, dass in den Fällen, in denen die Benutzung eines Domain-Namens mit einem notorisch bekannten oder berühmten Handelsnamen in Konflikt steht, jede Art der Benutzung eine Vermutung dafür begründet, dass eine Handlung vorliegt, die zur Klageerhebung berechtigt. Welche Massnahmen können vom Inhaber des Domain-Namens ergriffen werden, um zu verhindern, dass die Benutzung des Domain-Namens zur Verletzung eines übereinstimmenden Domain-Namens führt? Die AIPPI verweist in diesem Punkt auf die oben im Hinblick auf Marken gemachten Aussagen. D) Unlauterer Wettbewerb Die AIPPI stellt fest, dass sich die gesetzlichen Vorschriften im Hinblick auf unlauteren Wettbewerb oder unerlaubte Handlungen in verschiedenen Rechtsordnungen in erheblichem Masse voneinander unterscheiden. Sie ist jedoch der Auffassung, dass die Eintragung eines Domain-Namens, der die Marke oder den Handelsnamen eines anderen enthält, einen ausreichenden Anlass zur Klageerhebung nach den allgemeinen, im nationalen Recht geltenden Grundsätzen des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb, der unerlaubten Handlungen oder des redlichen Handelsgebrauchs darstellen sollte, soweit die Eintragung in der ausschliesslichen Absicht erfolgt, den Domain-Namen mit Gewinn an den wahren Eigentümer zu verkaufen, oder in der Absicht, die geschäftliche Tätigkeit des anderen zu behindern. E) Sanktionen Die AIPPI ist der Auffassung, dass die Frage, welche Sanktionen gegenüber Domain-Namen Anwendung finden, deren Eintragung oder Benutzung eine Verletzung von Markenrechten oder Handelsnamen, unlauteren Wettbewerb oder eine unerlaubte Handlung darstellen, dem nationalen Recht überlassen bleiben sollte. Darüber hinaus ist die AIPPI der Auffassung, dass die Möglichkeit, eine Löschung oder Übertragung eines Domain-Namens von dessen Inhaber auf denjenigen anzuordnen, der sich erfolgreich gegen den Domain-Namen zur Wehr gesetzt hat, im Hinblick auf berühmte und sehr bekannte Marken bestehen sollte, dass diese Sanktion jedoch in allen anderen Fällen im Hinblick auf die dem Domain-Namen-Inhaber ausserhalb des betreffenden Territoriums zustehenden Rechte einer sehr sorgfältigen Abwägung bedarf. Die AIPPI empfiehlt, die Frage der Sanktionen weiter zu untersuchen. 7

8 F) Internationales Privatrecht Die AIPPI stellt fest, dass die Regelungen des internationalen Privatrechts im Hinblick darauf, welches Recht auf die Regelung von Konflikten Anwendung findet und welche Gerichte zur Entscheidung des Konflikts zuständig sind, in verschiedenen Rechtsordnungen erheblich voneinander abweichen können. Die blosse Tatsache, dass eine Website zugänglich ist, ohne dass irgendeine Beziehung zu dem Land besteht, dessen Gerichte angerufen werden, ist für sich allein genommen nicht ausreichend, um die Zuständigkeit der Gerichte des betreffenden Landes zu begründen. AIPPI billigt und ermutigt die von seiten verschiedener Organisationen eingeleiteten Initiativen, Verfahren zur Konfliktlösung einschliesslich von Vorschriften über das anwendbare Recht zu entwickeln und unterstützt diejenigen, die Anstrengungen unternehmen, um zu einer universellen Politik im Hinblick auf diese Fragen zu gelangen. ******************* 8