Das Lizenzobjekt Ein Überblick

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1 RIGI-WOCHENENDE 2016 Das Lizenzobjekt Ein Überblick 16. September 2016 Christian Wyss, Advokat, Partner, VISCHER AG, Basel Tarik Kapić, Patentanwalt, CEO, Bovard AG, Bern 1

2 Überblick 1. Allgemeines und Begriff 2. Registrierbare und nicht registrierbare Rechte 3. Bereits registrierte und entstehende Rechte 4. Merchandising und Franchising 5. «Teilbarkeit» des Lizenzobjekts 6. Verbesserungen und Ableitungen; Nachträgliche Änderung des Lizenzobjekts 7. Umschreibung des Lizenzobjekts im Vertrag 8. Mehrere Objekte 9. Unmittelbar mit dem Lizenzobjekt verbundene Pflichten 2

3 1. Allgemeines und Begriff Lizenzobjekt / Lizenzgegenstand / Vertragsgegenstand Echter und unechter Lizenzvertrag Lizenzobjekt ist ein absolut geschütztes Rechtsgut Lizenzobjekt ist nicht, noch nicht, oder nicht mehr absolut geschützt Absolut geschützte Immaterialgüter Patente, Ergänzende Schutzzertifikate, Designs, Marken, Sortenschutzrechte, Topographien Erstanmelderschutz (HMG 12 Abs. 1, VAM 17) Urheberrechte Software (Entwürfe, Quellcode, Objektcode) Datenbankwerk ( 4 und 87a ff. dt. UrhG) Persönlichkeits- und Namenrechte (ZGB 27-29) 3

4 Nicht absolut geschützte Immaterialgüter Know-How Mangelhaftes Lizenzobjekt, nicht mehr absolut geschütztes Lizenzobjekt (Sub-) Lizenzen Kein taugliches Lizenzobjekt: Herkunftsangaben (MSchG 47), Ursprungsbezeichnungen Technische Schutzmöglichkeiten Veränderbarkeit des Lizenzgegenstandes Veränderungen im Bestand der lizenzierten Immaterialgüterrechte Verbesserungen und Ableitungen Verschiedene Länder Verschiedene Nutzungsarten 4

5 2. Registrierbare und nicht registrierbare a. Know-How Gewerblich anwendbare Erfahrungen und Kenntnisse technischer, betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer oder organisatorischer Art Geheim (nicht allgemein zugänglich) Rechtsnatur des Know-How-Lizenzvertrages Lizenzierung oder Übertragung des Know-how? Arten von Know-How Produkt-Know-How Anlagen-Know-How Verfahrens-Know-How Rechte 5

6 b. Persönlichkeitsrechte Absolute Rechte Persönlichkeitsschutz Namensrechte Domainnamen 6

7 3. Bereits registrierte und entstehende Wichtig vor allem bei Patentanmeldungen und Patenten In der Regel lange Zeit zwischen der Anmeldung und Patenterteilung Normalfall etwa 3-4 Jahre Rechte bis zu 10 Jahren in gewissen Ländern Vor der Erteilung in der Regel keine Exklusivrechte Gewisse provisorische Rechte aus der Anmeldung, aber auch nicht in allen Ländern Gefahr, dass Patent gar nie erteilt wird, oder dass der Schutzumfang eingeschränkt werden muss 7

8 4. Merchandising und Franchising a. Merchandising Lizenzierung von «abgeleiteten Produkten», z.b. Plüschfiguren zu Comics T-Shirts zu Filmen, Popbands, etc. Spielzeug zu Kinderbüchern Meistens ohne Lizenzierung des «Grundprodukts» Oft viel grösserer Umsatz als mit dem Grundprodukt RIGI-WOCHENENDE 2016 Das Lizenzobjekt 8

9 Merchandising auch Vorschriften über die Ausgestaltung von Verkaufsflächen (z.b. bei Sportartikeln) Designlizenz? b. Franchising Lizenzierung eines Geschäftskonzepts, umfassend oft Markenlizenzen Patentlizenzen Designlizenzen Know-how Beispiel: McDonald s Filialen in der Schweiz 9

10 5. «Teilbarkeit» des Lizenzobjekts Geographische «Teilbarkeit» Patentlizenz nur für die Westschweiz Markenlizenz für Frankreich und Finnland «Teilbarkeit» nach Art der Benutzung Lizenz für die Herstellung nur eines bestimmten Produkts bei einem Verfahrenspatent, das die Herstellung mehrerer Produkte umfasst Lizenz für Forschungszwecke Lizenz für Testzwecke 10

11 Spezialfall: Mehrfachlizenzierung bei Software Verschiedene Lizenzen je nach Benutzung Open Source (Copyleft) Lizenz für nichtkommerzielle Verwendung Proprietäre Lizenz für kommerzielle Verwendung 11

12 Verbesserungen Begriff 6. Nachträgliche Änderung des Mitteilungspflicht Angebotspflicht Rücklizenzierung / Übertragung (kartellrechtliche Schranken TT-GVO 5(1)(a) und Ziffer 129 TT-GVO Leitlinien: Nur nicht exklusive Rücklizenzverpflichtung) Entschädigung Lizenzobjekts 12

13 7. Umschreibung des Lizenzobjekts im Vertrag a. Essentialia negotii b. Umfang und Detaillierungsgrad der Umschreibung c. Probleme im Bestand des Lizenzgegenstandes 13

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15 8. Mehrere Lizenzobjekte a. Kreuzlizenz b. Termination License 15

16 9. Unmittelbar mit dem Lizenzobjekt verbundene Pflichten a. Pflichten des Lizenzgebers Einräumung der Nutzungsrechte am Lizenzobjekt Aufrechterhaltung bzw. Genusserhaltung Geheimhaltung Unterlagen und Auskünfte (Technologietransfer) Gewährleistung Rechts- und Sachgewährleistung Folgen bei Mängeln bzw. (Teil-)Nichtigkeit des Lizenzobjekts Einschränkung der Patentanmeldung 16

17 b. Pflichten des Lizenznehmers Bezahlung einer Lizenzgebühr Ausübungspflicht Nichtangriffsklausel (nicht freigestellt gemäss TT-GVO 5(1)(b), Ziffer 134 ff. TT-GVO Leitlinien); zulässig bleibt die Kündigung eines exklusiven Lizenzvertrags bei Angriff oder Nichtangriffsklauseln bezüglich Eigentum 17