B E S C H L U S S. In der Löschungssache. betreffend die Wortmarke treser

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1 Deutsches Patent- und Markenamt Dienststelle Jena Fachanwalt IT-Recht Rechtsanwalt Internetrecht Anwalt IT Fachanwalt IT Hannover Markenrecht Jena, den Register-Nr.: S 162/07 Lösch B E S C H L U S S In der Löschungssache des Herrn Treser Marke, Hameln - Verfahrensbevollmächtigte: IT-Recht & Kollegen, Hildesheim - Antragsteller- gegen Herrn Fachanwalt IT, Anwalt, Kassel - Antragsgegner und Markeninhaber - Verfahrensbevollmächtigte: Dieter Laake, Ralf Möbius LL.M., Isernhagen betreffend die Wortmarke treser hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts durch den Leitenden Regierungsdirektor Dr. Zeisberg als Vorsitzenden, die Regierungsdirektorin Tuttas und die Regierungsdirektorin Schäfer beschlossen:

2 1. Der Löschungsantrag vom wird zurückgewiesen. 2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet. G r ü n d e Die angegriffene Wortmarke I. treser wurde für die Dienstleistungen Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommuni- kation; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" am beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am in das Markenregister eingetragen. Mit am beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz begehrt der Antragsteller die Löschung der Marke treser" wegen Nichtigkeit aufgrund des absoluten Schutzhindernisses der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenanmeldung gem. 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 in Verbindung mit 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sowie wegen des Bestehens relativer Schutzhindernisse gem. 12, 13 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, dass der Antragsgegner sich bewusst in Behinderungsabsicht die Wortmarke angeeignet habe, wobei er Kenntnis von der Bekanntheit der Wortmarke Treser" hatte, die im Jahr 1986 für Waren der Klasse 12 eingetragen worden war. Die Inhaberin, die Treser GmbH, baute Fahrzeuge der Marke Audi" um und fertigte Sport- und Straßenwagen mit dem Namen Treser 1". Die schwarzen Rückleuchten der Fahrzeuge hätten in den 1980er Jahren Kultstatus, so seien die Automobile der Marke Treser" vom deutschen Technikmuseum in Berlin in einem Schreiben vom als erhaltenswertes Kulturgut eingestuft worden. Das Unternehmen sei zwar im Jahre 1996 in Konkurs gegangen, durch die fortlaufende Berichterstattung in allen Medien habe sich der Name aber über die Jahre durchgesetzt. Im November 2005 sei der gemeinnützige Verein Treser Club e.v. Hameln gegründet worden, der zu Wer-

3 bezwecken mindestens zweimal jährlich eine umfangreiche Publikation zur Wahrung der Marke Treser" veröffentliche. Zu Kommunikatonszwecken führe der Verein eine umfangreiche Datenbank über Fahrzeuge der Marke Treser" und veranstalte mehrmals im Jahr sportliche und kulturelle Aktivitäten, die dem Erhalt und der Pflege des Namens dienten. Der Antragsgegner vertreibe unter anderem Penisverlängerungen, Potenzpillen und betreibe Online - Casinos. Er wolle wirtschaftliche Vorteile daraus schöpfen, dass er sich den guten Namen für den Verkauf seiner Produkte zunutze mache. Es bestehe die Gefahr, dass der Name des Antragstellers mit den unseriösen Produkten des Antragsgegners in Verbindung gebracht werde. Der Antragsteller beantragt sinngemäß, die Eintragung der Wortmarke vollständig zu löschen. Der Antragsgegner, der dem am zur Post aufgegebenen Löschungsantrag mit am beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz widersprochen hat, beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Er trägt vor, dass die ehemalige Inhaberin der Marke Treser" nicht mehr existiere, ebenso sei die Marke am gelöscht worden. Die Marke habe sich nicht am Markt durchgesetzt, es existierten nur noch Museumsstücke des nicht durchsetzungsfähigen Produkts. Publikationen des Treser - Clubs erfolgten nicht zu Werbezwecken, sondern im Interesse der Clubmitglieder, ebenso sonstige etwaige Club - Aktivitäten. Die Marke Treser" sei nicht allgemein bekannt. Lediglich im Automobilbereich bestehe ein historisch bedingtes und zu vernachlässigendes Interesse von Automobilfreunden. Die Marke sei drei Jahre nach ihrer Löschung von einem Dritten in der gleichen Klasse angemeldete worden. Die Anmeldung 10 Jahre nach ihrer Löschung in anderen Klassen von einem weiteren Dritten (dem Antragsgegner) könne nicht als unlauter bezeichnet werden. Der Antragsgegner habe bei der Anmeldung nichts über die Bedeutung der Zeichenfolge Treser 1" gewusst, noch kannte er den Antragsteller und wolle ihn gar in seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit behindern. Er interessiere sich lediglich für den Bereich Werbung" und Telekommunikation". Die Entfaltung von Hobby - Aktivitäten" des Automobilclubs hätten keine markenrechtliche Bedeutung für das Löschungsverfahren. Der Antragsteller habe das Löschungsverfahren initiiert, um gegen die Registrierung der Domain treser.de" vorgehen zu können, habe er doch mangels Priorität seiner Anmeldung vom gegenüber den eingetragenen Marken

4 063 9, sowie der hier angegriffenen Marke keine Aussicht auf Erhalt des Kennzeichens. Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich der Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen verwiesen. II. Der Löschungsantrag, dem der Antragsgegner rechtzeitig widersprochen hat, ist gemäß 54, 50 Abs. 1 MarkenG zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg, da eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Zweifel an der Eintragungsfähigkeit gehen zu Lasten des Antragstellers, dem eine Mitwirkungspflicht bei der von Amts wegen erfolgenden Sachverhaltsermittlung obliegt (vgl. PAVIS CD - ROM Markenentscheidungen BPatG 32W(pat)191/00 - FUMMELREITEN). Bei dem Schutzhindemis der bösgläubigen Markenanmeldung handelt sich um einen qualifizierten Tatbestand, der ein zusätzliches Element der Sittenwidrigkeit oder Rechtsmissbräuchlichkeit erfordert. Als Ausfluss des Verbots der unzulässigen Rechtsausübung widerspricht die Berufung auf eine nur formale Stellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben und ist daher rechtsmissbräuchlich. Nach der Rechtsprechung ist in Bezug auf 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung unter anderem in Fällen der sittenwidrigen Behinderung auszugehen. Eine solche liegt vor, wenn ohne sachlich gerechtfertigten Grund mit der Markenanmeldung die Absicht verfolgt wird, die Benutzung eines fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zu stören. Die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht allerdings nicht der einzige Beweggrund sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv darstellt (vgl. vgl. PAVIS CD - ROM Markenentscheidungen BPatG 25W(pat)142/03 - foxylady). Für die Feststellung der Behinderungsabsicht können Rückschlüsse aus dem sonstigen Verhalten des Markeninhabers gezogen werden. So kann eine Markenanmeldung als bösgläubig anzusehen sein, wenn sie ersichtlich vor allem der Ausnutzung eines fremden Rufs dient (vgl. Ströbele/Hacker, 8. Auflage 2006, 8 Rn 431, 432). Ebenso missbräuchlich ist es, wenn ein Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen anmeldet, hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften generellen Benutzungswillen hat und die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungswww.rechtsanwaltmoebius.de

5 und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (sog. Spekulationsmarke) (vgl. BGH GRUR 2001, 242, Classe E). Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller keine Tatsachen vorgetragen, die die Anmeldung der angegriffenen Marke in diesem Sinne als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen. Aktivitäten auf Seiten des Antragsgegners, die ein Indiz für eine Behinderungsabsicht darstellen könnten, haben nach Aktenlage nicht stattgefunden. Der Antragsteller wurde weder abgemahnt, noch in sonstiger Weise vom Antragsgegner hinsichtlich der Benutzung der Bezeichnung treser" im Rahmen der Aktivitäten des Treser - Clubs e.v. unter Druck gesetzt. Umstände, die darauf schließen lassen, dass es dem Antragsgegner an einem generellen Benutzungswillen fehlt, wurden nicht vorgetragen. Auch unter dem vom Antragsteller vorgebrachten Gesichtspunkt der Ausnutzung des guten Rufes" des Namens bzw. der Marke Treser" kann eine Behinderungsabsicht auf Seiten des Antragsgegners nicht festgestellt werden. Zum einen handelt es sich bei der angegriffenen Marke treser um eine reine Wortmarke. Die 20 Jahre vor ihrer Anmeldung am angemeldete Marke der Treser GmbH, T 28034/12 Wz deren Ruf nach Vortrag des Antragstellers ausgenutzt wurde, stellte indes eine Wortbildmarke dar, so dass die Annahme einer Rufausbeutung schon aufgrund der unterschiedlichen Markengestaltung fraglich ist. Selbst wenn man allein auf den Wortbestandteil Treser" abstellt, erscheint die Anmeldung für die Klassen 35, 38 und 42 nicht als rechtsmissbräuchlich. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die für die Klasse 12 eingetragene Bezeichnung Treser 1" in den 1980er Jahren im Bereich

6 des Automobilbaus einen gewissen Ruf hatte. Hierfür sprechen die Zeitungsartikel über den Unternehmer und Erfinder Walter Treser und seine Firmen aus den Jahren 1962, 1986 und Im maßgeblichen Zeitpunkt der Markenanmeldung am wurden jedoch seit 10 Jahren keine Fahrzeuge mehr hergestellt, da die Firma nach eigenem Vortrag des Antragstellers 1996 in Konkurs gegangen war. Das eingetragene Markenrecht erlosch. Eine weitere Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren im geschäftlichen Verkehr fand nicht statt. Die Ende des Jahres 2005 aufgenommene gemeinnützige Tätigkeit des Treser - Club e.v." zur Pflege der Automobilhistorie mag einem allgemeinen historischen Interesse entsprechen, ließ jedoch das einmal erloschene Markenrecht nicht wieder aufleben. Eine Internet - Recherche zu dem Stichwort treser 2006" ergibt lediglich Hinweise auf den Treser - Club e. V." sowie andere Liebhaber historischer Treser - Fahrzeuge (vgl. Anlage A 1). Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Bekanntheit der Bezeichnung Treser" im maßgeblichen Zeitpunkt auf den Bereich historischer Automobile und deren Liebhaber beschränkte. Für die Wertschätzung, den Ruf einer Marke stehen die Produkte, die im hier maßgeblichen Zeitpunkt bereits seit 10 Jahren nicht mehr auf den Markt kamen. Erscheint damit das Ausnutzen eines nur historischen Rufs für Waren derselben Klasse bereits fraglich, muss es für Dienstleistungen, die nicht in engem Zusammenhang mit diesen Waren stehen - hier insbesondere Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung Telekommunikation, aber auch Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung und sportliche und kulturelle Aktivitäten -, erst recht verneint werden. Auch die Tatsache, dass es bereits 1999 zur Neuanmeldung und Eintragung der ursprünglichen Wortbildmarke sowie der Wortmarke TRESER" durch einen Dritten kommen konnte (nationale Markenanmeldungen sowie ) spricht gegen die Annahme einer Bösgläubigkeit auf Seiten des Antragsgegners, durfte er doch davon ausgehen, dass die Marke für ihren ursprünglichen Inhaber beziehungsweise jetzigen Antragsteller keine Bedeutung für eine geschäftliche Betätigung mehr hatte. Die Markenanmeldung ist auch nicht unter dem Aspekt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes als bösgläubig einzustufen. Der gestörte Besitzstand muss im Inland bestehen und tatsächlich ausreichend und rechtlich schutzwürdig sein (vgl. Ströbele/Hacker, 8. Auflage 2006, 8 Rn 437). Nachdem die Marke der Treser GmbH aufgegeben worden war und keinerlei geschäftliche Aktivitäten seitens des Antragstellers mehr stattfanden, könnte ein etwaiger Besitzstand nur durch die im Rahmen des Treser - Club e.v." durchgeführten Aktivitäten entstanden sein. Diese fanden seit dem Jahre 2006 in Form von regelmäßigen Clubtreffen und der Durchführung von Ausflugsfahrten statt (siehe Anlage A 2). Die von Jahresbeginn 2006 an bis zur Markenanmeldung am durchgeführten acht Veranstaltungen des Clubs reichen jedoch im Umfang nicht aus, um für den Antragsteller einen schutzwürdigen Besitzstand zu begründen, sieht man sie als Dienstleistungen

7 im Sinne der Klasse 41 an und unterstellt eine hinreichende Bekanntheit des Namens Treser" bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Gleiches gilt für die zweimal im Jahr erfolgende Veröffentlichung von Werbung im Treser Club Magazin" sowie die Erstellung einer Datenbank über die noch existierenden Fahrzeuge der Marke Treser" bis zum Zeitpunkt der Anmeldung am Auch ist zu berücksichtigen, dass im Zeitpunkt der Verwendung der Bezeichnung Treser 1" und Treser - Club" im Rahmen der Clubveranstaltungen seit Beginn des Jahres 2006 die Marken sowie bereits seit über sechs Jahren unter anderem für Klasse 12 eingetragen waren und insoweit das Vertrauen des Antragstellers auf die alleinige Nutzung der Bezeichnung nicht schutzwürdig erscheint. Somit fehlte es bereits an einem schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers im Zeitpunkt der Anmeldung. Um sich das ausschließliche Recht zur Kennzeichnung der Dienstleistungen des Clubs an dem Namen Treser" zu sichern, hätte es einer rechtzeitigen Markenanmeldung bedurft. Sofern sich der Antragsteller auf eine durch Benutzung erworbene Marke mit älterem Zeitrang nach 12 MarkenG sowie auf das Namensrecht gem. 13 MarkenG beruft, muss er gem. 51 MarkenG den Zivilrechtsweg beschreiten. Gleiches gilt hinsichtlich des Vorwurfs der Rufausbeutung gem. 9 Abs. 1 Nr. 3 sowie 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. III. Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten selbst ( 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Besondere Umstände, die ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertigen würden, liegen nicht vor. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss findet gemäß 66 des Markengesetzes die Beschwerde statt. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patentamt- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten: Deutsches Patent- und Markenamt, München Deutsches Patent- und Markenamt, Deutsches Patent- Deutsches Patent- und Markenamt, München und Markenamt, Innerhalb der Beschwerdefrist ist eine Beschwerdegebühr (Gebührennummer PatkostG = 500,00 EUR) auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt. Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt.

8 Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, die Beschwerde in elektronischer Form einzulegen. Die näheren (technischen) Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Elektronische Beschwerde (W 7736)" oder der Homepage des DPMA unter: 07.html. Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Markenabteilung 3.4 Dr. Zeisberg Tuttas Schäfer

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11 Club - Termine Seite 1 von Club Termine Hier finden Sie die Termine für die nächsten Veranstaltungen des Treser Clubs. Veranstaltungen Termine Autovergnügen Targa Florio Der Club News FORUM Die Fahrzeuge Die Prospekte Pressespiegel Bildergalerien Kontakt Gästebuch Links Impressum Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt zur Automanufaktur Wiesmann (Programm) Clubabend in Hameln Autovergnügen 2008 in Hameln und Umgebung (Ausschreibung/Nennformular). Nennungsschluss ist der ! Bei späterer Anmeldung kommt das Fahrzeugfoto nicht mit in unser Clubmagazin Sonntagsausfahrt (Ziel wird noch bekannt gegeben) Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt zum Straßenbahnmuseum nahe Hannover Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt (Ziel wird noch bekannt gegeben) Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt (Ziel wird noch bekannt gegeben) Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt zum Hubschraubermuseum Bückeburg Clubabend in Hameln Sonntagsausfahrt (Ziel wird noch bekannt gegeben) Clubabend in Hameln Clubabend in Hameln Clubabend in Hameln Wintertreffen 2009 Bereits stattgefunden haben: Treser Club Magazine hier erhältlich Clubabend in der Heisenküche in Hameln

12 Treser Club - Termine Clubabend in der Heisenküche in Hameln Clubausfahrt zum Porsche-Museum "Der kleine Lemgoer", Treffen Uhr bei Firma Küchenstudio Schütte in Groß Berkel (Hamelner Straße/Bl) "Mit dem Treser Club auf den Spuren der Tarqa Florio" Saisonausklang mit Erlebnisfahrt nach Sizilien Clubabend im Forsthaus Finkenborn in Hameln Clubausfahrt zum Besucherberawerk Hüttenstollen Osterwald mit anschließender Einkehr in der Sennhütte. Treffen 13:00 Uhr in Hameln, Parkplatz Penny-Markt an der Klütstraße (gegenüber des Schützenplatzes, Ortsausgang Hameln Richtung Heipensen). Rückfragen und Anmeldung bis zum über das Kontakt-Formular. Alle weiteren Informationen finden Sie im Programm (Freitag!!!) Clubabend in der Heisenküche in Hameln Clubausfahrt zur Kartbahn Kirchlengern Treffen ist um 13:00 Uhr bei Küchen-Schütte in Groß-Berkel Fahrt zum Oldtimer Grand Prix am Nürburgring Kontrollstelle des Treser Clubs bei der Durchfahrt der 2000 km durch Deutschland durch Hameln Clubabend in der Heisenküche in Hameln Clubausfahrt zum Automobilmuseum in Bad Oeynhausen (Programm). Start 13:00 Uhr auf dem Parkplatz Penny-Markt an der Klütstr. in Hameln Clubabend in der Heisenküche in Hameln mit Vortrag zum Thema "Rallye-Beifahrer" Clubabend in der Heisenküche in Hameln Autoveranügen mit dem Treser Club" Sommertreffen in Hameln mit Ausfahrt im Weserbergland Clubabend in der Heisenküche in Hameln mit dem ehemaligen Rennfahrer Kurt Ahrens, der als Gastredner über sein Lebenswerk berichten wird. Vorabinfos über seinen Werdegang

13 Treser Club - Termine t Oktober 2006 für sportliche Fahrer wieder ein freies Fahren im Motopark Oschersleben an (Anschreiben). Bitte melden Sie sich bei Interesse über das Nennformular direkt bei der Shell Racing Academy an, der Treser Club hat lediglich den Kontakt hergestellt und ist nicht der Veranstalter oder Organisator! Heisenküche in Hameln Saisonausklang mit Tagesausfahrt zum Modellautomuseum von Clubmitqlied Thomas Höing in Stadtlohn Heisenküche in Hameln Heisenküche in Hameln Gemeinschaftsbesuch mit Übernachtung beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring Freies Fahren mit dem eigenen Auto in der Motorsportarena Oschersleben. Heisenküche in Hameln: u.a. Planung des Besuchs des Oldtimer Grand Prix am Nürburg ring Heisenküche in Hameln Gemeinschaftsausfahrt mit Besuch / Teilnahme beim "Donau Classic Festival" in Ingolstadt mit Treffen ehemaliger Treser-Mitarbeiter am Heisenküche in Hameln Clubveranstaltung Sommertreffen" mit Tagesausfahrt im Weserbergland: Die Auschreibung Das Nennformular Das Programm Außerordentliche Mitgliederversammlung Heisenküche in Hameln Teilnahme am "Autofrühling" in Hameln mit Ausstellung von Clubfahrzeugen (unter anderem Treser TRI und Treser Hunter) und Club-Stand Heisenküche. Die Redaktion der ganz neu auf dem Markt erscheinenden Young- und Oldtimerzeitschrift AutoCIassic hat teilgenommen, da sie unseren Club in einer der nächsten Ausgaben vorstellen möchte.

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