RECHT SPEZIAL. Markenrecht Form des Porsche Boxster Von Dipl.-Hdl. Werner Hau, Studiendirektor, Mainz. Schutz der Marke durch Eintragung

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1 Er gibt viele Menschen, die beim Namen Rolls Royce an etwas Exklusives, Teures, eben Besonderes denken. Offensichtlich war dies auch einem amerikanischen Whisky Produzenten bewusst, der mit dieser Kfz- Marke bereits vor Jahren unrechtmäßig für sich selbst werben wollte. In diesem Fall handelte ist sich um die rufmäßige Ausnutzung einer bekannten Kfz- Marke mit hohem Prestigewert. Um solchen Fällen gesetzlich vorzubeugen, gibt es verschiedene Schutzrechte wie Patente oder Marken, die sich aus Gesetzen ableiten lassen. All diese Rechte haben Werbewirkung. Ihnen allen ist das Verbietungsrecht gemeinsamen, also die Möglichkeit, Dritten den Nachbau und/ oder die gewerbliche Nutzung des geschützten Produktes zu verbieten. So ging es auch dem deutschen Autobauer Porsche, der nicht den Namen, sondern die Form eines seiner Autos als Marke schützen ließ. RECHT SPEZIAL Markenrecht Form des Porsche Boxster Von Dipl.-Hdl. Werner Hau, Studiendirektor, Mainz Ich wusste, dass der von mir gebuchte Flug auf die kanarische Insel Teneriffa über vier Stunden dauern würde. Deshalb kaufte ich mir auf dem Flughafen Frankfurt eine Tageszeitung, um die Zeit bis zum Abflug sinnvoll zu überbrücken. Auf dem Deckblatt las ich die Überschrift eines Berichts in einer namhaften Tageszeitung: Marktforschungsunternehmen mit guter Auftragslage. Sofort erinnerte ich mich an meine Studentenzeit, als ich mir nebenbei Kohle verdienen musste, um irgendwie über die Runden zu kommen. Damals bin ich auf meine Anfrage hin von mehreren Marktforschungsinstituten, wie dem Emnid-Institut und der Gesellschaft für Konsumforschung, gebeten worden, Interviews durchzuführen. Dazu war es erforderlich, sich wegen der Befragungen an Privathaushalte und an Unternehmen zu wenden, um gemeinsam einen Fragebogen auszufüllen. Doch nicht immer besuchte ich Privathaushalte oder Unternehmen. So stand ich an einem Samstag in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden, um für ein Marktforschungsinstitut Befragungen zum Thema Auto und Wünsche durchzuführen. In dieser Halle befanden sich einzelne Gegenstände von Autos, wie Sitze, Automobile ohne Dach und voll ausgestattete Pkw. An einige Fragen, die ich den interviewten Privatpersonen zu stellen hatte, kann ich mich noch erinnern. Welche Farbe würden Sie beim Kauf eines Autos wählen? Fühlen Sie sich auf dem Sitz, auf dem Sie gerade Platz genommen haben, wohl? Wie gefällt Ihnen die Armatur, auf der Sie die Geschwindigkeit ablesen können? Wie gefällt Ihnen die Form des Autos, wenn nein, warum? Schutz der Marke durch Eintragung Aus China ist bekannt, dass dort Autos aus anderen Ländern nachgebaut werden. Damit klauen diese Autobauer die Ideen all jener Autoproduzenten wie BMW, Mercedes, VW, Opel, Porsche usw., die viel Geld in die Entwicklung der Modelle und ebenso in die Marktforschung gesteckt haben. Dies ist allseits bekannt. Deshalb hatte die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (kurz: Porsche AG) im Jahr 1997 beim Deut- 12 RENO 11/2007

2 schen Patent- und Markenamt in München die äußere Gestaltung des im Herbst 1996 vorgestellten Porsche Boxster als dreidimensionale Marke für die Waren Kraftfahrzeuge und deren Teile angemeldet, um eine Eintragung im Markenregister zu erreichen. Eine Marke ist ein sog. gewerbliches Schutzrecht, neben anderen gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern. Markengesetz als Rechtsgrundlage Wie sich aus der Firma Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG ableiten lässt, handelt es sich um eine Aktiengesellschaft, also um eine juristische Person. Dass dieses Unternehmen eine Marke anmelden darf, um dann Inhaber der Marke zu sein, ist aus 7 Markengesetz abzuleiten. 7 [Inhaberschaft] Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können sein: 1. natürliche Personen, 2. juristische Personen oder 3. Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Ohne Eintragung entsteht kein Markenschutz. Dieser rechtliche Sachverhalt ist aus 4 Markengesetz abzuleiten. 4 [Entstehung des Markenschutzes] Der Markenschutz entsteht 1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register, 2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder 3. durch die im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke. Wenn man nun wissen will, was eine Marke ist, muss man ebenfalls in diese Rechtsgrundlage schauen. 3 [Als Marke schutzfähige Zeichen] (1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. (2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Form des Boxster dreidimensionale Gestaltung Wie aus dem Gesetz zu entnehmen ist, kann eine Marke eine dreidimensionale Gestaltung einschließlich der Form einer Ware sein. Wer sich das Porsche-Auto Boxster anschaut, wird auf jeden Fall erkennen, dass es sich bei der Form um eine dreidimensionale Gestaltung handelt (vgl. Abb. auf Seite 14). Deutsches Patent- und Markenamt lehnt ab Aus der Presse war bald zu erfahren, dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung der Form des Porsche Boxster als Marke mit der Begründung zurückgewiesen hatte, das angemeldete Zeichen erschöpfe sich in der bloßen formgetreuen Wiedergabe der Waren, zu deren Kennzeichnung es gedacht sei; es fehle daher an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Außerdem stehe der Eintragung ein Freihaltebedürfnis an der äußeren Gestaltungsform eines Kraftfahrzeugs entgegen, die nicht nur auf den ästhetischen Eindruck, sondern auch auf technische Erfordernisse abziele. Ablehnung und Begründung des Bundespatentgerichts In der nachfolgenden Zeit hatte nun auch das von Porsche angerufene Bundespatentgericht die Be- RENO 11/

3 schwerde von Porsche zurückgewiesen und auch die Eintragung als durchgesetztes Zeichen abgelehnt. Es hat angenommen, dass die beanspruchte Warenformmarke von Haus aus nicht schutzfähig sei, weil der begehrten Eintragung zumindest ein Freihaltebedürfnis nach 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz entgegenstehe. 8 [Absolute Schutzhindernisse] (1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen. (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, 1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, 2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Fotos: Werner Hau Dieses Eintragungshindernis sei auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden. Zur Begründung wurden folgende Argumente angeführt: Bei der Formgestaltung von Kraftfahrzeugen sind zahlreiche technische Vorgaben von Bedeutung wie die Stabilität des Fahrzeugs in Aufbau und Materialauswahl, die Aerodynamik, die Funktionsfähigkeit sichtbarer Teile, die Fertigungs- und Reparaturfreundlichkeit, die optischen Bedingungen sowie Elemente des Unfall- und Aufprallschutzes. Insofern seien der Gestaltungsfreiheit des Designers von vornherein Grenzen gesetzt. Das Hindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft stehe der Eintragung einer dreidimensionalen Marke entgegen, soweit die beanspruchte Form lediglich die typischen Merkmale der beanspruchten Ware und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente erkennen lasse. Es sei bereits zweifelhaft, so die weitere Begründung des Bundespatentgerichts, ob die beanspruchte Darstellung aufgrund waren- und/oder 14 RENO 11/2007

4 technisch bedingter Form nach 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Markengesetz nicht von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Hier noch einmal ein Auszug aus dieser Rechtsgrundlage: 3 Als Marke schutzfähige Zeichen (1).. (2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist Bundesgerichtshof ein oberster Gerichtshof Mit dieser Entscheidung gab sich die Porsche AG aber nicht zufrieden. Sie legte das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (= BGH) gemäß Markengesetz ein. 83 [Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde] (1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluss zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung. (2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn 1. eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder 2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. (3) Der BGH in Karlsruhe ist gemäß Grundgesetz einer von fünf obersten Gerichtshöfen. Oberste Gerichtshöfe Art 95 GG 49 [Verfall] (1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß 26 benutzt worden ist. 26 [Benutzung der Marke] (1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Auf- Bundesgerichtshof Bundesverwaltungsgericht Bundesfinanzhof Bundesarbeitsgericht Bundessozialgericht Begründung des Bundesgerichtshofs Der Bundesgerichtshof (Beschluss v ) hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben. Seinen schriftlichen Ausführungen ist zu entnehmen, dass mit der Anmeldung vom 4. Oktober 1997 die Anmelderin die Eintragung der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke begehrte (vgl. Abb. auf Seite 16). Der BGH vertrat die Auffassung, dass es dem angemeldeten Zeichen nicht an der Unterscheidungskraft fehle. Zwar werde die äußere Form eines Produkts häufig nicht als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller verstanden, sodass dreidimensionalen Zeichen, die sich in der Wiedergabe der äußeren Gestalt einer bestimmten Ware erschöpften, die Unterscheidungskraft fehle. Bei Automobilen seien die Verbraucher dagegen seit langem daran gewöhnt, von der äußeren Form des Fahrzeugs auf den Hersteller zu schließen. Dagegen hat der BGH den Einwand gelten lassen, dass an der Form von Automobilen grundsätzlich ein Freihaltebedürfnis besteht. Die Kfz-Hersteller seien dringend darauf angewiesen, bei der Gestaltung von Automobilen auf eine Formenvielfalt zurückgreifen zu können. Wäre es möglich, sich die Form eines Autos auch vor der Markteinführung als Marke schützen zu lassen, müsste damit gerechnet werden, dass Markenrechte an einer Vielzahl von Formgestaltungen entstünden, und zwar nicht nur aufgrund von Anmeldungen der Automobilindustrie. Nach dem Gesetz könnte jedermann solche Marken erwerben. Erst wenn sie nach fünf Jahren immer noch nicht benutzt würden, könnte eine Löschung solcher Marken beantragt werden. Bei dieser Feststellung bezog sich der Bundesgerichtshof auf 49 des Markengesetzes. RENO 11/

5 rechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Des Weiteren stellte das Karlsruher Gericht fest, dass der Spielraum für Neuentwicklungen dadurch erheblich beschränkt werden würde. Dieses berechtigte Interesse an der Formenvielfalt trete jedoch zurück, wenn es um die Form eines Automobils gehe, das bereits im Markt eingeführt sei. In dem zu entscheidenden Fall war die Marke erst fast ein Jahr nach der Markteinführung angemeldet worden. Die Form eines Sportwagens, über dessen Markteinführung wie im Fall des Porsche Boxster ausführlich in den Medien berichtet worden sei, habe sich so der BGH jedenfalls nach nicht allzu langer Zeit als Hinweis auf den bekannten Hersteller durchgesetzt. Porsche könne daher die Eintragung der angemeldeten Formmarke als durchgesetztes Zeichen beanspruchen. Da Porsche die Marke beansprucht, ist damit auch gleichzeitig gewährleistet, dass für die Marke die eingetragene Schutzdauer von zunächst zehn Jahren gemäß 47 Markengesetz gilt. 47 [Schutzdauer und Verlängerung] (1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag ( 33 Abs.1) und endet nach zehn Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. (2) Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Zusammenfassung Die Porsche AG hatte die bereits im Jahr 1996 vorgestellte Form des Porsche Boxster im Jahr 1997als dreidimensionale Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Anmeldung im Markenregister angemeldet. Die Rechtsgrundlage für eine Marke ist das Markengesetz. Eine Marke ist ein gewerbliches Schutzrecht. Neben der Marke gibt es noch andere gewerbliche Schutzrechte, wie Patente. Das Deutsche Patent- und Markenamt lehnte die Eintragung der Form des Porsche Boxster als Marke ab. Das von Porsche danach angerufene Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und auch die Eintragung als durchgesetztes Zeichen abgelehnt. Die Porsche AG hat anschließend durch Einlegung einer Rechtsbeschwerde den Bundesgerichtshof in Karlsruhe angerufen. Der Bundesgerichtshof ist einer von fünf obersten Gerichtshöfen gemäß Grundgesetz. Der Bundesgerichtshof kommt im Rahmen der Begründung seiner Entscheidung zu dem Ergebnis, dass die Porsche AG die Eintragung der angemeldeten Formmarke als durchgesetztes Zeichen beanspruchen kann. 16 RENO 11/2007