Wirkungen einer Patentanmeldung

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1 Wirkungen einer Patentanmeldung Vorlesungsreihe zum gewerblichen Rechtsschutz 6. Oktober 2010 Dr. Hans Wegner Patent- und Rechtsanwälte Dr. Hans Wegner Galileiplatz München Tel. +49 (89) Fax +49 (89) wegner@bardehle.de

2 Agenda 1. Phänomenologie: Was passiert nach - Einreichung einer deutschen Patentanmeldung? - Einreichung einer Europäischen Patentanmeldung? 2. Der Anmeldetag: - Warum relevant? - Wie kommt man dazu? 3. Prioritätsrecht - Warum eigentlich? - Voraussetzung für die wirksame Inanspruchnahme - Wirkungen einer wirksamen Prioritätsinanspruchnahme 4. Übungsaufgabe

3 1. Phänomenologie 1.1 Der Ablauf der Prüfungsverfahrens für eine deutsche Patentanmeldung: 0 < 12? 18?????? Einreichung der Anmeldung 1. Amtsbescheid Veröffentlichung weiterer Amtsbescheid mdl. Anhörung Erteilung / Zurückweisung Vorschriften im PatG [ ]: 34, 34 42, 44, 45 31, 32 42, 44, , 49 Beachte 44 (2): Der Antrag [auf Prüfung] kann von dem Patentsucher und jedem Dritten, der jedoch hierdurch nicht an dem Prüfungsverfahren beteiligt wird, bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden.

4 1. Phänomenologie 1.2 Der Ablauf des Prüfungsverfahrens für eine europäische Patentanmeldung: < 12? 18 ca. 24???? Recherchen bericht Veröffentlichung Prüfungsantrag Amtsbescheid mündliche Anhörung Artikel im EPÜ: Keine aufgeschobene Prüfung im EPÜ!!

5 Was wird geprüft?: Art. 52 (1) EPÜ ~ PatG 1 (1): Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Art. 54 EPÜ ~ PatG 3 (1): (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. (2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. => Auf den Anmeldetag kommt es an!!

6 2. Der Anmeldetag 2.1 Warum ist der Anmeldetag (AT) relevant? A. AT bestimmt, welche Dokumente bei der Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe herangezogen werden können. AT D1 AT Veröffentlichung D1 [Zeit] STAND DER TECHNIK KEIN STAND DER TECHNIK

7 2. Anmeldetag Beachte aber 3 (2) PatG ~ Art. 54 (3) EPÜ: Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind: 1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung; 2. [EP-Anmeldungen, die DE abdecken] 3. [PCT-Anmeldungen, die DE abdecken] Allerdings gilt 4 PatG ~ Art. 56 EPÜ: Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

8 2. Der Anmeldetag (Fortsetzung) 2.1 Warum ist der Anmeldetag (AT) relevant? B. AT legt den Offenbarungsgehalt der Anmeldung fest. Art. 123 (2) EPÜ ~ 38 PatG: Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht a, b, e a, b a, b, c, d, e, f a, b, d b, d, f Offenbarung in der Anmeldung am AT Anspruch 1: Vorrichtung mit: a b c NICHT OFFENBART!! vgl. z.b. T1067/04 anders aber BGH Sammelhefter II!

9 2.2 Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach PatG: 34 (3) PatG: Die Anmeldung muss enthalten: 1. den Namen des Anmelders; 2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist; 3. einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll; 4. eine Beschreibung der Erfindung; 5. die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen. 35 (2) PatG: Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach 34 Abs. 3 Nr. 4 [ ] beim Patentamt [.] eingegangen sind.

10 2. Anmeldetag Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach EPÜ: Art. 80 EPÜ : Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Regel 40 EPÜ: (1) Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten: a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird; b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt aufzunehmen; c) eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung.

11 2. Anmeldetag Beachte Vorschriften für fehlende / verspätet eingereichte Zeichnungen: 35 PatG ~ Regel 56 EPÜ: (1).Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der Anmeldung keine Zeichnungen beigefügt, so fordert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll; (3).. Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnungen nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; anderenfalls gilt jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt. => Vor Einreichung immer, immer Vollständigkeit der Zeichnungen prüfen!!!

12 3.1 Warum eigentlich? 3. Prioritätsrecht Betrachte folgende Situation: Erstanmeldung in USA Erfindung in den USA offenbart Patentanmeldung für dieselbe Erfindung in Deutschland April 23, 2007 April 24, 2007 April 25, 2007 Zeit => Gegenstand der deutschen Patentanmeldung ist nicht mehr neu ( 3 (1) PatG) Artikel 4 Pariser Verbandsübereinkunft (Paris Convention) PatG: 41 => Verweis auf PVÜ EPÜ: Art eigenständige Prioritätsregelung

13 3. Prioritätsrecht 3.2 Voraussetzungen einer wirksamen Inanspruchnahme Art. 87 EPÜ I 1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein II Gebrauchszertifikat vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht. IV III

14 Zu den Voraussetzungen im Einzelnen (Fortsetzung): I. Rechtsnachfolger : - Prioritätsrecht ist eigenes Recht; kann unabhängig von Prioritätsanmeldung übertragen werden - muss vor der Einreichung der Nachanmeldung übertragen werden J 19/87 II. dieselbe Erfindung : - setzt Übereinstimmung in zumindest einem Erfinder voraus - die kleinste Einheit, der eine Priorität zukommen kann, ist ein Anspruch, d.h. eine Merkmalskombination, NICHT einzelnen Merkmalen; G2/98 Überlegung wie bei Art. 123(2) EPÜ Ansprüche der Nachanmeldung: a, b, e a, b a, b, c, d, e, f a, b, d b, d, f a, b a, b, k a, b, c Wirksam! NICHT wirksam! NICHT wirksam! Offenbarung in der Prioanmeldung (Beschreibung Figuren und Ansprüche)

15 3. Prioritätsrecht Zu den Voraussetzungen im Einzelnen: III. 12 Monate : - wiedereinsetzbare Frist (erst mit EPÜ 2000) - es gelten übliche Fristenregeln ( Wochenendverlängerung ) IV. erste Anmeldung : - keine Kettenpriorität möglich; - Vorsicht mit US continuation in part (oder ähnl. Konstell.) - beachte aber Art. 87(4) für fallengelassene erste Anmeldung Erstanmeldung in USA CIP EP 1 EP 2 April 23, 2007 Offenbarung: Mai 24, 2007 a, b, c a, b, c, d a, b, c wirksam April 23, 2008 Ansprüche: a, b, c Mai 24, 2008 a, b, c a, b, c, d Zeit für a, b, c NICHT wirksam für a, b, c, d wirksam

16 3. Prioritätsrecht 3.3 Folgen einer wirksamen Inanspruchnahme Art. 89 EPÜ: Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 und des Artikels 60 Absatz 2 der Prioritätstag als Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt DE 1 DE 2 EP 1 EP 2 Annahme: Aufgaben: 1. Wer ist für wen Stand der Technik? DE 1: DE 2: nix : wirksame Inanspruchnahme, da exakte Kopie DE 1, nur für Neuheit ( 3(2) PatG) 2. Was gilt, wenn die Prio von EP 2 unwirksam ist? EP1: EP2: nix EP1 nur für Neuheit (Art 54(3)EPÜ)

17 3. Übungsaufgabe (tatsächliche Anfrage vom Mandanten im August 2009) Will you clarify the priority of the following hypothetical for me? I m trying to understand whether Co. A or Co. B has priority to the subject matter in an eventual EP application (and other national applications resulting from the PCTs). Please assume that all Co. A and Co. B applications sufficiently disclose and claim the same subject matter. Also, will you please cite to the appropriate PCT / EPO rules in your response? Here are the hypothetical filing and date particulars: Feb. 2007: Co. A files KR national application (in the Korean language). Oct. 2007: Co. B files a US provisional application (complete and with claims). Jan. 2008: Co. A files a US national application and PCT application (same as KR application, but in English, with priority claim to it). Sep. 2008: Co. B files a US utility application and a PCT application (same as US provisional, with priority claim to it). Regards, Ross

18 1. Schritt : Graphische Darstellung des zeitlichen Ablaufs A: Company A B: Company B Februar 2007 October 2007 Jan Sept. 2008???? KR (A) US prov. (B) US, PCT (A) US, PCT (B) EP (A) EP (B) Annahme: In allen Anmeldungen dieselbe Erfindung offenbart und beansprucht. 2. Schritt : Wonach ist gefragt? whether Co. A or Co. B has priority to the subject matter in EP application resulting from the PCTs cite appropriate PCT / EPO rules other national applications resulting from PCTs Im Klartext: Welche EP-Anmeldung führt zu einem validen EP-Patent.nicht ganz einfach können wir nicht wirklich beantworten

19 Februar 2007 October 2007 Jan Sept Okt Mai 2010 KR (A) US prov. (B) US, PCT (A) US, PCT (B) EP (A) EP (B) Inanspruchnahme der Priorität nach dem PCT: Art. 8 (1) PCT verweist auf PVÜ; dort definiert Art 4 die Anforderungen an Inanspruchnahme der Priorität Wirkung der Priorität nach dem PCT: 1. Bestimmt den Lauf der Fristen für Veröffentlichung der PCT-Anmeldung (Art. 21) und Eintritt in die nationalen /regionalen Phasen der Anmeldung (Art. 39) 2. Schränkt Recherche nach Stand der Technik NICHT ein; recherchiert wird alles was vor dem int. Anmeldetag veröffentlicht, Art. 15 i.v.m. R. 33; nachveröff. St.d.T. wird separat angegeben => PCT (A): KR (A) als nachveröffentl. St. d.t.; PCT (B): PCT (A), US und KR (A) 3. Bei vorläufiger int. Prüfung (Chapter II) wird Prioanspruch berücksichtigt; nachveröff. St.d.T. wird nicht berücksichtigt aber separat angegeben R für beide Anmeldungen positiver IPER, aber bei PCT (B) Hinweis auf PCT (A) und KR (A)

20 Februar 2007 October 2007 Jan Sept Okt Mai 2010 KR (A) US prov. (B) US, PCT (A) US, PCT (B) EP (A) EP (B) Inanspruchnahme der Priorität nach dem EPÜ: Vgl. Art. 87, 88 EPÜ, siehe oben Wirkung der Priorität nach dem EPÜ: 1. Stand der Technik für EP(A): nix 2. Stand der Technik für EP(B): Kommt darauf an, ob EP(A) tatsächlich erfolgt ist!! wenn ja: => EP (A) ist St.d.T. nach Art. 54(3) EPÜ wenn nein: => PCT (A) (und KR (A)) sind kein St.d.T!!

21 Noch Fragen?