Aktuelle Entscheidungen

Transkript

1 IP Ticker 1/2011

2 Aktuelle Entscheidungen Kosten des Patentanwalts II: Zur Erstattungsfähigkeit der Kosten des an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an einer Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach den Grundsätzen einer Geschäftsführung ohne Auftrag ( 677, 683 Satz 1, 670 BGB) oder im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs nach 14 Abs. 6 MarkenG nur verlangt werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem erst kürzlich veröffentlichten Urteil klargestellt. Eine erforderliche Mitwirkung des Patentanwalts sei regelmäßig nur dann gegeben, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernommen habe, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Auf die Regelung des 140 Abs. 3 MarkenG sei nicht abzustellen. Die Vorschrift des 140 Abs. 3 MarkenG gelte unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die - wie die Abmahnkosten - durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Auch eine entsprechende Anwendung des 140 Abs. 3 MarkenG komme mangels Regelungslücke nicht in Betracht. Schließlich könne der Regelung des 140 Abs. 3 MarkenG auch nicht die Wertung entnommen werden, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit stets ohne Prüfung der Erforderlichkeit zu erstatten seien (Urteil vom I ZR 181/09 Kosten des Patentanwalts II). Mit seinem Urteil stellt sich der BGH gegen die bislang herrschende Auffassung unter den Oberlandesgerichten, die mit Blick auf die Regelung des 140 Abs. 3 MarkenG eine Erforderlichkeitsprüfung für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des vorprozessual mitwirkenden Patentanwalts bislang für entbehrlich gehalten haben (OLG München, WRP 1982, 542, 543; OLG Frankfurt, GRUR 1991, 72; OLG Karlsruhe, GRUR 1999, 343, 345 f.; OLG Hamburg, GRUR-RR 2008, 370, 371 f.; OLG Stuttgart, WRP 2007, 1265, 1271; KG, GRUR-RR 2010, 403 f.). Vor diesem Hintergrund wird es zukünftig umso wichtiger sein, dass der mitwirkende Patentanwalt seine im Vorfeld der kennzeichenrechtlichen Abmahnung vorgenommenen Tätigkeiten in ausreichendem Maße dokumentiert, um die Erforderlichkeit seiner Mitwirkung in einem späteren Prozess nachweisen zu können. Okklusionsvorrichtung: Zur Frage der Äquivalenz bei alternativen Lösungswegen in der Patentbeschreibung Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Darauf hat der BGH in seiner Entscheidung Okklusionsvorrichtung hingewiesen. Die Beschreibung dürfe nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt. Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründe die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln (Urteil vom X ZR 16/09 Okklusionsvorrichtung). Der BGH erhöht mit diesem Urteil die Anforderungen an die Bejahung einer äquivalenten Patentverletzung weiter. Im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung reiche es zu deren Bejahung nicht aus, dass die von der angegriffenen Ausführungsform verwendete Lösung in der Beschreibung als eine in Betracht kommende Alternative erwähnt ist. Trifft der Patentanspruch, an dem sich auch die Gleichwertigkeitsprüfung maßgeblich zu orientieren habe, eine Auswahlentscheidung aus den verschiedenen genannten Möglichkeiten, müssen die fachmännischen Überlegungen zu möglichen Abwandlungen gerade auch mit dieser Auswahlentscheidung im Einklang stehen. 2

3 ICE: Zum Zitat im Geschmacksmusterrecht Die Fraunhofer-Gesellschaft hatte für den ICE 1 eine Radsatzprüfanlage im Auftrag der Bahn entwickelt. In einem Katalog warb die Fraunhofer-Gesellschaft für ihre Leistungen mit einem Bild des ICE 3. Die Deutsche Bahn AG, die für den ICE 3 über Geschmacksmuster verfügt, mahnte Fraunhofer daraufhin wegen Geschmacksmusterverletzung ab und machte neben Unterlassung Kostenerstattung in Höhe von 750 geltend! Dies wollte Fraunhofer nicht auf sich sitzen lassen, reagierte mit einer negativen Feststellungsklage und unterlag: Fraunhofer hatte sich u.a. damit verteidigt, dass die Wiedergabe des ICE 3 zum Zwecke der Zitierung erfolgt und somit durch die Schrankenregelung des 40 Nr. 3 GeschmMG gerechtfertigt sei. Der Bundesgerichtshof sah dies indessen anders. Da sich die Entwicklungstätigkeit von Fraunhofer lediglich auf den ICE 1 bezogen hatte, diene die Abbildung des ICE 3 im Katalog nur dem allgemeinen Marketing und könne nicht als ein der Veranschaulichung der eigenen Tätigkeit dienendes Zitat verstanden werden (Urteil vom I ZR 56/09 ICE). Mit der Entscheidung macht der Bundesgerichtshof deutlich, dass die Zitatfreiheit, wie grundsätzlich alle Schrankenregelungen, eng auszulegen ist. Die bislang noch nicht veröffentlichte Entscheidung dürfte zudem über die nicht einfach zu beurteilende Frage der Ermittlung des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Abbildungen Aufschluss geben. Aus der Entscheidung folgt auch, dass eine dreidimensionale Eintragung umfassenden Schutz gegen alle Arten von zweidimensionalen Wiedergaben bieten kann und sich insoweit durchaus als scharfes Schwert erweist. 3

4 Kurznachrichten Stärkung des Rechtsschutzes im Zivilprozess Der Deutsche Bundestag hat am eine grundsätzliche Reform der in 522 Abs. 2 ZPO vorgesehen Möglichkeit zur nichtanfechtbaren Zurückweisung von unbegründeten Berufungen durch einstimmigen Beschluss des Berufungsgerichts beschlossen. Bislang waren Berufungsgerichte gesetzlich verpflichtet, die Berufung in klaren Fällen ohne mündliche Verhandlung und ohne weitere Rechtsschutzmöglichkeiten zurückweisen. In der Vergangenheit wurde dieses Instrument von einem Teil der Berufungsgerichte exzessiv gehandhabt, was zu erheblichen regionalen Unterschieden im Rechtsschutz geführt hat. Die nun beschlossene Neuregelung sieht folgende wesentliche Änderungen vor: Künftig muss auch im Berufungsverfahren immer mündlich verhandelt werden, wenn die mündliche Erörterung des Rechtsstreits geboten erscheint, zum Beispiel wegen existenzieller Bedeutung des Rechtsstreits für eine Partei, selbst wenn die Sache aussichtslos erscheint und keine Grundsatzbedeutung hat. Die Schwelle für eine Prozessbeendigung durch unanfechtbaren Beschluss wird heraufgesetzt. Künftig kann dies nur noch geschehen, wenn die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Zudem wurde die Möglichkeit des Zurückweisungsbeschlusses von einer Muss-Vorschrift in eine Soll-Vorschrift umgewandelt. Das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde wird eingeführt. Selbst wenn eine Berufung durch Beschluss ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen wird, kann dagegen künftig ab einer Beschwer von Euro Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt werden. (Quelle: BMJ) Einigung im Ministerrat EU-Patent nimmt nächste Hürde Der EU-Ministerrat hat am eine so genannte allgemeine Ausrichtung zu den Verordnungen über das EU-Patent und das zugehörige Übersetzungsregime beschlossen. Die neuen Regelungen sehen die Möglichkeit vor, für Patente, die das Europäische Patentamt in München erteilt, eine einheitliche Schutzwirkung für die 25 Teilnehmerstaaten zu beantragen. Damit soll das Recht des Patentinhabers, Patentverletzungen zu verbieten, in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten unter gleichen Voraussetzungen gelten. Die EU-Patente werden in den drei Verfahrenssprachen des Europäischen Patentamts erteilt (deutsch, englisch, französisch). Die derzeit erforderlichen kostenträchtigen und zeitraubenden Übersetzungen der Patentschriften in zahlreiche andere Amtssprachen entfallen weitgehend. Zugleich einigte sich der Rat über die Kriterien zur Festlegung der Höhe der Gebühren des EU-Patents und deren Verteilung auf die Mitgliedstaaten. Am EU-Patent nehmen 25 EU-Mitgliedstaaten teil, die am eine verstärkte Zusammenarbeit beschlossen haben; Italien und Spanien beteiligen sich aus sprachpolitischen Gründen nicht. Zunächst muss das Europäische Parlament nun seine Stellungnahme zu dem Verordnungspaket abgeben. Außerdem wird im zweiten Halbjahr 2011 über die Schaffung einer einheitlichen europäischen Patentgerichtsbarkeit weiterberaten. (Quelle: BMJ) Nachfestsetzung der vollen Verfahrensgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren möglich Der unter anderem für das Marken- und Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat hat in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss klargestellt, dass er mit Blick auf die Neuregelung des 15a RVG an seiner bisherigen Rechtsprechung, wonach die Verfahrensgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren stets um die Hälfte der Geschäftsgebühr zu mindern sei, nicht mehr festhalte. Dies betreffe auch Kostenfestsetzungen vor Inkrafttreten des 15a RVG, da diese Norm nach dem Willen des Gesetzgebers die bisherige Rechtslage nicht ändere, sondern lediglich klarstelle. Wer demgemäß vor Inkrafttreten des 15a RVG im Kostenfestsetzungsverfahren aufgrund der bisherigen Rechtsprechung nur eine reduzierte Verfahrensgebühr in Ansatz gebracht hatte, kann nach Ansicht des BGH die restliche Verfahrensgebühr nachträglich noch im Wege der Nachfestsetzung geltend zu machen, sofern keiner der in 15a Abs. 2 RVG geregelten Fälle (Erfüllung, Vorliegen eines Vollstreckungstitels, Geltendmachung beider Gebühren in einem Prozess) vorliegt (Beschluss vom I ZB 47/10). 4

5 IP Ticker 1/2011 Herausgeber bock legal Rechtsanwalts-GbR Reuterweg Frankfurt am Main Telefon + 49-(0) Fax + 49-(0) office@bock-legal.de Verantwortlicher Redakteur Dominik Weiß Dieser IP Ticker verfolgt ausschließlich den Zweck, Sie über bestimmte aktuelle Themen zu informieren. Die darin enthaltenen Informationen und Meinungen stellen keine individuelle, den Besonderheiten des Einzelfalls gerecht werdende Rechtsberatung dar. Sollten Sie bezüglich einzelner Themen weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei bock legal.