BARDEHLE PAGENBERG erringt Sieg vor dem Gerichtshof, der die EU-weite Durchsetzung einheitlicher geistiger Eigentumsrechte fördert

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1 Pressemitteilung vom 11. Oktober 2017 BARDEHLE PAGENBERG erringt Sieg vor dem Gerichtshof, der die EU-weite Durchsetzung einheitlicher geistiger Eigentumsrechte fördert A. Zusammenfassung In einem Grundsatzurteil, das am 27. September 2017 verkündet wurde, bestätigte der Gerichtshof der Europäischen Union ( EuGH ) angesichts von Fragen, die in einer staatenübergreifenden Verletzungsklage aufgrund EU-weit geschützter eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster auftraten, die EU-weite Zuständigkeit für eine Mitbeklagte, die mit der Hauptbeklagten verbunden ist, und sprach sich außerdem für die Anwendung eines einheitlichen Rechts in Bezug auf Rechtsbegehren aus, die in der geltenden EU-Gesetzgebung nicht geregelt sind, wie beispielsweise Schadensersatzansprüche (verbundene Rechtssachen C-24/16 und 25/16 Nintendo v Bigben). B. Sachverhalt und Verfahren, Fragen und Antworten Prinzregentenplatz München T +49.(0) F +49.(0) info@bardehle.de Ausgangspunkt des Falles waren Klagen wegen Verletzung eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die von Nintendo Co. Ltd. (Nintendo), einem japanischen Unternehmen, vertreten durch BARDEHLE PAGENBERG, gegen die Bigben Interactive GmbH (Bigben Deutschland), der deutschen Vertriebsgesellschaft der Bigben Interactive SA, die in Frankreich gegründet wurde (Bigben Frankreich), in Deutschland (Landgericht Düsseldorf) eingereicht wurden. Nach geltender Gesetzgebung war das Landgericht Düsseldorf in der gesamten EU als Firmensitz der Beklagten für Bigben Deutschland zuständig. Gemäß den geltenden Regeln des Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 trat Nintendo als Mitbeklagte an der Seite von Bigben Frankreich in das Verfahren ein. Neben dem Verbot bestimmter Produkte von Bigben, die eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster von Nintendo verletzen, umfassten die Verletzungshandlungen, die verhindert werden sollten, auch die Verwendung von Abbildungen von Produkten, die durch eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster von Nintendo geschützt sind, auf der Verpackung von Waren von Bigben, die Zubehör beinhalten, das zusammen mit den vertretenen Nintendo-Produkten verwendet wird. Nintendo klagte außerdem auf Zahlung von Schadensersatz sowie weitere ergänzende Abhilfemaßnahmen (Rückruf, Vernichtung verletzender Produkte usw.). BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbb Patentanwälte Rechtsanwälte Amtsgericht München Partnerschaftsregister 1152 ISO 9001 certified In cooperation with: Singapore

2 Das Landgericht Düsseldorf erließ EU-weite einstweilige Verfügungen sowohl gegen Bigben Deutschland als auch Bigben Frankreich, beschränkte jedoch die Annexansprüche gegen Bigben Frankreich auf das Gebiet der konkreten Lieferkette, d.h. Waren, die von Bigben Frankreich an Bigben Deutschland geliefert werden. Das Landgericht Düsseldorf stellte außerdem fest, dass Bigben sich bezüglich der Verwendung von Abbildungen von Nintendo-Produkten auf ihrer Produktaufmachung auf die Einrede der Zitierung berufen könne, wie sie in Art. 20 Abs. 1 Buchst. c Verordnung Nr. 6/2002 geregelt ist. Beide Parteien legten Berufung ein. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte Zweifel bezüglich des Umfangs der Zuständigkeit für Bigben Frankreich, die Anwendbarkeit der Einrede der Zitierung sowie des anwendbaren Rechts für Annexansprüche und legte dem EuGH die folgenden drei Fragen vor: (1) Kann im Rahmen eines Prozesses zur Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Gericht eines Mitgliedstaats, dessen Zuständigkeit hinsichtlich eines Beklagten sich allein aus Art. 79 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 in Verbindung mit Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 ergibt, weil dieser in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Beklagte den im betreffenden Mitgliedstaat ansässigen Beklagten mit möglicherweise schutzrechtsverletzenden Waren beliefert hat, gegen den erstgenannten Beklagten Anordnungen treffen, die unionsweit gelten und die über die die Zuständigkeit begründenden Lieferbeziehungen hinausgehen? (2) Ist die Verordnung Nr. 6/2002, insbesondere deren Art. 20 Abs. 1 Buchst. c, dahingehend auszulegen, dass ein Dritter zu geschäftlichen Zwecken das Gemeinschaftsgeschmacksmuster abbilden darf, wenn er Zubehörartikel zu dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsprechenden Waren des Inhabers vertreiben will? Wenn ja, welche Kriterien gelten dafür? (3) Wie ist der Ort, in dem die Verletzung begangen wurde, in Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 864/2007 in den Fallgestaltungen zu bestimmen, in denen der Verletzer gemeinschaftsgeschmacksmusterverletzende Waren (a) über eine Website anbietet und diese Website auch auf andere Mitgliedstaaten als den Mitgliedstaat, in dem der Verletzter ansässig ist, ausgerichtet ist, (b) in ein anderes Mitgliedsland als dasjenige, in dem er ansässig ist, befördern lässt? 2 6

3 Ist Art. 15 Buchst. a und g der genannten Verordnung so auszulegen, dass das so bestimmte Recht auch auf Mitwirkungshandlungen anderer Personen anzuwenden ist? In seinem Urteil vom 27. September 2017 gab der EuGH folgende Antworten: 1. Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist in Verbindung mit Art. 6 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren ein Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht, bei dem eine Verletzungsklage anhängig ist und dessen internationale Zuständigkeit in Bezug auf einen ersten Beklagten auf Art. 82 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 beruht und in Bezug auf einen zweiten, in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Beklagten auf Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002, weil der zweite Beklagte die vom ersten Beklagten vertriebenen Erzeugnisse herstellt und an den ersten Beklagten liefert, auf Antrag des Klägers gegen den zweiten Beklagten Anordnungen erlassen kann, die Maßnahmen im Sinne von Art. 89 Abs. 1 und Art. 88 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 betreffen, die sich auch auf Tätigkeiten des zweiten Beklagten außerhalb der genannten Lieferkette erstrecken und die für das gesamte Gebiet der Europäischen Union gelten. 2. Art. 20 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass ein Dritter, der ohne Zustimmung des Inhabers der Rechte aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim rechtmäßigen Vertrieb von Waren, die als Zubehör spezifischer Waren des Inhabers der Rechte aus den Geschmacksmustern verwendet werden sollen, Waren, die solchen Geschmacksmustern entsprechen, u. a. auf seinen Websites abbildet, um die gemeinsame Verwendung der von ihm vertriebenen Waren und der spezifischen Waren des Inhabers der Rechte aus den Geschmacksmustern zu erläutern oder darzutun, eine Wiedergabe zum Zweck der Zitierung im Sinne von Art. 20 Abs. 1 Buchst. c vornimmt, wobei eine solche Wiedergabe nach dieser Bestimmung zulässig ist, wenn die dort aufgestellten kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind, was zu prüfen Sache des nationalen Gerichts ist. 3 6

4 3. Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ( Rom II ) ist dahin auszulegen, dass unter dem Begriff des Staates, in dem die Verletzung begangen wurde, im Sinne dieser Bestimmung der Staat zu verstehen ist, in dem das schadensbegründende Ereignis eingetreten ist. In Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, ist bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht. C. Umfang der Zuständigkeit für Mitbeklagte Die Antwort auf die erste Frage stärkt die Position des Inhabers eines Schutzrechts, das als einheitliches EU-Recht geschützt ist, beträchtlich (als EU-Marke oder Gemeinschaftsdesign oder sogar Gemeinschaftssortenrecht). Ein Mitbeklagter, der nach Art. 6 Nr. 1 Verordnung Nr. 44/2001 (bzw. heute nach Art. 8 Nr. 1 Verordnung Nr. 1215/2012) in das Verfahren eintritt, wird in Bezug auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union beurteilt und kann sich nicht auf eine Beschränkung auf die Beziehung zu dem Hauptbeklagten berufen. Das Gericht begründet dieses Ergebnis mit dem Hinweis auf den einheitlichen Charakter in der gesamten Union geschützter Rechte sowie auf das Fehlen etwaiger Beschränkungen im Rahmen der Zuständigkeit des nationalen Gerichts, außer in den Fällen, in denen die Zuständigkeit auf Verletzungshandlungen in dem jeweiligen Mitgliedsstaat gegründet ist, wie in Art. 82 Abs. 5 Verordnung Nr. 6/2002 vorgesehen. Das Gericht bestätigt außerdem, dass das Vorliegen derselben rechtlichen Situation, die notwendig ist, um die Konnexität zwischen den Rechtssachen nach Art. 6 Nr. 1 Verordnung Nr. 44/2001 zu bestätigen, nicht bestritten werden kann, weil möglicherweise in gewissem Maße nationales Recht auf einige Ansprüche des Inhabers angewandt werden muss. D. Auf Annexansprüche anwendbares Recht Eine vielleicht sogar noch größere Bedeutung für die Durchsetzung in der gesamten Union geltender Schutzrechte gegen staatenübergreifende Verletzungen hat die Antwort auf die dritte Frage. 4 6

5 Während ein Unterlassungsanspruch auf Grundlage der Verordnung Nr. 6/2002 selbst verfügbar ist, vertraten Gerichte und Kommentatoren häufig die Meinung, dass die korrekte Vorgehensweise in Bezug auf Ansprüche nicht in der Verordnung Nr. 6/2002 geregelt sei, sondern durch das anwendbare nationale Recht anhand der sog. Mosaiktheorie bestimmt werde, die eine Anwendung der Gesetze jedes Mitgliedsstaates erfordern würde, in dem verletzende Waren auf dem Markt sind. Im Gegensatz zu dieser Theorie, die eine Durchsetzung von Annexansprüchen wie beispielsweise Schadensersatz gegen staatenübergreifende Verletzer in der Praxis extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen würde, argumentierte Nintendo dafür, das Gesetz des Mitgliedsstaates anzuwenden, in dem der mutmaßliche Verletzer hauptsächlich tätig ist, also französisches Recht gegen Bigben Frankreich im vorliegenden Fall. Praktisch gesehen ist dies der Ansatz des EuGH, der es erfordert, (...) eine Gesamtwürdigung des Verhaltens dieses Beklagten vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht (...). Das Gericht weist darauf hin, dass die verletzende Benutzung, die nach Art. 19 Verordnung Nr. 6/2002 untersagt werden kann, nicht in verschiedene Verletzungshandlungen aufgeteilt werden soll, wie beispielsweise Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen usw., die dann den Gesetzen unterschiedlicher Mitgliedsstaaten unterliegen würden. Das Gericht bestätigt dies in Bezug auf die speziellen Umstände, auf die in Frage 3 Bezug genommen wird, nämlich Werbung auf einer Website und die Lieferung von Waren an eine Tochtergesellschaft oder andere Vertriebspartner. E. Recht auf Verwendung von Zitierungen Während die Reaktion auf die Antworten 1 und 3 somit durchweg positiv war, nicht nur für die Klägerin im vorliegenden Fall, sondern für Inhaber EU-weiter Schutzrechte im Allgemeinen, ist die Antwort auf die zweite Frage, das Thema Zitierung, eine Enttäuschung, die die ausschließlichen Rechte von Geschmacksmusterinhabern beträchtlich einschränkt. Der Fall wird nun zur weiteren Entscheidung an das Oberlandesgericht Düsseldorf zurückverwiesen. 5 6

6 Vertreter von Nintendo Co. Ltd.: BARDEHLE PAGENBERG (München) Dr. Henning Hartwig (Rechtsanwalt, Partner) Prof. Dr. Alexander von Mühlendahl, LL.M. (Rechtsanwalt) Inhouse: Koni Nishiura (Kyoto), Dr. Peggy Müller (Frankfurt am Main) Vertreter von Bigben Interactive SA und Bigben Interactive GmbH: KLAKA (München) Dr. Wolfgang Götz, Dr. Carola Onken und Dr. Constantin Kurtz (Rechtsanwälte) Gerichtshof der Europäischen Union (Zweite Kammer): Professor Dr. Marko Iselis (Vorsitzender Richter und Rapporteur) BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, professionellen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratungsdienste sind maßgeschneidert für die speziellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls. Folgen Sie uns auf Twitter: Pressekontakt: Gabriela Tröger Marketing & PR Prinzregentenplatz München T +49.(0) F +49.(0) gabriela.troeger@bardehle.de 6 6