COMPANY ESTABLISHMENT & IP PROTECTION

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1 COMPANY ESTABLISHMENT & IP PROTECTION Susanne Rademacher Partner Head of Office BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Beijing Representative Office 22 October 2012

2 Page 2 RO oder WFOE oder JV oder doch eine andere Lösung? Foreign Invested Enterprises ( FIE ) M&A WFOEs RO No direct business activities permitted get to know the market Lizenzen Short term revenues versus lack of market presence/ protection of industrial property JVs Sustainable market entry with limited investment risks versus potential conflicts with partner interests Efficient corporate management and high profitability versus longer learning curve and time to market Short time market access acquiring existing assets versus due diligence risks and inherent post merger integration conflicts

3 Page 3 RO Registrierung

4 Page 4 RO Registrierung: Rechtsgrundlagen Interim Provisions of the State Council on Administration of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises 30 Oktober 1980 Registration Measures of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises, 15 März Januar 2010: State Administration of Industry and Commerce ( SAIC ) & Ministry of Public erlassen Notice on Further Strengthening the Registration Administration Resident Representative Offices of Foreign Enterprises (umgesetzt von Beijing AIC ab 15 Januar 2010)

5 Page 5 RO Registrierung: Hintergrund der Änderungen Einreichung gefälschter Gründungsunterlagen (Incorporation Certificates der Muttergesellschaften) Unzureichende Corporate Governance der ROs (zb Verlängerung der Registrierungszertifikate) Stille Schliessung von ROs ohne Deregistrierung Unerlaubte Geschäftstätigkeiten

6 Page 6 RO Registrierung ab 2010 Operative Laufzeit Vor 2010 Ab Jahre 1 Jahr Gilt auch für die Verängerung bestehender ROs Laufzeit nicht länger als Restlaufzeit der Muttergesellschaft

7 Page 7 RO Registrierung ab 2010 Mindestalter der Muttergesellschaft Vor 2010 Ab 2010 Egal 1 Jahr A

8 Page 8 RO Registrierung ab 2010 Antragsunterlagen Vor 2010 Ab 2010 Kopie bzw einfache Originale ausreichend Beglaubigte, überbeglaubigte und legalisierte HRB und Bankbestätigungen notwendig (keine Apostille) HK, Macao, Taiwan Gesellschaften sind Formerfordernis-befreit Gilt bei jeder Verlängerung in Beijing

9 Page 9 RO Registrierung ab 2010 Anzahl der Repräsentanten Vor 2010 Ab 2010 Unbeschränkt Bis zu 4, einschliesslich Chief Representative Bestehende ROs mit mehr als 4 Repräsentanten: keine zusätzlichen Bestellungen Alle Ausländer müssen als Repräsentanten bestellt werden

10 Page 10 Wesen von ROs non-profit making administrative body ausländischer Gesellschaften (Ausnahme: Kanzleien, WPs, StBs, etc., ) Non-legal person status

11 Page 11 RO Geschäftsbereich Carry out activities related to market research, presentation, promotional activities, and liaison activities with the parent company in relation to product sales, service provision, domestic procurement, and investment of the parent company Keine Berechtigung namens der Muttergesellschaft Verträge zu unterzeichnen

12 Page 12 RO Mitarbeiter

13 Page 13 Chinesische Mitarbeiter Keine direkte Anstellung bei dem RO bzw der Muttergesellschaft zur Entsendung Anstellung nur über Labor Dispatching Units ( LDU ), e.g. FESCO, die die Mitarbeiter anstellen und an das RO entsenden

14 Page 14 Chinesische Mitarbeiter Vertragsbeziehungen Labor Dispatch Agreement zwischen LDU und RO / Muttergesellschaft Arbeitsvertrag zwischen Mitarbeiter und LDU Möglich: Supplementary Agreement zwischen Mitarbeiter und RO (bonus, company rules, training, confidentiality and noncompetition obligations etc)

15 Page 15 Ausländische Mitarbeiter Vertragsbeziehung Arbeitsvertrag mit der Muttergesellschaft, ggf Entsendung Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, Arbeitsvisum etc.

16 WFOEs & JVs

17 Page 17 Gesetzesgrundlagen PRC Company Law, letzte grosse Anpassung 1. Januar 2006 PRC Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures & Implementation Rules PRC Law on Sino-Foreign Contractual Joint Ventures & Implementation Rules PRC Law on Wholly Foreign-owned Enterprises & Implementation Rules Diverse Administration Regulations betreffend spezieller Industrien (zb PRC Administration Regulations on Foreign-invested Insurance Companies etc)

18 Page 18 FIEs Gemeinsamkeiten Geschäftsbereich bestimmt erlaubte Aktivitäten Kapitalisierung Gründungsprozesse und Kosten Debt / equity Ratio Technologie / Know-how Transfer

19 Page 19 JVs EJV <=> CJV - Juristische Person - 2 Formen: + Vertragliche Vereinbarung + Juristische Person (idr Co.Ltd.) - Gewinnverteilung nach Unternehmensanteil (Abweichungen seit 2006 möglich nach Company Law) - Gewinnverteilung nach vertraglicher Vereinbarung

20 Page 20 Wholly Foreign-Owned Enterprise ( WFOE ) Sehr populär wo rechtlich möglich In der Regel als Co. Ltd. gegründet

21 Page 21 JVs & WFOEs Exit Scenarios Buy-Out Kapitalreduzierung Restructuring Liquidation Silent Go-Away

22 Page 22 M&A & Kartellrecht Provisions on the Merger or Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors, 8. September 2006 Guidance for the Anti-Monopoly Declaration by a Foreign Investor in the Merger or Acquisition of a Domestic Enterprise, 8. März 2007 Anti-monopoly Law, 1. August 2008 Verschiedenste Neben- und Ausführungsbestimmungen

23 Page 23 Monopolistisches Verhalten Monopoly agreements Abuse of dominant market position Concentration conducted by undertakings that may have the effect of eliminating or restricting competition Abuse of Administrative Powers to Restrict Competition

24 Page 24 Concentration nach chinesischem Kartellrecht Mergers Acquisitions of control over another business operator by acquiring its voting shares or assets to an adequate extent Acquisition of control by contract or other means

25 Page 25 Foreign Investment Guidance Catalogue Ziel: Industriepolitik und Lenkung der Wirtschaft Neue Fassung seit Anfang 2012 (davor Ende 2007) 4 Klassen: Encouraged, restricted, prohibited, permitted (default) Katalog muss im Zusammenhang mit anderen Texten gelesen werden: - Spezielle Industriebestimmugen - Lokale Kataloge bzw Regularien - Spezialkataloge

26 Page 26 Auswirkungen des Katalogs Erleichterung bei Genehmigungen Vorzugsbehandlung

27 Foreign Invested Partnerships

28 Page 28 Foreign Invested Partnerships General FIPs Mindestens 2 Partner Jeder Partner berechtigt Geschäfte namens des FIP zu tätigen Joint and Several Liability für Verbindlichkeiten des FIP Limited FIPs 2 bis 50 Partner Mindestens 1 General Partner (haftet als Gesamtschuldner, vertritt das FIP) Limited Partners: Haften in Höhe ihrer Einlage, nicht vertretungsberechtigt

29 Page 29 Foreign Invested Partnerships Unzulässige Partner State Owned Enterprises Börsennotierte Gesellschaften Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Wohlfahrtseinrichtungen Gründungsprozess Wie RO nur Registrierung mit SAIC MOFCOM erhält nur Mitteilung von SAIC Aber: MOFCOM Genehmigung von restricted nach dem Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue Ausländische natürliche und juristische Personen können Partner sein

30 IP Protection

31 Page 31 Strategien gegen Marken- und Produktpiraterie Produktpiraterie ist eher ein kleines Problem in ländlichen Gebiete aber die chinesische Regierung kümmert sich um das Thema (Xu Kuang Di, ehemaliger Bürgermeister von Shanghai, Hamburg Summit 2006) Kein Patentrezept aber wesentliche Kernpunkte Strategie beginnt vor! Markteintritt Strategien entwickeln im Markenkrieg ein Kampf um Marktanteile

32 Wesentliche Elemente der Schutzstrategie für geistiges Eigentum Page 32 Betriebsinterne Maßnahmen Juristische Maßnahmen IP-Strategie Technische Sicherung Politische Maßnahmen

33 Juristische Maßnahmen als Teil der Gesamtstrategie Page 33 Eckpunkte: Umfassende Registrierung von gewerblichen Schutzrechten Anmeldung von Marken, Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, Urheberrechten und Domain Namen Sensibles Vertragsmanagement Joint Venture Vertrag, (Geschäftsführer-) Anstellungsvertrag, Lizenzvereinbarungen mit Herstellern und Zulieferern, Geheimhaltungsvereinbarungen; VERTRÄGE REGISTRIEREN!!! Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten Administrative sowie zivil- und strafrechtliche Verfahren Einbindung des chinesischen Zolls

34 Page 34 Markenanmeldung VR China Strenges First to File Prinzip in der VR China Örtliche Besonderheiten beachten Wortmarken in der VR China nicht bekannt Markenschutz in der VR China umfasst nicht, Hong Kong, Macao, Taiwan Strategie weltweit gleich zu klingen, in Asien mitunter kritisch; Expertenrat einholen; Namen in Landessprache übersetzen sonst sind böse Überraschungen möglich - Beispiel: Polo man dachte das würde reichen und wurde dann in China Dreibeiniges Pferd genannt da das Wort Polo im Chinesischen keine Bedeutung hat und sich deshalb schlecht einprägt.

35 Page 35 Markenanmeldung VR China Chinesische Bedeutung in Westliche Marken Übertragung Produkte Branche chinesischer Kultur 可 口 可 乐 wohlschmeckend Coca Cola ke kou ke le Getränke und erfrischend 奥 妙 geheimnisvoll OMO au miao Waschmittel und wunderbar 西 门 子 Elektrotechnik und SIEMENS Xi men zi Elektronik Tor zum Westen IKEA 宜 家 yi jia Möbel angenehme Familie Reebok 锐 步 rui bu Sportkleidung laufen mit Vitalität MAGGI 美 级 mei ji Fertigsuppen Leckerbissen BMW 宝 马 bao ma Automobile Schatz-Pferd BEITEN BURKHARDT 百 达 bai da Recht 100 Ziele erreichen

36 Page 36 Folgen der Registrierung am Beispiel einer Marke Formeller Markenschutz, u.a. Exklusives Nutzungsrecht beschränkt auf angemeldete Waren / Dienstleistungen (Ausnahme bekannte Marken) Schutz gegen die Registrierung einer gleichen oder ähnlichen Marke für gleiche oder ähnliche Waren / Dienstleistungen Durchsetzbarkeit Abschreckungswirkung der Registrierung Wirksamkeit informeller Maßnahmen kaum Ausnahme Administrative Verfahren Wirkt nur punktuell, lässt aber Durchsetzungswillen erkennen Gerichtliche Maßnahmen Wirksam gegen einzelne Verletzer, hohe Publizität, aber zeit- und kostenintensiv

37 Folgen der Nichtregistrierung am Beispiel einer Marke Page 37 Durchsetzbarkeit ohne Registrierung Erhebliche Beweisschwierigkeiten Nur bei bekannter Marke (hoher Standard der Bekanntheit erforderlich) oder evtl. aufgrund Urheberrecht Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb? Gefahren der Nichtregistrierung Dritter registriert Marke für sich => Unterlassungsanspruch gegen den legitimen Markennutzer - Erpressungspotential: Lösegeld für Rückübertragung - langwieriges Löschungsverfahren - Bis zum Ablauf des Verfahrens darf anmeldender Dritter Marke nutzen

38 Folgen der Nichtregistrierung am Beispiel einer Marke Page 38 Dreiste Produktpiraten (Fall Faber Castell) Hongkonger Agentur hat Schriftzug und Logo schon 2004 bei chinesischen Behörden angemeldet Produkt kopiert Faber Castell hat inzwischen Widerspruch eingelegt Voraussichtliche Verfahrensdauer für das Widerspruchsverfahren in China: mind. 5 Jahre Buntstift-Piraterie: Links das Originalprodukt, rechts die Kopie aus China Quelle: Spiegel-Online, Kosten der Rückgewinnung nicht unter EUR 5.000,- Daneben hat Faber Castell wohl politische Maßnahmen getroffen

39 Page 39 Besondere Erwägungen bei Erfindungspatenten Grundüberlegung: Anmeldung als Patent erfordert Offenlegung der Erfindung Anmeldung selbst kaum Abschreckungswirkung Oft erst durch Patentanmeldung (Offenlegung) Nachahmen möglich Bei Erzeugnispatenten Nachahmung auch durch Reverse Engineering möglich Anmeldung zu erwägen Wenn Know-how aus anderen Gründen offengelegt werden muss (wie Zertifizierungen, Ausschreibungen) Anmeldung zu erwägen Bei Prozess-Know-how überlegen, ob betriebsinterne Maßnahmen einen Grad von Geheimhaltung ermöglichen, die vor der Gefahr des Nachahmens besser schützen als Patentanmeldung

40 Page 40 Besondere Erwägungen bei Domainnamen (.cn) Vergabe auf einer sehr ausgeprägten first come, first serve -Basis Niedrige Registrierungskosten: ab 12 pro Domain und Jahr Hohes Schädigungspotential durch Drittregistrierer / aber Warnung vor Schreiben von (angeblichen) offiziellen Domain Name Registrars Rückgewinnungsmöglichkeiten beschränkt - Berechtigtes Interesse an Namen (z.b. Marke) muss nachgewiesen werden - Dem Domainbesitzer muss Bösgläubigkeit nachgewiesen werden - Vor Ablauf von zwei Jahren: Zügiges Domain Name Streitverfahren der CNNIC (ab 300 ohne anwaltliche Kosten) - Danach: Verfahren vor chinesischen Zivilgerichten

41 Page 41 Technologietransfer Registrierung des Lizenzvertrages Wirksamkeitsvoraussetzung/Vertrag von Behörde überprüft Laufzeit eines Lizenzvertrages Laufzeit frei verhandelbar; Gebrauch durch Lizenznehmer nach Ablauf der Lizenzlaufzeit frei verhandelbar Zusicherungen des Lizenzgebers Eigentumsgarantie Qualitätsgarantie, d.h. vollständig, fehlerfrei, aktuell und geeignet, das vereinbarte technische Ziel zu erreichen

42 Page 42 Technologietransfer Unwirksame Klauseln: Verpflichtungen des Lizenznehmers zu Handlungen, die mit dem Technologietransfer nicht notwendig in Verbindung stehen, z.b. Kauf von Technologie, Rohmaterialien, Produkten, Betriebsmitteln etc. Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzgebühren für Patente zu bezahlen, welche bereits erloschen sind oder gelöscht wurden Einschränkung des Lizenznehmers, die eingeführte Technologie zu verbessern oder verbesserte Technologie nur eingeschränkt zu verwenden

43 Page 43 Technologietransfer Weitere unwirksame Klauseln: Einschränkungen des Lizenznehmers, von anderen Quellen ähnliche oder konkurrierende Technologie zu erwerben Unbillige Einschränkung des Lizenznehmers beim Einkauf von Rohmaterialien, Komponenten, Produkten oder Betriebsmitteln Unbillige Einschränkung des Lizenznehmers hinsichtlich Menge, Vielfalt oder Verkaufspreis der vom Lizenznehmer produzierten Waren Unbillige Einschränkung des Lizenznehmers, die mit der lizenzierten Technologie produzierten Waren zu exportieren

44 Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Page 44 Abmahnungen Verwaltungsverfahren Zivilgerichtliche Klageverfahren Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Verletzer Schiedsverfahren

45 Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Page 45 Informelle Maßnahmen Abmahnung Verhandlungen mit Schutzrechtsverletzer Kooperation?

46 Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Page 46 Maßnahmen der Verwaltungsbehörden Effizient bei eindeutig gelagerten Fällen wie Markenverletzungen, keine Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen möglich Auch aufgrund Verletzung des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb Problematisch bei Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern und Urheberrechten Sonderfall: Urheberrechtsverletzung im Internet Anmeldung bei den Zollbehörden Zoll stoppt die Ein- und Ausfuhr von Plagiaten

47 Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Page 47 Zivilgerichtsverfahren Spezielle Kammern bei Zivilgerichten größerer Städte bietet sich bei Patentverletzungsverfahren an Einstweiliges Verfügungsverfahren möglich Forderung von Schadensersatz möglich wenn nicht schlüssig nachgewiesen wird, Schätzung durch Gericht, dann max. RMB (ca. EUR )

48 Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Page 48 Strafverfahren Abschreckungswirkung => Freiheitsstrafen können verhängt werden bisher nur in Ausnahmefällen durchgesetzt (aber Tendenz steigend)

49 Page 49 Contact Beijing Suite 3130, 31 st Floor South Office Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guang Hua Road, Chao Yang District Beijing P.R. China Tel.: (+86) (10) Fax: (+86) (10) Susanne.Rademacher@bblaw.com Jenna.Wang@bblaw.com Shanghai Suite 1001, 10 th Floor Chong Hing Finance Centre 288 Nanjing Road West Shanghai P.R. China Tel.: (+86) (21) Fax: (+86) (21) Willi.Vett@bblaw.com Oscar.Yu@bblaw.com Asia Desk Germany Ganghoferstrasse Munich Germany Tel: (+49) Fax: (+49) Bjoern.Etgen@bblaw.com