Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke

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1 Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke Mit Mustern und Checklisten von Dr. André Pohlmann 1. Auflage Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke Pohlmann ist ein Produkt von Thematische Gliederung: Markenrecht Verlag C. H. Beck München 2012 Verlag C. H. Beck in Internet: ISBN Inhaltsverzeichnis: Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke Pohlmann

2 Pohlmann Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke

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4 Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke Die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuG/EuGH) Mit Mustern und Checklisten von Dr. André Pohlmann, LL.M. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) Alicante Verlag C.H. Beck München 2012

5 ISBN Verlag C.H. Beck ohg Wilhelmstraße 9, München Druck und Bindung: Nomos Verlagsgesellschaft In den Lissen 12, Sinzheim Satz: Textservice Zink, Schwarzach Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

6 Vorwort Das materielle Markenrecht ist mit der Umsetzung der Markenrichtlinie in den Ländern der Europäischen Union weitgehend angeglichen worden. Über die Interpretation zentraler Begriffe wie Unterscheidungskraft, Verwechslungsgefahr oder die ernsthafte Benutzung einer Marke herrscht inzwischen überwiegend Einigkeit. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben die zahlreichen, in den letzten 15 Jahren ergangenen Urteile des Europäischen Gerichtshofs ganz wesentlich beigetragen. Etwas anders sieht die Situation im Bereich des Verfahrensrechts aus: Bereits aus dem sechsten Erwägungsgrund der Markenrichtlinie ergibt sich, dass der Gesetzgeber nicht beabsichtigte, auch die markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen anzugleichen. Vielmehr wurde den Mitgliedstaaten der EU ein weiter Spielraum eingeräumt, um die Verfahrensvorschriften für die Eintragung und den Untergang von Marken eigenständig zu gestalten. Dies führt dazu, dass das Eintragungsverfahren in den Ländern der Europäischen Union zum Teil sehr unterschiedlich verläuft. Zweck dieses Handbuchs ist, den Benutzern die Besonderheiten des Verfahrens der Gemeinschaftsmarke zu erläutern. Dies ist wichtig, da das Verfahren in Alicante sich von dem Eintragungsverfahren in Deutschland zum Teil erheblich unterscheidet. Von vielen Markeninhabern wird das Verfahren vor dem HABM als sehr formalistisch empfunden. Tatsächlich wird beispielsweise ein beträchtlicher Teil der Widersprüche aus formellen Gründen zurückgewiesen. Mir ist allerdings kein Rechtsstreit bekannt, in dem sich der Vertreter des Anmelders nach Zurückweisung des Widerspruchs über eine allzu formalistische Sichtweise beschwert hätte. Wer die Eigentümlichkeiten und Fallstricke des Verfahrens vor dem HABM kennt, vermeidet also nicht nur eigene Fehler, sondern kann auch mögliche Verfahrensfehler der Gegenseite aufspüren und davon profitieren. Das Buch umfasst alle Stufen des Verfahrens von der Markenanmeldung bis zur Klage vor dem EuGH. Es wendet sich insbesondere an Patent- und Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Patentanwaltsfachangestellte und Mitarbeiter von Patent- und Rechtsabteilungen. Zahlreiche Schaubilder, Checklisten und Musterschriftsätze sollen denjenigen, die nur hin und wieder ein Verfahren vor dem HABM oder dem Gerichtshof der Europäischen Union führen, den Überblick erleichtern. Das Manuskript wurde im Oktober 2011 abgeschlossen. Anregungen und Ergänzungsvorschläge nehme ich jederzeit dankbar entgegen. Sie können an folgende -Adresse geschickt werden: Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht, mich bei allen zu bedanken, die zu diesem Buch direkt oder indirekt beigetragen haben: Dazu zählen zunächst Verena von Bomhard und Andreas Renck (beide Partner der Kanzlei Hogan Lovells), mit denen zusammenzuarbeiten ich das Privileg hatte. Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des HABM, insbesondere bei meinem langjährigen Büronachbarn Normunds Lamsters und bei Philipp von Kapff (Beschwerdekammern). Die Ergebnisse vieler Diskussionen und Gespräche mit ihnen sind in dieses Buch eingeflossen. Besonderer Dank gebührt meiner Kollegin Sabine Stamm, die weite Teile des Manuskripts durchgesehen und mir V

7 Vorwort wertvolle Anregungen gegeben hat. Vor allem aber bedanke ich mich bei meiner Frau Amparo. Ohne ihre Unterstützung hätte ich dieses Werk nicht vollenden können. Die Ausführungen in diesem Buch spiegeln meine persönliche Auffassung wider und müssen nicht notwendigerweise mit derjenigen des Amtes übereinstimmen. Alicante, Dezember 2011 André Pohlmann VI

8 Inhaltsverzeichnis Vorwort V Verzeichnis der Schaubilder XV Verzeichnis der Checklisten XV Abkürzungsverzeichnis XVII Literaturverzeichnis XXI Einleitung Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Verfahrens Rechtsgrundlagen Überblick über die Verfahren a) Prüfung und Veröffentlichung der Anmeldung b) Widerspruchsverfahren c) Eintragung und Veröffentlichung der Eintragung d) Änderungen am Register für Gemeinschaftsmarken e) Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit f) Beschwerdeverfahren g) Klage vor dem EuG h) Rechtsmittel vor dem EuGH i) Verfahrensdauer Das Harmonisierungsamt Elektronische Dienstleistungen des Amtes (E-Business) Praktische Hinweise zu wichtigen Informationsquellen Kapitel. Die Verfahren vor dem HABM Allgemeine Verfahrensbestimmungen I. Verfahrensgrundsätze Bindung an die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts Begründungspflicht Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 76 Abs. 1 GMV) Verpflichtung zur Neutralität Schriftliches Verfahren II. Formen der Kommunikation mit dem Amt Zustellungen des Amtes an die Verfahrensbeteiligten a) Zustellung durch die Post b) Zustellung durch Telefax c) Elektronische Zustellung VII

9 VIII Inhaltsverzeichnis d) Öffentliche Zustellung e) Zustellungsmängel Übermittlungen der Verfahrensbeteiligten an das Amt III. Fristen Fristberechnung Fristdauer Fristablauf in besonderen Fällen Fristverlängerung Verspätete Einreichung von Unterlagen Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis a) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aa) Fristen bb) Ausschluss cc) Unmittelbarer Rechtsverlust dd) Einhaltung der gebotenen Sorgfalt ee) Sonstige Voraussetzungen ff) Entscheidung gg) Rechte gutgläubiger Dritter b) Weiterbehandlung aa) Voraussetzung und Entscheidung bb) Ausschluss IV. Die Sprachenregelung V. Vertretung und Vollmacht Grundsätze der Vertretung vor dem Amt Vollmacht VI. Beweisaufnahme Gegenstand der Beweisaufnahme Beweislast Beweismittel VII. Aussetzung, Unterbrechung und Verbindung von Verfahren Aussetzung Unterbrechung Die Verbindung mehrerer Verfahren VIII. Parteiwechsel Rechtsübergang der Gemeinschaftsmarke Rechtsübergang älterer nationaler Marken IX. Gebühren und Kosten Zahlung von Gebühren an das Amt a) Zahlungsarten b) Maßgeblicher Zahlungstag Rückerstattung von Gebühren a) Anmelde- oder Eintragungsgebühren b) Widerspruchsgebühr c) Gebühren für den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit

10 Inhaltsverzeichnis d) Beschwerdegebühr e) Sonstige Gebühren f) Erlöschen des Anspruchs auf Rückerstattung Kostenverteilung und Kostenfestsetzung a) Grundsätze der Kostenverteilung b) Die Kostenfestsetzung Vollstreckung der Kostenentscheidung X. Akteneinsicht und die Behandlung vertraulicher Unterlagen XI. Berichtigung unrichtiger Entscheidungen oder Eintragungen Artikel 80 GMV Regel 53 GMDV Regeln 14 und 27 GMDV Anmeldung, Eintragung und Verlängerung der Gemeinschaftsmarke I. Taktische Überlegungen vor Einreichung einer Anmeldung Alternativen zur Gemeinschaftsmarke? Gegenstand der Anmeldung und Vorab-Recherche II. Von der Anmeldung zur Eintragung Die Anmeldetagsvoraussetzungen Sonstige Anmeldeerfordernisse Klassifizierung Priorität und Seniorität a) Priorität b) Seniorität Recherchenberichte Markenfähigkeit und absolute Schutzhindernisse a) Graphische Darstellbarkeit b) Absolute Schutzhindernisse ein Überblick nach Markenformen.. 89 c) Disclaimer d) Erlangte Unterscheidungskraft Zurücknahme, Einschränkung oder Änderung der Anmeldung Teilung der Anmeldung Veröffentlichung der Anmeldung Bemerkungen Dritter Ablauf der Widerspruchsfrist und Eintragung III. Rechtsübergang, Lizenzen und andere Rechte Rechtsübergang Lizenzen und andere Rechte Wirkung gegenüber Dritten IV. Teilung der Eintragung V. Verlängerung VI. Die Verknüpfung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll Die EU als Basis einer internationalen Registrierung Die Erstreckung einer internationalen Registrierung auf die EU IX

11 X Inhaltsverzeichnis 3 Das Widerspruchsverfahren I. Taktische Überlegungen vor Einlegung des Widerspruchs II. Die Widerspruchsgründe im Überblick Doppelidentität (Art. 8 Abs. 1 lit. a GMV) Verwechslungsgefahr (Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV) Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 GMV) Andere geschäftsbezogene Kennzeichen (Art. 8 Abs. 4 GMV) Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 GMV) III. Der Ablauf des Verfahrens in fünf Schritten IV. Zulässigkeit des Widerspruchs Berechtigung zur Widerspruchseinlegung Widerspruchsfrist Zahlung der Widerspruchsgebühr Formelle Voraussetzungen an die Widerspruchsschrift a) Sprachenregelung b) Erforderliche Angaben in der Widerspruchsschrift aa) Zwingende, nicht nachholbare Angaben bb) Zwingende, nachholbare Angaben cc) Freiwillige Angaben Zulässigkeitsmängel V. Beginn der Cooling-off -Frist VI. Beginn des streitigen Verfahrens Die Widerspruchsbegründungsfrist a) Ältere Marke (Art. 8 Abs. 2) aa) Nachweis der Existenz und Gültigkeit der älteren Marke bb) Nachweis des Schutzumfangs der älteren Marke cc) Nachweis einer Markenfamilie dd) Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs ee) Notorisch bekannte Marke b) Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 GMV) c) Andere geschäftsbezogene Kennzeichen (Art. 8 Abs. 4 GMV) d) Bekannte Marke (Art. 8 Abs. 5 GMV) e) Übersetzungen Folgen nicht hinreichender Substantiierung Frist des Anmelders zur Stellungnahme Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung a) Dem Benutzungszwang unterliegende Marken b) Der Begriff der ernsthaften Benutzung c) Der Antrag d) Der Benutzungsnachweis aa) Zeit der Benutzung bb) Ort der Benutzung cc) Art der Benutzung dd) Umfang der Benutzung e) Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

12 Inhaltsverzeichnis VII. Weiterer Verlauf des Verfahrens und Entscheidung der Widerspruchsabteilung VIII. Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache Untergang und Umwandlung der Gemeinschaftsmarke I. Verzicht II. Nichtverlängerung III. Verfall und Nichtigkeit Die Löschungsgründe im Überblick a) Verfallsgründe b) Absolute Nichtigkeitsgründe aa) Absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 GMV bb) Bösgläubige Markenanmeldung c) Relative Nichtigkeitsgründe Zulässigkeit des Antrags a) Berechtigung zur Einlegung des Antrags b) Form und Frist c) Mehrere Antragsgründe oder ältere Rechte d) Feststellungsanträge nach Erlöschen oder Verzicht e) Res judicata f) Ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers zur Eintragung g) Kumulierungsgebot Das Verfahren a) Argumente, Fakten und Beweismittel zur Begründung des Löschungsantrags aa) Antrag auf Erklärung des Verfalls bb) Auf absolute Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag cc) Auf relative Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag dd) Übersetzungen b) Stellungnahme des Markeninhabers c) Der Einwand der Verwirkung aa) Benutzung der Gemeinschaftsmarke bb) Kenntnis der Benutzung cc) Duldung dd) Ausnahme: Bösgläubigkeit ee) Rechtsfolge d) Weitere Stellungnahmen der Parteien e) Der Benutzungsnachweis im Nichtigkeitsverfahren Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit a)eintritt der Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit b) Schranken der Rückwirkung IV. Umwandlung Umwandlung, opting back und Transformation Die Umwandlungsgründe XI

13 XII Inhaltsverzeichnis 3. Wirksame Anmeldung als Voraussetzung für Umwandlung Ausschluss der Umwandlung a) Verfall wegen Nichtbenutzung b) Andere Verfallsgründe oder Eintragungshindernisse aa) Absolute Eintragungshindernisse bb) Relative Eintragungshindernisse c) Rücknahme oder Verzicht zwecks Umwandlung der Gemeinschaftsmarke Wirkung der Umwandlung Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in laufenden Verfahren Der Umwandlungsantrag a) Sprache b) Erforderliche Angaben c) Zeitpunkt für die Stellung des Antrags aa) Anmeldung gilt als zurückgenommen bb) Rücknahme der Anmeldung, Verzicht, Nichtverlängerung cc) Zurückweisung, Nichtigkeit, Verfall dd) Internationale Registrierung mit EU-Erstreckung ee) Folgen der verspäteten Einreichung des Umwandlungsantrags d) Gebühren Prüfung des Umwandlungsantrags durch das HABM Veröffentlichung Übermittlung des Antrags an die nationalen Behörden a) Deutschland aa) Gemeinschaftsmarkenanmeldung bb) Eingetragene Gemeinschaftsmarke cc) Schutzdauer und Verlängerung b) Österreich Die Beschwerde I. Allgemeines II. Zulässigkeit Beschwerdeberechtigung Form und Frist Beschwerdegebühr Beschwerdefähige Entscheidungen Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung Zulässigkeitsmängel III. Das Verfahren IV. Die Entscheidung Zuständigkeit der Beschwerdekammern Prüfungsumfang Übertragung der Sache an die Große Kammer Übertragung an ein einziges Mitglied V. Behandlung der Beschwerde nach Zurückverweisung durch EuG

14 Inhaltsverzeichnis 2. Kapitel. Rechtsmittel zum Gerichtshof der Europäischen Union Klage vor dem Gericht (EuG) I. Allgemeines II. Die Parteien des Verfahrens Die Rolle des HABM Streithelfer a) Der andere Beteiligte des Beschwerdeverfahrens als qualifizierter Streithelfer b) Dritte als einfache Streithelfer III. Anwaltspflicht IV. Sprachenregelung V. Die Klageschrift Klagefrist Aufbau der Klageschrift Darstellung der Klagegründe Vorgeschriebene Unterlagen Anlagen und Anlagenverzeichnis Anträge VI. Klagebeantwortung/Schriftsatz des Streithelfers Anträge des Amtes Anträge des Streithelfers VII. Das weitere Verfahren Erwiderung und Gegenerwiderung Fristverlängerung und Fristversäumnis Verbindung und Aussetzung des Verfahrens Mündliche Verhandlung a) Absehen von einer mündlichen Verhandlung b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung c) Ablauf der mündlichen Verhandlung VIII. Klagerücknahme und Erledigung IX. Urteil Zulässigkeit Prüfungsumfang Versäumnisurteil Entscheidung durch Beschluss Berichtigung von Urteilen X. Kosten Kostenverteilung Kostenfestsetzung Prozesskostenhilfe XI. Musterschriftsatz (Beispiel) Klage vor dem EuG XIII

15 Inhaltsverzeichnis 7 Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) I. Die Parteien des Rechtsmittelverfahrens und ihre Anträge II. Die Rechtsmittelschrift III. Das Verfahren IV. Rücknahme des Rechtsmittels und Erledigung V. Urteil Prüfungsumfang Entscheidung durch Beschluss VI. Kosten und Kostenfestsetzung VII. Verfahren nach Zurückverweisung der EuGH an das EuG VIII. Musterschriftsatz (Beispiel) Rechtsmittel zum EuGH Anhang Übersicht Anhang I Gebührenliste laut Verordnung (EG) Nr. 355/ Anhang II Anleitung für die elektronische Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Anhang III Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke Anhang IV Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke Sachverzeichnis XIV