Markenrechtsreformpaket (Teil 2) Die neue Unionsmarkenverordnung RAin Laura Delpy, Köln

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1 Aktuelle Entwicklungen Markenrechtsreformpaket (Teil 2) Die neue Unionsmarkenverordnung RAin Laura Delpy, Köln In der vorangegangenen Ausgabe wurde bereits die neue Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436 besprochen, welche einen Teil des Markenrechtsreformpakets bildet. Nachfolgend werden nunmehr die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (EG) Nr. 207/2009 und die mit dieser einhergehenden wesentlichen Änderungen vorgestellt. Hintergrund Wie die reformierte Markenrechtsrichtlinie wurde auch die Unionsmarkenverordnung (EU) 2015/2424 am verabschiedet. Während die am in Kraft getretene Markenrechtsrichtlinie jedoch erst innerhalb von drei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden muss, tritt die Unionsmarkenverordnung schon am in Kraft und entfaltet ab diesem Zeitpunkt ihre unmittelbare Geltung. Ein Teil der Neuerungen wird allerdings erst ab dem anwendbar sein. Dies betrifft insbesondere die nachstehend aufgeführten Änderungen hinsichtlich der Markenformen sowie die neue Unionsgewährleistungsmarke. Die ausführlichen 48 Erwägungsgründe (bei der Gemeinschaftsmarkenverordnung waren es lediglich 19) erläutern die Ziele sowie Hintergründe der Unionsmarkenverordnung. Wesentliche Neuerungen Neben wesentlichen inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Änderungen enthält die Unionsmarkenverordnung auch formelle Neuerungen. Unter anderem wurden die gesamte Gebührenverordnung (EG) Nr. 2869/95 unter deren Abänderung, Teile der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 2868/95 sowie die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern (EG) Nr. 216/96 in die Unionsmarkenverordnung integriert. Änderungen von Bezeichnungen (Art. 1, Art. 2 UMV) Die Gemeinschaftsmarke wird ab dem als Unionsmarke bezeichnet (Art. 1 Nr. 1, Nr. 2 UMV). Das Amt wird nicht mehr die Bezeichnung Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), sondern Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (englisch: EUIPO, deutsch: AEUGE) tragen (Art. 2 UMV). An die Stelle der Bezeichnung Europäische Gemeinschaft tritt nunmehr die Bezeichnung Europäische Union. Gemeinschaftsmarkengerichte werden als Unionsmarkengerichte bezeichnet. Aus der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) wird die Unionsmarkenverordnung (UMV). Markenformen und Schutzfähigkeit (Art. 4 UMV) Die Art. 4 UMV betreffenden Neuerungen sind zwar erst ab dem anwendbar, sollen im Hinblick auf ihre künftige Relevanz aber dennoch bereits an dieser Stelle erläutert werden. a) In Art. 4 UMV, welcher die Markenformen betrifft, wurden Farben und Klänge aufgenommen, weshalb nunmehr grundsätzlich Zeichen aller Art, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, Unionsmarken sein können. b) Während Art. 4 GMV bestimmte, dass Gemeinschaftsmarken nur Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen lassen, können Unionsmarken nach Art. 4 Buchst. b UMV Zeichen aller Art sein, die geeignet sind, in dem Register der Unionsmarken in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Das bisherige Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit ist damit entfallen. Ausweislich des neunten Erwägungsgrundes soll hierdurch eine größere Flexibilität und Rechtssicherheit hinsichtlich der Darstellungsmittel von Marken erreicht werden. Unter Berücksichtigung der fortschreitenden technischen Entwicklungen und allgemein zugänglichen Technologien ist daher nicht die Darstellung mit grafischen Mitteln maßgeblich, sondern dass die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Diese Neuerung trägt insbesondere den Klangmarken Rechnung, da durch diese auch sonstige Geräusche grundsätzlich registriert werden können. Seite 2 Ausgabe März 2016

2 Absolute Eintragungshindernisse (Art. 7 UMV) Die neue Fassung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e UMV führt zu einer Ausweitung der absoluten Eintragungshindernisse. So bestimmt die in Rede stehende Vorschrift, dass solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen. Damit führt zukünftig bereits der Umstand, dass die angemeldete Unionsmarke ausschließlich aus einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware besteht, das art-, technischoder wertbedingt ist, zu einer Versagung der Eintragung. Damit könnte vielleicht der für Vitamin B12-Produkte, aufgrund des in diesem Vitamin enthaltenen Kobalt, typische Rotton zukünftig ein solches Eintragungshindernis begründen. Zudem wurden in Art. 7 Abs. 1 UMV die Buchstaben j und k neugefasst, welche insbesondere Regelungen hinsichtlich geografischer Angaben und traditioneller Bezeichnungen für Weine betreffen, sowie zusätzlich zwei weitere Regelungen im Wege der Einfügung der Buchstaben l und m aufgenommen, deren Bestimmungen sich auf traditionelle Spezialitäten sowie Sortenschutzbezeichnungen beziehen. Die entsprechenden Eintragungshindernisse nehmen dabei nunmehr stets Bezug zu dem Schutz dieser Bezeichnungen nach Maßgabe von Unionsvorschriften, internationalen Übereinkünften sowie in Teilen von nationalem Recht. Relative Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe (Art. 8, Art. 53 UMV) a) Der Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben wird darüber hinaus durch Art. 8 Abs. 4a UMV (für Nichtigkeitsverfahren nimmt Art. 53 Abs. 1 Buchst. d UMV Bezug auf diese Vorschrift) um die Möglichkeit der Einlegung des Widerspruchs gegen Unionsmarkenanmeldungen von Personen, die gemäß dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt sind, erweitert. Maßgeblich für den Ausschluss der Marke von der Eintragung ist dabei insbesondere, dass der Antrag auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe bereits vor dem Antrag auf Eintragung der Marke oder der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität vorbehaltlich der späteren Eintragung gestellt worden war und die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. b) Die neue Formulierung von Art. 8 Abs. 5 UMV, der den Schutz bekannter Marken regelt, führt nun den ersehnten Einklang mit der Rechtsprechung im Hinblick auf die Beurteilung der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen herbei. So umfasste der Wortlaut der in Rede stehenden Vorschrift bisher nur die Fälle der Unähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. Art. 8 Abs. 5 UMV lautet demnach zukünftig: Auf Widerspruch des Inhabers einer eingetragenen älteren Marke i.s.d. Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, mit denen identisch oder denen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die eine ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 9 UMV) a) In Übereinstimmung mit der neuen Fassung des Art. 8 Abs. 5 UMV wurde auch Art. 9 Abs. 1 Buchst. c UMV entsprechend umformuliert, weshalb sich auch dieser demnach vom Wortlaut her nicht mehr ausschließlich auf die Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bezieht, sondern ebenfalls identische sowie ähnliche Waren und Dienstleistungen berücksichtigt. b) Aufgrund der Erwägung, dass es auch bei der Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ähnlichen Zeichens als Handelsnamen hinsichtlich der kommerziellen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu Verwechslungen kommen kann, regelt Art. 9 Abs. 3 Buchst. d UMV nunmehr, dass insbesondere auch durch den Inhaber einer Marke verboten werden kann, das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen. c) Ferner kann der Inhaber nach Art. 9 Abs. 3 Buchst. f UMV zukünftig verbieten, das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zuwiderlaufenden Weise zu benutzen. Ausgabe März 2016 Seite 3

3 d) Eine gravierende Neuerung ist in der Einfügung der Transitregelung in Art. 9 Abs. 4 UMV zu sehen. Nach dieser Vorschrift ist der Inhaber einer Unionsmarke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Diese Regelung hat zur Folge, dass der Transit von markenverletzenden Waren unterbunden werden kann, indem im Falle einer möglichen Verletzung einer Unionsmarke die entsprechenden Waren durch den Zoll zurückgehalten werden. Die Transit-Regelung löst ein zweistufiges Verfahren aus. In der ersten Stufe kann die Zollbehörde die Waren zurückhalten. Sofern der zollrechtliche Anmelder oder Besitzer der Waren dieser Maßnahme nicht fristgerecht widerspricht, werden die festgehaltenen Waren vernichtet. Widerspricht der Anmelder oder Besitzer der Zurückhaltung der Waren jedoch, muss er nachweisen, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. Untersagung von Vorbereitungshandlungen (Art. 9a UMV) Durch die Neueinfügung des Art. 9a UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen dieser Vorschrift das Recht a) das Anbringen eines mit der Unionsmarke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens auf der Verpackung, auf Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht werden kann, b) das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht wird, zu verbieten. Durch diese Regelung steht dem Markeninhaber zukünftig eine wirkungsvolle Möglichkeit zur Verfügung, gegen Vorbereitungshandlungen vorzugehen und dadurch die Gefahr von Nachahmungen einzudämmen. Rechtserhaltende Benutzung der Marke (Art. 15 Abs. 1 UMV) Die Umformulierung des Unterabsatzes 2 des Art. 15 Abs. 1 UMV ist eine Folge der Umsetzung der PROTI-Rechtsprechung des EuGH. Zukünftig kann eine Marke demnach unabhängig davon als rechtserhaltend benutzt qualifiziert werden, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen (Art. 28 UMV) Mit Art. 28 UMV hat der Gesetzgeber die allseits bekannte IP TRANSLATOR- Entscheidung des EuGH umgesetzt. Nach Art. 28 Abs. 2 UMV sind daher die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können. Gem. Abs. 3 des Art. 28 UMV können die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe weiterhin verwendet werden, sofern diese den Anforderungen an Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen. Dass die Verwendung von Oberbegriffen sowie allgemeinen Begriffen ausschließlich dahingehend auszulegen ist, dass diese nur all diejenigen Waren und Dienstleistungen umfassen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind, regelt darüber hinaus Art. 28 Abs. 5 UMV. Zu beachten ist insbesondere auch Abs. 8 des Art. 28 UMV, welcher eine Regelung für Inhaber von Unionsmarken enthält, die vor dem angemeldet worden sind. Sofern entsprechende Marken in Bezug auf die gesamte Überschrift der Nizza-Klassifikation eingetragen sind, können deren Inhaber bis zum erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind. Dies aber nur insoweit als die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind. Reichen betroffene Inhaber nicht bis zum eine entsprechende Erklärung beim Amt ein, ist die jeweilige Unionsmarke nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen eingetragen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe erfasst sind. Verschiebung des Zeitraums für Benutzungsnachweise (Art. 42 Abs. 2 UMV) Durch die neue Fassung des Art. 42 Abs. 2 UMV findet eine Vorverlagerung der Benutzungsschonfrist statt. Maßgeblich ist nach der neuen Vorschrift für den Beginn der fünfjährigen Benutzungsschonfrist daher nunmehr Seite 4 Ausgabe März 2016

4 der Anmelde- bzw. Prioritätstag der jüngeren Unionsmarke und nicht mehr wie bisher der Tag der Veröffentlichung der Anmeldung. Neugestaltung der Anmeldeund Verlängerungsgebühren (Art. 26 Abs. 2 und Art. 47 Abs. 3 UMV i.v.m. Anhang I) Für die Unionsmarke werden die bisher in der Gebührenverordnung für Gemeinschaftsmarken (EG) 2869/95 geregelten Gebühren nunmehr in Anhang I der UMV neu festgelegt. Insbesondere wird das bisherige Modell, dass die ersten drei Klassen in der Anmelde- und Verlängerungsgebühr enthalten sind, aufgegeben, weshalb zukünftig zusätzliche Gebühren für jede weitere Klasse ab der zweiten Klasse zu entrichten sind. Zwar verringert sich die Anmeldegebühr um 50 E für die Papieranmeldung (1 000 E statt E) und elektronische Anmeldung (850 E statt 900 E), diese beinhaltet jedoch folglich nunmehr nur die erste Klasse. Für die zweite Klasse müssen 50 E sowie für jede weitere Klasse ab der dritten Klasse 150 E gezahlt werden. Dies hat zur Folge, dass die Gebühr für eine in Papierform eingereichte Anmeldung einer Unionsmarke für drei Klassen zukünftig E statt E beträgt. Die Verlängerungsgebühr wurde ebenfalls herabgesetzt (Papierform: 1000 E statt E, elektronische Verlängerung: 850 E statt E), jedoch umfasst diese ebenfalls nur die erste Klasse. Auch in diesem Fall ist für die zweite Klasse eine Gebühr i.h.v. 50 E sowie für jede weitere Klasse ab der dritten Klasse eine Gebühr i.h.v. 150 E zu zahlen. Die Widerspruchsgebühr (vgl. Art. 41 Abs. 3 i.v.m. Anhang I) beträgt nunmehr nur noch 320 E statt 350 E. Unionsgewährleistungsmarke (Art. 74a bis 74k UMV) Die UMV sieht zukünftig in den Art. 74a bis 74k eine neue Markenart, namentlich die Unionsgewährleistungsmarke, vor. Die diese betreffenden Vorschriften in der UMV sind jedoch erst ab dem anwendbar. Dennoch soll an dieser Stelle kurz auf die Unionsgewährleistungsmarke eingegangen werden. Nach Art. 74a Abs. 1 UMV ist eine Unionsgewährleistungsmarke eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Art. 74a Abs. 2 UMV bestimmt darüber hinaus, dass Anmelder einer Unionsmarke nur natürliche oder juristische Personen, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein können, sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst. Die allgemeinen markenrechtlichen Vorschriften sind auf die Unionsgewährleistungsmarke gem. Art. 74a Abs. 3 UMV anwendbar, sofern sich aus dem die Unionsgewährleistungsmarke betreffenden Abschnitt nichts anderes ergibt. Unter anderem erfordert eine Unionsgewährleistungsmarke gem. Art. 74b Abs. 1, Abs. 2 UMV eine Satzung, in der die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die durch die Marke zu gewährleistenden Eigenschaften, die Art und Weise, wie die betreffende Stelle diese Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat, angegeben sind. Darüber hinaus müssen die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen, in der Satzung enthalten sein. Art. 74c UMV enthält zusätzliche Zurückweisungsgründe für eine Unionsgewährleistungsmarke. Hierzu zählt insbesondere auch das Bestehen der Gefahr, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke. Fazit Die Unionsmarkenverordnung trägt ebenso wie die Markenrechtsrichtlinie zum Fortschritt des europäischen Markensystems bei. Mit der neuen Unionsmarkenverordnung wird zudem in Teilen Rechtsprechung des EuGH umgesetzt, was zu mehr Rechtssicherheit und Klarheit führt. Dennoch finden sich in ihr auch einige Unschärfen wieder, wie beispielsweise in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e UMV ( einem anderen charakteristischen Merkmal ), deren wahre Bedeutung und Auswirkung wohl erst im Wege der auf ihrer Grundlage ergehenden Entscheidungen deutlich wird. Zudem birgt die den Inhabern von vor dem angemeldeten Unionsmarken durch Art. 28 Abs. 8 UMV eingeräumte Möglichkeit einer eventuellen nachträglichen Erweiterung des Verzeichnisses mannigfache Probleme, u.a. für Inhaber älterer Marken, die ggf. zum damaligen Zeitpunkt keinen Widerspruch gegen eine angemeldete Marke aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes des seinerzeitigen Verzeichnisses eingelegt haben. Die Unionsgewährleistungsmarke wird die Gerichte ab deren Geltung im Jahr 2017 aller Voraussicht nach insbesondere auch im Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Irreführungen beschäftigen, da die dieser immanente Garantiefunktion von großem Interesse für Inhaber Ausgabe März 2016 Seite 5

5 von normalen Wort-/Bildmarken sein wird. Aus diesem Grund sollte eventuell in Betracht gezogen werden, ein dem Symbol R im Kreis vergleichbares Symbol für Gewährleistungsmarken ins Leben zu rufen, um diese entsprechend für den Verkehr erkennbar zu machen. Dies auch unabhängig davon, dass es ein entsprechendes Zeichen für Kollektivmarken bisher nicht gibt. Quelle Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren sowie im Vergleich die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung). Seite 6 Ausgabe März 2016