WAS BEWIRKT EINE INTERNATIONALE MARKENANMELDUNG?

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1 MERK- Recht und Fairplay INTERNATIONALE MARKENEINTRAGUNG Angesichts des zunehmenden grenzüberschreitenden Warenverkehrs kann eine deutsche Marke, deren Schutzbereich sich auf Deutschland beschränkt, Unternehmern oft nicht mehr ausreichend Schutz bieten. Vielmehr ist es erforderlich durch eine internationale Markeneintragung auch in anderen, v.a. außereuropäischen Ländern ein Schutzrecht zu erwerben. Das Merkblatt informiert über die Voraussetzungen der internationalen Markenanmeldung. WAS BEWIRKT EINE INTERNATIONALE MARKENANMELDUNG? Der Schutzbereich einer angemeldeten oder eingetragenen deutschen Marke kann durch eine internationale Registrierung auf eine Vielzahl von anderen Ländern erstreckt werden, in denen dadurch ein den jeweiligen nationalen Marken gleichstehendes Schutzrecht entsteht. Somit kann über einen einheitlichen Antrag ein Bündel von verschiedenen Markenrechten in unterschiedlichen Ländern erworben werden. Voraussetzung ist das Vorliegen einer eingetragenen deutschen Marke oder jedenfalls die Anmeldung einer deutschen Marke. Ohne eine internationale Anmeldung müsste in jedem Land, in dem ein Markenrecht erlangt werden soll, jeweils beim nationalen Markenamt eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, wobei die unterschiedlichsten nationalen Formalitäten zu beachten wären. WORIN LIEGT DER UNTERSCHIED ZUR EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTS- MARKE? Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke erhält automatisch ein einheitliches Schutzrecht für den gesamten Raum der EU. Es handelt sich dabei um eine Marke auf der Grundlage einer europäischen Verordnung, so dass Schutzumfang (somit auch Verletzungshandlungen), Kollisionsfälle oder Löschungsanträge EU-weit einheitlich behandelt werden. Details zur Gemeinschaftsmarke können Sie unserem Merkblatt Die europäische Gemeinschaftsmarke entnehmen. Ansprechpartner: Dr. Amelie Winkhaus; Stand: September 2010 Dr. Tatjana Neuwald Durchwahl: 089/ / -312 IHK-Service: Tel. 089 / Fax: 089/ /8312 Anschrift: Max-Joseph-Str.2, München winkhaus@muenchen.ihk.de; Homepage: neuwald@muenchen.ihk.de

2 Seite 2 von 8 Der Inhaber einer international registrierten Marke hingegen kann bez. jedes Verbandsstaates einzeln entscheiden, ob er darauf sein Schutzrecht erstreckt haben möchte. Außerdem erhält er nicht ein einheitliches Markenrecht, sondern ein Bündel nationaler Marken, zu deren Durchsetzung er die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen beachten muss (siehe S. 4). HINWEIS: Für einen vorwiegend europaweit tätigen Unternehmer empfiehlt sich aufgrund der einheitlichen rechtlichen Grundlage die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke. Für weltweit tätige Unternehmer: Im Rahmen einer internationalen Anmeldung besteht die Möglichkeit, eine Schutzrechtserstreckung auf die EU zu wählen, was somit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entspricht. In diesem Fall erhält man zumindest für alle Mitgliedsländer der europäischen Union ein einheitliches Schutzrecht. Dies ist jedoch mit entsprechenden Kosten verbunden (vgl. dazu S. 5). WIE ERFOLGT DIE INTERNATIONALE MARKENEINTRAGUNG? Der Erwerb von internationalen Markenrechten ist zum einen im Madrider Markenabkommen (MMA) geregelt: Das Abkommen stellt eine Vereinbarung zwischen derzeit 57 Verbandsstaaten dar (aktuelle Mitgliedsstaaten abrufbar unter: die den Erwerb von internationalen Markenrechten vereinfachen soll. Die World Intellectual Property Organization (WIPO; in Genf verwaltet das Abkommen und führt die internationale Registrierung durch. Ergänzt wird das Madrider Abkommen um eine weitere Vereinbarung, nämlich das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Das PMMA bietet gegenüber dem MMA eine Reihe von Erleichterungen für die Voraussetzungen und das Verfahren der internationalen Markenanmeldung (vgl. dazu näher unter den jeweiligen Einzelpunkten). Die aktuellen Mitgliedsstaaten des PMMA (mittlerweile über 70 Staaten) findet man auf der Homepage der WIPO unter: Deutschland hat beide Abkommen unterzeichnet. Die Regelungen des PMMA sind jedoch für deutsche Markeninhaber nur gegenüber solchen Staaten anwendbar, die ausschließ-

3 Seite 3 von 8 lich dem PMMA (z.b. die Vereinigten Staaten von Amerika) und nicht auch dem ursprünglichen MMA beigetreten ist. Andernfalls muss das MMA angewendet werden. Welches der beiden Abkommen anwendbar ist, richtet sich nach dem jeweils benannten Land, in welchem Markenschutz erlangt werden soll. Es kann also passieren, dass bei einer internationalen Markenanmeldung beide Abkommen angewendet werden müssen, so dass die Registrierungsvoraussetzungen und das Verfahren unter Umständen für jedes Land unterschiedlich sein können. Beispiel: Kommt das PMMA (Protokoll zum Madrider Markenabkommen, siehe oben) zur Anwendung, genügt bereits die Anmeldung einer deutschen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt; über die Eintragung der Marke muss noch nicht entschieden worden sein. Bei einer Anmeldung nach dem MMA dagegen ist Voraussetzung, dass die deutsche Marke bereits im deutschen Register eingetragen ist. Die Eintragungsvoraussetzungen für eine deutsche Marke sind ausführlich in unserem Merkblatt Markenrecht dargestellt. WIE LÄUFT EINE INTERNATIONALE ANMELDUNG AB? Die internationale Anmeldung erfolgt unter Vermittlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, welches das Gesuch an das Internationale Büro der WIPO in Genf weiterleitet. Dabei müssen folgende Unterlagen zum Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden: Antragsformular M 8005 des Deutschen Patent- und Markenamtes (erhältlich unter Internationales Formular ( ACHTUNG: Bei der Wahl des Formulars muss darauf geachtet werden, auf welche Verbandsstaaten eine Schutzrechtserstreckung erfolgen soll und entsprechend deren Zugehörigkeit zu den beiden Abkommen das jeweils passende Formular gewählt werden. Unter Anwendung des MMA ist die Verfahrenssprache französisch, beim PMMA wahlweise englisch oder französisch. Auf den Formblättern der WIPO kann angekreuzt werden, für welche Verbandsstaaten eine Schutzrechtserstreckung gewünscht wird. Somit kann der Schutzbereich anhand der eigenen Vorstellungen beliebig gewählt werden!

4 Seite 4 von 8 ACHTUNG: Die Anmeldung ist in zweifacher Ausfertigung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen; sie muss mit PC oder Schreibmaschine geschrieben sein. Handschriftliche Anmeldungen werden von der WIPO nicht akzeptiert! Angesichts der komplizierten Formalitäten ist die Beauftragung eines Rechtsanwaltes, der mit internationalen Anmeldungen Erfahrung hat, zu empfehlen. WAS BEWIRKT DIE INTERNATIONALE ANMELDUNG? Eine internationale Eintragung führt dazu, dass in den angegebenen Vertragsstaaten ein Schutzrecht entsteht, das dem jeweiligen nationalen Markenrecht entspricht. Ein Anmelder erhält ein Bündel von nationalen Markenrechten. Der Schutzumfang des jeweiligen Markenrechts bestimmt sich dabei auch nach den jeweiligen nationalen Gesetzen und muss auch vor den nationalen Gerichten durchgesetzt werden. Ein einheitlicher Schutzumfang besteht somit nicht! ACHTUNG: Ausländische Markeninhaber, die ihr Markenrecht auch auf Deutschland erstrecken ließen, sind einem deutschen Markeninhaber gleichgestellt. Sie können somit Verletzungsklagen erheben oder auch gegen deutsche Markeneintragungen Widerspruch einlegen. Bei einer Markenrecherche sollte somit auch nach international registrierten Marken gesucht werden, die möglicherweise der eigenen Marke entgegenstehen (Die Recherche für international registrierte Marken kann z.b. unter durchgeführt werden). WAS KOSTET EINE INTERNATIONALE EINTRAGUNG? Das Deutsche Patent- und Markenamt berechnet für die Bearbeitung eine Gebühr von 180 EUR, die auch innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags beglichen werden muss. Die an die WIPO zu entrichtende Gebühr hängt von der Art der Marke, der Anzahl der Waren/Dienstleistungsklassen sowie der Anzahl der für die Schutzerstreckung benannten Verbandsstaaten ab. Die Grundgebühr der WIPO beträgt einfach 653 CHF (Schweizer Franken), bei farbigen Markenabbildungen 903 CHF. Diese Gebühr deckt 3 Waren- und Dienstleistungsklassen ab, für jede weitere sind zusätzliche 100 CHF zu entrichten. Pro gewähltem Staat, für welchen eine Eintragung erfolgen soll, wird eine Ländergebühr von 100 CHF berechnet. Diese Gebühren sind direkt an die WIPO zu entrichten.

5 Seite 5 von 8 Das PMMA gibt darüber hinaus den Verbandsstaaten die Möglichkeit, eine individuelle Gebühr festzusetzen, wenn ihr Land bei einer internationalen Anmeldung genannt wird (vgl. In diesen Fällen entfällt dann bzgl. dieses Staates die Ländergebühr. Die individuelle Gebühr stellt einen Teil der Gesamtgebühr da und ist somit auch an die WIPO zu zahlen. Beispielsweise verlangen die Vereinigten Staaten von Amerika eine Gebühr von 337 CHF. Hinweis für u.a. in Europa und international tätige Unternehmer: Für eine internationale Schutzrechtserstreckung auf die gesamte EU (entspricht einer Gemeinschaftsmarke) wird angesichts der geographischen Reichweite des Schutzrechts eine individuelle Gebühr in Höhe von derzeit 1311 CHF (derzeit ca. 960 EUR) verlangt. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante kostet dagegen im günstigsten Fall 1600 EUR; darüber hinaus ist für die Gemeinschaftsmarke ein eigenes Eintragungsverfahren erforderlich. Sofern der Schutz sowohl die EU-Mitgliedsländer als auch außereuropäische Staaten umfassen soll, ist die internationale Schutzrechtserstreckung einer nationalen Marke auf die EU (samt weiterer Länder) somit in der Regel günstiger als die getrennte Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, außerdem ist nur ein Antrag erforderlich. WAS WIRD BEI EINER INTERNATIONALEN REGISTRIERUNG GEPRÜFT? Eine erste Vorprüfung erfolgt durch das Deutsche Patent- und Markenamt, welches auch das Eingangsdatum des Antrags feststellt: Es kontrolliert, ob die in der internationalen Anmeldung genannten Marke und Klassen mit der nationalen Eintragung übereinstimmen. Die WIPO prüft, ob alle formellen Eintragungsvoraussetzungen (wie z.b. ein komplett ausgefüllter Antrag, die korrekte Warenklassifikation u.ä.) erfüllt sind und veröffentlicht anschließend die Registrierung in der WIPO Gazette of International Marks. Nicht geprüft wird, ob ältere Schutzrechte einer Eintragung entgegenstehen. Nach der Veröffentlichung der Registrierung haben die in der Anmeldung benannten Verbandsstaaten innerhalb von 12 Monaten (MMA) bzw. 18 Monaten (PMMA) die Gelegenheit auf Grund ihrer nationalen Markengesetze Schutzverweigerungsgründe geltend zu machen und somit eine Schutzrechtserstreckung zurückzuweisen. Gegen die Zurückwei-

6 Seite 6 von 8 sung in einem Verbandsstaat kann nur vor Ort anhand der nationalen Vorschriften vorgegangen werden. ACHTUNG: Obwohl jeder Verbandsstaat nationale Schutzhindernisse geltend machen kann, bestehen keine allzu großen Unterschiede zwischen den nationalen Markengesetzen, da sich diese bereits auf Grund der vielen internationalen Abkommen jedenfalls in den Grundzügen entsprechen. Dennoch bestehen gewisse Unsicherheiten, da die Anwendung der Abkommen von der jeweiligen nationalen Rechtsprechungspraxis geprägt wird. Aus diesem Grund ist bereits vor einer Anmeldung eine sorgfältige Recherche nach älteren Rechten empfehlenswert. Zur Recherche innerhalb der EU und nach internationalen Marken siehe die Ausführungen in unserem Merkblatt Markenrecht. WIE LANGE DAUERT DER SCHUTZ? Beim MMA beträgt die Schutzdauer grundsätzlich 20 Jahre; beim PMMA 10 Jahre. Verlängerungen sind beliebig oft möglich, wobei auch beim MMA die Verlängerungsgebühren jeweils nur in Raten für die nächsten 10 Jahre zu bezahlen sind. Die WIPO erinnert die Markeninhaber jeweils 6 Monate vor Ablauf der Schutzfrist an den genauen Zeitpunkt des Ablaufs. Ein Antrag auf Verlängerung ist allein gegenüber der WIPO zu stellen. WAS BEDEUTET PRIORITÄT BEI EINER INTERNATIONALEN MARKE? Priorität bedeutet: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer also ein älteres Recht hat, kann gegen eine jüngere Anmeldung vorgehen. Als Registrierungsdatum für die Schutzrechtserstreckung gilt das Eingangsdatum des Antrags für die internationale Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. In Kollisionsfällen ist daher dieses Datum für den Zeitrang der Marke relevant. Erforderlich ist dafür jedoch, dass der Antrag innerhalb von 2 Monaten an die WIPO weitergeleitet wurde; ansonsten gilt das Eingangsdatum bei der WIPO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit auf die Priorität der nationalen Anmeldung zurückzugreifen: Wenn innerhalb von 6 Monaten nach der Anmeldung einer deutschen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf internationale Registrierung gestellt wird, gilt das Datum der Ursprungsanmeldung ebenso für die internationale Anmel-

7 Seite 7 von 8 dung. Bei Anwendung des MMA ist darüber hinaus erforderlich, dass innerhalb von 6 Monaten nach Anmeldung die Eintragung der nationalen Marke erfolgte. WANN KANN EINE INTERNATIONALE REGISTRIERUNG ERLÖSCHEN? Außer durch Zeitablauf kann in den einzelnen Ländern das dortige Schutzrecht anhand der nationalen Rechtsbehelfe zu Fall gebracht werden. Darüber hinaus ist die internationale Anmeldung innerhalb der ersten 5 Jahre vom Bestand der Marke in Deutschland abhängig: Die Löschung der deutschen Marke führt zur entsprechenden Schutzentziehung der international registrierten Marke. Nach Ablauf dieser Zeit ist es für die internationale Registrierung irrelevant, wenn die deutsche Marke gelöscht wird die Marken bestehen unabhängig voneinander. Gilt das PMMA, kann der Markeninhaber im Fall der Löschung der deutschen Marke innerhalb von 3 Monaten bei den Verbandsstaaten, in denen die internationale Registrierung wirksam war, einen Antrag auf Umwandlung in ein so genanntes nationales Gesuch stellen: Das Gesuch wird von den nationalen Markenämtern wie eine nationale Markenanmeldung behandelt; das Registrierungsdatum der internationalen Anmeldung bleibt jedoch erhalten. IST EINE NACHTRÄGLICHE ERWEITERUNG DER INTERNATIONALEN ANMEL- DUNG MÖGLICH? Eine nachträgliche Benennung weiterer Staaten ist in folgenden Fällen möglich: eine Schutzrechtserstreckung auf die neu benannten Länder war bei der Ursprungsanmeldung zunächst nicht gewünscht; der Schutzrechtserstreckung standen in einzelnen Staaten Schutzhindernisse entgegen, die jetzt behoben sind; das benannte Land ist erst später einem der beiden Abkommen beigetreten. Die nachträgliche Benennung neuer Staaten kann auch auf einen Teil der in der ursprünglichen internationalen Anmeldung genannten Waren- oder Dienstleistungsklassen beschränkt werden. Die Grundgebühr für eine nachträgliche Benennung beträgt 300 CHF sowie pro benannten Verbandsstaat eine Ländergebühr von je 73 EUR bzw. eine individuell festgelegte Ge-

8 Seite 8 von 8 bühr (beim PMMA). Die nachträgliche Benennung kann mittels des Formblatts MM4 ( direkt bei der WIPO oder unter Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamtes erfolgen. Soll eine Erstreckung auf einen Verbandsstaat des MMAs erfolgen, muss das Deutsche Patent- und Markenamt eingeschaltet werden. ACHTUNG: Die nachträgliche Benennung wird unter dem Datum des Eingangs der nachträglichen Benennung bei der WIPO bzw. beim Deutschen Patent- und Markenamt geführt; dieses Datum und nicht das Datum der Erstanmeldung ist somit in Kollisionsfällen relevant! Hinweis: Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK München für ihre Mitgliedsunternehmen. Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinweise enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. Insbesondere kann die Darstellung eine anwaltliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.