I. Historische Entwicklung der erfinderischen Tätigkeit 1. B. Europäische Herangehensweise (Aufgabe-Lösungs-Ansatz) 15. I. Grundlagen und Kritik 15

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GLIEDERUNG A. Einführung 1 I. Historische Entwicklung der erfinderischen Tätigkeit 1 II. Auslegungsziele hei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 5 B.

1 GLIEDERUNG A. Einführung 1 I. Historische Entwicklung der erfinderischen Tätigkeit 1 II. Auslegungsziele hei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 5 B. Europäische Herangehensweise (Aufgabe-Lösungs-Ansatz) 15 I. Grundlagen und Kritik 15 II. Nächstliegender Stand der Technik 30 III. Aufgabe 61 IV. Fachmann 81 V. Could- Wou Id-Test 96 VI. Zwischenergebnis 98 C. Nationale Herangehensweise 101 I. Einleitung 101 II. Aufgabe 104 III. Stand der Technik 119 IV. Fachmann 137 V. Naheliegen 153 VI. Zwischenergebnis 158 D. Weitere in die Prüfung einfließende (Hilfs-) Erwägungen 161 I. Einleitung 161 II. Unmittelbar die erfinderische Tätigkeit beeinflussende Faktoren 163 III. Rein subjektive Umstände 169

2 IV Wirtschaftlicher Erfolg und technischer Fortschritt 170 V Ergebnis: Berücksichtigung bereits im Rahmen der vorhergehenden Prüfung 173 E. Bewertende Betrachtung der europäischen und deutschen Praxis 175 I. Struktur der Prüfung aus europäischer und nationaler Sicht 175 II. Aufgabe 178 III. Fachmann 182 IV. Stand der Technik 184 V. Nahei iegen 187 VI. Fazit 189 F. Literaturverzeichnis 191

3 INHALTSÜBERSICHT A. Einführung 1 I. Historische Entwicklung der erfinderischen Tätigkeit 1 1. Entwicklungsverlauf auf nationaler Ebene 1 2. Europäisches Patentübereinkommen und Einrichtung des Europäischen Patentamts 3 3. Parallelität der nationalen und europäischen Rechtsordnung 4 II. Auslegungsziele bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 5 1. Förderung des technischen Fortschritts 6 2. Objektive Beurteilung einer individuellen Leistung 9 3. Vermeidung einer Ex-post-facto-Analyse Zusammenfassung 13 B. Europäische Herangehensweise (Aufgabe-Lösungs-Ansatz) 15 I. Grundlagen und Kritik Grundlagen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes Ziele des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes Herleitung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes 19 a) Vereinbarkeit der Regel 42 (1) c) AO EPÜ mit dem Europäischen Patentübereinkommen 20 b) Sinn und Zweck der Regel 42 AO EPÜ 21 c) Art. 56 EPÜ als Ausgangspunkt für das Prinzip von Aufgabe und Lösung 23 aa) Keine Erfindung ohne Aufgabe 24

4 bb) Aufgabe und Lösung nicht begriffsnotwendig 24 cc) Stellungnahme Kritik am Aufgabe-Lösungs-Ansatz in Rechtsprechung und Literatur 26 a) Kritik aus der Literatur 26 b) Die Entscheidungen Aluminiumlegierungen und Chipkarte 27 c) Zwischenergebnis 29 II. Nächstliegender Stand der Technik Einleitung Maßstab zur Ermittlung des relevanten Standes der Technik 31 a) Stand der Technik im Kontext der Neuheitsprüfung, Art. 54 EPÜ 32 b) Stand der Technik im Kontext der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, Art. 56 EPÜ Konsequenzen des unterschiedlichen Beurteilungsmaßstabs für die Prüfung 34 a) Teilweise mangelndes Problembewusstsein in Rechtsprechung und Lehre 34 b) Teilweise wertende Betrachtung aus der Sicht des Fachmanns 36 c) Ergebnis: Wertende Betrachtung erforderlich Die Auswahlkriterien im Einzelnen 38 a) Einleitung 38 b) Maßgeblichkeit des Aufgabengebiets 39 c) Ähnlichkeit der technischen Aufgabe 41 d) Strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten 45

5 aa) Ähnlicher Verwendungszweck und funktionelle Gemeinsamkeit 45 bb) Strukturelle Gemeinsamkeit 45 e) Alter einer Quelle / Zeitliche Eingrenzung 48 aa) Unterschied zur Neuheitsprüfung 48 bb) Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekammem 48 cc) Zwischenergebnis 50 f) Keine örtliche Eingrenzung 51 g) Stellungnahme Beschränkung des nächstliegenden Standes der Technik auf eine einzige Quelle 53 a) Möglichkeit der Heranziehung von Sekundärquellen 54 b) Mehrfache Prüfung bei einer Vielzahl von in Betracht kommenden Ausgangspunkten 57 c) Stellungnahme Ergebnis: Auswahl des Standes der Technik an Hand realitätsnaher Kriterien 60 III. Aufgabe Einleitung Bedeutung der Aufgabe im Gesamtzusammenhang des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes Notwendigkeit der Formulierung einer objektiven Aufgabe und deren Grenzen 63 a) Vom Erfinder in der Beschreibung angegebene Aufgabe 63 b) Möglichkeit von Altemativerfmdungen 64

6 c) Vermeidung von Lösungsansätzen 66 aa) Mangelnde Zweckmäßigkeit einer konkreten Formulierung - Dampfturbinenanlage 67 bb) Ausweitung der erfinderischen Leistung auf vorbekannte Merkmale - Mould Release 69 cc) Verkürzung der erfinderischen Leistung - Diagnostisches Mittel 70 dd) Gefahr einer Ex-post-facto-Analyse - Fahrzeug mit einem einklappbaren Dach 71 ee) Zwischenergebnis 71 d) Ergebnis: Bestimmung einer allgemeinen Aufgabe 72 aa) Realistische Betrachtungsweise 72 bb) Sinnhaftigkeit der Prüfungsreihenfolge Aufgabenerfindungen 74 a) Einleitung 74 b) Verbot der Patentierbarkeit von Entdeckungen, Art. 52 (2) a) EPÜ 74 c) Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes 75 d) Fallstudie: Simethicon-Tablette 76 aa) Sachverhalt 76 bb) Bewertung 77 e) Umgang mit Aufgabenerfindungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammem 79 f) Ergebnis: Keine eigene Kategorie von Aufgabenerfindungen notwendig 80 IV. Fachmann 81

7 1. Der Fachmann als Gedankenkonstrukt Bestimmung des Fachmanns im Einzelnen 84 a) Das relevante technische Gebiet 84 b) Fachwissen 86 aa) Heranziehung eines übergeordneten Fachgebiets 88 bb) Heranziehung von Nachbargebieten 89 c) Heranziehung eines weiteren Fachmanns bzw. Arbeiten im Team 90 aa) Team von Fachleuten 91 bb) Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns Ergebnis: Orientierung an der Realität notwendig 93 a) Fachmann als vergessliche Person 93 b) Maßgeblichkeit der Sicht des Fachmanns für die gesamte Prüfung 95 V Could-Would-Test Veranlassung für den Fachmann Wechsel des Prüfungsmaßstabs 97 VI. Zwischenergebnis 98 C. Nationale Herangehensweise 101 I. Einleitung 101 II. Aufgabe Einleitung Objektiver Charakter der Aufgabe und dessen Grenzen Unabhängigkeit der Aufgabe vom Stand der Technik 106

8 4. Notwendigkeit der Aufgabenformulierung durch den Anmelder Vermeidung von Lösungsansätzen Möglichkeit von Altemativerfmdungen Aufgabenerfindungen 113 a) Abgrenzung von aufgabenhaften Ideen 113 b) Entdeckung der konkreten Aufgabe als Teil der erfinderischen Leistung Ergebnis: Formulierung einer allgemeinen Aufgabe 116 a) Realistische Betrachtungsweise 116 b) Sinnhaftigkeit der Prüfungsreihenfolge 118 IIL Stand der Technik Maßstab zur Ermittlung des relevanten Standes der Technik Stellungnahme Auswahl des maßgeblichen Standes der Technik im Einzelnen 124 a) Technisches Gebiet der Aufgabe 125 b) Reichweite des relevanten technischen Gebiets und Erstreckung auf Nachbargebiete 126 c) Ähnlicher Verwendungszweck 127 d) Strukturelle Ähnlichkeit nicht entscheidend 127 e) Alter einer Quelle 128 f) Räumliche und sprachliche Grenzen 130 g) Ergebnis: Auswahl orientiert an Sicht des Fachmanns Kein Vorrang eines nächstliegenden Standes der Technik 131

9 a) Rechtsprechung 131 b) Literatur 135 c) Ergebnis: Flexibel zu wählender Ausgangspunkt 136 IV Fachmann Einleitung Bestimmung des Fachmanns im Einzelnen 139 a) Der mit der Aufgabe konfrontierte Fachmann 139 b) Qualifikation 142 aa) Typischerweise im Unternehmen angestellte Person 142 bb) Abhängigkeit der Erwartungen von der Qualifikation des Fachmanns 143 c) Fachwissen 143 aa) Originäres Fachgebiet 144 bb) Allgemeine technische Kenntnisse 145 cc) Erstreckung des Wissens auf Nachbargebiete 146 d) Hinzuziehung weiterer Fachleute 147 aa) Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns 148 bb) Arbeiten im Team Ergebnis: Fachmann als Maßstab für die gesamte Prüfung 151 a) Fachmann als Ergebnis wertender Betrachtung 151 b) Auswirkungen auf die Prüfungsreihenfolge 152 V Naheliegen 153

10 1. Veranlassung für den Fachmann Erfordernis eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabs 157 VI. Zwischenergebnis 158 D. Weitere in die Prüfung einfließende (Hilfs-) Erwägungen 161 I. Einleitung 161 II. Unmittelbar die erfinderische Tätigkeit beeinflussende Faktoren Mehrere Schritte Zeitmoment und lange bestehendes Bedürfnis Gang der technischen Entwicklung Unerforschtes Gebiet Bonuseffekte Rein handwerkliches Geschick 168 III. Rein subjektive Umstände 169 IV Wirtschaftlicher Erfolg und technischer Fortschritt 170 V Ergebnis: Berücksichtigung bereits im Rahmen der vorhergehenden Prüfung 173 E. Bewertende Betrachtung der europäischen und deutschen Praxis 175 I. Struktur der Prüfung aus europäischer und nationaler Sicht Europäische Herangehensweise (Aufgabe-Lösungs-Ansatz) Nationaler Ansatz 177 II. Aufgabe 178 III. Fachmann 182

11 IV Stand der Technik Eingrenzung des Standes der Technik beruhend auf wertender Betrachtung Gesamtschau des Standes der Technik 186 V Naheliegen 187 VI Fazit 189 F. Literaturverzeichnis 191

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