Nicht immer lohnt es sich, eine Erfindung patentieren zu lassen

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1 12 Recht Nicht immer lohnt es sich, eine Erfindung patentieren zu lassen Von Harry Frischknecht Wer eine Erfindung macht, dessen erster Gedanke ist es, sie sofort patentieren zu lassen. Abhalten lässt er sich höchstens durch die Kosten. Nicht immer aber ist eine Patentierung der beste Weg. Einige Überlegungen dazu in diesem Artikel. In jüngerer Vergangenheit haben Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte grossen Raum in den Medien eingenommen. Es wurde viel berichtet über Auseinandersetzungen in Übersee betreffend Konsumgüter, wie Mobiltelefone oder Tablet- Computer. Ebenso wurde viel berichtet über Schutzrechtsverletzungen und Gerichtsverfahren im Bereich des Kaffeekapselgeschäftes von verschiedenen Herstellern in der Schweiz und in Europa. Die Medienberichte haben gezeigt, dass geistiges Eigentum für viele Unternehmen einen hohen Stellenwert hat, sei es als Erschaffer geistigen Eigentums und Schutzrechtsinhaber oder im negativen Fall als möglicher Verletzer von Schutzrechten von Mitbewerbern. Die Medienberichte haben gezeigt, dass geistiges Eigentum für viele Unternehmen einen hohen Stellenwert hat. Vielfach stellt sich die zentrale Frage, in welchen Fällen eine technische Lehre zum Patent angemeldet werden sollte und in welchen Fällen die Patentanmeldung eben keinen Vorteil bietet. Es handelt sich hierbei um einen Entscheidungsprozess, der nicht nur den Entwickler eines Produktes angeht, sondern auch eine Strategiefrage für das Management ist. In der Folge wird diese Frage von verschiedenen Blickwinkeln im Allgemeinen beleuchtet. Die Materie ist bezüglich vieler Fragen äusserst komplex, und im Einzelfall ist eine Abwägung nicht nur bezüglich des erreichbaren Schutzes, sondern auch bezüglich der strategischen Optionen durchzuführen. Eine differenzierte Betrachtung der Antwort auf diese Frage ist im Einzelfall nötig oder wie es der Patentanwalt gerne sagt: «Es kommt drauf an». Deal with the public Patente wurden als Handel zwischen dem Erfinder bzw. seinem Rechtsnachfolger und der Gesellschaft mit dem Ziel geschaffen, die Technik kontinuierlich weiter- 0213_Index_Inhalt.indd :50

2 13 Recht zuentwickeln. Der Erfinder publiziert die technische Lehre so vollständig, dass der Fachmann sie nachbauen kann. Als Offenlegungsschrift dient die Patentanmeldung. Im Gegenzug für die Offenbarung gewährt die Gesellschaft dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein zeitlich meist auf maximal 20 Jahre begrenztes Monopol. Der Anmelder eines Patentes muss also die technische Lehre vollständig darlegen. Folglich gibt er Dritten eine Anleitung, unter Umständen eine sehr konkrete Anleitung, zur Ausführung seiner Erfindung. Betriebsgeheimnis als Patent? Eine mögliche Antwort auf die Frage, wann es sich lohnt, ein Patent anzumelden, kann aus der Offenbarungspflicht abgeleitet werden. Bei technischen Merkmalen, die der Erschaffer geheim halten kann, ist es unter Umständen vorteilhaft, diese nicht zum Patent anzumelden. Beispielhaft sind hier Betriebsverfahren oder Herstellverfahren zu nennen, welche ausschliesslich unter der Kontrolle des Geheimnisträgers eingesetzt werden und am vertriebenen Produkt nicht feststellbar sind. Bei technischen Merkmalen, die der Erschaffer geheim halten kann, ist es unter Umständen vorteilhaft, diese nicht zum Patent anzumelden. Allerdings ist hier abzuwägen, ob das Betriebsgeheimnis überhaupt geheim gehalten werden kann. Dies ist unter Umständen spätestens dann nicht mehr möglich, wenn einer der Mitwissenden das Unternehmen verlässt. Bei Unternehmen mit grösserer Fluktuation ist das Risiko des Geheimnisverlustes deshalb höher, weshalb es durchaus vorteilhaft sein könnte, die entwickelten Verfahren oder die technische Lehre zum Patent anzumelden. Reverse-Engineering? Auch bei Produkten, deren Rekonstruktion schwierig oder nur mit enormem Aufwand möglich ist, stellt sich die Frage der Patentanmeldung. Typischerweise sind hier chemische Materialzusammensetzungen, Beschichtungen von Werkstücken oder Algorithmen in Softwarecodes zu nennen. Wenn das Reverse-Engineering für den Mitbewerber nur mit sehr grossem Aufwand oder gar nicht möglich ist, kann man sich durchaus gegen den Patentschutz entscheiden. In der Folge muss die technische Lehre dann ebenfalls als Betriebsgeheimnis betrachtet werden, wobei die oben skizzierten Risiken auftreten. Wenn das Reverse-Engineering für den Mitbewerber nur mit sehr grossem Aufwand oder gar nicht möglich ist, kann man sich durchaus gegen den Patentschutz entscheiden. Patent Sein oder Nicht-sein? Weiter stellt sich bei jedem Produkt zudem die Frage, ob das Patent das richtige Schutzrecht ist. Die Aussenform eines Seitenspiegels eines Fahrzeuges kann verschiedene Funktionen haben. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wurde die Form nach aerodynamischen Gesichtspunkten konstruiert. Die technischen Merkmale könnte man mit einem Patent schützen. Andererseits hat die Aussenform sicherlich 0213_Index_Inhalt.indd :50

3 14 Recht auch einen hohen ästhetischen Wert, was man mit einem Design bzw. Geschmacksmuster schützen kann. Ausschliesslich technisch bedingte Merkmale sind aber vom Designschutz ausgenommen. Wenn die Produkte unter einem einprägsamen Namen vertrieben werden, empfiehlt es sich zudem, den Namen als Marke zu schützen. Zusammenfassend ist bei der Frage des immaterialgüterrechtlichen Schutzes also auch über alternative oder zusätzliche Schutzrechte zu Patenten nachzudenken. Alternative oder zusätzliche Schutzrechte Schnellläufer? Bei Produkten mit sehr kurzer Produktlaufzeit stellt sich ebenfalls die Frage, ob ein Patentschutz anzustreben ist. Vor dem Europäischen Patentamt dauern die Erteilungsverfahren derzeit im Durchschnitt zwischen drei und fünf Jahren. In einigen Fällen geht es schneller, in anderen noch länger. Auch bei anderen Patent - ämtern ist der Arbeitsrückstau relativ hoch, weshalb in den meisten Fällen für die Erteilung mit einem Zeitraum von länger als 18 Monaten zu rechnen ist. Für Produkte, deren Laufzeit nur zwei Jahre oder kürzer ist, muss man sich gut überlegen, ob man die technische Lehre anmelden soll. Allenfalls greift hier der Patentschutz erst, wenn das Produkt am Markt nicht mehr gefragt ist. Allenfalls greift hier der Patentschutz erst, wenn das Produkt am Markt nicht mehr gefragt ist. Bei Produkten mit kurzer Produktlaufzeit ist zudem zu überlegen, ob die technische Lehre nicht die Grundlage für weitere Produkte bilden kann. Die Bejahung dieser Frage spricht dann wiederum für den Patentschutz. Designs werden in wesentlich kürzerer Zeit, meist nach sechs Monaten oder gar noch schneller, eingetragen. Designs, welche die ästhetische Form eines Gegen standes schützen, könnten sich bei Schnellläufern als Alternative anbieten. Aber auch bei Produkten mit längerer Produktlaufzeit ist die Frage nach einem Designschutz, alternativ oder zusätzlich zu einem Patent, zu stellen. Schon verkauft? An einer Messe gezeigt? Die Neuheit eines Gegenstandes ist eine Grundvoraussetzung dafür, ein rechtsbeständiges Patent zu erhalten. Ein Gegenstand ist dann neu, wenn er nicht aus dem Stand der Technik bekannt ist. Wenn eine technische Lehre bereits als Produkt angeboten, verkauft oder anderweitig der Öffentlichkeit, zum Beispiel über eine Website oder Messe, mündlich oder schriftlich zugänglich gemacht wurde, so wird diese Lehre des Produktes zum Stand der Technik und kann prinzipiell nicht mehr durch ein Patent geschützt werden. Dies gilt auch für eigene Veröffentlichungen. Hier ist also gut zu überlegen, ob angesichts von eigenen Publikationen, der Aufwand für eine Patentanmeldung gerechtfertigt ist. Im Streitfall Ein Gegenstand ist dann neu, wenn er nicht aus dem Stand der Technik bekannt ist. 0213_Index_Inhalt.indd :50

4 15 Recht müssen Dritte jedoch beweisen, dass das Produkt vor dem Prioritäts- oder Anmeldetag des fraglichen Patentes veröffentlicht wurde. Erfahrungsgemäss ist dies gerade nach einigen Jahren sehr schwierig nachzuweisen. Insofern könnte man bei sehr wichtigen Projekten im Zweifelsfall dennoch ein Schutzrecht anmelden, wobei das Schutzrecht einem erhöhten Nichtigkeitsrisiko ausgesetzt ist. Weiter gibt es in einigen Ländern Schutzrechtsarten, die dem Anmelder eine Neuheitsschonfrist gewähren. Beispielsweise sei hier das Gebrauchsmuster in Deutschland genannt, das dem Anmelder eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten gewährt. Die Gebrauchsmusteranmeldung muss also innerhalb von sechs Monaten ab dem ersten Zeitpunkt der eigenen Veröffentlichung eingereicht werden. Es handelt sich hier aber um eine Notfallstrategie. Weiter gibt es in einigen Ländern Schutzrechtsarten, die dem Anmelder eine Neuheitsschonfrist gewähren. Top Seller? Blockbuster? Auch die Frage, was zum Patent angemeldet werden soll, ist differenziert zu betrachten. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass man gut beraten ist, Innovationen, die mit grossem wirtschaftlichem Aufwand getätigt wurden oder vielversprechende Marktaussichten haben, zu schützen. In gewissen Branchen werden 5 % des Investionsaufwandes für den Schutz des geistigen Eigentums budgetiert. Aber auch für technische Lehren, die die Grundlage für mehrere Produktgenera - tionen bilden, ist es zwingend, eine Patentstrategie zu entwerfen und umzusetzen. Dies gilt auch für Entwicklungen, für die man von Dritten Lizenzgebühren einziehen möchte. Ohne Patent fehlt meist die rechtliche Grundlage für die Einforderung von Lizenzgebühren. Ohne Patent fehlt meist die rechtliche Grundlage für die Einforderung von Lizenzgebühren. Verteidigung! Patente bieten nicht nur einen Schutz gegenüber der Verwendung der technischen Lehre durch einen unberechtigten Dritten. Durch die Publikation der Patentanmeldung wird einfach ein nachweisbarer Stand der Technik geschaffen. Hierdurch wird einem Dritten, der den gleichen Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt zum Patent anmeldet, die Möglichkeit des Schutzes genommen. Selbstverständlich wird auch durch den Verkauf entsprechender Produkte ein Stand der Technik geschaffen. Diesen Stand der Technik, auch als offenkundige Vorbenutzung bezeichnet, kann man ebenfalls gegen Patente von Dritten anführen. Allerdings zeigt die Praxis hier oft Beweisprobleme bezüglich der Fragen, wann und in welcher Ausführungsform das Produkt zum ersten Mal verkauft wurde. Je länger der Verkauf, auf den man sich stützen möchte, zurückliegt, desto schwieriger wird es mit dem Erbringen des Beweises. Selbstverständlich wird auch durch den Verkauf entsprechender Produkte ein Stand der Technik geschaffen. 0213_Index_Inhalt.indd :50

5 16 Recht Zudem haben Patente oder Patentanmeldungen auch eine Wirkung auf Dritte, welche den Patentanmelder überwachen. In der Praxis wird man selten um diesen Einfluss wissen. Indizien hierfür sind beispielsweise aufwendige Konstruktionen von Konkurrenzprodukten, welche unter Umständen durch den Einfluss von Patenten umgesetzt worden sind. Weltformel? Die hierin skizzierten Situationen zeigen vereinfacht, dass keine allgemeine Formel für die Frage des Schutzes von geistigem Eigentum formuliert werden kann. Wichtig ist es, dass Unternehmen eine Strategie bezüglich geistigen Eigentums formuliert haben und den Einzelfall auf der Grundlage dieser Strategie beurteilen. Das ist eine Managementaufgabe. Unter Umständen empfiehlt es sich, eine Patentanwältin oder einen Patentanwalt sowohl für die Formulierung der Strategie als auch für die Beurteilung des Einzelfalls beizuziehen. Harry Frischknecht arbeitet seit fast einer Dekade als Patentanwalt bei der Isler & Pedrazzini AG in Zürich. Im Rahmen seiner Tätigkeit berät er Unternehmen in Fragen des geistigen Eigentums, insbesondere im patentrechtlichen und designrechtlichen Bereich. Er ist vertretungsberechtigt vor dem Institut für geistiges Eigentum in Bern (IGE) und vor dem Europäischen Patentamt (EPA) sowie vor der World Intellectual Property Organisation (WIPO). Über ein eingespieltes internationales Korrespondentennetzwerk hat er regelmässige Kontakte in alle Jurisdiktionen weltweit. Zudem ist er Lehrbeauftragter für geistiges Eigentum an der Hochschule für Technik in Rapperswil _Index_Inhalt.indd :50