Die Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung

Transkript

1 Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbs 19 Die Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung Kritische Betrachtung eines Grundgedankens des deutschen Markenrechts Bearbeitet von Andreas Kiontke 1. Auflage Taschenbuch. 243 S. Paperback ISBN Format (B x L): 14,8 x 21 cm Gewicht: 327 g Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Markenrecht Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, ebooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

2 Die Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung Kritische Betrachtung eines Grundgedankens des deutschen Markenrechts von Andreas Kiontke JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2013

3 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über < abrufbar. Alle Rechte vorbehalten 2013 JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh Druck: Bookstation GmbH, Sipplingen Satz: Societas Verlag ( Printed in Germany ISBN ISSN Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 Internet:

4 Einleitung A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung Ein eherner Grundgedanke des deutschen Markenrechts ist die Bindung des Verletzungsgerichts an die eingetragene Marke. Damit wird ausgedrückt, dass allein das Deutsche Patent- und Markenamt sowie das Bundespatentgericht (im Beschwerdefall) über die Eintragungsfähigkeit einer Marke entscheiden. Die ordentlichen Gerichte (einschließlich des Bundesgerichtshofes) sind im Verletzungsverfahren an diese Entscheidungen vor allem zur Markenfähigkeit i.s.v. 3 MarkenG und zum (Nicht-)Vorliegen anfänglicher, absoluter Schutzhindernisse i.s.v. 8 MarkenG gebunden. Infolgedessen ist dem Beklagten im Verletzungsverfahren der Einwand abgeschnitten, dass die klägerische Marke insbesondere wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses ( 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder wegen mangelnder Unterscheidungskraft ( 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht hätte eingetragen werden dürfen. Scheinbar unumstößlichen Grundsätzen sollte ohnehin mit Skepsis gegenüber getreten werden. 1 Dies gilt in Bezug auf den Grundsatz der Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung umso mehr, wird er doch in Rechtsprechung und Literatur kaum in Frage gestellt. 2 Im Gegenteil: er wird geradezu als selbstverständlich vorausgesetzt, und dies, obwohl er weder im Markengesetz noch in dessen Vorläufern dem Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen und dem Warenzeichengesetz eine ausdrückliche Grundlage findet. Wenn 1 Nichts ist so unnütz wie ein allgemeiner Grundsatz (Lord Thomas Babington Macaulay, , engl. Historiker, Quelle: Über Machiavelli, Edinburgh Review 1827). 2 Sosnitza, FS BPatG, S. 765 f. m.w.n.; Rohnke, GRUR 2001, 696, 697 f. m.w.n.

5 34 Einleitung man sich darüber hinaus noch vor Augen hält, dass weder das Recht der Gemeinschaftsmarken noch die Markengesetze zahlreicher europäischer Nachbarn einen Bindungsgrundsatz kennen, obwohl diese Gesetze, wie das deutsche Markengesetz, auf derselben sog. Markenrechtsrichtlinie 3 (MRRL) beruhen, erscheint eine kritische Untersuchung dieses deutschen Axioms 4 nicht nur angebracht, sondern vielmehr geboten. B. Gang der Untersuchung Im Ersten Teil werden zunächst die notwendigen Grundlagen für eine wissenschaftliche Durchdringung der Bindung der Verletzungsgerichte an die Eintragungsentscheidung besprochen. Zunächst werden die Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse im Einzelnen vorgestellt, auf welche sich die für die Verletzungsgerichte bindende Eintragungsentscheidung bezieht. Sodann liegt das Augenmerk auf dem System der Zuständigkeitsverteilung. Es folgt im Zweiten Teil die umfassende Darstellung von Rechtfertigung und Reichweite des Bindungsgrundsatzes. Zunächst wird auf die zur Begründung des Bindungsgrundsatzes vorgetragenen Ansätze eingegangen. Auf dieser Basis wird sodann der grundsätzliche Anwendungsbereich des Bindungsgrundsatzes herausgearbeitet. Dabei wird zugleich kritisch auf die insoweit vorgeschlagenen Ausnahmen und Durchbrechungen eingegangen. So entsteht ein vollständiges Bild des status quo bezogen auf Umfang und Rechtfertigung der Bindung der Verletzungsgerichte. Die weiteren wissenschaftlichen Schwerpunkte der Arbeit liegen in den anschließenden beiden Teilen, welche bisher allenfalls am Rande beleuchtete Aspekte des Bindungsgrundsatzes vertiefen. Im Dritten Teil wird kritisch untersucht, wie die Verletzungsgerichte die Eintragungsbindung in der Praxis handhaben: Gehen sie mit dieser Vorgabe konsequent um, oder umgehen sie bei ihren Entscheidungen den Bindungsgrundsatz? An dieser Stelle spielen die bekannten und (mehr oder minder überzeugend) gerechtfertigten offenen Durchbrechungen des Bindungsgrundsatzes, die bereits Gegenstand des Zweiten 3 Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (bisher: Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/104/EWG). 4 Rohnke, GRUR 2001, 696.

6 C. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes 35 Teils waren, keine Rolle. Hier wird vielmehr untersucht, ob Verletzungsgerichte im Rahmen der ihnen unstreitig zugewiesenen normativen Beurteilung der markenmäßigen Benutzung und der Verwechslungsgefahr den geprüften Marken nicht in anderem Gewand doch anfängliche, absolute Schutzhindernisse entgegenhalten und so versteckt den Bindungsgrundsatz entwerten und/oder durchbrechen. Im Vierten Teil wird der Blick schließlich über den nationalen Tellerrand hinaus ins (nicht nur) europäische Ausland gerichtet. Es wird untersucht, welche Markenrechtssysteme im Hinblick auf die Zuständigkeitsverteilung für die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse im Eintragungs- und Löschungsverfahren bestehen (können). Auf dieser Basis wird sodann konkret der Frage nach der daraus hergeleiteten (Nicht-)Geltung des Grundsatzes der Bindung der Verletzungsgerichte an die Markeneintragung in dem jeweiligen System nachgegangen. Eine ähnlich umfassende rechtsvergleichende Untersuchung zur Geltung des Bindungsgrundsatzes im Ausland wurde bisher nur von Horn 5 allerdings vor über 40 Jahren geleistet, so dass ein Bedarf für eine Überprüfung der Ergebnisse auf ihre aktuelle Gültigkeit besteht. In einer kritischen Schlussbetrachtung werden zunächst die Auswirkungen des Bindungsgrundsatzes für die Rechtsposition der konkurrierenden Zeicheninhaber dargestellt. Es wird gefragt, ob die zur Begründung des Bindungsgrundsatzes vorgetragenen Ansätze diese Auswirkungen rechtfertigen können. Im Rahmen dieser kritischen Untersuchung werden sämtliche Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchung in zusammengefasster Form Berücksichtigung finden. C. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes Bevor mit der Untersuchung der Bindung des Verletzungsgerichts an die Markeneintragung begonnen werden kann, ist noch eine Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten unerlässlich. Das Markengesetz kennt nicht nur zivilrechtliche Sanktionen einer Markenverletzung, sondern formuliert in 143 MarkenG auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen. In beiden Fällen ist durch die ordentliche Gerichtsbarkeit ( 12, 13 GVG) die Frage zu beantworten, ob eine Markenverletzung nach 14 5 Horn, GRUR Int. 1969, und

7 36 Einleitung MarkenG vorliegt. 6 Während jedoch im ersten Fall die Zivilgerichte zur Prüfung der Markenverletzung berufen sind, 7 sind es im zweiten Fall die Strafgerichte. 8 Die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Frage, ob und inwieweit die ordentlichen Gerichte im Verletzungsverfahren an die Markeneintragung gebunden sind, stellt sich folglich im Zivil- und Strafrecht gleichermaßen. 9 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird allerdings nur die Frage untersucht, ob und inwieweit die Zivilgerichte an die Markeneintragung gebunden sind. Die Frage der Bindung der Strafgerichte, wird keiner abschließenden Antwort zugeführt. 10 Verletzungsgerichte im Sinne dieser Arbeit sind also nur die Rechtsprechungsorgane, die auf Basis des Zivilrechts tätig werden. Diese Einschränkung rechtfertigt sich aus der vergleichsweise geringen praktischen Relevanz der Frage im Strafprozess. 11 Bei den ohnehin wenigen Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenverletzungen, in deren Folge es dazu nur selten zu einer Verurteilung kommt, 12 handelt es sich fast ausschließlich um Produktpirateriefälle. 13 Hierbei ist der Bestand einer Marke regelmäßig keinen Zweifeln ausgesetzt, geht es dem Produktpiraten doch gerade darum, den Ruf einer bestehenden Marke auszunutzen. 14 Ferner wird die Relevanz der Frage nach der Bindung des Gerichts durch die in 262 Abs. 2 StPO vorgesehene Möglichkeit entschärft, nach der das Strafgericht der (Nicht-)Beurteilung des Bestandes der Marke dadurch aus MarkenG knüpft tatbestandlich ausdrücklich an 14 MarkenG an, siehe auch Ströbele/Hacker Hacker, 143 MarkenG, Rn. 12; Harte-Bavendamm Holler, 5, Rn Ingerl/Rohnke, 140 MarkenG, Rn. 1, 2 und 5. 8 Vgl. 12, 13, 24 GVG (i.v.m. 143 MarkenG, 1 StPO) und ferner zur funktionalen und sachlichen Zuständigkeit von Gravenreuth, GRUR 1983, 349, 355 und Göpfert, S. 245 f. 9 Von Gravenreuth, GRUR 1983, 349, 355 f. und Göpfert, S. 247 wollen den Strafrichter zwar nicht als Verletzungsrichter (im engeren Sinne) bezeichnen, stimmen aber im Ergebnis mit dem Verfasser überein, dass sich die Frage nach der Geltung des Bindungsgrundsatzes auch im Strafrecht stellt. 10 Ausdrücklich hierzu: Göpfert, S. 247 f.; Felix, S. 336 ff. 11 Zur ebenfalls geringen Relevanz dieser Frage im Patentrecht: Ströbele, S. 5 f., welcher ferner darauf hinweist, dass ohnehin keine entscheidenden Unterschiede zwischen Straf- und Zivilgerichten bestehen, was die Geltung des Bindungsgrundsatzes angeht. 12 Ingerl/Rohnke, 143 MarkenG, Rn Ingerl/Rohnke, 143 MarkenG, Rn. 10; Ströbele/Hacker Hacker, 143 MarkenG, Rn. 9 f. 14 Harte-Bavendamm Harte-Bavendamm, 1, Rn. 39, 54.

8 C. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes 37 weichen kann 15, dass es das Strafverfahren bis zum Abschluss eines markenrechtlichen Löschungsverfahrens nach 54, 55 MarkenG aussetzt. 16 Über eine entsprechende Ermächtigung verfügt auch bereits die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren, 154d StPO. 17 Festgehalten sei jedoch, dass die Literatur zu dieser Frage keineswegs einheitlich ist. Während Teile des Schrifttums unter Verweis auf eine Entscheidung des Reichsgerichts 18 ausdrücklich von einer Bindung der Strafgerichte an die Markeneintragung ausgehen, 19 lassen sich auch Stimmen nachweisen, die für eine Nichtbindung der Strafgerichte plädieren Harte-Bavendamm Holler, 5, Rn. 150; Ingerl/Rohnke, 143 MarkenG, Rn. 5 und Pfeiffer Engelhardt, 262 StPO, Rn. 8 halten das Strafgericht sogar für verpflichtet, das Verfahren auszusetzen, um den Bestand einer Marke im markenrechtlichen Löschungsverfahren klären zu lassen. So auch schon: RGSt 48, 419, Pfeiffer Engelhardt, 262 StPO, Rn. 8; Göpfert, S. 249; Ingerl/Rohnke, 143 MarkenG, Rn. 5; Ströbele/Hacker Hacker, 143 MarkenG, Rn. 12, Von Gravenreuth, GRUR 1983, 349, 353 f. 18 RGSt 48, 389, 391, wobei das Reichsgericht an dieser Stelle auch auf seine diesbezügliche ständige Rechtsprechung etwa in RGSt 28, 275, 277; RGSt 30, 211, 214; RGSt 33, 307, 308; RGSt 42, 87; RGSt 44, 192, 194; RGSt 46, 21, 23 verweist. 19 Pfeiffer Engelhardt, 262 StPO, Rn. 6; Meyer-Goßner, 262 StPO, Rn. 7 f.; Göpfert, S. 247 f.; von Gravenreuth, GRUR 1983, 349, 355 f.; Hartgen, Einf. WZG, Rn Etwa Ingerl/Rohnke, 143 MarkenG, Rn. 5 und Ströbele/Hacker Hacker, 143 MarkenG, Rn. 18, welche es an der tatbestandlich vorausgesetzten und stets von Amts wegen zu prüfenden Widerrechtlichkeit der Markenverletzung unter Verweis auf den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers fehlen lassen wollen, wenn die verletzte Marke löschungsreif ist. Ausdrücklich gegen die Geltung des Bindungsgrundsatzes im Strafrecht ansonsten nur Rohnke, GRUR 2001, 696, 702.