7 Marken: Schutzvoraussetzungen, Eintragungsverfahren

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1 Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Patentanwalt Jochen Meinke WS 2016/ Marken: Schutzvoraussetzungen, Eintragungsverfahren I. Aufgaben des Markenschutzes Marken dienen in erster Linie der Unterscheidung von Waren und/oder Dienstleistungen. Durch Marken können die Waren bzw. Dienstleistungen einem Eigentümer, Hersteller oder Verkäufer zugeordnet werden. Das Markenrecht ist erheblich älter als das Patentrecht, einen Markenschutz gab es schon in der Antike. Eine besondere Bedeutung erhielt das Markenrecht in der Neuzeit, als die moderne Industriegesellschaft ihr Warenangebot ständig erhöhte und mit dem Zwang zum Absatz dieser Waren die Technik der Werbung immer mehr verfeinerte. Jede Ware, für die Werbung betrieben wird, bedarf einer kennzeichnungsfähigen Bezeichnung, damit sie sich beim Empfänger einprägen kann. Marken können verschiedene Aufgaben übernehmen, die auch als Funktionen darstellbar sind: - Herkunftsfunktion - Garantiefunktion (Schutz des Konsumenten) - Schutzfunktion (Schutz des Gewerbetreibenden) - Werbefunktion - Wertfunktion. 1

2 II. Einteilung der Marken 1. Wortmarken Während früher Bildmarken im Vordergrund standen, überwiegen heute meist Wortmarken. Es sind Marken, bei denen das Wort unabhängig von seiner Wiedergabe oder Schreibweise das unterscheidende Merkmal bildet. In vielen Fällen sind die Wortmarken reine Phantasiebezeichnungen, es kann sich aber z.b. auch um Personennamen handeln. Wortmarken können aus einem oder mehreren Worten oder aus ganzen Sätzen (Slogans) bestehen. Die berühmtesten und am stärksten genutzten Marken finden sich dort, wo der Endverbraucher angesprochen wird, z.b. auf den Gebieten der Waschmittel-, der Zigarettenindustrie, der Personenkraftwagen, der Treibstoffe, der Getränke, der Körperpflegemittel und dergleichen. 2. Bildmarken Neben Wortmarken sind auch Bildmarken, d.h. Abbildungen, weit verbreitet. Dabei handelt es sich nicht nur um gegenständliche Darstellungen, sondern auch um Ornamente, abstrakte Darstellungen, Phantasiegebilde usw.. Entscheidend für eine Eintragungsfähigkeit ist dabei, dass die Bildmarke geeignet ist, die so gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen von den Waren bzw. Dienstleistungen anderer unterscheidbar zu machen. 3. Kombinierte Marken Solche Marken bestehen aus mehreren eigenständigen Bestandteilen (Bild und/oder Wort), von denen wenigstens einer schutzfähig sein muss. Meistens enthält eine solche Marke sowohl Wortbestandteile als auch Bildbestandteile. 4. Buchstaben und Zahlen Grundsätzlich können auch reine Buchstaben und/oder Zahlen als Marke geschützt werden, sofern sie eine ausreichende Unterscheidungskraft aufweisen. Eine einzelne 2

3 Ziffer oder ein einzelner Buchstabe sind deshalb in der Regel nicht eintragbar. 5. Hörzeichen Grundsätzlich sind nach neuem Markenrecht auch Hörzeichen schutzfähig, d.h. beispielsweise Erkennungsmelodien oder dergl., sie müssen sich allerdings graphisch darstellen lassen, z.b. in üblicher Notenschrift oder - soweit dies nicht möglich ist - durch ein so genanntes Sonogramm. 6. Dreidimensionale Gestaltungen Grundsätzlich sind auch dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung als Marke eintragungsfähig, sofern sie eine Markenfunktion erfüllen können. 7. Sonstige Marken Grundsätzlich gibt es auch so genannte "Riechmarken", bei denen allerdings das Problem besteht, diese bleibend wirksam zu hinterlegen. Ferner gibt es so genannte "Bewegungsmarken" (z.b. Filmsequenz "Löwe" von Metro Goldwin Mayer) und "Positionsmarken" (z.b. auf Schuhsohlen). III. Entstehung des Markenschutzes Der Markenschutz entsteht 1. durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister, 2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat oder 3. durch die notorische Bekanntheit einer Marke. 3

4 1. Registermarke Ein Markenrecht entsteht vornehmlich durch die Eintragung einer Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister. Erst nach Eintragung hat der Markeninhaber gegenüber Dritten Verbietungsrechte, wobei im Fall des Zusammentreffens von Rechten der Zeitrang, d.h. der Anmeldetag oder der in Anspruch genommene Prioritätstag, maßgebend ist. 2. Benutzungsmarke Nicht nur durch Eintragung, sondern auch durch die tatsächliche Ingebrauchnahme (Benutzung) im geschäftlichen Verkehr, kann ein Kennzeichenrecht mit Ausschlusswirkung gegen Jedermann entstehen, wenn das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung besitzt. Eine solche Benutzungsmarke hat mit einer registrierten Marke, z.b. bezüglich der Herkunftsfunktion, des Zeitranges, des Verbietungsrechtes, der Schutzschranken usw. viele Gemeinsamkeiten, unterscheidet sich aber von ihr gerade bezüglich des Tatbestandes der Entstehung. Geschützt wird ein im Wettbewerb erreichter tatsächlicher Zustand aufgrund einer intensiven Benutzung, die bei den beteiligten Verkehrskreisen die benutzte Marke zu einem Kennzeichen der Waren bzw. Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens zur Unterscheidung gegenüber denjenigen anderer Unternehmen macht. Voraussetzung einer solchen Benutzungsmarke ist, dass die Benutzungsmarke Verkehrsgeltung erworben hat. Verkehrsgeltung bedeutet, dass ein nicht unerheblicher Teil der betroffenen Verkehrskreise eine Assoziation zwischen der Aufmachung usw. und einem bestimmten Unternehmen herstellt und das Erscheinungsbild wieder erkennt. Die Verkehrsgeltung betrifft dabei die Kennzeichnung für die tatsächlich konkret benutzte Ware bzw. Dienstleistung. Die Verkehrsgeltung muss dabei innerhalb beteiligter Verkehrskreise bestehen. Diese Verkehrskreise sind vornehmlich die Abnehmer der Ware bzw. Dienstleistung und nicht konkurrierende Hersteller und Händler. Je nach Art, Verwendungszweck und Absatzmöglichkeit sind die beteiligten Verkehrskreise funkti- 4

5 onsspezifisch zu bestimmen. Luxuswaren und sehr teure Erzeugnisse interessieren einen kleineren Kreis als die Waren des normalen Massenkonsums. Bei Endverbrauchern sind immer die aktuellen Käufer der Warengattung, aber auch wegen eines künftig möglichen Kaufes die aktuellen Interessenten zu beachten. Der Schutz einer Benutzungsmarke ergibt sich nur, wenn die Verkehrsgeltung im Inland besteht. Eine nur im Ausland bestehende Verkehrsgeltung gewährt keinen Schutz. Eine Verkehrsgeltung kann auch örtlich begrenzt sein, anders als beim Schutz einer registrierten Marke, die im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gültig ist. Wie hoch das Maß der Verkehrsgeltung im Einzelfall sein muss, lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen, ein Durchsetzungsgrad in der Höhe von 20 bis 25 % innerhalb der beteiligten Verkehrskreise dürfte allerdings ausreichen. Wird eine Benutzungsmarke geltend gemacht, so hat der Inhaber derselben den Nachweis der Verkehrsgeltung zu führen. Dies lässt sich beispielsweise durch eine Meinungsumfrage belegen. Mit einer solchen Umfrage wird allerdings die Verkehrsgeltung für den Zeitpunkt der Befragung festgestellt, der Nachweis für einen früheren Zeitpunkt ist dagegen schwierig zu führen. Der Schutz einer Benutzungsmarke besteht nur solange, wie die Verkehrsgeltung besteht. Geht diese verloren, so entfällt der Schutz. 3. Notorische Bekanntheit Ein Markenschutz entsteht auch durch die nach Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) erwähnten Marken mit notorischer Bekanntheit. Die Verbandsländer sind verpflichtet, die Eintragung einer Marke zurückzuweisen oder zu löschen oder den Gebrauch zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes (also des Patentamtes) notorisch feststeht, dass sie bereits in einem PVÜ-Mitgliedsland geschützt ist und für identische oder ähnliche Erzeugnisse benutzt wird. Eine notorische Bekanntheit ist schon sprachlich eine gesteigerte Form der Bekanntheit, es muss sich also um eine weit überragende Verkehrsgel- 5

6 tung handeln, beispielsweise ein Bekanntheitsmaß von mehr als 60 %. Dabei ist es allerdings erforderlich, dass die notorische Bekanntheit in Deutschland gegeben ist, eine ausländische Notorität reicht allein nicht aus. IV. Voraussetzungen für den Schutz einer Marke durch Eintragung 1. Inhaberschaft Inhaber einer Marke können natürliche und juristische Personen oder Personengesellschaften sein, die rechtsfähig sind. Eine juristische Person ist beispielsweise eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft oder ein eingetragener Verein, eine rechtsfähige Personengesellschaft, z.b. eine OHG oder eine KG. Die im früheren Recht notwendige Voraussetzung, dass der Anmelder oder Inhaber einer Marke einen Geschäftsbetrieb besitzen musste, ist nicht erforderlich, deshalb kann auch jede Privatperson (z.b. Werbeagenturen) Inhaber von Marken sein. 2. Waren, Dienstleistungen Marken können nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen werden, d.h. mit der Anmeldung einer Marke sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, für die die Marke benutzt werden soll. Waren sind körperliche, bewegliche Sachen, die aus einem auf Gewinn abzielenden Unternehmen in den Wirtschaftsverkehr gebracht werden. Demnach sind auch Naturerzeugnisse, Tiere, Bücher usw. als Waren anzusehen. Keine Waren sind demgegenüber unbewegliche oder immaterielle Güter, wie Grundstücke oder Erfindungen. Dienstleistungen waren früher vom Markenschutz ausgeschlossen. Seit Anfang 1979 können aber auch für Dienstleistungen Marken eingetragen werden. Banken, Ingenieurbüros, Speditionsunternehmen, Reinigungsunternehmen, Wäschereien, aber auch Makler, Anwälte und Ärzte usw. können für ihre Dienstleistungen eine Marke schützen. 6

7 3. Absolute Schutzhindernisse In manchen Fällen ist die Eintragung einer Marke aus Gründen des öffentlichen Interesses unerwünscht, z.b. bei solchen Marken, die sich im allgemeinen und freien Gebrauch befinden, bei Marken, die jeglicher Unterscheidungskraft entbehren bzw. im Geschäftsverkehr zum allgemeinen und freien Gebrauch zur Verfügung stehen müssen (insbesondere glatt beschreibende Angaben), bei Hoheitszeichen, Prüf- und Gewährzeichen, Ärgerniserregenden und irreführenden Zeichen. In diesen Fällen hat das Interesse des Einzelnen gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an dem freien Gebrauch von Zeichen dieser Art zurückzutreten. a) Marken ohne Unterscheidungskraft sowie Freihaltungsbedürfnis In vielen Fällen werden Marken von der Eintragung mit der Begründung ausgeschlossen, es handele sich um "Marken ohne jegliche Unterscheidungskraft". Nach 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder nach Nr. 2, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei spielt die Überlegung eine besondere Rolle, dass Marken dieser Art im Geschäftsverkehr nicht einem Einzelnen monopolisiert werden dürfen (Freihaltungsbedürfnis). Nach allgemein anerkannter Definition besitzt eine Marke dann Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es ist also sowohl eine Kennzeichnungskraft, als auch die Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion erforderlich. Was darunter zu verstehen ist, hängt vom Einzelfall ab. Maßgeblich für die Bejahung oder Verneinung der Unterscheidungskraft ist aber die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren besteht weder die Mög- 7

8 lichkeit noch die Aufgabe, konkret zu ermitteln, ob der Verkehr die fragliche Marke tatsächlich als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Vielmehr kann lediglich eine der Marke von Hause aus innewohnende Unterscheidungskraft festgestellt werden, wobei auf die Verkehrsgepflogenheiten innerhalb der jeweils betroffenen Branche abzustellen ist. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft handelt es sich somit um eine Rechtsfrage, die anhand allgemeinkundiger Tatsachen und allgemeiner Erfahrungssätze zu entscheiden ist. Trotz häufigen Zusammentreffens sind die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und des Freihaltungsbedürfnisses an beschreibenden Angaben begrifflich streng auseinander zuhalten. So bemisst sich die Frage der Unterscheidungskraft ausschließlich nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, während für das Freihaltungsbedürfnis an einer beschreibenden Angabe lediglich das berechtigte Interesse der Mitbewerber maßgeblich ist. Zwar sind freihaltungsbedürftige beschreibende Angaben auch häufig nicht unterscheidungskräftig, gleichwohl besteht keine völlige Deckung beider Eintragungshindernisse. Das Freihaltungsbedürfnis muss allerdings bezüglich der Waren und Dienstleistungen konkret bestehen, für welche die Marke angemeldet ist. Zur Rechtsfrage der Unterscheidungskraft und zum Freihaltungsbedürfnis besteht eine umfangreiche Rechtsprechung, gleichwohl ist in Grenzfällen die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit schwer vorherzusehen, weil sich die Rechtsprechung dauernd im Fluss befindet. b) Freizeichen Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, sind von der Eintragung ausgeschlossen. Dies sind im Allgemeinen Marken, die in Folge allgemeinen und freien Gebrauchs im Verkehr nicht mehr als Individualzeichen gelten. Der Verkehr sieht in einem solchen Freizeichen nicht mehr einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. c) Hoheits-, Prüf- und Gewährzeichen 8

9 Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen können nicht einem Einzelnen geschützt werden. Zulässig sind jedoch solche Zeichen, die nicht mehr geführt werden. Prüf- und Gewährzeichen, und zwar sowohl die inländischen als auch die ausländischen, sind durch die Pariser Verbandsübereinkunft vom Schutz ausgenommen. Der Text des deutschen Markengesetzes entspricht dieser Vereinbarung. d) Ärgerniserregende und irreführende Marken Ärgerniserregend sind in erster Linie solche Marken, die gegen die Sitte, die Religion, die öffentliche Ordnung oder gegen Gesetze verstoßen. Die Gefahr, dass der Verkehr durch eine Marke irregeführt wird, liegt dann vor, wenn die Marke ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und die Gefahr einer Täuschung begründet. Besondere Gesetze und Verordnungen bestehen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Bier, Wein, Mineralwasser, Nahrungsmittel, Arzneimitteln. Ein Verstoß gegen diese Kennzeichnungsvorschriften erfüllt im Regelfall den Tatbestand der Irreführung. e) Ausnahme: durchgesetzte Marken Marken, die unter die vorgenannten Fälle a) bis c) fallen, also verkürzt, jeglicher Unterscheidungskraft entbehren oder freihaltebedürftig sind, können (im Ausnahmefall) als Marke registriert werden, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Beweispflichtig für die bestehende Verkehrsdurchsetzung ist der Anmelder. Im Allgemeinen genügt es zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, dass der überwiegende Teil des Verkehrs in der Marke einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht. 9

10 Der Nachweis kann im so genannten "Durchsetzungsverfahren" erbracht werden. Bevorzugt werden Auskünfte von Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsverbänden, Verbraucherorganisationen, auch die Umfragen anerkannter Meinungsforschungsinstitute können als Beweismittel geeignet sein. Die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung dürfte keinesfalls unter 50 % innerhalb der beteiligten Verkehrskreise liegen, die Verkehrsdurchsetzung muss sich auf das gesamte Bundesgebiet beziehen, sie unterliegt also wesentlich strengeren Anforderungen als die Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken. V. Das Eintragungsverfahren Eine Marke ist beim Deutschen Patent- und Markenamt oder bei einem Patentinformationszentrum (z.b. Universität Dortmund) in schriftlicher Form anzumelden, wie bei anderen Schutzrechtsanmeldungen muss die Identität des Anmelders feststehen. Eine Markendarstellung muss mit eingereicht werden und insbesondere müssen auch die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, angegeben werden. Für eine Marke ist auch eine Anmeldegebühr zu entrichten. Diese Anmeldegebühr richtet sich nach der Anzahl der Waren und Dienstleistungen, die beansprucht werden. Sämtliche Waren und Dienstleistungen sind in 45 unterschiedliche Waren- und Dienstleistungsklassen eingruppiert. Umfasst die Anmeldung bis zu 3 Klassen, ist eine einzige Anmeldegebühr zu entrichten. Ab der 4. Klasse ist für jede weitere Klasse eine Klassengebühr zusätzlich zu entrichten. Das Eintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beginnt nach einer Formalprüfung zunächst üblicherweise mit einer Überprüfung der Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, insbesondere deshalb, um die Eindeutigkeit der Angaben zu klären und um festzustellen, ob die korrekte Anmeldegebühr entrichtet worden ist. Nach Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wird die Schutzfähigkeit 10

11 der angemeldeten Marke an sich überprüft, und zwar im Hinblick auf alle möglichen absoluten Eintragungshindernisse. Wird ein Eintragungshindernis festgestellt, so wird dies dem Anmelder mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann. Hält die zuständige Markenstelle die Anmeldung gleichwohl für nicht eintragungsfähig, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Gegen eine solche Zurückweisung ist ein Rechtsmittel möglich (entweder die so genannte Erinnerung oder die Beschwerde). Liegen keine Eintragungshindernisse vor, wird die Marke eingetragen und anschließend veröffentlicht, womit eine 3-monatige Widerspruchsfrist zu laufen beginnt. VI. Geschäftliche Bezeichnungen: Durch das Markengesetz werden neben Marken auch - Geschäftliche Bezeichnungen und - Geographische Herkunftsangaben - geschützt. Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. 11