Der Lizenzvertrag im Franchising

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1 Jenny Dvorak Der Lizenzvertrag im Franchising Eine rechtsvergleichende Studie zu Marken- und Patentlizenzen sowie Know-how-Verträgen in Betriebsfranchisesystemen in Deutschland und den USA PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften

2 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 17 A. Einführung in das Franchising 21 I. Lizenzen und das Franchising - Ein Überblick 21 II. Franchising in der Praxis 23 III. Entwicklung des Franchising Ursprung des Wortes,franchise' Die Entwicklung des Franchising 25 IV. Die verschiedenen Generationen Überblick Die erste Generation, das reine Produktvertriebs-Franchising _ Die zweite Generation, das Betriebs-Franchising 28 a) Das Betriebs-Franchising 28 b) Die drei Franchisearten des Betriebs-Franchising 29 c) Die zweite Generation als traditionelles Franchising Die dritte Generation, das Partnerschafts-Franchising 31 a) Partnerschafts-Franchising 31 b) Diskussionsstand 32 aa) Allgemeines 32 bb),community ofinterest' 33 cc) Die Mitbestimmung des Franchisenehmers 34 dd) Fazit 36 V. Abgrenzung zu anderen Vertriebssystemen 37 VI. Internationale Franchisesysteme 39 VII. Der dieser Arbeit zugrundeliegende Franchise-Begriff 40 VIII. Exkurs: Die,Erfolgsstory'Franchising 41 B. Der Lizenzvertrag im Franchising in Deutschland 45 I. Der Lizenzvertrag Allgemeines Gesetzliche Regelungen Schuldrechtliche Einordnung Die Lizenz als positives Nutzungsrecht 52 II. Verschiedene Arten von Lizenzen 53

3 1. Lizenzverträge bezüglich Kennzeichen 53 a) Marken- und sonstiges Kennzeichenrecht 53 aa) Allgemeines 53 bb) Das Entstehen des Markenschutzes, seine Reichweite und Erschöpfung 55 cc) Die besondere Geschäftsbezeichnung 56 b) Die Markenlizenz 59 aa) Regelungen des Markengesetzes 59 cc) Lizenzfreie Nutzungen der Marke 61 dd) Schranken der Lizenzerteilung aus dem UWG 62 ee) Rechtscharakter 63 ff) Vertragspflichten 64 (1) Pflichten des Lizenzgebers 64 (2) Rechte und Pflichten des Lizenznehmers 65 gg) Haftung des Lizenzgebers 68 (1) Allgemeines 68 (2) Anfängliche rechtliche Unmöglichkeit 69 (3) Nachträgliche Unmöglichkeit und sonstige Rechtsmängel 70 c) Lizenzen an besonderen Geschäftsbezeichnungen Patentlizenzverträge 76 a) Das Patentrecht 76 b) Die Patentlizenz 77 aa) Allgemeines 77 bb) Regelungen des Patentgesetzes 78 cc) Rechtscharakter 79 dd) Vertragspflichten 81 (1) Allgemeines 81 (2) Pflichten des Lizenzgebers 81 (3) Pflichten des Lizenznehmers 83 ee) Haftung des Lizenzgebers 87 (1) Allgemeines 87 (2) Anfangliche rechtliche Unmöglichkeit 88 (3) Allgemeine Rechtsmängelhaftung 88 (4) Sachmängelhaftung 93 (5) Abgrenzung zwischen Mängelhaftung und Nichterfüllung Know-how-Vereinbarung 97 a) Das Know-how-Recht 97 b) Die Know-how-Vereinbarung 100

4 aa) Allgemeines 100 bb) Der Know-how-Vertrag, eine Lizenz? 102 cc) Rechtscharakter 103 dd) Abgrenzung zu Verträgen über offenkundiges Wissen 104 ee) Vertragspflichten 105 (1) Allgemeines 105 (2) Pflichten des Know-how-Inhabers 106 (3) Pflichten und Rechte des Know-how-Nutzers 106 ff) Haftung des Know-how-Inhabers 108 (1) Allgemeines 108 (2) Anfängliche Unmöglichkeit 109 (3) Allgemeine Rechtsmängelhaftung 109 (4) Sachmängelhaftung 111 Franchise-Recht in Deutschland Die Rechtsquellen des,franchise-rechts' in Deutschland 112 a) Überblick 112 b) Rechtsprechung Definition des Franchising in Deutschland 113 a) Deutsche Definitionen 113 b) Europäische Definitionen 115 c) Fazit für Deutschland Der Rechtscharakter des Franchisevertrages 116 a) Allgemeine Charakterisierung 116 b) Die einzelnen Vertragselemente des Franchisevertrages 118 aa) Allgemeines 118 bb) Die Geschäftsbesorgung 118 cc) Das Franchisepaket, Lizenzen und Dienstleistungen 118 dd) Der Kaufvertrag 119 ee) Sonstige übliche Vertragsbestandteile 120 c) Der Franchisevertrag als typengemischter Vertrag 120 d) Der lizenzvertragliche Ansatz 122 aa) Allgemeines 122 bb) Die Notwendigkeit der Lizenzerteilung im Franchisevertrag 123 cc) Parallelen und Unterschiede zwischen Lizenz- und Franchisevertrag 125 dd) Allgemeine Kritikpunkte an der Lizenzvertragstheorie 127 e) Der Franchisevertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag 129 f) Fazit 130

5 10 4. Gesetzliche Regelungen und ihre Anwendbarkeit auf das Franchising 131 a) Allgemeines 131 b) Der Franchisevertrag als Ratenlieferungsvertrag 131 c) Der sittenwidrige Franchisevertrag 135 d) Der Franchisevertrag als Formularvertrag 137 e) Anwendbarkeit des Handelsvertreterrechts 140 aa) Der Ausgleichsanspruch nach 89 b HGB 140 bb) Verwertungsverbot 90 HGB 144 cc) Nach vertragliches Wettbewerbsverbot, 90 a HGB Vorvertragliche Pflichten im Franchising mit Bezug zu Lizenzen 147 a) Die verschiedenen Anspruchsgrundlagen 147 b) Haftung wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung 147 aa) Allgemeines 147 bb) Die Aufklärungspflicht im Franchising 148 cc) Inhalt und Umfang der Aufklärungspflicht 149 dd) Mitverschulden des Franchisenehmers 153 ee) Beweislast und Anscheinsbeweis 155 ff) Rechtsfolgen 156 gg) Haftungsfreizeichnung 158 c) Verhältnis c.i.e. zu anderen Anspruchsgrundlagen Kartellrecht und Franchising. 160 a) Anwendung des europäischen und des deutschen Kartellrechts 160 b) Europäisches Kartellrecht 161 aa) Überblick 161 bb) Anwendbarkeit des europäischen Kartellrechts 162 cc) Anwendung des Art. 81 Abs. 1 EGV auf Franchiseverträge 163 dd) Einschlägige Gruppenfreistellungsverordnungen 164 (1) Allgemeines 164 (2) Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnungen. 166 (3) Regelungen franchisetypischer Klauseln 166 c) Deutsches Kartellrecht 167 IV. Die Auswirkungen der Lizenzen auf den Franchisevertrag Das Verhältnis Lizenzvertrag - Franchisevertrag Allgemeine vertragliche Pflichten 169 a) Überblick 169

6 b) Gebietsschutz 170 aa) Die Gebietsschutzklausel 170 bb) Ausschließliche Lizenzen 170 cc) Konkurrenzschutz als Gebietsschutz? 171 c) Ausübungs- und Absatzförderungspflichten 174 d) Informations-, Kontroll- und Weisungsrechte des Franchisegebers 175 e) Unterlassung der Nutzung der gewerblichen Schutzrechte _ 176 f) Bewertung der Leistungen im Franchiseverhältnis 177 aa) Allgemeines 177 bb) Rückzahlung der Einstiegsgebühr 177 cc) Rückabwicklung über die Saldotheorie 179. Die einzelnen Arten von Lizenzen und ihre Auswirkung auf das Franchising 183 a) Marken- und Geschäftsbezeichnungslizenzen im Franchisevertrag 183 aa) Allgemeines 183 bb) Die Geschäftsbezeichnung im Franchising 184 cc) Bestand des Markenschutzes, Aufrechterhaltung und Löschung 185 dd) Untersagungsansprüche des Franchisenehmers gegen Dritte 187 ee) Pflicht des Franchisegebers zur Aufrechterhaltung des Guten Rufs? 187 b) Patentlizenzverträge im Franchisevertrag 189 aa) Allgemeines 189 bb) Bestand des Patentschutzes und Nutzbarkeit des Patents 190 cc) Tauglichkeit und Fabrikationsreife des Patents 190 dd) Pflicht zur Aufrechterhaltung des Patents und Folgen der Löschung 191 ee) Vorgehen gegen Patentverletzer 193 c) Know-how-Vereinbarung im Franchisevertrag 194 aa) Allgemeines und Abgrenzung 194 bb) Definition bzw. Anforderungen an das Know-how im Franchising 195 (1) Definition des Know-how im Franchising 195 (2) Anforderungen an das Know-how im Franchising 197 cc) Sachmängelhaftung und Haftung für die kommerzielle Verwertbarkeit 200

7 dd) Erprobung in Test-, Pilot- oder Musterbetrieben 204 ee) Vermittlung des Know-how durch Franchisehandbuch und Schulungen 205 ff) Pflicht zur Beobachtung und Weiterentwicklung 208 gg) Das Handbuch als Vertragsbestandteil und Änderungsvorbehalt Schlussbetrachtung: Die Haftung für Mängel des Immaterialgutes im Franchisevertrag 212 a) Allgemeines 212 b) Die Aufklärungspflicht oder Disclosure - Lösung 212 c) Die gewährleistungsrechtliche Lösung 213 d) Kündigung 214 e) Das Verhältnis der verschiedenen Ansprüche zueinander _ 215 C. Der Lizenzvertrag im Franchising in den USA 219 I. Der Lizenzvertrag Rechtsnatur des Lizenzvertrages Anwendbarkeit des gesetzlichen Vertragsrechts Das Vertragsrecht des Common Law 222 a) Allgemeines 222 b) Die,good faith' Doktrin 223 c) Formerfordernis im Lizenzvertrag 224 d) Sufficient consideration 225 e) Rückabwicklung wegen Irreführung (,misrepresentation')_ 226 f) Ansprüche aus Vertragsverletzung (,breach ofcontract') 227 g) Verhältnis Common Law und gewerblicher Rechtsschutz _ 227 h) Fazit Die Lizenz als negative Lizenz Arten von Lizenzen Die,License estoppep Doktrin Die,misuse'-Doktrin 231 II. Verschiedene Arten von Lizenzen Marken- und sonstige Kennzeichenlizenzverträge 232 a) Markenrecht 232 aa) Allgemeines 232 bb) Föderales Markenrecht 233 cc) Einzelstaatliche Markengesetze 236 dd) Common Law 237 ee) Verhältnis von föderaler und Common Law-Marken 237 ff) Andere anwendbare Regelungen

8 (1) Unlauterer Wettbewerb im Allgemeinen 238 (2),Trade dress' 238 (3),Federal Trademark Dilution Act' (Verwässerungs-Gesetze) 240 gg) Die,misuse'-Doktrin 240 b) Die Geschäftsbezeichnung -,trade name' 241 c) Die Markenlizenz 242 aa) Zulässigkeit der Lizenzierung und ihre Entwicklung 242 bb) Kontrolle des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber _ 243 cc) Entstehung des Markenrechts durch Gebrauch 246 dd) Rechte des Lizenznehmers 246 ee) Vorgehen gegen Verletzungshandlungen Dritter 248 ff) Verhältnis Vertragsverletzung / Markenverletzung Patentlizenzverträge 249 a) Das Patentrecht 249 aa) Gesetzliche Regelungen 249 bb) Die,misuse'-Doktrin 252 b) Die Patentlizenz 253 aa) Allgemeines 253 bb) Folgen des Wegfalls des Patentsschutzes auf die Lizenzgebührenpflicht 255 (1) Wegfall der Gebührenzahlungspflicht nach Löschung des Patents 255 (2) Auswirkung einer Nichtigkeitsklage auf die Gebührenzahlungspflicht 258 cc) Haftung des Lizenzgebers 258 dd) Rechte des Lizenznehmers, gegen Patentverletzungen zu klagen Trade Secret-Vereinbarungen 261 a) Das Trade Secret-Recht 261 aa) Überblick 261 bb) Die,misuse'-Doktrin 265 b) Die Trade Secret-Lizenz 265 aa) Allgemeines 265 bb) Geheimhaltungspflicht des Lizenznehmers 266 cc) Rechte des Trade Secrets-Nutzers, gegen Dritte vorzugehen 266 dd) Haftung für Tauglichkeit und Benutzbarkeit 267 Franchise-Recht Franchise-Recht in den USA 268

9 14 2. Die Rechtsquellen des Franchiserechts in den USA 269 a) Die einzelnen Gesetze und das Common Law 269 b) Verhältnis des Bundesrechts zu einzelstaatlichem Recht Definition des Franchising 272 a) Gesetzliche Definitionen des Franchising 272 aa) Allgemeines 272 bb) Definitionen im föderalen Franchiserecht 272 (1) Die ersten Franchisegesetze 272 (2) Die gescheiterte Hart-Bill 272 (3) Die FTC-Rule 273 cc) Definitionen in einzelstaatlichen Regelungen 275 (1) Überblick 275 (2),Marketing plan or system' Definitionen 276 (3),Community of interest' Definitionen, 277 b) Sonstige Definitionen 278 c) Fazit Rechtscharakter des Franchisevertrags Die gesetzlichen Regelungen des Franchising 282 a) Föderale Regelungen 282 aa) Die vorvertraglichen Aufklärungspflichten nach der FTC-Rule 282 bb) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) 286 b) Regelungen der Einzelstaaten 286 aa) Franchise Gesetze 286 (1) Allgemeines 286 (2) Franchise Relationship Laws 287 (3) Disclosure and Registration Laws 288 (4),Little FTC Acts' 289 bb) Sonstige einzelstaatliche Gesetze 290 (1) Anwendbarkeit des Uniform Commercial Codes 290 (2) Einzelstaatliche Anti-Trust Gesetze 292 cc) Rechtswahlklauseln und zwingendes Recht 292 dd) Das Vertragsrecht des Common Law 294 (1) Allgemeines 294 (2) Vertragsinhalt 294 (3),Good faith' Grundsatz 296 (4) Vertragsverletzung (,breach of contract') 297 (5) Irreführung (misrepresentation) 300

10 (6) Konkurrenz zwischen Vertragsverletzung und Irreführung 304 c) Fazit Kartellrecht und die,misuse' Doktrin bezüglich Franchising 305 a) Einführung 305 b) Allgemeines zum Kartellrecht 306 c) Franchising, Lizenzen und das Kartellrecht 308 aa) Allgemeines 308 bb) Vertikale Beschränkungen 309 cc) Koppelungsvereinbarungen oder,tying arrangements' 310 (1) Allgemeines 310 (2) Das Vorliegen zweier unterschiedlicher Produkte _ 312 (3) Vorliegen einer markbeherrschenden Stellung 314 (4) Rechtfertigung 317 IV. Die Auswirkung der Lizenzverträge im Franchisevertrag Das Verhältnis Lizenzvertrag - Franchise vertrag Vorvertragliche Pflichten im Franchising mit Bezug auf Lizenzen Allgemeine Pflichten 319 a) Überblick 319 b) Gebietsschutz 320 c) Pflichten zur Nutzung der Immatrialgüter im Franchising _ 322 d) Standortsuche 323 e) Unterstützung bei Rechtsverfolgung durch den Franchisegebers Die einzelnen Arten von Lizenzen und ihre Auswirkung auf das Franchising 324 a) Marken und Geschäftsbezeichnungslizenzverträge im Franchisevertrag 324 aa) Bestand und Aufrechterhaltung des Kennzeichenschutzes 324 bb) Kontrollrechte und -pflicht 327 b) Patente im Franchising 328 aa) Allgemeines 328 bb) Bestand des Patentschutzes 328 cc) Tauglichkeit des Patents 329 dd) Ablauf des Patents, Franchisegebühren und das patent misuse' 329 c) Trade Secrets im Franchising 330 aa) Allgemeines

11 bb) Anforderungen an das zu vermittelnde Wissen 330 cc) Erprobung in Test-, Pilot- oder Musterbetrieben 331 dd) Verpflichtung zur Weiterentwicklung des Konzepts 331 ee) Die Vermittlung von Trade Secrets durch Schulungen und das Handbuch 332 ff) Rentabilität,,earning claims' Nachvertragliche Verpflichtungen mit Bezug zu Lizenzen 335 a) Allgemeines 335 b) Vertragliche Wettbewerbs verbot 335 c) Anspruch auf Ausgleich des Goodwill 337 d) Nachträgliche Nutzung einer Marke 340 e) Rückgabe des Handbuches und Nutzung des Trade Secrets Schlussbetrachtung: Die Haftung für Mängel des Immaterialgutes im Franchisevertrag 341 D. Rechtsvergleich 343 I. Allgemeines 343 II. Die Ausgestaltung des Lizenzvertragsrechts 343 III. Das Franchising Allgemeines Die Behandlung von Misch vertragen Die Aufklärungspflicht Sonstige allgemeine Vertragspflichten im Franchising Lizenzen im Franchising 348 E. Schlussfolgerungen für Deutschland 349 Literaturverzeichnis