Patente Quo Vadis? Das Europäische Patentübereinkommen und das US-Patentrecht ein Vergleich. Andreas Holzwarth-Rochford

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1 Patente Quo Vadis? Das Europäische Patentübereinkommen und das US-Patentrecht ein Vergleich Andreas Holzwarth-Rochford

2 AIA im Vergleich zur EU Praxis First to File Vergleich AIA Post Grant Review v. EP Einspruch AIA Inter Partes Review v. Deutsches Nichtigkeitsverfahren AIA Supplemental l Examination v. EP Beschränkung AIA Pre-Issuance Submissions v. EP Einwendung Dritter AIA Derivation v. EP Widerrechtliche Entnahme Vorbenutzungseinwendung 2

3 AIA first-inventor-to-file v. EP first-to-file Gemeinsamkeiten Grundsätzlich gehört das Recht an dem Patent demjenigen, der das frühere Prioritätsrecht (Anmelde- oder Prioritätstag) für die gleiche Erfindung besitzt Stand der Technik, umfassend schriftliche Veröffentlichungen, Benutzung und sonstige Veröffentlichungen, ist relevant Weltweit Kein swearing behind 3

4 AIA first-inventor-to-file v. EP first-to-file Unterschiede AIA Ältere aber nachveröffentlichte US Anmeldungen sind relevant sowohl für Neuheits- als auch Erfindungshöhenprüfung EP Ältere aber nachveröffentlichte EP Anmeldungen nur relevant für Neuheitsprüfung Beschränkte einjährige Neuheitsschonfrist für: i) Informationen, die vom Erfinder stammen; oder 4 ii) andere Veröffentlichungen, die der Veröffentlichung der Erfindung durch den Erfinder folgen Keine Neuheitsschonfrist

5 AIA Post Grant Review v. EP Einspruch Gemeinsamkeiten Frist von 9 Monaten nach Erteilung Widerrufsgründe sind Gründe der mangelnden Patentfähigkeit tfähi it Beschwerdefähige Entscheidung Keine Erweiterung des Schutzbereichs Abteilung des Patentamtes entscheidet (Patent Trial and Appeal Board (PTAB) / Einspruchsabteilung) Mündliche Verhandlung bei Antrag einer Partei 5

6 AIA Post Grant Review v. EP Einspruch Unterschiede (I) AIA PGR Partei mit Rechtsschutzinteresse ist anzugeben Estoppel Regelungen sind auf nachfolgende Verletzungs-/ Widerrufsverfahren anzuwenden EP Einspruch Strohmann kann Einspruch einlegen Deutschland: Kein Estoppel Weitere Widerrufsgründe Unzulässige Erweiterung Widerrechtliche Entnahme 6

7 AIA Post Grant Review v. EP Einspruch Unterschiede (II) AIA PGR PTAB unterliegt nicht Amtsermittlungsgrundsatz Verfahren durch Vergleich beendbar Discovery-Verfahren Länge der Schriftsätze limitiert EP Einspruch Amtsermittlungsgrundsatz Keine automatische Beendigung des Verfahrens durch Parteien Grundsätzlich kein Discovery-Verfahren Keine Limitierung der Länge der Schriftsätze 7

8 AIA Post Grant Review v. EP Einspruch Unterschiede (III) AIA PGR Hohe Anforderung an Substantierung ( more likely than not ) für Einleitung des Verfahrens PTAB hat innerhalb eines Jahres Entscheidung zu treffen EP Einspruch Geringere Anforderung an Substantierung ( Schlüssigkeit ) für Zulässigkeit Keine strikte Zeitbeschränkung für Entscheidung 8

9 AIA Post Grant Review v. EP Einspruch Unterschiede (IV) AIA PGR Amtsgebühren ab $35, EP Einspruch Amtsgebühr von 745,00 9

10 AIA Inter-Partes Review v. Nichtigkeitsverfahren Gemeinsamkeiten Antrag kann 9 Monate nach Erteilung oder Abschluss des Post Grant Review-Verfahrens / Einspruchsverfahrens gestellt werden Widerrufsgründe: o Mangelnde Neuheit / Mangelnde Erfindungshöhe Estoppel Regeln sind auch auf Nichtigkeitsklageparteien anwendbar Keine Erweiterung des Schutzbereichs Beendigung des Verfahrens durch Parteivergleich möglich 10

11 AIA Inter-Partes Review v. Nichtigkeitsverfahren Unterschiede AIA IPR Stand der Technik ausschließlich h Patentdokumente und schriftliche Veröffentlichungen Nur mangelnde Neuheit / Erfindungshöhe sind Widerrufsgründe Zulässigkeitshürde reasonable likelihood of success USPTO Amtsgebühren beginnen bei $27,200, abhängig von Anzahl der Ansprüche Keine Kostenverteilung / Kostenentscheidung DE Nichtigkeitsverfahren Gesamter Stand der Technik Zusätzliche Widerrufsgründe wie beim Einspruchsverfahren Keine Zulässigkeitshürde im Bezug auf Erfolgsaussicht Gerichtsgebühren beginnen bei in Abhängigkeit vom Streitwert Unterlegene Partei hat anderer Partei Kosten zu erstatten 11

12 AIA Supplemental Examination v. EP Beschränkung Gemeinsamkeiten Verfahren, das zu einer Schutzbereichsbeschränkung führen kann und durch den Patentinhaber beantragt wird Erweiterung des Schutzbereichs nicht zulässig 12

13 AIA Supplemental Examination v. EP Beschränkung Unterschiede (I) AIA Supp. Exam. Zweck: Antrag an das USPTO Informationen, die als relevant für den Rechtsbestand t angesehen werden, zu prüfen, nochmals zu prüfen oder zu korrigieren Zweistufiges Verfahren: i) Amt entscheidet, ob substantielle neuee Frage der Patentierbarkeit vorliegt ii) ex-parte reexamination- Verfahren, falls neue Frage aufgeworfen wird 13 EP Beschränkung Zweck: Freiwillige Beschränkung des Schutzbereichs h des Europäischen Patents in zentralem Verfahren für alle Bennenungsstaaten Sachliche Prüfung erstreckt sich nur auf Vorliegen einer Beschränkung

14 AIA Supplemental Examination v. EP Beschränkung Unterschiede (II) AIA Supp. Exam Substantielle neue Frage der Patentierbarkeit muss vorliegen USPTO recherchiert nach Stand der Technik während Ex-Parte Reexamination Phase Pro Antrag 10 Informationselemente zulässig $5, Amtsgebühr zuzüglich $16, Reexamination- Amtsgebühr, wenn Verfahren durchgeführt wird EP Beschränkung Keine neuen Patentierungsinformationen (z.b. Stand der Technik) notwendig Keine weitere Amtsermittlung Keine Informationselemente notwendig 1.105, Amtsgebühr 14

15 AIA Prior art submission v. EP Einwendung Dritter Gemeinsamkeiten Submission/Einwendung nach Veröffentlichung der Anmeldung zulässig Person, die Submission/Einwendung einreicht, wird nicht Verfahrensbeteiligte Submission/Einwendung muss begründet werden Kein Estoppel, Strohmann kann einreichen 15

16 Exkurs PCT Einwendung Dritter 16 Seit 2. Juli 2012 einreichbar i Kann zu jedem Zeitpunkt zwischen Veröffentlichung und 28 Monate ab dem Prioritätszeitpunkt eingereicht werden Ist in Sprache der Anmeldung einzureichen 10 Dokumente pro Einwendung und 10 Einwendungen pro Anmeldung erlaubt Partei, die Einwendung einreicht, kann anonym bleiben Anmelder kann Einwendung in Englisch, Französisch oder Sprache der Anmeldung innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätstag mit der Akteneinsicht zugänglichem Schriftsatz kommentieren

17 AIA Prior Art Submission v. EP Einwendung Dritter Unterschiede (I) AIA Nur schriftliche Veröffentlichungen anführbar Einzureicheni bevor, (A) Erteilungsbeschluß; oder (B) dem späteren Zeitpunkt (1) 6 Monate nach Veröffentlichung oder (2) Datum der ersten Zurückweisung, je nachdem, welcher Zeitpunkt eher eintritt EP Gesamter Stand der Technik anführbar Einwendungen können auch noch während Einspruch nach Patenterteilung eingereicht werden 17

18 AIA Prior Art Submission v. EP Einwendung Dritter Unterschiede (II) AIA $ Amtsgebühr für jeweils 10 Dokumente Außerhalb der Frist eingereichte Submissions (Stand der Technik und Stellungnahme zum Schutzbereich durch Patentinhaber) werden nicht geprüft, aber Teil der öffentlich zugänglichen Akte 18 EP Keine Amtsgebühr

19 AIA Derivation v. EP Widerrechtliche Entnahme Ziel ist der (teilweise) Widerruf des Patents Begründung wird geprüft Erfinder, dem die erfinderische Idee widerrechtlich entnommen / abgeleitet wurde, kann Verfahren zum Widerruf beantragen 19

20 AIA Derivation v. EP Widerrechtliche Entnahme Unterschiede (I) AIA Derivation Nur dem Anmelder einer Anmeldung mit späterem Zeitrang zugänglich Frist von 1 Jahr nach Veröffentlichung des derived Anspruchs in Anmeldung / Patent Zulässigkeitsentscheidung nicht beschwerdefähigerdefähig Amtsgebühr von $ EP Widerrechtliche Entnahme Jeder Erfinder ist aktiv legitimiert Frist aufgrund Fristen für Widerrufsverfahren Zulässigkeitsentscheidung beschwerdefähig Amtsgebühr für Einspruch

21 AIA Derivation v. EP Widerrechtliche Entnahme Unterschiede (II) AIA Derivation Derivation Verfahren kann während Erteilungsverfahren beantragt twerden beim USPTO Derivation Verfahren kann nach Patenterteilung bei einem Zivilgerichtilgericht beantragt werden EP Widerrechtliche Entnahme Widerrufsgrund nur nach Erteilung und während Einspruchsverfahren h zulässig Deutschland: Widerrufsgrund in Nichtigkeitsverfahren zulässig Deutschland: Kläger kann Übertragung des Patents durch Vindikationsklage beantragen 21

22 AIA Prior Use v. DE Vorbenutzung Gemeinsamkeiten Einrede im Verletzungsverfahren Benutzung muss im jeweiligen Schutzterritorium erfolgen (USA/DE) 22

23 AIA Prior use v. DE Vorbenutzung Unterschiede AIA Prior Use Einwendung steht Partei und den verbundenen Unternehmen zu Einwendung ist allerdings auf Betrieb beschränkt, in dem Benutzung erfolgte Benutzung muss kommerziell sein (inklusive Zulassungsverfahren) Einwendung greift nicht gegen Universitäten Benutzung erfolgt in den USA mindestens 1 Jahr vor dem Anmeldetag oder der Veröffentlichung DE Vorbenutzung Einrede steht nur der Partei zu, die die Benutzung vorbereitet oder begonnen hat und Bindung an dieses Unternehmen hat Der Besitz der Erfindung und die Vorbereitung der Benutzung sind ausreichend Benutzung / Vorbereitung erfolgte vor dem Prioritätstag 23

24 Fazit Gemeinsamkeiten zwischen AIA und Europäischer Praxis existieren über first to file-prinzip hinaus: AIA Post Grant Review und EP Einspruch AIA Inter Partes Review und Nichtigkeitsverfahren (DE) AIA Supplemental Examination und EP Beschränkung AIA Pre-Issuance Submissions und EP Einwendung Dritter AIA Derivation und EP Widerrechtliche Entnahme Einwand der Vorbenutzung Es bestehen jedoch zentrale Unterschiede in der Umsetzung 24

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Andreas Holzwarth-Rochford FRANKFURT Thurn-und-Taxis-Platz Frankfurt am Main T :