V. Der Lizenzvertrag (Know-How-Vertrag)

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1 Innominatverträge, Herbstsemester 2012 V. Der Lizenzvertrag (Know-How-Vertrag) Dr. Lucius Huber, Advokat Dr. Lucius Huber, HS

2 1. Begriff des Lizenzvertrages «Ein Lizenzvertrag liegt vor, wenn sich der Lizenzgeber, i.d.r. gegen Entgelt (Lizenzgebühr), dazu verpflichtet, der Lizenznehmerin das Nutzungsrecht an einem Immaterialgut und/oder an einem Immaterialgüterrecht zu gewähren.» Dr. Lucius Huber, HS

3 2. Gegenstand des Lizenzvertrages Immaterialgüterrechte, d.h. Marken-, Design-, Patent-, Sortenschutz- und Urheberrechte oder Immaterialgüter, die nur faktisch geschützt sind wie Kow-how, Fabrikations-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse. Z.B. Computerprogramme (Software) sind regelmässig Gegenstand von Lizenzverträgen. Dr. Lucius Huber, HS

4 Echter und unechter Lizenzvertrag Echter Lizenzvertrag: Gegenstand ist ein absolut geschütztes Immaterialgut (z.b. Patent, Marke, Sortenschutzrecht, Design, urheberrechtlich geschütztes Werk, oder allgemeines Persönlichkeitsrecht). Unechter Lizenzvertrag: Ein nicht, ein noch nicht oder ein nicht mehr absolut geschütztes Immaterialgut ist Vertragsobjekt (z.b. Betriebs- oder Fabrikationsgeheimnisse). Dr. Lucius Huber, HS

5 3. Rechtsnatur Innominatvertrag; sui iuris oder gemischter Vertrag Dauerschuldverhältnis (i.d.r.) Abgrenzung zu: Miete, Pacht, Kauf, Verlagsvertrag und einfache Gesellschaft Dr. Lucius Huber, HS

6 Abgrenzungen: Zu Mietvertrag: Recht und nicht körperliche Sache i.s. v. Art Zu Pachtvertrag: bei Lizenzvertrag bleibt Schutzrecht beim Lizenzgeber, während bei Pachtvertrag eine Überlassung des Pachtgegenstandes mit dessen Rückgabe bei Vertragsablauf vorausgesetzt ist. Ausserdem besteht bei Pachtvertrag Sozialschutzgedanke. Dr. Lucius Huber, HS

7 Abgrenzungen (2) Zu Kaufrecht: Kaufvertrag auf einmaligen Leistungsaustausch gerichtet, typischer Lizenzvertrag ist hingegen Dauerschuldverhältnis. Zu Verlagsvertrag: Dem Verleger wird in der Regel nicht nur eine obligatorisch gesicherte Rechtsstellung verliehen (wie bei Lizenzvertrag), sondern es werden in der Regel die dem Verlaggeber zustehenden Abwehrrechte gegen Dritte übertragen. Dr. Lucius Huber, HS

8 Abgrenzungen (3) Zu Einfache Gesellschaft: In der Regel fehlt Gemeinsamkeit des Zwecks (animus societatis); allerdings kann Einfacher Gesellschaftsvertrag vorliegen, wenn Lizenznehmer und geber ihre je eigenen Interessen auf längere Dauer verknüpfen, indem etwa gemeinsame Mitwirkungsrechte und pflichten, enge Zusammenarbeit, gegenseitige Kontrollrechte und intensiver Meinungsaustausch stattfinden (z.b. im Rahmen einer Joint Venture Verbindung) Dr. Lucius Huber, HS

9 4. Erscheinungsformen Einfache Lizenz: Lizenznehmerin ist berechtigt, das Lizenzobjekt zu benutzen, jedoch kann der Lizenzgeber auch einem Dritten Nutzungsrechte einräumen. Ausschliessliche Lizenz: Lizenznehmer hat als einziger die Berechtigung zur Nutzung. Lizenzgeber darf keiner weiteren Person die Nutzung gestatten und sie auch nicht selber nutzen. Dr. Lucius Huber, HS

10 Erscheinungsformen (2) Alleinlizenz: Dritte dürfen die Lizenz nicht nutzen aber der Lizenzgeber. Unterlizenz: Lizenznehmerin erteilt einer weiteren Person eine Lizenz. Cross-Licence: Vertragsparteien erteilen sich gegenseitig Lizenzen. Zwangslizenz: Personen haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf die Erteilung einer Lizenz. Dr. Lucius Huber, HS

11 5. Relative/absolute Wirkung der Lizenz Relative Wirkung der Lizenz: Der Lizenzgeber muss für den Lizenznehmer gegen den Verletzer vorgehen. Absolute Wirkung der Lizenz: Der Lizenznehmer kann selbständig gegen den Verletzer vorgehen. Dr. Lucius Huber, HS

12 Relative Wirkung: h.l., einfache Lizenz hat nur obligatorische Wirkung. Absolute Wirkung: Nur ausschliessliche Lizenzen; wenn Eintrag ins Register erfolgt. Dr. Lucius Huber, HS

13 6. Entstehung des Lizenzvertrages Keine Formvorschrift für Vertrag; auch nicht wenn Parteien die Lizenz ins Patentregister eintragen wollen. Stillschweigender Vertragsschluss nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (vgl. aber BGE 101 II 293) Oft wird zuerst ein Options- oder Vorvertrag abgeschlossen. Dr. Lucius Huber, HS

14 7. Willensmängel und Nichtigkeit Willensmängel: unterstehen den allgemeinen Regeln gem. Art. 23 ff. OR. Nichtigkeit: Wenn das zugrunde liegende Schutzrecht nichtig ist, so war die Leistung des Lizenzgebers von Anfang an objektiv unmöglich. Dies führt zu Nichtigkeit des Vertrages. Dr. Lucius Huber, HS

15 8. Inhalt des Lizenzvertrages 8.1 Pflichten des Lizenzgebers: Pflicht zur Verschaffung der Nutzungsmöglichkeit am Lizenzgegenstand (Genussverschaffungspflicht). Pflicht zur Genusserhaltung Dr. Lucius Huber, HS

16 8.2 Pflichten des Lizenznehmers Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr. Unterlassen von allem, was die Lizenz gefährden könnte. Benützungspflicht (bei ausschliesslicher Lizenz). Ev. vertragliche Nichtangriffsabrede. Dr. Lucius Huber, HS

17 9. Leistungsstörungen Generell: die allgemeinen Regeln des OR finden Anwendung. Weil meist ein Dauerschuldverhältnis: Kündigungsrecht. Dr. Lucius Huber, HS

18 9.1 Der Verzug Eine Partei leistet nicht rechtzeitig, obwohl die Leistung noch möglich ist. Art. 102 ff. OR kommen zur Anwendung. Vertragsauflösung ex tunc (Art. 107 Abs. 2 OR) nicht mehr möglich, weil Dauerschuldverhältnis. Rücktritt wird zur Kündigung mit Wirkung ex nunc. Dr. Lucius Huber, HS

19 9.2 Gewährleistung Wenn Existenz eines Rechts oder Qualität Immaterialgut zugesichert, so wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer aus culpa in contrahendo oder aus Vertrag verantwortlich. Dr. Lucius Huber, HS

20 Gewährleistung (2) Wenn aus Vertrag verantwortlich: Allgemeine Vorschriften über die Nicht- oder nicht richtige Erfüllung (Art. 97 ff. OR). Alternativ oder analog: miet- oder pacht-rechtliche, kaufrechtliche Gewährleistungsregeln. Dr. Lucius Huber, HS

21 Gewährleistung (3) Keine vertragliche Gewährleistungspflicht: Gutgläubiger Veräusserer hat für die gewerbliche Verwertungsmöglichkeit einzustehen. Dr. Lucius Huber, HS

22 10. Die Beendigung Ordentliche Beendigung: Als Dauerschuldverhältnis endet der Lizenzvertrag mit dem Ablauf der vertraglich festgesetzten Dauer, durch Ausübung Kündigungsrecht oder vertragliche Aufhebung (contrarius actus). Dr. Lucius Huber, HS

23 Ausserordentliche Beendigung Ausserordentliche Beendigung: Kündigungsrecht ex nunc wegen Schuldnerverzug. Kündigungsrecht aus wichtigem Grund analog Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR. Berufung auf clausula rebus sic stantibus. Wenn starkes persönliches Element, so beendet der Tod einer Partei den Vertrag. Dr. Lucius Huber, HS

24 11. Nachvertragliche Pflichten Geheimhaltungspflicht überdauert regelmässig die Vertragszeit, wenn Vertragsgegenstand nicht für Allgemeinheit zugänglich wird. Lizenznehmer darf das Geheimnis nicht mehr nutzen. Dr. Lucius Huber, HS

25 12. Sachlegitimation bei Patentverletzungen Relative Wirkung der Lizenz: Lizenznehmer hat keine Aktivlegitimation zur Verfolgung von Patentverletzungen. Möglich: Lizenznehmer wird durch Vertrag zur Führung von Prozess in eigenem Namen ermächtigt. Dr. Lucius Huber, HS

26 13. Internationales Privatrecht Kollisionsrechtliche Behandlung richtet sich nach Art. 122 IPRG. I.d.R. ist das Recht des Lizenzgebers anzuwenden. Rechtswahl gemäss Art. 122 Abs. 2 IPRG. Dr. Lucius Huber, HS

27 14. Know-how-Vertrag Know-how: «unpatentierte Kenntnisse, die unmittelbar bei der Produktion und beim Vertrieb von Gegenständen oder bei der Einbringung von Dienstleistungen anwendbar sind.» Geheimes und allgemein bekanntes Wissen. Dr. Lucius Huber, HS

28 Verpflichtet sich eine Partei pauschal, der anderen ihr technisches Wissen zur Verfügung zu stellen, so liegt zwar grundsätzlich ein Kow-how-Vertrag vor, der im Bereich gewerblicher Schutzund ähnlicher Rechte als Lizenzvertrag zu qualifizieren ist. Dr. Lucius Huber, HS

29 15. Software-Lizenzvertrag Gegenstand: Standardsoftware. Speziell für den User hergestellte Software fällt nicht unter diesen Anwendungsbereich. Wichtig ist die Nutzungsdauer der Software. Bei Softwareüberlassung auf Zeit: klassischer Lizenzvertrag. Bei Softwareüberlassung auf Dauer: Regeln des Kaufrechts. Dr. Lucius Huber, HS