Praxi shandbuch Markenrecht

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1 Praxi shandbuch Markenrecht Deutsche, europäische und internationale Markenrechte von Jose A. Campos Nave, EMBA (Accounting & Controlling) Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Frankfurt a. M. 2., überarbeitete Auflage 2008 Verlag Recht und Wirtschaft GmbH Frankfurt am Main

2 Abbildungsverzeichnis 19 Tabellenverzeichnis 19 Abkürzungsverzeichnis. 21 A. Markenrechte in der Wirtschaftsgesellschaft 25 I. Der Nutzen von Markenrechten und deren Stellenwert in der Wirtschaftsgesellschaft 25 II. Der Nutzen der Marke aus Anbieter- und aus Nutzerperspektive Anbieterperspektive Nutzerperspektive 27 III. Die Bedeutung des Markenwertes 28 IV. Markenstatistik 30 B. Markenrechte in Deutschland 31 I. Markenrecht Markenrechte 31 a) Begriffsbestimmung 31 b) Rechtsgrundlagen 31 c) Der Aufbau des Markengesetzes 32 d) Die einzelnen Markenrechte 33 aa) Wortmarken, Buchstaben, Zahlen 33 bb) Bildmarken, Embleme, Hoheitszeichen 34 cc) Wort-/Bildmarken 34 dd) Farbmarken 35 ee) Hörmarken 35 ff) Werbeslogans 36 gg) Dreidimensionale Marken 36 hh) Werktitel 37 ii) Unternehmenskennzeichen 37 jj) Sonstige Markenformen 38 kk) Geografische Herkunftsangaben Der Erwerb von Markenrechten 40 a) Inhaber von Markenrechten 40 b) Prioritätsgrundsatz 40

3 10 c) Entstehung und Schutzumfang von Markenrechten.. 41 aa) Eingetragene Marken 41 bb) Markenrechte durch Verkehrsgeltung 41 cc) Notorisch bekannte Marken 43 dd) Berühmte Marken 43 ee) Unternehmenskennzeichen 44 (1) Qualifizierung eines Unternehmens 44 (2) Umfang der Unternehmenstätigkeit 45 (3) Nachweisliche Unternehmenstätigkeit 47 (4) Geltungsdauer des Unternehmenskennzeichenrechtes 48 ff) Werktitel 49 gg) Geografische Herkunftsangaben 49 hh) Grad der Bekanntheit der Marke Ausschluss von Markenrechten 51 a) Fehlende Unterscheidungskraft ( 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) 51 b) Freihaltebedürfnis ( 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) 52 c) Sonstige beschreibende Angaben ( 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) 53 aa) Ortsangaben 53 bb) Herstellzeit 54 cc) Produktbestimmung und Preisangaben, Mengenangaben 54 d) Gattungsangaben ( 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) 55 e) Irreführende Angaben~( 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) f) Sittenwidrige Angaben ( 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG).. 55 g) Hoheitszeichen, Prüfzeichen, Wappen und staatliche Embleme ( 8 Abs. 2 Nr. 6-8 MarkenG) 55 h) Überwindung der Eintragungshindernisse ( 8 Abs. 3 MarkenG) Erlöschen von Markenrechten 58 a) Ablauf der Schutzdauer und Verzicht ( 47, 48 MarkenG) 58 b) Mangelnde Benutzung der Marke ( 25, 26 MarkenG) 58 c) Verfall der Marke ( 49 MarkenG) 60 d) Nichtigkeit der Marke ( 50, 51 MarkenG) 61 e) Verwirkung der Marke ( 21 MarkenG) 61 f) Anspruchsausschluss durch Löschungsreife ( 22 MarkenG) 62

4 g) Erschöpfung des Markenrechts ( 24 MarkenG) 62 h) Erlöschen von geschäftlichen Bezeichnungen 63 i) Verjährung von Markenrechten ( 20 MarkenG) Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegenüber dem prioritätsjüngeren Markenverletzer 66 a) Markenrecht als absolutes Recht 66 b) Verwechslungsgefahr.. 66 aa) Erweiterter Schutz für bekannte und berühmte Marken 67 bb) Schutz von Unternehmenskennzeichen 68 cc) Voraussetzung der Verwechslungsgefahr 69 (1) Kennzeichnungskraft 70 c) Unterlassungsanspruch ( 14, 15 MarkenG) 71 d) Schadenersatzanspruch ( 14, 15 MarkenG) 72 e) Vernichtungsanspruch ( 18 MarkenG) 72 f) Auskunftsanspruch ( 19 MarkenG) 73 g) Beschlagnahmeanspruch ( 146 ff. MarkenG) h) Der markenrechtliche Drittgebrauch ( 23 MarkenG) Das Markenregistrierungsverfahren 75 a) Anmeldung der Marke 75 b) Prüfungsverfahren durch das Deutsche Patentund Markenamt 77 c) Eintrag und Veröffentlichung der Marke 78 d) Widerspruchsverfahren Rechtsbehelfe bei Markenstreitigkeiten 88 a) Rechtsbehelfe im laufenden Registrierungsverfahren 88 aa) Erinnerung 88 bb) Beschwerde 89 cc) Rechtsbeschwerde 90 b) Rechtsbehelfe während des Widerspruchsverfahrens 92 aa) Erinnerung 93 bb) Beschwerde und Rechtsbeschwerde 93 cc) Eintragungsbewilligungsklage 93 dd) Löschungsklage 95 c) Rechtsbehelfe nach Ablauf des Widerspruchsverfahrens 97 aa) Die Abmahnung 97 bb) Streitwert in Markenstreitigkeiten 98 11

5 cc) Die strafbewährte Unterlassungserklärung 102 dd) Die einstweilige Verfügung 103 v e'e) Das Klageverfahren 110 d) Alternative Konfliktlösung: Abgrenzungsvereinbarung Wirtschaftliche Verwertung von Markenrechten 118 a) Das Markenrecht als übertragbares Rechtsgut 118 b) Markenlizenzen 121 aa) Arten der Markenlizenzen 121 bb) Umfang der Markenlizenzen 121 cc) Verteidigung der Marke 122 dd) Kartellrechtliche Einschränkungen einer Markenlizenz 122 c) Sonstige Verfügungen über Markenrechte Markenrechte im Internet 128 a) Marken als Domains" 128 b) Kollisionen 129 c) Störerhaftung 129 d) Generische Domains 130 e) Gleichnamigkeit 131 f) Meta-Tags, Font-Matching, Keyword-Advertising, Links 133 II. Die Registrierung von Markenrechten Praktische Vorüberlegung zur Markenregistrierung 135 a) Geeignetheit des Zeichens als Markenzeichen 135 aa) Beschaffenheit der Marke 135 bb) Markenentwicklung 136 cc) Vermeidung der Anlehnung an bekannte Marken 136 dd) Freihaltebedürfnis für die Allgemeinheit 136 ee) Vorliegen konkurrierender Rechte 137 ff) Ausländische Rechte 138 b) Beseitigung von Eintragungshindernissen Durchführung der Markenregistrierung 141 a) Anmeldeformular und Bearbeitungshilfen 141 b) Erläuterungen zur Bearbeitung des Markenantragsformulars 141 C. Markenrechte in der Europäischen Union 149 I. Markenrecht

6 1. Markenrechte 149 a) Begriffsbestimmung und Rechtsgrundlagen 149 ' b) Thesen der Gemeinschaftsmarke 151 c) Die Stellung der Gemeinschaftsmarke im Markenrechtsschutzsystem 153 d) Der Aufbau der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) 154 e) Die einzelnen Gemeinschaftsmarkenrechte 154 aa) Einzelne Gemeinschaftsmarken (Art. 4 GMV) bb) Gemeinschaftskollektivmarke (Art. 64 ff. GMV) 155 cc) Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3, 11, 18, 24 und 52 Abs. 1 lit. b GMV) Erwerb von Markenrechten 156 a) Inhaberschaft von Markenrechten (Art. 5 GMV) 156 b) Eintragungsprinzip (Art. 6 GMV) 157 c) Prioritätsgrundsatz (Art GMV) 158 d) Zeitrang (Art. 34 GMV) 159 e) Schutzumfang (Art. 9 GMV) Ausschluss von Markenrechten (Art. 7 GMV) 160 a) Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes 160 b) Fehlende Markenfähigkeit und Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. a, b GMV) 161 c) Beschreibende Angaben, Gattungsbezeichnungen -'Freihaltebedürfnis - (Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV) 162 d) Gattungsangaben (Art. 7 Abs. 1 lit. d GMV) 163 e) Form oder Aufmachung der Ware (Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV) 164 f) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten (Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV) 165 g) Irreführende Angaben (Art. 7 Abs. 1 lit. g undj GMV) 165 h) Hoheitszeichen, Wappen und Embleme (Art. 7 Abs. 1 lit. h, i GMV) 166 i) Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe (Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV) 166 j) Überwindung von Eintragungshindernissen (Art. 7 Abs. 3 GMV) Erlöschen von Markenrechten 167 a) Ablauf der Schutzdauer und Verzicht (Art GMV) ;

7 14 b) Mangelnde Benutzung der Marke (Art. 15 GMV) c) Verfall der Marke (Art. 50 GMV) 169 d). Nichtigkeit der Marke (Art. 51 GMV) 169 e) Verwirkung der Marke (Art. 53 GMV) 170 f) Erschöpfung des Markenrechts (Art. 13 GMV) 170 g) Verjährung von Markenrechten 171 h) Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke (Art. 108 ff. GMV) Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegen den prioritätsjüngeren Markenverletzer 174 a) Markenrecht als absolutes Recht (Art. 9 Abs. 1 lit. a GMV) 174 b) Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 1 lit. b GMV) 174 c) Erweiterter Schutz für bekannte Marken (Art. 9 Abs. 1 lit. c, Art. 8 Abs. 5 GMV) 176 d) Sanktionen bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke (Art. 9 I, Abs. 3 GMV) 177 e) Der gemeinschaftsrechtliche Drittgebrauch (Art. 12 GMV) Das Markenregistrierungsverfahren (Art. 25 ff. GMV) a) Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 179 b) Prüfungsverfahren durch das Harmonisierungsamt c) Widerspruchs verfahren (Art. 42 ff. GMV) Rechtsbehelfe bei Markenstreitigkeiten 194 a) Rechtsbehelfe im laufenden Registrierungsverfahren 194 aa) Beschwerde (Art. 57 ff. GMV) 194 bb) Klage zum Europäischen Gericht 1. Instanz (Art. 63 GMV). 195 cc) Rechtsbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof (Art. 225 Abs. 1 EGV) 196 b) Rechtsbehelfe während des Widerspruchsverfahrens 196 aa) Widerspruch (Art. 42, 43 GMV) 196 bb) Beschwerde, Klage und Rechtsbeschwerde 196 c) Rechtsbehelfe nach Ablauf des Widerspruchsverfahrens 198 aa) Verletzungsklage vor den Gemeinschaftsmarkengerichten 198 (1) Zuständigkeit 198 (2) Anzuwendendes Recht 199

8 (3) Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten (Art. 95 GMV) 200 i ' (4) Löschungswiderklage (Art. 96 GMV) 200 (5) Rechtsmittel 200 bb) Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Art. 99 GMV) 201 cc) Vollstreckung von Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte 201 d) Nichtigkeits- und Verfallsverfahren (Art. 55 GMV) e) Alternative Konfliktlösung: Abgrenzungsvereinbarung Wirtschaftliche Verwertung von Gemeinschaftsmarkenrechten Die EU-Osterweiterung und deren Rechtswirkung auf die Gemeinschaftsmarke 207 a) Grundsätze für das Gemeinschaftsmarkenrecht durch die EU- Erweiterung 208 b) Konfliktsituationen 208 II. Die Registrierung der Gemeinschaftsmarken Praktische Vorüberlegungen zur Gemeinschaftsmarkenregistrierung Durchführung der Gemeinschaftsmarkenregistrierung a) Anmeldeformular und Bearbeitungshilfen 209 b) Erläuterungen zur Bearbeitung des Gemeinschaftsmarkenantragsformulars 210 D. Internationale Markenrechte 214 I. Markenrecht Markenrechte 214 a) Begriffsbestimmung und Rechtsgrundlagen 214 b) Thesen der IR-Marke 214 c) Die Stellung der IR-Marke im Markenrechtsschutzsystem 215 d) Verhältnis der Markenrechtsabkommen 215 e) Unterschiede der Markenabkommen Erwerb von Markenrechten 216 a) Inhaberschaft von Markenrechten 216 b) Eintragungsprinzip 217 c) Prioritätsgrundsatz

9 d) Schutzumfang Ausschluss von Markenrechten Erlöschen von Markenrechten 218 ä) Erlöschungsgründe nach dem MarkenG 218 b) Abhängigkeit der IR-Marke von der Basismarke Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegen den prioritätsjüngeren Markenverletzer Das Markenregistrierungsverfahren 219 a) Anmeldung einer IR-Marke 219 b) Prüfungsverfahren für die Registrierung der IR-Marke 219 c) Widerspruchsverfahren Rechtsbehelfe Wirtschaftliche Verwertung von IR-Marken 222 II. Die Registrierung der IR-Marken Praktische Vorüberlegungen zur IR-Markenregistrierung Durchführung der IR-Markenregistrierung 223 a) Anmeldeformulare und Bearbeitungshilfen 223 b) Erläuterungen zur Bearbeitung der IR-Markenantragsformulare 223 Anhang 1: Anhang 2: Anhang 3: Anhang 4: Anhang 5: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) vom 25. Oktober Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABI. EG Nr. L 11 vom , S. 1) 314 Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken Gemeinschaftsmarkengerichte in Deutschland (Art. 91 GMV, 125e MarkenG) 413 Liste der Abkommensländer der internationalen Markenabkommen Abkommensländer der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

10 2. Abkommensländer des Madrider Markenabkommens (MMA) Abkommensländer des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) 417 Literaturverzeichnis 419 Sachregister