Professor Dr. Peter Krebs. Gliederungsvorschlag für die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke)

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1 Professor Dr. Peter Krebs Gliederungsvorschlag für die Entstehung von Markenschutz kraft Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) A. Abstrakte Markenfähigkeit: Als Marken schutzfähige Zeichen Als Marke können nach 3 Abs. 1 MarkenG alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen. Die Vorschrift entspricht weitgehend Art. 2 MarkenRL i. V. m. Art. 3 Abs. 1 (a) MarkenRL, auf denen sie beruht, sowie Art. 4 GMV. I. Zeichen: Das Markengesetz eröffnet den Markenschutz grundsätzlich für jede erdenkbare Zeichenform und zählt die Bedeutendsten auf: - Wörter: Wörter der deutschen oder einer fremden Sprache oder reine Kunstwörter. Bei Wörtern aus fremden Schriftzeichen kann es sich im Einzelfall jedoch um ein Bildzeichen handeln. - Personennamen: Eine besondere Berechtigung zur Namensführung ist nicht erforderlich. Auch Namen Dritter oder Kunstnamen sind möglich (Im Einzelfall kann dem allerdings eine Irreführungsgefahr entgegenstehen, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG). - Abbildungen: Abbildungen können schwarz-weiß, ein- oder mehrfarbig, gegenständlich oder abstrakt sein. - Buchstaben: Einzelbuchstaben oder Buchstabenkombinationen. Sinngehalt oder Aussprechbarkeit sind unerheblich. Auch Buchstaben aus nichtlateinischen Alphabeten, sofern diese als Buchstaben erkannt werden und nicht im Einzelfall Bildzeichen bilden. - Zahlen - Hörzeichen: Dabei kann es sich um musikalische Töne, sowie gesprochene Slogans oder Naturtöne handeln (Darstellung: Aufzeichnung in Notenschrift). - Dreidimensionale Gestaltungen: Phantasieformen sowie Form der Ware oder Verpackung, auch wenn sie funktional für die Ware sind, jedoch nicht wenn sie technisch bedingt ist (vgl. 3 Abs. 2 MarkenG). Problem ist häufig das Freihaltebedürfnis gem. 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Seite 1 von 7

2 - Farben: Einzelfarben oder Farbkombinationen, räumlich abgegrenzt oder abstrakt ohne sonstige Gestaltungsbestimmung (Darstellung: Farbskalen als Konkretisierung). - sonstige Zeichen: z.b. Positionsmarke (besondere Anordnung auf der Ware an gleich bleibender Stelle in gleich bleibender Ausgestaltung), Problemfälle: Geruchsmarke, Tastmarke, Geschmacksmarke, Bewegungsmarke - Mischformen: Auch Kombinationen vorgenannter Zeichen sind grundsätzlich zeichenfähig (z.b. Wort-Bild-Marken, Buchstaben-Zahl-Marken) II. Unterscheidungseignung: Orientiert an der Hauptfunktion einer Marke, die Unterscheidung von Unternehmensleistungen, ist es erforderlich, dass das Zeichen geeignet ist, diese Funktion zu erfüllen. Es ist ausreichend, wenn in irgendeinem (theoretischen) Fall das Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen geeignet ist. I. d. R. wird dieses Merkmal nur bei den sog. neuen Markenformen (z.b. Farbmarken, Geruchsmarken) von Bedeutung sein. III. Selbständigkeit der Marke von der Ware (str.): Die Marke muss sich vom Wesen der Ware unterscheiden. Die Marke ist gegenüber der Ware frei gewählt und funktional unabhängig. Ausschlag gebend ist dabei nicht die körperliche/gegenständliche Selbständigkeit, sondern die funktionale Verschiedenheit von der Ware. Hinweis: Die Merkmale des 3 Abs. 2 MarkenG für Formmarken sind im Grunde die positivrechtliche Ausprägung dieses allgemein geltenden ungeschriebenen Merkmales. B. Entstehung des Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung, 4 Nr. 2 MarkenG Außer durch Eintragung kann Markenschutz auch durch umfangreiche Benutzung eines Zeichens begründet werden, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben hat ( 4 Nr. 2 MarkenG). Hinweis: Die MarkenRL regelt nur angemeldete und eingetragene Marken, nicht aber die Benutzungsmarke, Art. 1 MarkenRL. Auch die GMV regelt nur angemeldete und eingetragene Marken. Nach Art. 6 GMV wird die Gemeinschaftsmarke (nur) durch Eintragung erworben. Für die Marke kraft Verkehrsgeltung bestehen daher keine europarechtlichen Vorgaben. Seite 2 von 7

3 I. Verkehrsgeltung: Ein Zeichen hat dann als Marke Verkehrsgeltung erlangt, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise es für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnet. Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Verkehrskreise muss das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen, welches allerdings nicht namentlich bekannt sein muss. Wie dieses Verkehrsverständnis zustande kommt, ist nicht beachtlich; jedoch wird meist eine Benutzung als Marke vorausgehen müssen, damit sich das Verkehrsverständnis einstellen kann. II. für konkretes Zeichen, konkrete Waren/Dienstleistungen: Markenschutz kann immer nur erlangt werden für ein konkretes Zeichen im Hinblick auf konkrete Waren oder Dienstleistungen. Da der Schutzgegenstand bei den Marken des 4 Nr. 2 MarkenG nicht durch die Anmeldung konkretisiert werden kann, ist eine Bestimmung aufgrund rein tatsächlicher Feststellungen notwendig. Dabei ist in erster Linie von der konkreten Gestaltung auszugehen, in der das Zeichen, bzw. die mit ihm versehene Ware, dem Publikum entgegentritt (BGH GRUR 1982, 672, Aufmachung von Qualitätsseifen). Das Zeichen kann Verkehrsgeltung nur für Waren oder Dienstleistungen erlangen, für die es tatsächlich benutzt wurde. III. Verkehrsgeltung innerhalb maßgeblicher Verkehrskreise: Die Verkehrsgeltung muss innerhalb beteiligter Verkehrskreise erreicht werden. Zu den beteiligten Verkehrskreisen, auf deren Auffassung es ankommt, zählen grundsätzlich alle, für deren wirtschaftliches Verhalten das Unterscheidungsmittel Bedeutung hat. Dazu gehören nicht nur die Endabnehmer, sondern auch Händler und Wiederverkäufer (BGH GRUR 1969, 681, Kochendwassergerät). Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie tatsächlich die Produkte des Zeicheninhabers erwerben, es ist bereits ausreichend, dass sie als Käufer und Verwender konkurrierender Erzeugnisse der gleichen Qualitäts- und Preisklasse in Betracht kommen (BGH GRUR 1982, 672, Aufmachung von Qualitätsseifen). Neben denjenigen, die die Waren oder Dienstleistungen selbst zu verwenden beabsichtigen, kommen auch diejenigen in Betracht, die sie etwa als Geschenk für Dritte erwerben wollen. IV. Grad der Verkehrsgeltung Für den Grad der Verkehrsgeltung existieren keine bestimmten Mindestprozentsätze. Wann ein hinreichend beachtlicher Teil der beteiligten Verkehrskreise vorliegt, um den Schutz nach 4 Nr. 2 MarkenG zu gewähren, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von dem Grad der Einprägsamkeit der betreffenden Aufmachung oder Bezeichnung oder vom Umfang eines Freihalteinteresses der Mitbewerber. Als grobe Faustregel kann gelten, dass bei von Hause aus durchaus originellen Kennzeichnungsmitteln die Chance, Ausstattungsschutz durchzusetzen, bei etwa 20-25% beginnen kann. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann sich die- Seite 3 von 7

4 se Schwelle erheblich erhöhen (z.b. bei von Hause aus freihaltungsbedürftigen und/oder nicht unterscheidungskräftigen Buchstabenkombinationen) und (bei glatten Beschaffenheits- oder Bestimmungsangaben) bis zum Erfordernis einer fast einhelligen Verkehrsdurchsetzung steigern (Post II-Entscheidung bei ehemaligen monopolischem und allgemeinem Gattungsbegriff reichen auch 85 % nicht). V. Geographisches Gebiet der Verkehrsgeltung: Der Schutz der kraft umfangreicher Benutzung geschützten Marke ist in sachlicher und räumlicher Hinsicht beschränkt: Er gilt nur für dasjenige Gebiet, in dem das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen des Inhabers innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erlangt hat. Er bleibt außerdem in seinem Fortbestand von dieser Verkehrsgeltung abhängig; unterbleibt die weitere Benutzung oder geht sie spürbar zurück, so kann der Bekanntheitsgrad unter die kritische - ziffernmäßig allerdings nicht generell festzuschreibende - Grenze absinken. Die Benutzungsmarke verfügt bei einem nur regionalen einheitlichen Wirtschaftsraum über einen nur regionalen Schutz, bei bundesweiter Verkehrsgeltung über einen bundesweiten Schutz. Die hier relevante Verkehrsgeltung ist zu unterscheiden von der Verkehrsdurchsetzung, die zur Erlangung einer Unterscheidungseignung infolge Benutzung führt. C. Absolute Schutzhindernisse, 8 MarkenG analog I. Anwendbarkeit Für den Schutz einer Marke ist erforderlich, dass der Marke keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Die absoluten Schutzhindernisse ergeben sich für die nationale Registermarke aus 8 MarkenG unmittelbar, der auf den zwingenden Regelungen des Art. 3 Abs. 1 (a) (d), (f) (h) und den optionalen Regelungen des Art. 3 Abs. 2 (a), (c) MarkenRL beruht. 8 MarkenG gilt nach seinem Wortlaut unmittelbar nur für eingetragene Marken ( 4 Nr. 1 MarkenG). Er bildet die Grundlage für das Prüfungsverfahren vor dem DPMA, das die Anmeldung zurückweisen muss, wenn ein Schutzhindernis nach 8 MarkenG vorliegt ( 37 Abs. 1 MarkenG). Da diejenigen Kennzeichenrechte, die nicht durch Anmeldung und Eintragung entstehen ( 4 Nr. 2 und 3 MarkenG), auch nicht der Prüfung durch das DPMA unterliegen, kann 8 MarkenG auf sie keine unmittelbare Anwendung finden. Auf nationale Benutzungsmarken und notorisch bekannte Marken im Sinne von 4 Nr. 2, 3 MarkenG kann 8 MarkenG aber wegen der vergleichbaren Situation analog angewandt werden. Für Benutzungsmarken sind die absoluten Schutzhindernisse für den Zeitpunkt ihrer Entstehung zu berücksichtigen. Auf eine Ersichtlichkeit der Schutzhindernisse ( 37 Abs. 3 MarkenG) kommt es dabei nicht an. Diese soll lediglich das DPMA von aufwendigen Prüfungen befreien, was bei Benutzungsmarken nicht in Betracht kommt. 1. graphische Darstellbarkeit, 8 Abs. 1 MarkenG: Die Marke muss anhand der Darstellung genau identifizierbar, leicht zugänglich und verständlich sein, dauerhaft sowie eindeutig und objektiv wiedergebbar sein. Die Marke selbst muss nicht Seite 4 von 7

5 visuell wahrnehmbar sein. Die elektronische Einreichung (Datensatz) ersetzt de lege lata nicht die graphische Darstellbarkeit. Die graphische Darstellbarkeit setzt nach der Rechtsprechung des EuGH voraus, dass die Marke mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen graphisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist (EuGH GRUR 2003, 145, 148, Rdnr Sieckmann (Riechmarke); EuGH GRUR 2004, 54, 57, Rdnr Shield Mark/Kist (Hörmarke)). Auch eine lediglich mittelbare graphische Darstellung erfüllt diese Voraussetzungen, so wie sie nach der Rechtsprechung des EuGH etwa bei Hörmarken mit der erforderlichen zweidimensionalen graphischen Wiedergabe in einer üblichen Notenschrift gegeben ist (EuGH GRUR 2004, 54, 57, Rdnr. 62 f. - Shield Mark/Kist (Hörmarke)). - Farbmarken. Ein Farbmuster entspricht im Regelfall nicht den Anforderungen an die Dauerhaftigkeit. Eine sprachliche Beschreibung ist unter Umständen nicht eindeutig genug, was nur anhand des Einzelfalls beurteilt werden kann. Die Kombination von beiden kann die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit erfüllen, sofern die Beschreibung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich und objektiv ist (EuGH GRUR 2003, 604, 606, - Libertel Groep). - Geruchsmarken. Eine chemische Formel ist nach dem Sieckmann-Urteil des EuGH (EuGH GRUR 2003, 145, - Sieckmann (Riechmarke)) zur graphischen Darstellung einer Riechmarke nicht verständlich genug und gibt auch nicht den Geruch der Substanz, sondern diese selbst wieder, weshalb es ihr weiter an der nötigen Klarheit und Eindeutigkeit fehlt. Auch die Beschreibung eines Geruchs ist weder klar, noch eindeutig und objektiv. Eine Geruchsprobe stellt keine graphische Darstellung dar und ist weder stabil noch dauerhaft genug. Auch die Kombination von chemischer Formel, Geruchsbeschreibung und Geruchsprobe kann nicht die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit erfüllen. Die Zwecke der graphischen Darstellbarkeit (Konkretisierung des Markeninhalts sowie Kenntnisvermittlung an die Wirtschaftsteilnehmer) können es rechtfertigen, eine graphische Darstellbarkeit auch für die Benutzungsmarke zu verlangen. 2. fehlende Unterscheidungskraft, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: Im Gegensatz zur Unterscheidungseignung kommt es hier darauf an, ob die Marke in Bezug auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen zur Unterscheidung von Leistungen anderer Unternehmen geeignet ist. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ist ausreichend. 3. Freihaltebedürfnis, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: Marken, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die in irgendeiner Weise unmittelbar beschreibend sind. Abzustellen ist dabei auf die beschreibende Eigenschaft in Bezug auf die konkreten Waren/Dienstleistungen. Bei dem Freihaltebedürfnis kann es sich um ein aktuelles oder auch künftiges handeln, sofern eine solche Entwicklung vernünftigerweise mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Aufzählung beschreibender Angaben ist nicht abschließend (Wertungsverbindung: Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, Schutzumfang). Seite 5 von 7

6 4. üblich gewordene Bezeichnungen, 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Die Marke muss für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen übliche Bezeichnung sein unabhängig von einem beschreibenden Inhalt. 5. Täuschende Zeichen, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Zurückweisung nur, wenn das Zeichen ersichtlich zur Täuschung geeignet ist ( 37 Abs. 3 MarkenG; vgl auch 18 Abs. 2 HGB für Firma). 6. Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten, 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG: Zur öffentlichen Ordnung gehören grundsätzlich alle Verbote des nationalen Rechts; diese müssen sich allerdings auf die Benutzung der Kennzeichnung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen und die Form der Marke selbst beziehen (selten). Sittenwidrigkeit bedingt, dass ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Marke als sittlich, moralisch, ethisch oder religiös anstößig empfindet (z.b. Schenkelspreizer oder Schlüpferstürmer f. alkoholische Getränke). 7. Hoheitszeichen, 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG: Hoheitszeichen oder Abwandlungen davon, sofern der Verkehr auch darin das Hoheitszeichen selbst sieht. Bloße Landesfarben sind keine Hoheitszeichen. Das Hoheitszeichen muss nicht einziger Inhalt der Marke sein. Auch nicht exakte Hoheitszeichen sind schutzunfähig ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1). Es reicht jeweils, wenn der Eindruck eines Bezuges zur staatlichen Gewalt erweckt wird 8. Amtliche Prüf- und Gewährzeichen, 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG: Auch nicht exakt übernommene Zeichen, die aber den Eindruck der Hoheitlichkeit erwecken, sind schutzunfähig ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1). 9. Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen, 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG sowie denen verwechselbar ähnliche Zeichen ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1 MarkenG). 10. Zeichen, deren Nutzung im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG: Von Bedeutung sind hier insbesondere Verbote aufgrund lebensmittelrechtlicher Bezeichnungsvorschriften. II. Markenschutz trotz Schutzhindernissen gem. 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG aufgrund Verkehrsdurchsetzung, 8 Abs. 3 MarkenG Hinweis: 8 Abs. 3 MarkenG bezieht sich nur auf die Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 Nr.1-3 MarkenG. An Zeichen im Sinne des 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG kann Markenschutz durch Eintragung nicht entstehen. An solchen Marken kann auch kein Markenschutz durch Benutzung entstehen. Die Schwäche dieser Marken kann nicht durch den Erwerb von Verkehrsgeltung oder Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Die vom Gesetzgeber angestrebte Gleichwertigkeit der drei Markenkategorien des 4 MarkenG rechtfertigt es, dass die absoluten Schutzhindernisse des 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG auch für den Markenschutz durch Benutzung gelten. Dogmatisch handelt es sich um eine analoge Anwendung des 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG auf die Entstehung des Markenschutzes durch Benutzung nach 4 Nr. 2 MarkenG. Die Analogie ist geboten, da das MarkenG insoweit eine Regelungslücke aufweist. 1. Durchsetzung für bestimmte Waren/Dienstleistungen: Verkehrsdurchsetzung muss für alle diejenigen konkreten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die das Eintragungshindernis besteht. Seite 6 von 7

7 2. Durchsetzung für den Markeninhaber: Der Verkehr muss bei dem Zeichen von der Herkunft aus einem bestimmten (namentlich jedoch nicht unbedingt bekannten) Unternehmen ausgehen. Eine bloß allgemeine Bekanntheit des Zeichens ist nicht ausreichend. 3. Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen: Tatsächliche oder potentielle Endabnehmer sowie alle Kreise, in denen das Zeichen Verwendung findet. Maßgeblich ist der inländische Verkehr im gesamten Bundesgebiet. 4. Umfang der Verkehrsdurchsetzung: Zeichen erlangt in erheblichem Umfang in den betroffenen Verkehrskreisen eine Bedeutung, die nicht mehr nur beschreibend ist. Feste Prozentsätze bestehen nicht, im Regelfall ist aber von einem Bekanntheitsgrad nicht unter 50 Prozent auszugehen. Bei der Beurteilung ist auch der spezifische Charakter der beschreibenden Angabe zu berücksichtigen (vor EuGH GRUR 1999, 723 Chiemsee galt stattdessen: in Fällen eines gesteigerten Freihaltebedürfnisses ist ein höherer Grad der Verkehrsdurchsetzung zu fordern). 5. Abgrenzung Verkehrsgeltung/Verkehrsdurchsetzung: Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung sollen jeweils ein herkunftshinweisendes Verständnis des fraglichen Zeichens sicherstellen. Sie unterscheiden sich jedoch aufgrund der unterschiedlichen Ausgangspositionen in dem Maß der Verkehrsbekanntheit, welches zur Herstellung der Herkunftsfunktion des Zeichens erforderlich ist. Für die Schutzentstehung einer Benutzungsmarke an einem unterscheidungskräftigen Zeichen reicht regelmäßig ein Verkehrsgeltungsgrad von 20% aus; demgegenüber verlangt die Verkehrsdurchsetzung bei einem nicht unterscheidungskräftigen Zeichen einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50%. Diese Werte können bei der Benutzungsmarke für einen lokalen Schutz auch nur regional oder lokal erreicht werden. D. Inhaberfähigkeit Markeninhaber können alle rechtsfähigen Personen sein ( 7 MarkenG). E. Rechtsfolge Entstehung von Markenschutz Die Marken des 4 Nr. 2 MarkenG unterscheiden sich von denen der Nr. 1 nur hinsichtlich des Entstehungstatbestandes (sowie dementsprechend hinsichtlich des Erlöschens des Schutzes), nicht aber hinsichtlich der Rechtsfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Ansprüche gegen Verletzer ( 14, 18, 19 MarkenG). Allerdings können Widersprüche nicht auf sie gestützt werden ( 42 MarkenG). Seite 7 von 7