Die rechtserhaltende Benutzung von Marken. Maximilian Kinkeldey GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

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1 Die rechtserhaltende Benutzung von Marken Maximilian Kinkeldey GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

2 Die rechtserhaltende Benutzung nach der MarkenRL (RiLi 2008/05/EG) und der Gemeinschaftsmarkenverordnung (VO (EG) Nr. 207/2009)

3 Art. 10 MarkenRL (1) Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedsstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung während eines Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. ( )

4 Art.15 GMV (1) Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren - gerechnet von der Eintragung an - nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, ( ) Sanktion: Löschung wegen Verfalls (auf Antrag bei HABM oder durch Widerklage im Verletzungsverfahren)

5 Rechtserhaltende Benutzung rechtliche Obliegenheit für den Markeninhaber Was muss der Markeninhaber tun, um dieser Obliegenheit nachzukommen? WO muss die Benutzung stattfinden? EuGH OMEL/ONEL WIE muss die Benutzung stattfinden? EuGH Stofffähnchen, EUGH Specsavers BGH Duff, BGH Castell

6 WO muss die GM benutzt werden?

7 Die EuGH-Entscheidung OMEL/ONEL (GRUR 2013,182) Vorlageverfahren, das die von der Anmelderin der Benelux-Marke OMEL gegen die Widerspruchsmarke ONEL erhobene Einrede der Nichtbenutzung betraf. Unstreitig: Ernsthafte Benutzung der Marke ONEL in den Niederlanden Streitig: reicht diese Benutzung für eine rechtserhaltende Benutzung der GM im Sinne des Art.15 (1) GMV aus? Fragen: was ist eine ernsthafte Benutzung? in welchem territorialen Umfang hat die Benutzung zu erfolgen?

8 EuGH OMEL / ONEL: Ländergrenzen spielen bei der Frage des territorialen Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke keine Rolle. Zwar ist die Erwartung berechtigt, dass eine Gemeinschaftsmarke, die einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke genießt, auch in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedsstaats benutzt wird. Für die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist dies aber nicht unbedingt erforderlich. Zu berücksichtigen sind nach dem EuGH vielmehr die Merkmale der betreffenden Waren / DL auf dem entsprechenden Markt.

9 EuGH OMEL/ONEL Anforderungen an die Benutzung I Entscheidend ist laut EuGH, ob der Zweck verfolgt werde, entsprechende Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten. KRITERIEN: Merkmale des betreffenden Marktes, Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, Größe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit.

10 EuGH OMEL/ONEL Anforderungen an die Benutzung II Jedenfalls unter bestimmten Umständen ist auch nur eine Markenbenutzung in einem einzigen Mitgliedstaat als ausreichend anzusehen. Historisch gesehen korrekte Entscheidung: Art. 110 Abs.1, 2 des Vorentwurfs zur GMV von 1964 verlangte noch explizit die ernsthafte Benutzung in mindestens drei Mitgliedstaaten! bewusstes Abrücken hiervon durch Art.15 (1) GMV.

11 Konsequenzen I EuGH lehnt eine Orientierung allein an Ländergrenzen zu Recht ab. (für Deutschland vgl. bereits BPatG TOLTEC/TOMTEC, 30 w (pat) 1/10, hier ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke trotz Benutzung nur in D bejaht mit dem Argument, dass D nach BIP größte Volkswirtschaft der EU sowie der Größe des Abnehmerkreises) Keine Benutzung in mehreren Mitgliedstaaten erforderlich; vielmehr ist auf den Einzelfall abzustellen bedeutet aber auch Unsicherheit für Markeninhaber/-anmelder!

12 Konsequenzen II Jedenfalls ist eine rechtserhaltende Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat nicht per se ausreichend (d.h. keine Berufung des Markeninhabers auf die Erklärung des Rates und der Kommission vom zu Art.15 GMV und auf Richtlinien des HABM, wonach Benutzung der GM in einem Mitgliedsstaat bereits als rechtserhaltend angesehen wurde) Insbesondere wenn nur nationale Benutzung in einem kleineren EU-Staat geplant ist, stellt die Anmeldung nationaler Marken möglicherweise die bessere Alternative dar. Markenanmelder sollten daher ihre Anmeldestrategien genau überdenken.

13 Ausblick: Wohin führt das ONEL-Urteil? Der Konzeption des einheitlichen europäischen Binnenmarkts wird Rechnung getragen Ländergrenzen innerhalb des europäischen Binnenmarktes verlieren weiter an Bedeutung weder kleine Staaten noch kleine Unternehmen sollen aufgrund ihrer Größe diskriminiert werden Es findet keine schematische Einordnung der Benutzung mehr statt stets Würdigung des Einzelfalls! Das führt zur Gefahr der Unvorhersehbarkeit und damit möglicherweise Rückkehr zur nationalen Marke Drohende Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren könnte Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken am Widerspruch gegen verwechslungsfähige Neuanmeldungen hindern

14 WIE muss die Marke benutzt werden?

15 GMVO und MRRL Art. 15 GMVO: ( ) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1: (a) die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. ( )

16 Art. 10 MRRL: ( ) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1: a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird; ( )

17 Dagegen: 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG Satz 1: Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 2: Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

18 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG D.h.: Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch Verwendung eines abweichenden Zeichens ist auch dann möglich, wenn das abweichende Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist.

19 Bainbridge (EuGH GRUR Int. 2007, 1009) Der EuGH hatte (mehr oder weniger eindeutig) zum Ausdruck gebracht, dass bei einer solchen Sachlage nur eine rechtserhaltende Benutzung der Marke, die die tatsächlich benutzte Zeichenform zum Gegenstand hat, angenommen werden kann, nicht aber daneben auch noch eine rechtserhaltende Benutzung der davon abweichenden (eingetragenen) Marke.

20 Das Problem Die Bedeutung und Tragweite des EuGH- Urteils Bainbridge und seine Auswirkung auf das deutsche Recht waren in der Rechtsprechung und Literatur umstritten. Art. 15 GMV sieht nämlich keine ausdrückliche Regelung wie die des 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vor, genauso wenig der nahezu wortgleiche Art.10 MRRL, welcher Grundlage für 26 MarkenG ist.

21 Entscheidung EuGH PROTI (Urteil v , Az.C-553/11) Aus Wortlaut von Art. 10 MRRL ergibt sich nicht, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht als Marke eingetragen sein darf. Die einzige genannte Voraussetzung lautet, dass die Form, in der die Marke benutzt wird, keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke haben darf.

22 EuGH PROTI Bewertung und Ausblick I EuGH hat bewusst Ausgleich zwischen dem Benutzungszwang und den Geschäftsinteressen des Markeninhabers an Modernisierungen zur Verbesserung und Ausdehnung des Absatzmarktes der geschützten Waren andererseits vorgenommen. Dies macht auch Sinn: Sonst hätten Markeninhaber zwar modernisierte Marken anmelden können. Weil ältere Marke jedoch mangels Benutzung löschungsreif wäre, könnte Benutzung der modernisierten Marken durch Inhaber von Rechten, die ursprünglich eine jüngere Priorität als die ältere Marke aufwiesen, angegriffen werden.

23 EuGH PROTI Bewertung und Ausblick II Die Entscheidung hat für den europäischen Markt große Auswirkungen Rückblickend könnte man 26 Abs.3 S.2 MarkenG als überflüssig bezeichnen ABER: ex ante war 26 Abs.3 S.2 MarkenG eine sehr sinnvolle Regelung, die dem Markeninhaber große Sicherheit im Hinblick auf die Modernisierung seines Markenportfolios geben sollte.

24 EuGH Stofffähnchen (Az. C 12/12, MarkenR 2013, 182) Levi Strauss ist Inhaberin einer Positionsmarke, die aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Besonderheit: Marke wurde aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen (erlangte Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Abs.3 GMV) Benutzung war aber nur für diese Marke zusammen mit Wortmarke LEVI S nachgewiesen worden.

25 Beklagte brachte Jeanshosen auf den Markt, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit roten Stofffähnchen versehen sind. Levi Strauss betrachtet dies als Verletzung ihrer Markenrechte. Beklagte berief sich darauf, dass Klägerin Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form und zwar mit der Aufschrift LEVI'S benutzt habe. Die tatsächlich verwendete Form sei ebenfalls als Marke registriert; deshalb sei nur diese Marke und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden.

26 Vorlagebeschluss BGH Unterschied zu PROTI : benutzte, als Marke eingetragene Form (rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift LEVI'S) ist eine Kombination von zwei weiteren Marken des Markeninhabers (Marke rotes Stofffähnchen und Wortmarke LEVI'S ) zusammengesetzte Marke stellt keine geringfügige Abwandlung der aus den einzelnen Bestandteilen bestehenden Marken dar.

27 Entscheidung EuGH EuGH sieht die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 (1) GMV auch dann als gegeben an, wenn eine eingetragene Marke, die ihre Unterscheidungskraft in Folge der Benutzung einer anderen, zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur durch diese andere zusammengesetzte Marke benutzt wird, oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind.

28 Entscheidung EuGH Im Klartext: Obwohl die Gemeinschaftsmarke den Schriftzug LEVI S nicht aufweist, eine Benutzung aber stets nur zusammen mit dem Schriftzug LEVI S stattfand, kann die Marke als rechtserhaltend benutzt angesehen werden.

29 EuGH Specsavers (Az. C 252/12, Urteil v ) Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England & Wales) Problem 1: Gemeinschaftsmarke mit wortlosem Logo wird ivm einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt, beide Marken zusammen sind zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen. EuGH: Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung kann erfüllt sein, jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unterscheidungskraft nicht verändern.

30 Problem 2: GM ist nicht in Farbe eingetragen, wird aber vom Inhaber vielfach in einer bestimmten Farbe/Farbkombination benutzt und von erheblichem Teil des Publikums gedanklich mit dieser Farbe in Verbindung gebracht EuGH: für Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Farbe/Farbkombination, die ein Dritter für das möglicherweise verletzende Zeichen verwendet, von Bedeutung.

31 Stoffähnchen und Specsavers Bewertung und Ausblick Die beiden Urteile zur rechtserhaltenden Benutzung von zusammengesetzten Marken schaffen ebenso wie das Proti -Urteil Flexibilität für den Markeninhaber Auch aus Verbrauchersicht sind sie sehr zu begrüßen und tragen der Tatsache Rechnung, dass der Verbraucher hinter der Benutzung eines zusammengesetzten Zeichens trotzdem noch die einzelnen Zeichen erkennt und dem Markeninhaber zuzuordnen in der Lage ist.

32 Zwei aktuelle Beispiele aus der Rechtsprechung des BGH

33 BGH Urteil vom AZ: 1 ZR 135/11 Duff Beer Markeninhaber hat folgende Wort-/Bildmarke für Bier eingetragen: Gegen die Eintragung wurde Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung gestellt.

34 Die Marke wurde in folgender Art und Weise benutzt: Das Landgericht ordnete Löschung an, das Berufungsgericht wies die Klage ab. Der BGH bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts: Marke rechtserhaltend benutzt aus folgenden Gründen:

35 Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von 26 (1) MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, in der benutzten Form also noch dieselbe Marke sieht. Vorliegend: dem Wortbestandteil Duff Beer ist eine maßgebliche Bedeutung beizumessen. Bei einer aus Wort- und Bildbestandteilen kombinierten Marke orientiert sich der Verkehr nach der Lebenserfahrung in der Regel maßgeblich am Wortbestandteil. Das kann anders sein, wenn der Wortbestandteil nur geringe Kennzeichnungskraft aufweist. In Bezug auf den Wortbestandteil Duff ist das nicht der Fall.

36 Besonderheiten des Falles: Die Marke war vom Markeninhaber im Rahmen von Reverse Product Placement aus der Zeichentrickserie The Simpsons ins echte Leben übertragen worden. BGH: Die allgemeinen Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung gelten auch in Fällen sog. umgekehrter Produktplatzierung ; die maßgeblichen Verkehrskreise sind nicht auf denjenigen Teil der Verbraucher beschränkt, der die fiktive Marke aus der fiktiven Welt (hier einer Zeichentrickserie) kennt.

37 anders: BGH Urteil vom Az: I ZR 112/10 (Castell / VIN CASTEL) Die Beklagte ist Inhaberin der (1966 eingetragenen) Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beanspruchenden Wort- Bildmarke VIN Castel : Diese Marke wurde bis 2006 in D nicht benutzt, seit 2006 vertreibt sie in D Wein mit dem Etikett:

38 Die Klägerin verlangte von der Beklagten die Einwilligung in die Schutzentziehung für die Marke VIN Castel wegen Nichtbenutzung in Deutschland. Der BGH verneinte die rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von 26 Abs.1 MarkenG und kam nach einer Gesamtbetrachtung zu diesem Schluss: die eingetragene Wort-Bildmarke VIN Castel VIN SUPERIEUR CASTEL FRERES NEGOCIANTS A BORDEAUX (GIRONDE) der Beklagten und das tatsächlich genutzte Zeichen CASTEL Depuis 1949 weisen deutliche Unterschiede auf, die ihren kennzeichnenden Charakter veränderten

39 In diesem Fall kam es nach BGH nicht darauf an, ob der Verkehr regelmäßig die Angabe eines Herstellers auf Weinetiketten als Markenbestandteil ansieht oder nicht. Es komme im Streitfall auf das Weinetikett in seiner Gesamtheit an, da dieses als Marke geschützt sei. In Gesamtbetrachtung sei zu berücksichtigen, dass sowohl die Bildbestandteile als auch der grafische Gesamteindruck des verwendeten Etiketts sich gegenüber der eingetragenen Marke erheblich verändert haben traditionelles Weinetikett mit Vielzahl von Wortbestandteilen einerseits, luftiger Eindruck der Benutzungsform andererseits Zeichenfülle auf verwendetem Etikett nicht annähernd erreicht

40 Bewertung von Duff und Castel Zu Recht behandelt der BGH die beiden Fälle unterschiedlich, denn: der kennzeichnende Charakter des Wortbestandteils Duff Beer ist so stark, dass der Verkehr grafische Elemente nur als Verzierung ohne Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter ansieht. im Fall Castel auf Gesamteindruck abzustellen, da kennzeichnender Charakter weitaus geringer

41 Und nun zu guter Letzt: BGH I ZR 38/13 Eingetragen: Benutzt: PROBIOTIK (Deutsche Wortmarke Nr ) bzw. + BGH: Urteil vom (Begründung steht noch aus). LG und OLG hatten rechterhaltende Benutzung abgelehnt wegen Schwäche der ( incontestible ) Wortmarke PROBIOTIK, da bei einer solchen Marke die obigen graphischen Ausgestaltungen den kennzeichnenden Charakter der Marke angeblich veränderten. BGH: Urteil aufgehoben

42 Vielen Dank!