PROGRAMM der Tagungen der Patentrechtlichen Arbeitskreise im Frühjahr 2014

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1 PROGRAMM der Tagungen der Patentrechtlichen Arbeitskreise im Frühjahr 2014 I. Aktuelle Rechtsentwicklungen a und 945 b ZPO: Das zukünftige elektronische Zentralregister für Schutzschriften 2. Der Entwurf der EU-Kommission für die neue GVO-Technologietransfervereinbarungen RL-Entwurf der EU-Kommission v über den Schutz vertraulichen Know hows und von Geschäftsgeheimnissen 4. Nochmals: Das neue Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung II. Europäisches Patentrecht II.1 II.1.a) II.1.b) II.1.c) Entscheidungen GBK/Überprüfungsverfahren r1) R11/12 Beanstandung Entscheidung der Beschwerdekammer basiert auf neuer Argumentationslinie zum nächstkommenden Stand der Technik r2) R01/13 Beanstandung neuer Antrag in Erwiderung auf späten Klarheitseinwand in mündlicher Verhandlung r3) R02/13 Beanstandung Entscheidung der Beschwerdekammer basiert auf neuer Argumentationslinie zum Verständnis des Durchschnittsfachmanns; keine Verpflichtung der Beschwerdekammer, in ex parte Verfahren auf Gründe der Entscheidung aufmerksam zu machen. II.1.d) r4) T0518/10 Zeitpunkt der Rüge nach Regel 106 EPÜ, vgl. Ziff. II. 2. j4) II.1.e) r5) R06/12 Letzter Zeitpunkt zum Handeln; Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ vgl. Ziff. II. 2. k8) II.2 II.2.a) II.2.b) Entscheidungen der Beschwerdekammern Verfahren vor der Eingangsstelle a1) J02/12; J15/12 Nachreichen fehlender Zeichnungen nach Regel 56 EPÜ Recherche/Prüfungs-/Prüfungsbeschwerdeverfahren b1) T0521/10 Offenbarung einer Anmeldung durch Bezugnahme der Dokumente b2) T2573/11 Antrag auf Änderung gemäß Regel 71 (4) EPÜ nach Übergabe des Erteilungsbeschlusses an internen Postdienst b3) T1788/12 Zulassen einer Änderung der Anmeldung im Ermessen der Prüfungsabteilung (Regel 71 EPÜ a.f.) b4) T0996/12 Entscheidung auf Grundlage zurückgenommenen Antrags wesentlicher Verfahrensmangel (Artikel 113 (2) EPÜ; Kriterien der Ermessensausübung, Anwendung des Konvergenzkriteriums in erster Instanz b5) T0573/12 Zulässigkeit von Änderungen nach erstem Bescheid - unzutreffende Ermessensausübung; Ersatz früheren Antrags durch neue Aufträge

2 II.2.c) Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren c1) T1799/08 Umfang der Prüfung seitens Beschwerdekammer/Amtsermittlung; Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf ungewöhnliche parametrische Definition c2) T0379/10 Einführen neuer Entgegenhaltungen mit Ladungsbescheid vgl. k6); T1650/08 Prüfungsumfang bei Ermessensausübung betr. Zulassen neuer Anträge vgl. k4) c3) T0409/10; T1207/11 Befugnis der Kammer zur Klarheitsprüfung von durch Zusammenfassen erteilter Ansprüche geänderten Ansprüchen; Verwendung eines Warenzeichens im Anspruch Unklarheit c4) T2532/11 Zulässigkeit der ausschließlich auf geänderte Ansprüche gestützten Beschwerde nein; T0360/09 mangelnde Substantiierung der Beschwerde betr. Neuheit c5) T1843/09; T1979/11 Ausnahme vom Verbot der reformatio in peius c6) T1545/08 Bindungswirkung früherer Entscheidungen c7) T0184/11 Übertragung der Einsprechenden-Beschwerdegegnerinstellung vgl. e1) II.2.d) II.2.e) II.2.f) II.2.g) II.2.h) Ansprüche d1) T1836/10 Ausklammern eines vom Anspruch nicht umfassten Gegenstands durch Disclaimer- unzulässig Stand der Technik e1) T0184/11 Unterschied Produktdatenblatt/Werbeprospekt; öffentliche Zugänglichkeit e2) T1440/09 Beitrag für Konferenz des Joint Video Teams (JVT) betr. Standardisierung nicht vertraulich e3) T1469/10 Ausdrucke aus dem Internet Verlässlichkeit der Datumsangaben e4) T1598/10 Offenbarung Messung aus schematischer Zeichnung einer Entgegenhaltung nicht zu berücksichtigen Änderungen Ansprüche/sonst. Vorbringen f1) T0573/12 Zulässigkeit von Änderungen nach erstem Bescheid unzutreffende Ermessensausübung; Ersatz früheren Antrags durch neue Anträge vgl. b5) f2) T1843/09; T1979/09 Ausnahme vom Verbot der reformatio in peius vgl. c5) f3) T2085/08; T1033/10 Zulassen von nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung/während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen im Einspruchsbeschwerdeverfahren vgl. k5) Patentfähigkeit g1) T2050/07 Beanspruchter Gegenstand von Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) EPÜ nicht alleine deshalb ausgeschlossen, dass er als nichttechnisch ansehbare Merkmale enthält Neuheit h1) T2050/07 Berücksichtigung von zum techn. Charakter der Erfindung beitragenden Unterscheidungsmerkmalen bei der Neuheitsprüfung vgl. g1) h2) T1799/08 Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf ungewöhnliche parametrische Situation vgl. c1) Seite 2/5

3 II.2.i) II.2.j) II.2.k) III. Erfinderische Tätigkeit i1) T1009/12 Nicht zur Lösung technischer Aufgabe beitragendes Merkmal, bei der Prüfung der erfind. Tätigkeit nicht zu berücksichtigen i2) T1422/12 Umformulierung der Aufgabe statthaft jede Wirkung kann berücksichtigt werden, solange sie das gleiche Anwendungsgebiet betrifft und den Charakter der Erfindung nicht verändert Ausführbarkeit j1) T2277/09 Kriterien des Art. 83 EPÜ; Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand j2) T0553/11 Ausführbarkeit/Verständnis des Anspruchs keine Auslegung anhand der Beschreibung; unter Anspruch fallende Ausführungsreform nicht aufgrund mangelnder Ausführbarkeit anzunehmen j3) T0852/09 Verstärker in der Beschreibung, die als ihr eigenes Wörterbuch anzusehen ist, nur funktionell offenbart; Durchführung eines Forschungsprogramms erforderlich j4) T0518/10 Ausführbarkeit- Beweislastverteilung/-umkehr Verfahrensrechtliche Aspekte k1) T1916/09 Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung (Erkrankung der Mandantin) abgelehnt; T0518/10 Antrag nicht rechtzeitig gestellt - abgelehnt vgl. j4) k2) T2534/10 Fortsetzung mündlicher Verhandlung am Folgetag ohne erneute Ladung wesentlicher Verfahrensmangel k3) T2422/10 Antrag auf Simultandolmetschen für Vertreter bzw. Begleitperson abgelehnt k4) T1650/108 Zulassen von kurz vor bzw. während der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüchen; Kammer nicht gehindert, bei Ermessensausübung auch Fragen betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen, die dem Einspruch von Anfang an zugrunde lagen k5) T2085/08; T1033/10 Zulassen von nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung/während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen im Einspruchsbeschwerdeverfahren k6) T0379/10 Mit Ladungsbescheid neue Dokumente eingeführt; in mündlicher Verhandlung erstmals von neuem Dokument als nächstkommendem Stand der Technik ausgegangen; Zulassen neuer Anträge/Versuchsberichte k7) T1761/10 Während mündlicher Verhandlung erstmalig neuer Angriff: betr. erfinderische Tätigkeit; T0603/09 Neuheit; T0738/10 Ausführbarkeit; T2119/09 Wirksamkeit der Priorität k8) R06/12 Letzter Zeitpunkt zum Handeln; Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ Nationales Patentrecht 1. Zur Zulässigkeit von Verallgemeinerungen im Patentanspruch - ausreichende Offenbarung (BGH Mitt. 2013, 554 Dipeptidyl Peptidase Inhibitoren 2. Anwaltliche Pflichten bei der Überwachung von Validierungsfristen für Patente (BGH GRUR 2014, 102 Bergbaumaschine) 3. Einzelfragen zur mittelbaren Patentverletzung ( Mittel, Import der Mittel ins Inland, patentrechtliche Erschöpfung) OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 MP2-Geräte Seite 3/5

4 4. Das Ende der Äquivalenz? (Wuttke, Mitt. 2013, 483, 485; Hüttermann Mitt. 2013, 490). 5. Aussetzung eines Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsverfahrens (OLG Karlsruhe v , Az. 6 W 69/13) 6. Herauszugebender Anteil des Verletzergewinns bei Patentverletzung (BGH GRUR 2013, 1212 Kabelschloss) 7. Zulassung neuer Angriffsmittel im Patentnichtigkeitsverfahren ( 117 PatG (BGH GRUR 2013, 1272 Tretkurbeleinheit) 8. Auswirkungen der nur teilweisen Verteidigung des Schutzrechts im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 1282 Druckdatenübertragungsverfahren) 9. Anforderungen an Berufungsbegründung im Patentnichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 1279 Seitenwandmarkierungsleuchte) 10. Zur unzulässigen Erweiterung eines Gebrauchsmusters (BGH GRUR 2013, 1135 Tintenstrahldrucker) IV. Arbeitnehmererfindungsrecht 1. Inanspruchnahme und Überleitung der Erfindungsrechte nach altem Recht ( 5, 6 ArbEG a. F.) (ArbErf13/12) 2. Erfindungsmeldung ersetzende anderweitige Kenntnis des Arbeitgebers von der Erfindung; Abgabepreise an konzernzugehörige Unternehmen; Schutzrechtskomplex: Höchstlizenzsatz, Wegfall von Erfindungen und Vergütungsdauer; Verwirkung des Vergütungsanspruchs (ArbErf29/12) 3. Rechtsfolgen bei erheblich verspäteter Erfindungsmeldung (Schütt/Böhnke GRUR 2013, 785) 4. Zur strategischen Publikation von Diensterfindungen (Blind/Karge/Marquard, GRUR 2013, 1197) 5. Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegunganspruchs des ausgeschiedenen Arbeitnehmererfinders (OLG Düsseldorf v , Az. 2 U 63/12 Mitt. 2014, 95 LS) Kunststoffbeutel 6. Erfindungswert konkrete Lizenzanalogie (Vertragsanalyse), LG Düsseldorf vom , Az. 4 a O 52/06 Betonschutzwände II 7. Lizenzanalogie mit Beispiel aus vergleichbarem Produktmarkt; Ermittlung eines marktüblichen Kaufpreises; lineare Abstaffelung oder Abstaffelung nach der Tabelle der RL Nr. 11 (OLG Düsseldorf Urt. vom 3. Dezember I - 20 U 26/10) 8. Erfindungswert für paralleles Gebrauchsmuster als benutztes und als Vorratsschutzrecht; Lizenzsätze für Möbel; Wertzahl c für Arbeitnehmer mit seiner Tätigkeit nicht entsprechenden Qualifizierung (ArbErf22/12) 9. Vergütungspflicht bei Übertragung und Rücklizenzierung von Erfindungen zwischen Tochter- und Muttergesellschaft eines Konzerns (ArbErf39/12) 10. Selektiver Widerspruch gegen eine Vergütungsfestsetzung (ArbErf69/11) 11. Zur Hemmung der Verjährung durch Anrufung der Schiedsstelle ( 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB analog) (BGH v , Az,. X ZR 3/13 Profilstrangpressverfahren) 12. Zum Bereicherungsanspruch des Arbeitnehmers bei Benutzung einer frei gewordenen oder frei gegebenen Diensterfindung durch den Arbeitgeber 13. Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs nach 34 Abs. 3 ArbEG (ArbErf25/12) Seite 4/5

5 V. Designrecht 1. Wegfall des Stufenverhältnisses zwischen Designrecht und Urheberrecht (BGH GRUR 2014, 175 Geburtstagszug) VI. Markenrecht 1. Neue BGH-Rechtsprechung: Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich für Prüfung des Fehlens der Unterscheidungskraft (BGH Mitt 2013, 561 Aus Akten werden Fakten) 2. Nebeneinander von Markenschutz und lauterkeitsrechtlichem Schutz Aufgabe des Vorrangs des Markenrechts (BGH GRUR 2013, 1161 Hardrockcafé) 3. Zum Bekanntheitsschutz einer Marke (BGH GRUR 2013, 1239 VOLKSWAGEN/Volks. Inspektion) 4. Markenverletzung: Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie außergewöhnlich hohe Umsatzrendite als lizenzerhöhend (OLG Köln MarkenR 2014, 31 Fair Play) VII. Lizenzvertrags- und Wettbewerbsrecht 1. Zur Benutzungspflicht des Lizenznehmers in einem Markenlizenzvertrag (OLG Frankfurt, WRP 2013, 1663) 2. Zur Bindungswirkung von Frand-Verpflichtungserklärungen des Patentinhabers (Hauck, WRP 2013, 1446) 3. Lösungsvorschlag für Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz (McGuire/Kunzmann, GRUR 2014, 28; s. auch OLG München WRP 2013, 1530) 4. Erwerb von Kennzeichenrechten während der Lizenzvertragsbeziehung (BGH GRUR 2013, 1473 Baumann) 5. Werbung mit nichtbestehendem Patentschutz (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 1 Schneeschieber) 6. Zur irreführenden Wirkung des Zusatzes (OLG Köln, GRUR-RR 2014, 38 Andechser) und des Schutzrechtshinweises TM (KG Berlin vom , Az. 5 W 114/13) Seite 5/5