Zusammenfassender Bericht

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1 Zusammenfassender Bericht von Thierry CALAME, Generalberichterstatter, Nicola DAGG und Sarah MATHESON, Stellvertreter des Generalberichterstatters, John OSHA, Kazuhiko YOSHIDA und Sara ULFSDOTTER, Assistenten des Generalberichterstatters Frage Q229 Die Verwendung der Erteilungsakte im Verfahren nach der Patenterteilung Diese Frage untersucht nationale und internationale Gesetze und die gerichtliche und verwaltungsbehördliche Praxis in Bezug auf die Verwendung oder Nicht-Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Patenterteilung. Insbesondere betrachtet sie diejenigen Teile der Erteilungsakte, die bei der Anspruchsauslegung als bindend oder anleitend betrachtet werden können, und die Anwendbarkeit dieser Lehre auf verschiedene Arten von der Erteilung nachgeschalteten Verfahren. Für die mit dieser Frage verfolgten Ziele wurde die Bedeutung der Erteilungsakte so festgelegt, dass sie während des Prüfungsverfahrens vorgetragene Argumente und vorgenommene Änderungen einschließt und nur in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthaltene Angaben oder Definitionen ausschließt. Die Verwendung des Begriffs Prüfungsverfahren in den Arbeitsrichtlinien gab Anlass zu einigen Fragen, wie ihn die Gruppen verstehen sollen. Der Begriff Prüfungsverfahren ist so zu verstehen, dass er jedes Prüfungsverfahren in einem nationalen oder regionalen Amt einschließt, egal ob dieses Verfahren die ursprüngliche Prüfung oder eine nachträgliche Prüfung ist, und dass er aber gerichtliche Verfahren ausschließt. Verfahren nach der Erteilung umfassen sowohl Verfahren vor einem nationalen oder regionalen Amt als auch gerichtliche Verfahren. Diese Frage betrachtet ferner nationale und regionale Meinungen zu einer möglichen Harmonisierung durch eine standardisierte Verwendung der Erteilungsakte, wobei sie untersucht, ob der Grundsatz der Schutzumfangsbeschränkung aufgrund der Patentamtsakte (file wrapper estoppel), der in den USA allgemein bekannt ist (nach dem vom Patentanmelder oder in dessen Namen während des Erteilungsverfahrens abgegebene Erklärungen als bindend bei der Auslegung berücksichtigt werden können) allgemeiner beachtet werden sollte. Schließlich zieht diese Frage in Betracht, ob die in einer Rechtsordnung entstandene Erteilungsakte bei der Anspruchsauslegung in einer anderen Rechtsordnung berücksichtigt werden kann oder sollte. Der Generalberichterstatter hat 42 Gruppenberichte aus den folgenden Ländern (in alphabetischer Reihenfolge) erhalten: Argentinien, Australien, Österreich, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Tschechien, Chile, China, Dänemark, Ekuador, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten. Nach dem 1. September 2012 eingegangene Berichte sind oben aufgelistet, aber nicht in der unten stehenden Zusammenfassung enthalten. 1

2 Die Berichte geben eine umfassende Übersicht über die gerichtliche und verwaltungsbehördliche Praxis in Bezug auf die Verwendung der Erteilungsakte nach nationalem Recht. Dieser zusammenfassende Bericht kann nicht versuchen, die von jeder nationalen Gruppe gegebenen detaillierten Antworten wiederzugeben. Wenn sich irgendeine Frage bezüglich der genauen Position in einer bestimmten Rechtsordnung ergibt, sollten dafür die ursprünglichen Gruppenberichte herangezogen werden. Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und Rechtsprechung 1) Welche Arten von Verfahren nach der Patenterteilung gibt es in jeder Rechtsordnung? Gibt es Verfahren nach der Patenterteilung sowohl vor einem Patentamt als auch vor einem Gericht? Verfahren nach der Patenterteilung gibt es nach den Gesetzen oder der Rechtsprechung aller Berichtsländer. Die nationalen Gruppen berichteten über zur Verfügung stehende Verfahren nach der Erteilung unterschiedlich detailliert. In der Mehrzahl der Berichtsländer (wo entsprechend detailliert berichtet wurde) gibt es der Erteilung nachgeschaltete Verfahren, wie die erneute Prüfung (re-examination) (Australien, Kanada, Dänemark, Indonesien, Italien, Japan, Norwegen, Singapur, Vereinigte Staaten 1 ), Einspruch (Österreich, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Norwegen, Polen, Südafrika, Schweiz, Vereinigtes Königreich) und die Änderung oder Beschränkung (Kanada, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Norwegen, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Singapur, Schweiz, Vereinigtes Königreich) in nationalen Patentämtern, mit Beschwerden oder Berufungen zu nationalen Gerichten. Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren verteilen sich auf Berichtsländer mit Verfahren entweder vor dem nationalen Patentamt oder vor dem Gericht oder beiden, wobei die Mehrzahl der Berichtsländer in der ersteren Kategorie besonders das Recht anmerken, gegen eine Löschungs- oder Nichtigkeitsentscheidung des örtlichen Patentamtes Beschwerde zu einem nationalen Gericht einlegen zu können. In allen Gruppenberichten, die ausdrücklich Erklärungen der Nicht-Verletzung als der Erteilung nachgeschaltete Verfahren erwähnen, werden diese von dem Gericht abgegeben, mit der Ausnahme von Ungarn, wo Erklärungen der Nicht-Verletzung am nationalen Patentamt erhältlich und dann mit der Beschwerde zum Gericht angreifbar sind. Der Bericht aus Tschechien weist darauf hin, dass ein der Erteilung nachgeschaltetes Verfahren für ein Feststellungsurteil im nationalen Patentamt zum Zweck der Bestimmung des Anspruchumfangs zur Verfügung steht. Einige der Berichtsländer haben keine der Erteilung nachgeschaltete Verfahren in dem nationalen Patentamt, und alle Patentverfahren werden durch das Gericht entschieden (Indonesien, Niederlande 2, Spanien, Thailand, Türkei und Ukraine). Es ist anzumerken, dass Südafrika und die Schweiz keine Prüfländer sind und demzufolge eine Patentanmeldung dort nicht auf Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sachlich beurteilt wird. Es findet keine Sachprüfung statt, und daher enthält die Erteilungsakte keinen Vorgang über die Prüfung der Patentanmeldung oder irgendeine korrespondierende Prüfung. 1 Ab dem 16. September 2012 gestattet das America-Invents-Gesetz (AIA) neue der Erteilung nachgeschaltete Verfahren im US Patentund Markenamt, zu denen die Inter-Partes Nachprüfung (Inter-Partes Review (IPR)) und die Überprüfung nach der Erteilung (Post Grant Review (PGR)) gehören. Die PGR wird innerhalb von 9 Monaten nach der Erteilung eingereicht und die IPR kann danach eingereicht werden. 2 Obwohl für nationale holländische Patente gilt, dass dem Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Gericht ein Antrag auf Abgabe einer Stellungnahme zu der Rechtsbeständigkeit durch das nationale Patentamt vorzuschalten ist. 2

3 2) Kann die Erteilungsakte zu Zwecken der Anspruchsauslegung im Rahmen von Verfahren nach der Patenterteilung berücksichtigt werden? Berichtsländer, die die Erteilungsakte berücksichtigen, sind die folgenden: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Dänemark, Ekuador, Finnland, Frankreich, Indonesien, Israel, Japan, Mexiko, Niederlande, Paraguay, Philippinen, Singapur, Schweden, Türkei und die Vereinigten Staaten. Von diesen Ländern haben Australien, Dänemark, Mexiko, Türkei, Ukraine und die Vereinigten Staaten gesetzliche Vorschriften, die eine Bezugnahme auf die Erteilungsakte ausdrücklich gestatten. Die übrigen Länder berufen sich auf Rechtsprechung oder allgemeine Rechtsgrundsätze. Berichtsländer, die jegliche Verwendung der Erteilungsakte zu Zwecken der Anspruchsauslegung strikt ablehnen, sind die folgenden: Kanada, Tschechien, Chile, Ungarn, Norwegen, Portugal, Südafrika. Von diesen Ländern haben Chile, Ungarn und Norwegen entweder gesetzliche Vorschriften, die die Berücksichtigung der Erteilungsakte ausdrücklich verbieten, oder gesetzliche Vorschriften so interpretiert, dass der Schutzumfang eines erteilten Patents auf den Inhalt der Ansprüche beschränkt ist. Portugal und Südafrika berufen sich auf Rechtsprechung und gerichtliche Auslegung. Es gibt Berichtsländer, die die Erteilungsakte gelegentlich unter bestimmten Umständen berücksichtigen oder unterschiedliche Entscheidungen zu diesem Thema haben. Zu diesen gehören: Österreich, Deutschland, Peru, Polen, Spanien und das Vereinigte Königreich. Der österreichische Bericht erläutert ausführlich, dass die Erteilungsakte in Verwaltungsverfahren, nicht aber in Gerichtsverfahren verwendet werden kann. Der deutsche Bericht erläutert, dass Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens so ausgelegt wird, dass nur die aktuell geltenden Ansprüche und die aktuell geltende Beschreibung verwendet werden dürfen, um die Basis des Patents zu bestimmen. Jedoch kann die Erteilungsakte für die Beurteilung unklarer Merkmale der Ansprüche indiziell von Bedeutung sein. Ferner kann die Erteilungsakte in Fällen verwendet werden, in denen der Beklagte in Verletzungsverfahren der Kläger in Einspruchsverfahren ist, um sicherzustellen, dass ein bösgläubiger Widerspruch nicht auftritt. In Russland und im Vereinigten Königreich ist die Verwendung der Erteilungsakte zur Anspruchsauslegung nicht durch Gesetzesvorschrift oder bindenden Präzedenzfall verboten. Die Erteilungsakten für russische und britische Patente sind öffentlich zugänglich. Im Vereinigten Königreich kann die Erteilungsakte herangezogen werden, um die Bedeutung eines Anspruchs aufzuklären. Sie hilft dabei, ein Verständnis für die Gründe des Patentinhabers zu entwickeln, warum er Merkmale in den Anspruch aufgenommen oder von ihm ausgenommen hat (obgleich die Erteilungsakte in der Praxis selten berücksichtigt wird). Wohl deshalb verwenden die Gerichte die Erteilungsakte nicht zur Anspruchsauslegung sondern, um sich von der Logik hinter dem Anspruch zu überzeugen. Es gibt einige Berichtsländer, in denen es wenig oder überhaupt keine Rechtsprechung zu dem Thema gibt (oder in denen die Rechtsprechung nur wenige Anhaltspunkte liefert), so dass diese Frage theoretisch oder ohne eindeutige Antworten auf die Art und Weise, auf die die Erteilungsakte verwendet werden könnte, bearbeitet werden musste. Zu diesen Ländern gehören: Bulgarien, Estland, Italien, Niederlande, Neuseeland, Schweiz und Thailand. 3

4 3) Politische Gründe für Entscheidungen, die Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung zu gestatten oder zu verbieten In den Berichtsländern, die die Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung gestatten, hat die Mehrzahl die gleichen Motive und politischen Gründe, um dies zu tun, nämlich einen Patentinhaber daran zu hindern, gegensätzliche Argumente in verschiedenen Verfahren in bösem Glauben vorzutragen, und eine Pflicht, alle rechtmäßigen Beweise in den Verfahren zu berücksichtigen. Es wird ziemlich viel Gewicht in den Gruppenberichten auf das erstere gelegt, wobei die nationalen Gruppen (Argentinien, Australien, Dänemark, Israel, Italien, Japan, Paraguay, Philippinen, Spanien, Schweiz, Vereinigte Staaten) die moralische Bedeutung, bewusste und vorteilhafte Widersprüchlichkeiten des Patentinhabers nicht unbemerkt durchgehen zu lassen, hervorheben. Andere Rechtfertigungsgründe sind zum Beispiel die Kenntnis der gesamten wirklichen Fakten und die Verhinderung einer Ausweitung des Umfangs des Monopols. Rechtssicherheit wird als Hauptrechtfertigungsgrund für die Nicht-Berücksichtigung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung genannt. Einige europäische nationale Gruppen erwähnen besonders Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens, der angibt, dass der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird. Dies wird von einigen europäischen nationalen Gruppen strikt dahingehend ausgelegt, dass kein anderes Material für die Anspruchsauslegung relevant ist (Bulgarien, Niederlande und Vereinigtes Königreich). Der tschechische Bericht verweist auf das tschechische Patentgesetz, das besagt, dass für die Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen (und nicht die Erteilungsakte) verwendet werden sollen. In den Gruppenberichten, in denen auf die Erteilungsakte in bestimmten Fällen Bezug genommen werden könnte, besteht der angegebene Hauptgrund darin, Unklarheiten in den Ansprüchen zu beseitigen, und in der Berücksichtigung der Erteilungsakte um bei der Bewertung der Zielsetzung des Patentinhabers in der ursprünglichen Anmeldung Hilfe zu leisten. 4) Analyse der Vorgehensweise der Berichtsländer bei der Berücksichtigung der Erteilungsakte. (a) Berücksichtigte Teile der Erteilungsakte (i) Enthält verwendbarer Erteilungsakteninhalt Änderungen, Argumente, oder beides? Wo der Erteilungsakteninhalt berücksichtigt wird, geben die Berichtsländer im Allgemeinen an, dass die Erteilungsakte sowohl Änderungen als auch Argumente enthalten kann. Einige Berichtsländer geben an, dass dies von Fall zu Fall entschieden werden würde (dazu gehört Österreich, wo die Erteilungsakte nur im Patentamt, nicht aber in gerichtlichen Verfahren verwendbar ist). Die ekuadorianische Gruppe hebt hervor, dass, obwohl Änderungen und Argumente aus der Erteilungsakte verwendbar seien, die Verwendung der Erteilungsakte im Ermessen der Gerichte läge. (ii) Könnte der verwendbare Erteilungsakteninhalt eine beschränkende Auslegung enthalten, die durch Argumente des Anmelders impliziert wird, oder würde er nur explizite begriffsbestimmende Erklärungen enthalten? 4

5 In der Mehrzahl der Berichtsländer, in denen die Erteilungsakte verwendbar ist, werden sowohl Schlussfolgerungen aus Argumenten als auch explizite Angaben des Patentinhabers in Betracht gezogen. Zahlreiche Berichtsländer (Argentinien, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Norwegen) geben an, dass, obwohl implizite Vorstellungen berücksichtigt werden könnten, müssten diese unmissverständlich oder unzweideutig sein. Brasilien, China, Ekuador, Italien, Mexiko, Paraguay, Spanien und die Türkei ziehen nur explizite Angaben für deren Berücksichtigung in Betracht. Dänemark und Israel sind Berichtsländer, in denen die Erteilungsakte nur früher in einer begrenzten Anzahl von Fällen oder überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Dänemark weist darauf hin, dass wahrscheinlich sowohl implizite als auch explizite Angaben/Argumente in Betracht gezogen werden würden, wogegen Israel darauf hinweist, dass nur explizite Angaben verwendbar sein würden. Die singapurische Gruppe bemerkt, dass die Rechtsprechung bis jetzt nur explizite Angaben eingeschlossen hätte, aber implizite Hinweise nicht vollständig ausgeschlossen werden könnten. (iii) Enthält der verwendbare Erteilungsakteninhalt nur Änderungen der Ansprüche oder enthält er auch Änderungen von allen anderen Teilen der Offenbarung? Änderungen der Ansprüche werden generell als der wohl am ehesten verwendbare Teil der Erteilungsakte betrachtet. Fast alle Berichtsländer geben aber an, dass zu dem verwendbaren Erteilungsakteninhalt Änderungen von allen Teilen der Offenbarung gehören würden. Paraguay ist das einzige Berichtsland, das nur Änderungen der Ansprüche als verwendbaren Erteilungsaktenvorgang zulässt. China betont, dass, obwohl Änderungen in allen Teilen der Offenbarung eingeschlossen wären, dies aber nicht Änderungen der Zusammenfassung der Beschreibung beinhalte. Die US Gruppe erinnert den Leser daran, dass Änderungen der Patentschrift nicht gestattet sind, wenn sie dazu dienen, die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldung irgendwie substantiell zu erweitern. Andere nationale Gruppen erinnern den Leser daran, dass, obwohl der verwendbare Erteilungsakteninhalt jede Art von Änderungen einschließen kann, diese Änderungen nicht den resultierenden Schutzumfang erweitern dürfen: dieser Kommentar wurde insbesondere von solchen Berichtsländern gemacht, in denen die Erteilungsakte prinzipiell nur zum Beschränken des Anspruchsumfangs verwendbar ist (Australien, Dänemark, Finnland, Japan, Mexiko, Niederlande, Schweden, Türkei, Vereinigte Staaten) (siehe (v) unten). Diejenigen nationalen Gruppen, die die Verwendung der Erteilungsakte damit rechtfertigen, dass alle zulässigen Beweise berücksichtigt werden sollten, sind gegenüber der Verwendung der Erteilungsakte mit allen Änderungen, egal, welche Teile der Ansprüche/Offenbarung sie betreffen, aufgeschlossen (Österreich, Japan und Mexiko). (iv) Spielt es eine Rolle, ob die Änderungen und/oder Argumente gemacht bzw. vorgetragen wurden, um Stand der Technik zu überwinden, oder um die Ausführbarkeit oder andere formelle Erfordernisse zu behandeln? 5

6 Generell gibt es in allen Berichtsländern, in denen die Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung zulässig ist, keine Beschränkung der Gründe für oder der Absichten hinter den Änderungen und Argumenten. Die oben erwähnten nationalen Gruppen mit wenig oder keiner früheren Rechtsprechung zu den mit dieser Frage behandelten Themen (z.b. Israel) geben an, dass sie nicht erkennen können, dass ein Unterschied zwischen den Gründen für die Änderungen oder Argumente, die im Erteilungsverfahren vorgenommen bzw. vorgetragen wurden, gemacht werden würde. (v) Spielt es eine Rolle, ob die Berücksichtigung der Erteilungsakte zu einer erweiternden oder zu einer einengenden Anspruchsauslegung führt? Diese Frage spaltet die Berichtsländer. Von solchen nationalen Gruppen, die berichten, dass die Verwendung der Erteilungsakte sowohl für eine Erweiterung als auch eine Einengung der Anspruchsauslegung zulässig sei (Argentinien, Österreich, Brasilien, China, Ekuador, Indonesien, Israel, Italien, Paraguay, Philippinen, Spanien, Schweden, Ukraine) wird häufig bemerkt, dass in der Realität die Verwendung der Erteilungsakte im allgemeinen die Wirkung einer Einengung des möglichen Anspruchsumfangs im Vergleich zu der gewöhnlichen Auslegung hat. Da die Erteilungsakte als Teil des für die Auslegung der Ansprüche verwendeten Materials betrachtet wird, ist es allerdings möglich, dass bestimmte Ereignisse während der Prüfung auftreten können, die die Bedeutung der Ansprüche im Vergleich zu alternativen Auslegungsmethoden erläutern könnten. Einige Berichtsländer bemerken, dass es zwar streng genommen zulässig sei, die Erteilungsakte zu verwenden, um eine erweiternde Wirkung auf die Anspruchsauslegung zu erhalten, die nationalen Institutionen aber ungern solche Änderungen akzeptieren würden (Brasilien, Singapur) oder Beispiele einer Erweiterung einfach nicht vorhanden sind (Finnland, Frankreich, Israel, Niederlande). Länder, die die Erteilungsakte nur mit einer beschränkenden Wirkung auf die Anspruchsauslegung zulassen, sind die folgenden: Australien, Dänemark, Japan, Mexiko, Türkei und Vereinigte Staaten. Die schwedische Gruppe berichtet, dass die Verwendung der Erteilungsakte zum Erweitern der Anspruchsauslegung im gerichtlichen Verfahren einer Beschränkung unterliege, dass aber im nationalen Patentamt, ein erweiternder Beweis zulässig sein kann, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass seit der Anmeldung die Absicht bestand, den Schutzumfang des Patents weiter auszulegen. (b) Hängt die Berücksichtigung der Erteilungsakte davon ab, wann der Inhalt der Erteilungsakte entstand? Für die Mehrzahl der Berichtsländer hängt die Berücksichtigung der Erteilungsakte nicht davon ab, wann der Inhalt der Erteilungsakte entstand. Die mexikanische und die US Gruppe heben hervor, dass gewöhnlich nur die auf das spezielle Verfahren bezogene Erteilungsakte relevant sei. Der israelische Gruppenbericht erläutert genau, dass die Erteilungsakte von Verfahren zwischen den gleichen Parteien mehr Gewicht haben würde als während der anfänglichen Prüfung gemachte Angaben. 6

7 Die spanische Gruppe hebt hervor, dass die Anwendbarkeit zwar nicht davon abhängt, wann der Inhalt der Erteilungsakte entstanden ist, dass es aber spanische Rechtsprechung gibt, die die Zulassung von rechtlichen Argumenten der Anwälte als verwendbaren Erteilungsakteninhalt ausschließen kann. Daher ist zu bemerken, dass das Maß der Bedeutung von Angaben in Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren vom Kontext abhängt, in denen sie gemacht oder vorgetragen wurden. (c) Hängt die Berücksichtigung der Erteilungsakte von der Art des Verfahrens nach der Erteilung ab, oder von der Institution, vor der das Verfahren durchgeführt wird? Diejenigen Berichtsländer, die nur Gerichtsverfahren für Verfahren nach der Patenterteilung halten (siehe 1. oben) betonen diese Einschränkung als Antwort auf diesen Teil der Frage 229 angesichts der Tatsache, dass sie bezüglich der Institution relevant ist, die von der Erteilungsakte Gebrauch machen kann. Der Bericht der mexikanischen Gruppe wiederholt, dass nur die Erteilungsakte des speziellen in Frage stehenden Patents relevant und verwendbar ist. Alle anderen Berichtsländer geben an, dass die Art und der Ort der Verfahren keine Bedeutung für die Frage der Berücksichtigung der Erteilungsakte haben. (d) Könnte die Erteilungsakte einer korrespondierenden ausländischen Anmeldung in einem Verfahren nach der Patenterteilung in ihrer Rechtsordnung berücksichtigt werden? Falls dies der Fall ist, unter welchen Umständen? Die Mehrzahl der Berichtsländer, die die Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung zulassen, hat kein Problem damit, dass ihre Institutionen die Erteilungsakte einer ausländischen Anmeldung berücksichtigen können. Eine Reihe von Berichtsländern bemerkt, dass dies jedoch vom richterlichen Ermessen abhängig sei, und dass dies fallabhängig entschieden werden würde. Die Länder, die diese nicht bindende ermessensabhängige Zulassung von entsprechenden ausländischen Beweisen aus Verfahren nach der Erteilung anwenden, sind China, Indonesien, Frankreich, Niederlande und Spanien. Der Bericht der indonesischen Gruppe erwähnt zusätzlich, dass nur die Erteilungsakte aus Hauptländern mit starken Gründen verwendbar sein könnte. Einige Berichtsländer, die die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten zulassen, bemerken, dass dies selten und nur in außergewöhnlichen Umständen vorkäme (Italien und Niederlande). Die australische und die mexikanische Gruppe berichten, dass ausländische Erteilungsakten im Allgemeinen nicht berücksichtigt werden würden, außer wenn sie höchst relevant sind. Die ukrainische Gruppe berichtet, dass ausländische Erteilungsakten nicht verwendbar wären. Schließlich müssen Israel und Japan ein klares Urteil zu dieser Frage zuerst noch sehen. In Japan gab es früher Präzedenzfälle, die die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten in japanischen Verfahren nach der Erteilung zugelassen haben, es gibt jedoch keine neueren Präzedenzfälle zu diesem Thema. 7

8 (e) Ist die Rückgriffsmöglichkeit auf die Erteilungsakte beschränkt auf Verletzungsverfahren, bei denen Äquivalente eine Rolle spielen? In der Mehrzahl der Berichtsländer, in denen die Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung verwendbar ist, ist die Rückgriffsmöglichkeit auf die Erteilungsakte nicht auf Verletzungsverfahren beschränkt, in denen Äquivalente eine Rolle spielen. Die Berichte der finnischen, spanischen, ukrainischen und US Gruppe führen aus, dass die Verwendung der Erteilungsakte am gängigsten in Verletzungsverfahren ist, in denen Äquivalente eine Rolle spielen. Österreich ist das einzige Berichtsland unter den Ländern, die die Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung verwenden, wo die Verwendung der Erteilungsakte in Verletzungsverfahren aufgrund der Tatsache verboten, ist, dass die Erteilungsakte nur in behördlichen Verfahren im Gegensatz zu gerichtlichen Verfahren verwendbar ist. Die Berichte der italienischen, thailändischen und türkischen Gruppen stimmen der allgemeinen Meinung zu, dass sie Rückgriffsmöglichkeit nicht auf Verletzungsverfahren beschränkt ist, in denen Äquivalente eine Rolle spielen. Sie geben aber an, dass es auf diesem Gebiet nur beschränkt oder keine Rechtsprechung gibt, um eine eindeutige Antwort geben zu können. 5) Auswirkungen der Verwendung von Erteilungsakten in ausländischen Rechtsordnungen auf inländische Patentverfahren Die Mehrzahl der Gruppen gibt an, dass die Berücksichtigung von ausländischen Erteilungsakten Auswirkungen auf die inländische Erteilungspraxis hat und zusätzliche Sorgfalt beim Vortragen von Argumenten und Vorlegen von Änderungen erfordern würde. Der Gruppenbericht von Argentinien bemerkt, dass die Anwendung von ausländischen Erteilungsakten auf die Anspruchsauslegung das Potential die Ansprüche zu ändern und auch auszulegen beschränken wird. Der Bericht der kanadischen Gruppe stellt fest, dass, wenn es möglich ist, dass die kanadische Erteilungsakte bei der Anspruchsauslegung in einem anderen Land berücksichtigt wird, dies die Bearbeitung einer Patentanmeldung in Kanada beeinflussen würde. Der Gruppenbericht aus Ungarn schlägt vor, dass man besondere Sorgfalt beim Abfassen von Argumenten walten lassen sollte, um nicht Angaben aufzunehmen, die zu einer beschränkenden Auslegung in einem anderen Land führen würden. Ähnliche Bemerkungen wurden in den Gruppenberichten von Österreich, Brasilien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Singapur und den Vereinigten Staaten gemacht. Der Gruppenbericht aus Dänemark bemerkt, dass, wenn es möglich ist, ausländische Erteilungsakten in anderen Rechtsordnungen zu verwenden, dies problematisch sei, weil es Anmelder davon abhalten könnte, Argumente vorzutragen, die sie ansonsten geeignet finden würden, wodurch das Risiko entsteht, dass die dänischen und europäischen Verfahren verlängert werden, sich die Kosten erhöhen und letztlich das Risiko eines weniger günstigen Resultats entsteht. Ein ähnlicher Kommentar wurde von der japanischen Gruppe gemacht, wobei bemerkt wurde, dass das restriktivste Land berücksichtigt werden muss, wodurch es zu einer weiteren Behinderung des Erteilungsverfahrens kommt. Der Bericht aus Thailand bemerkt, dass die meisten in Thailand erteilten Patente in der Praxis auf der Erteilung von korrespondierenden Patenten in anderen Ländern basieren und infolgedessen der Schriftwechsel mit dem thailändischen Patentamt nur eine begrenzte Rolle bei der Anspruchsauslegung spielt. Die südafrikanische Gruppe 8

9 bemerkt, dass dies Auswirkungen auf die örtliche Praxis hätte, insbesondere wegen der südafrikanischen Praxis, Ansprüche zu ändern, um sie an diejenigen eines entsprechenden ausländischen erteilten Patents anzupassen. Die belgische Gruppe und die chinesische Gruppe bemerken, dass, wenn ausländische Erteilungsakten verwendet werden, Unterschiede zwischen verschiedenen Rechtsordnungen zu Ineffizienz und verschiedenen Auslegungen führen können. Die chilenische Gruppe stellt fest, dass die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten problematisch sein könnte, wenn sich die Gesetze in der Zukunft plötzlich ändern. Die französische Gruppe schlägt vor, dass es vorteilhaft sein könnte, in der Erteilungsakte so weit wie möglich darauf hinzuweisen, dass alle von dem EPA geforderten Streichungen und Änderungen nur für den Zweck gemacht werden, die speziellen Erfordernisse der europäischen Gesetze zu erfüllen, und nicht als Verzicht oder Rücknahmen in Bezug auf irgendwelche korrespondierenden Anmeldungen in anderen Ländern ausgelegt werden sollten. Die Gruppenberichte aus Israel und Mexiko weisen auf den erhöhten Koordinationsbedarf mit ausländischen Anwälten hin. Von denjenigen Gruppenberichten, die die Verwendung von Erteilungsakten weniger problematisch ansehen, ist es der Bericht der estischen Gruppe, die bemerkt, dass, wenn es auch problematisch sein mag, ihre Verwendung nicht ausgeschlossen werden sollte, wenn die Erteilungsakte aus einem Land ist, wo das Patentgesetz mit dem EPÜ vereinheitlicht ist. Der Bericht aus Finnland gibt an, dass zwar äußerste Sorgfalt geübt werden muss, dies aber normalerweise nicht problematisch ist, solange der Patentbearbeiter diese Möglichkeit und die den Anmelder interessierenden Rechtsordnungen kennt. Die britische Gruppe gibt an, dass die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten zwar Auswirkungen auf die heimische Praxis haben kann, es im Allgemeinen für einen unterrichteten Patentanwalt nicht problematisch ist, vorausgesetzt, der Anwalt zieht in Betracht, wie Änderungen oder Eingaben von einem ausländischen Gericht wahrscheinlich aufgenommen werden. Die Berichte aus Australien, Bulgarien, Tschechien, Ekuador, Indonesien, Italien, Paraguay, Peru, Russland und Schweden geben an, dass die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten nicht problematisch wäre, weil sie in ihren Rechtsordnungen nicht berücksichtigt werden würden. Der Bericht aus den Philippinen gibt an, dass die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten nicht problematisch sein sollte, weil ihre Gesetze nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten modelliert sind und somit das US Gesetz, die Rechtsprechung und Praxis zumindest einen anleitenden Effekt auf das Patentgesetz und die Praxis in den Philippinen haben. 6) Verfügbarkeit von Verfahren nach der Erteilung auf der Grundlage von Stand der Technik und früheren Argumenten aus der Erteilungsakte Da dies ein verwandtes Thema ist, wurden die Gruppen gefragt, ob 1) ein Patent in Verfahren nach der Erteilung auf der Grundlage des gleichen Standes der Technik, der bereits vom Prüfer im ursprünglichen Erteilungsverfahren berücksichtigt wurde, für ungültig erklärt werden kann, und 2), falls ja, man dabei das gleiche Argument, das der Prüfer benutzt hat, verwenden konnte. Die überwiegende Mehrheit der Berichtsländer antwortete mit ja auf beide Fragen. Die Berichte aus Österreich, Tschechien, Finnland, Russland und Norwegen gaben an, dass es zwar möglich aber unwahrscheinlich oder schwieriger sei, wenn das Ungültigkeitsargument auf dem gleichen Stand der Technik und dem gleichen Argument basieren würde. Die polnische Gruppe bemerkte, dass die Beweislast in diesem Fall viel größer wäre. Die kanadische Gruppe und die US Gruppe gaben an, dass der gleiche Stand der Technik und die gleichen Argumente vor einem Gericht genannt werden können, dass aber eine neue Frage für ein Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren im Patentamt 9

10 erforderlich wäre. Ebenso gaben die Berichte aus Mexiko, Peru und den Philippinen an, dass es nur auf der Grundlage einer neuen Frage oder eines neuen Verständnisses des Standes der Technik möglich sei. Der estische Bericht gab an, dass keine Gesetzesvorschrift oder Rechtsprechung zu diesem Punkt existiere. Die indonesische Gruppe gab an, dass es sehr unwahrscheinlich sei, eine Löschung oder Nichtigerklärung auf der Grundlage des gleichen Standes der Technik und des gleichen Arguments zu erhalten. Vorschläge zur Harmonisierung 1) Ist eine Harmonisierung der Rückgriffsmöglichkeit auf die Erteilungsakte in Verfahren nach der Patenterteilung wünschenswert? Fast alle Berichtsländer bejahten diese Frage. Die dänische Gruppe bemerkt, dass dies eine erhöhte Rechtssicherheit für Patentinhaber und Dritte schaffen würde, und das Risiko verringern würde, dass verschiedene nationale Gerichte unterschiedliche Entscheidungen bezüglich des Rechtsbestandes und der Verletzung von Patenten, die im wesentlichen die gleichen Ansprüche haben, treffen. Die chinesische Gruppe modifizierte ihre Antwort durch die Bemerkung, dass die Gesetze in verschiedenen Rechtsordnungen voll respektiert werden sollen. Die japanische Gruppe gibt an, dass zuerst eine Harmonisierung der Kriterien für die Anspruchsauslegung erzielt werden sollte. Ebenso stellt die deutsche Gruppe fest, dass eine Harmonisierung der Verwendung der Erteilungsakte in Verfahren nach der Erteilung nur wünschenswert sei, wenn es auch eine Harmonisierung des Verfahrens zur Schutzumfangsbestimmung gibt. Die portugiesische Gruppe bemerkt, dass dies besonders wünschenswert auf der europäischen Ebene sei. Der Bericht aus Thailand schlägt vor, dass dies einen Teil der Transaktionskosten für Patentstreitigkeiten vermeiden und andere positive Effekte haben würde. Die Berichte der mexikanischen Gruppe und der tschechischen Gruppe schlagen vor, dass eine Harmonisierung in diesem Punkt nicht unbedingt wünschenswert sei. Ebenso gibt der Bericht aus Peru an, dass es aufgrund des Territorialitätsprinzips, des objektiven Systems der technischen Prüfung und verschiedener Praktiken nicht wünschenswert sei. 2) Ist es möglich, einen Standard für den Gebrauch der Erteilungsakte zu finden, der allgemein akzeptabel wäre? Die Mehrzahl der Berichtsgruppen gibt an, dass Harmonisierung möglich sei. Viele Gruppen (Estland, Finnland, Indonesien, Paraguay, Peru, Singapur, Südafrika, Spanien, Thailand und Türkei) bemerkten aber, dass dies schwierig oder unwahrscheinlich sei. Der Bericht der polnischen Gruppe weist darauf hin, dass es nicht sofort möglich sei, dass es aber wert sei, dies anzustreben. Die australische Gruppe schlägt vor, dass eine Harmonisierung auf Bösgläubigkeit oder Betrug konzentriert werden sollte. Die mexikanische Gruppe gibt an, dass eine Harmonisierung unter dem allgemeinen Prinzip der freien Beweiswürdigung möglich sei. Die Berichte aus Portugal und Norwegen schlagen vor, dass eine Harmonisierung auf einem minimalen Niveau sein sollte. Die Berichte aus Österreich, Bulgarien, Tschechien, Ekuador und Italien geben an, dass eine Harmonisierung in diesem Punkt nicht möglich oder mindestens sehr schwierig sei. 10

11 3) Vorschläge für einen Standard a. Zu berücksichtigende Teile von ausländischen Erteilungsakten Bei den Teilen von ausländischen Erteilungsakten, die, wenn überhaupt, berücksichtigt werden sollten, zeigen die Gruppenberichte große Meinungsverschiedenheiten. Die Berichte der mexikanischen, estischen und dänischen Gruppe geben an, dass eine freie Beweiswürdigung angewandt werden sollte, wobei die dänische Gruppe bemerkt, dass die Ansprüche immer der Ausgangspunkt der Bewertung sein sollten. Die indonesische Gruppe gibt an, dass die Erteilungsakte aus der materiellen Prüfung verwendet werden kann. Der Gruppenbericht aus Israel bemerkt, dass jeder Teil der ausländischen Erteilungsakte berücksichtigt werden könnte, wenn dies auf der Grundlage des Ermessens des Gerichts oder des Amts erfolge. Der Bericht aus Ekuador schlägt vor, dass die komplette Erteilungsakte berücksichtigt werden sollte und die ausländische Erteilungsakte berücksichtigt werden sollte, soweit die Fälle analog zueinander sind. Die Berichte aus Argentinien und Singapur geben an, dass dies nur für Anspruchsänderungen und nicht für Argumente oder andere Teile der Erteilungsakte zulässig sein sollte. Die britische Gruppe schlägt vor, dass eine flexible und vernünftige Vorgehensweise gewählt werden sollte. Der Bericht aus den Philippinen bemerkt, dass eine ausführliche Diskussion im Laufe der Erteilung in Bezug auf Neuheit ein allgemein akzeptabler Standard für den Gebrauch der Erteilungsakte sein sollte. Die US Gruppe schlägt vor, dass die Erteilungsakte als Teil der Anspruchsauslegung berücksichtigt werden sollte und sowohl Änderungen als auch Argumente, die während der Erteilung gemacht bzw. vorgetragen wurden, enthalten sein sollten, weil es nur fair sei, die in einem Patentamt vorgetragenen Argumente bei der Durchsetzung eines Patents in einem anderen Land zu berücksichtigen, vorausgesetzt, dass die in einem Land vorgetragenen faktischen Argumente in einem Kontext gemacht wurden, der für die gleiche oder eine ähnliche Frage in einem anderen Land relevant ist. Die US Gruppe hebt hervor, dass dies aber mit Sorgfalt gemacht werden sollte, da wesentliche Unterschiede in den gesetzlichen Maßstäben für die Patentierbarkeit in verschiedenen Ländern oder wesentliche Unterschiede in den Ansprüchen selbst den Gebrauch der Erteilungsakte in einem anderen Land unpassend oder unfair machen könnte. Die französische Gruppe bemerkt, dass die Erteilungsakte diejenigen Vorgänge beinhaltet, die von dem Anmelder ausgehen oder die explizit oder implizit aber definitiv vom Anmelder akzeptiert wurden. Der Bericht aus Deutschland schlägt vor, dass die Erteilungsakte in Fällen verwendet werden kann, in denen es nützlich sei, das fachmännische Verständnis von bestimmten Anspruchsmerkmalen festzulegen, dass sie aber in diesem Fall keine größere Bedeutung als andere Informationsquellen haben sollte. Die deutsche Gruppe schlägt ferner vor, dass in denjenigen Fällen, in denen die Anspruchsmerkmale klar sind, kein Raum für eine Berücksichtigung der Erteilungsakte vorhanden sein sollte. Viele der Gruppen geben an, dass, wenn ausländische Erteilungsakten verwendet werden würden, dies auf explizite Angaben oder Änderungen beschränkt sein müsse (Spanien, Portugal, Paraguay, Norwegen, Niederlande, Finnland, Chine, Chile und Österreich). Andere Gruppen bemerken, dass der Gebrauch von ausländischen Erteilungsakten auf Situationen beschränkt sein sollte, in denen eine vorgeschlagene Auslegung im Widerspruch oder im direkten Gegensatz zu der Erteilungsakte sei oder sonst wie die Grundsätze guten Glaubens und der Billigkeit verletzen würde (Schweiz, Russland, Polen, Ungarn, Belgien und Australien). 11

12 Einige Gruppen schlagen einen Standard vor, der die Verwendung von ausländischen Erteilungsakten verbieten würde (Südafrika, Japan, Kanada und Bulgarien). b. In Betracht kommende Verfahren für eine Berücksichtigung von ausländischen Erteilungsakten Die Gruppen wurden auch gebeten, einen Standard für die Art von Verfahren oder die Umstände, in denen ausländische Erteilungsakten berücksichtigt werden könnten, vorzuschlagen. Die meisten der antwortenden Gruppen schlugen vor, dass ein harmonisierter Standard auf jede Art von Verfahren nach der Erteilung anwendbar sein sollte (Argentinien, China, Ekuador, Frankreich, Israel, Japan, Mexiko, Norwegen, Singapur und Schweden). Der Bericht aus Australien bemerkt, dass ausländische Erteilungsakten höchstwahrscheinlich in Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren relevant seien, dass sie aber auch in Verfahren der Schutzdauerverlängerung Bedeutung haben können. Die britische Gruppe schlägt vor, dass der Standard auf Gerichtsverfahren beschränkt sein sollte. Der Bericht aus den Philippinen gibt an, dass ein Standard am meisten in Löschungsverfahren anwendbar sei, dass er aber auch in Verletzungsverfahren anwendbar sein könnte. Die indonesische Gruppe schlägt vor, dass der Standard auf Gerichtsverfahren angewendet werden sollte, bei denen die gleiche Frage der Auslegung des Anspruchsumfangs eine Rolle spielt. Der Bericht aus Finnland schlägt vor, dass der Standard in jedem Verfahren nach der Erteilung angewendet werden soll, in dem der Schutzumfang festzustellen ist. Die chilenische Gruppe schlägt die Anwendbarkeit nur bei Verletzungsverfahren vor. 4) Mögliche Wege der Harmonisierung a. Eine Harmonisierung auf diesem Gebiet muss den Versuch unternehmen, die Hinweisfunktion der Anspruchsmerkmale gegenüber Billigkeitserwägungen, dass einem Patentinhaber nicht gestattet ist, zum Überwinden von Stand der Technik die eine Position und zum Geltendmachen einer Verletzung eine andere gegensätzliche Position einzunehmen, auszubalancieren. Es muss auch berücksichtigt werden, dass Situationen vermieden werden, in denen Änderungen oder Argumente, die speziell für die Zwecke der einen Rechtsordnung gemacht oder vorgetragen wurden, aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten, wenn sie in einer anderen Rechtsordnung berücksichtigt werden. Auf der Grundlage verschiedener Vorschläge der Gruppen könnte es folgende mögliche Vorgehensweisen geben: i. Berücksichtigung der Erteilungsakte nur wenn die Bedeutung eines Anspruchsmerkmals einem Fachmann nicht klar wäre; ii. iii. iv. Beschränkung des Gebrauchs der Erteilungsakte auf Situationen, in denen sie im Widerspruch oder im direkten Gegensatz zu einer vorgeschlagenen Auslegung ist; Beschränkung des Umfangs von verwendbarem Erteilungsakteninhalt auf explizite Angaben des Anmelders und Angaben des Prüfers, die vom Anmelder explizit oder implizit akzeptiert wurden; und Festlegen eines Standards der der Einflussnahme der Erteilungsakte gegenüber anderen außerhalb (extrinsic) und innerhalb (intrinsic) liegenden Beweismitteln. 12