Beschluss. Begründung: Die Antragstellerin widersprach dieser Wortbildmarke (angegriffene Marke) AT , Anmeldedatum 13.5.

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1 34R23/14y Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT über die als Rekurs zu wertende Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom , WM 2/2012-3, in nicht öffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst: Dem Rekurs wird Folge gegeben. Die Entscheidung der Rechtsabteilung des Patentamts wird geändert und lautet: «Dem Widerspruch gegen die Marke AT wird zur Gänze Folge gegeben und daher die Registrierung in Bezug auf die Dienstleistungsklasse 36 (Versicherungswesen; Finanzwesen) mit Wirksamkeit vom (Zeitpunkt der Registrierung) aufgehoben.» Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR ,--. Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig. Begründung: Die Antragstellerin widersprach dieser Wortbildmarke (angegriffene Marke) AT , Anmeldedatum :, deren Eintragung die Antragsgegnerin beantragt hatte und die in der Dienstleistungsklasse 36 (Versicherungswesen; Finanzwesen) eingetragen ist. Die Antragstellerin berief sich dabei auf die älteren Gemeinschaftsmarken (Anmeldedatum jeweils: ) und zwar a) die Wortmarke CTM : lastminute.com,

2 2 34R23/14y eingetragen ua in der Klasse 36 (Finanzdienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Geldgeschäfte; Bankdienstleistungen, Dienstleistungen in Bezug auf Kreditkarten und Debitkarten; elektronische Zahlungsdienste; elektronische Kapitaltransferdienste; Rabattkarten Dienstleistungen; Ausgabe und Einlösung von Gutscheinen; Immobilienwesen; Vermietung von Büros, Vermietung von Büroflächen, Verpachtung von Büroflächen; Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen); b) die Wortmarke CTM : LASTMINUTE; sowie c) die Wortbildmarke CTM :, beide ebenfalls in der oben genannten Waren- und Dienstleistungsklasse 36 mit insoweit nahezu identem Schutzumfang eingetragen. Die Antragstellerin stützte ihren Widerspruch nur auf die Klasse 36 und begründete ihn damit, dass die angegriffene Marke zur Verwechslung mit den älteren Widerspruchsmarken laut der Klassifikation geeignet sei: Es bestehe hinsichtlich der oben zu b) und c) genannten Widerspruchsmarken Doppelidentität von Wortteil und Dienstleistungen, bei der zu a) genannten Wortmarke bestehe eine diesbezügliche Ähnlichkeit; der Zusatz.com besitze keine Unterscheidungskraft. Das Patentamt wies mit dem angefochtenen Beschluss den Widerspruch ab. Es verneinte die Verwechslungsgefahr, weil trotz Identität bzw großer Ähnlichkeit im Wortlaut und -klang ausreichende bildliche Unterschiede bestünden und der dominierende Wortbestandteil LAST MINUTE sehr kennzeichnungsschwach sei.

3 3 34R23/14y Dagegen richtet sich die an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts- Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat ( 77c Abs 1 MSchG, 176b Abs 1 Z 1 PatG). Beantragt wird, den angefochtenen Beschluss dahin abzuändern, dass dem Widerspruch stattgegeben werde. Die Antragsgegnerin beantragt, den Beschluss des Patentamts zu bestätigen. Der Rekurs ist berechtigt. 1. Gemäß 29a ivm 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde Im Widerspruchsverfahren ist in erster Linie auf den Registerstand abzustellen, also abstrakt zu prüfen (RIS-Justiz RS [T13]). Daher sind die gegenüberstehenden Marken laut Registrierung zu vergleichen. Auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind zumindest während der Fünfjahresfrist des 33a MSchG ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen oder in welchen Vertriebskanälen die Marken tatsächlich verwendet werden (Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 30 Rz 5 f mwn).

4 4 34R23/14y Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind aber alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören ausgehend vom Registerstand insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl EuGH C-39/97 = ÖBl 1999, 105 Cannon/Canon, Rn 23; Koppensteiner, Markenrecht 4, 117 mwn bei FN 108) Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (zb EuGH C-191/11 P Yorma's, Rn 43); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159 T-One mwn; ÖBl 2003, 182 Kleiner Feigling ua; RIS-Justiz RS [insb T4], RS , RS ; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k, 17 Ob 1/08h, 17 Ob 32/08t, 4 Ob 7/12a, jüngst 4 Ob 139/13i; Schumacher aao 10 Rz 51 ff mwn) Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Kennzeichnungskraft und auf den Bekanntheitsgrad auf dem Markt und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistung Bedacht zu nehmen ist (RIS-Justiz RS ). So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH C-39/97 = ÖBl 1999, 105

5 5 34R23/14y Cannon/Canon; ecolex 2002, 444). Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Waren- oder Dienstleistungsabstand (RIS-Justiz RS ; 4 Ob 36/04d FIRN; 17 Ob 36/08f KOBRA/cobra-couture.at; Koppensteiner aao 111 mwn) Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (RIS-Justiz RS ; Schumacher aao 10 Rz 94 mwn; Koppensteiner aao 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt (ÖBl 1979, 45 Texhages/Texmoden; ÖBl 1991, 93 quattro/quadra; 4 Ob 139/02y Summer Splash; ecolex 2003, 608 [Schanda] MORE; RIS-Justiz RS ; EuGH C-342/97 Lloyd, Rn 26). Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zudem eine Rechtsfrage und daher grundsätzlich auch keinem Beweisverfahren zugänglich (ÖBl 1994, 227 Ritter/Knight) Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn Übereinstimmung in einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a = ÖBl 1998, 246 GO; 4 Ob 55/04y = RIS-Justiz RS [T22], RS ; RS ). Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (strsp ua ÖBl 1993, 156 Loctite mwn; ÖBl 1996, 279 Bacardi/Baccara; ÖBl 1999,

6 6 34R23/14y 82 AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I-6191 = ÖBl 1998, 106 Sabel/Puma, RdN 23; 4 Ob 139/02y Summer Splash; ecolex 2003, 608 [Schanda] More; RIS-Justiz RS ; EuGH , C-120/04 Slg 2005 I Rn 28 = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143 Thomson life). Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich auch nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (EuGH C-342/97 Lloyd, Rn 26; C-291/00, Slg 2003, I LTJ Diffusion Rn 52; C-104/01 Orange, Rn 64) Auch bei Wortzeichen muss für eine Verwechslungsgefahr eine Übereinstimmung in einem der drei genannten Kriterien bestehen (RIS-Justiz RS , RS [T22]; Om 4/02 Kathreiner). Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist in der Regel der Wortbestandteil für den Gesamteindruck maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort sofern es unterscheidungskräftig ist zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RIS-Justiz RS ; Koppensteiner aao 116). Das Recht an einer Wortbildmarke wird daher regelmäßig auch durch solche Zeichen verletzt, die nur den unterscheidungskräftigen Wortbestandteil in einer zur Herbeiführung von Verwechslungen geeigneten Weise wiedergeben (ÖBl 1988, 154 Preishammer; ÖBl 1996, 279 Bacardi/Baccara; 4 Ob 119/02g; 4 Ob 10/03d More) Für die Beurteilung der Ähnlichkeit einer zusammengesetzten Marke die angegriffene Marke besteht aus zwei Worten und einem Bildteil kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind (EuGH , C-193/06 P Quick/Quicky).

7 7 34R23/14y Ungeachtet des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung im zusammengesetzten (jüngeren) Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden. In einem solchen Fall kann der Gesamteindruck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (EuGH , C-120/04 Slg 2005 I Rn 30 f = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143 Thomson life; 17 Ob 16/07p) Bei Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (17 Ob 32/08t Jukebox; RIS-Justiz RS [insb T26]; Koppensteiner aao 114). Auch nach der Judikatur des EuGH (vgl , C-120/04, ÖBl 2006, 143 Thomson life) kann übereinstimmend mit der vorgenannten, jüngeren Rechtsprechung bei identischen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das strittige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und die ältere Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende

8 8 34R23/14y Stellung behält (vgl 7 Ob 32/08t Jukebox; Om 12/10 PBl 2011, 67 PeakZero). Für den Ähnlichkeitsvergleich sind die einzelnen Zeichenbestandteile nicht isoliert zu betrachten, und es dürfen nicht nur die nicht übereinstimmenden Zeichenteile zugrunde gelegt werden; vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt. Zu berücksichtigen ist, dass das charakteristische Merkmal eines Zeichens grundsätzlich nicht auf einem schutzunfähigen oder nur schwachen Zeichenbestandteil liegt und die Aufmerksamkeit des Käufers in solchen Fällen zwangsläufig auf die übrigen Zeichenelemente gelenkt wird (RIS-Justiz RS ). 2. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen Die Dienstleistungen der einander gegenüberstehenden Marken sind in der relevanten Klasse 36 weitestgehend vergleichbar, wenn nicht unter Zugrundelegung einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sogar ident: Die Umschreibung des Schutzinhaltes der Widerspruchsmarken ist lediglich detaillierter als jene der angegriffenen Marke. Bei derartiger Dienstleistungsidentität einschließlich hochgradiger Ähnlichkeit ist ein umso deutlicherer Abstand der Zeichen voneinander erforderlich, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (oben Pkt 1.3., ecolex 2002, 444 opus one) Diese Dienstleistungen sind keine des täglichen Bedarfs und werden regelmäßig in dafür vorgesehenen Geschäftslokalen erbracht, daher ist der Grad der Aufmerksamkeit des Konsumenten bei deren Inanspruchnahme zumindest durchschnittlich normal (näher Koppensteiner aao 114). Der Durchschnittskunde, der die einander

9 9 34R23/14y ähnlichen Bezeichnungen so gut wie niemals gleichzeitig nebeneinander sieht, sondern immer nur den Eindruck des später wahrgenommenen Zeichens mit einem mehr oder weniger blassen Erinnerungsbild des anderen Zeichens vergleichen kann, wird daher fast immer nur einzelne charakteristische und daher auffällige Bestandteile im Gedächtnis behalten Zu berücksichtigen ist in bildlicher Hinsicht, dass die angegriffene Marke mit einem anderen Schriftbild als die Widerspruchsmarke CTM gestaltet ist, bei der das Wortbild lastminute wegen der graphischen Gesamtgestaltung ungeachtet der Verwendung der Farbe Rot bei flüchtiger Betrachtung des Bildes ohne Beachtung von Einzelheiten im Hintergrund steht. In der Widerspruchsmarke ist somit der Wortteil wesentlich und allein einprägsam, nicht aber der Bildbestandteil. Eine andere Beurteilung ergibt sich für das angegriffene Zeichen: Es ist zur Gänze umrandet und zweifarbig ausgestaltet. Ein abstrahiertes, von rechts nach links fliegendes Flugzeug (Vorbringen der Antragsgegnerin in der Äußerung vom ) ist für den durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher darin jedoch ohne Hinweis auf diese Gestaltung, der nicht marktüblich ist, nicht zu erkennen. Der Schriftzug lastminute der Widerspruchsmarke CTM weist keine graphische Originalität oder Phantasiehaftigkeit auf und ist demgemäß bildlich nicht kennzeichnungskräftig. Allerdings kommt dem Bildbestandteil wegen der Dominanz des Wortbestandteils auch bei der angegriffenen Marke untergeordnete Bedeutung zu (17 Ob 26/11i Gulliver's Reisen III): Auch bei ihr steht bei der flüchtigen Betrachtung ohne Beachtung von Einzelheiten der Schriftteil im Vordergrund.

10 10 34R23/14y 2.4. Klanglich und nach dem Wortsinn stimmen die beiden Widerspruchszeichen und das angegriffene Zeichen weitestgehend überein: Die Wortmarke LASTMINUTE, CTM , wurde zur Gänze in das Zeichen der Antragsgegnerin aufgenommen; die Widerspruchsmarke CTM besteht zusätzlich noch aus dem Kürzel.com, das im Sinne der insoweit zutreffenden Argumentation des Patentamts in der angefochtenen Entscheidung keine Kennzeichnungskraft weder bildlich noch klanglich besitzt, deutet es doch lediglich die Verwendung als Top-Level-Domain und damit die rasche Auffindbarkeit im Internet an Nach dem Europäischen Gerichtshof (C-196/11 P F1-LIVE, Rn 40 f) dürfen weder das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt noch das Gericht der Europäischen Union in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen nationalen Marke verneinen. Dies könne nur im Rahmen eines Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens geschehen. Der Marke muss im Widerspruchsverfahren immer ein gewisser Grad an Kennzeichenkraft zuerkannt werden. Nach Auffassung des Rekursgerichts bedeutet dies e contrario und unter Bedachtnahme auf den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und damit bei richtlinienkonformer Auslegung im Umkehrschluss auch, dass nationale Behörden in einem Widerspruchsverfahren die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke nicht verneinen dürfen Der Begriff LAST MINUTE ist ungeachtet seiner Herkunft aus dem Englischen als den beteiligten Verkehrskreisen geläufige Bezeichnung des preisgünstigen Erwerbs einer Ware/Dienstleistung in letzter Minute weit verbreitet. Er wird als Anglizismus vom angesprochenen Publikum auch in der Alltagssprache

11 11 34R23/14y verwendet (vgl abgefragt am ). Ihm kommt in concreto in Bezug auf die betroffene Dienstleistungen (Versicherungs- und Finanzwesen) anders als zum Beispiel bei der Reiseveranstaltung eine stärkere als nur eine geringe Unterscheidungskraft zu, weil im Versicherungs- und Finanzbereich ein Vertragsabschluss in letzter Minute (quasi im Vorbeigehen ) nicht üblich ist. Dass der Begriff im Sinn der Argumentation des Patentamts ein schwacher Zeichenbestandteil ist, ist somit nicht anzunehmen Die vollständige Übernahme der prioritätsälteren Wortmarke LASTMINUTE, CTM , stellt vor dem Hintergrund dieser Erwägungen eine mittelbare Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft der so bezeichneten Dienstleistungen her (näher dazu etwa 4 Ob 18/02d; EuGH , C-234/06 P Bainbridge; RIS-Justiz RS [T3]). Anders als in der von der Rechtsmittelwerberin erwähnten Entscheidung Thomson life (EuGH , C-120/04 Slg 2005 I-08551, Rn 37 = GRUR 2005, 1042 = ÖBl 2006, 143) spielt die Wortfolge LAST MINUTE beim anzustellenden Vergleich keine untergeordnete Rolle. Der Gesamteindruck (gerade auch) der angegriffenen Marke wird überwiegend durch den Wortteil als Hauptcharakteristikum geprägt: Sein Einfluss überwiegt die sonstigen, lediglich schwach unterscheidungskräftigen Markenteile bei weitem (zu dieser Betrachtungsweise vgl zb RIS-Justiz RS [T4]). Den Worten LAST MINUTE muss daher eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden: Da sich der Geschäftsverkehr bei aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen meist am Wort orientiert, weil vor allem dieses im Gedächtnis bleibt, ist es im

12 12 34R23/14y Regelfall für den Gesamteindruck maßgebend (RIS-Justiz RS ). Die unveränderte Übernahme von LAST MINUTE bewirkt daher, dass diese Wortfolge auch im angefochtenen Zeichen ihre selbstständig kennzeichnende Funktion behält. Außerdem kommt es ohnehin nicht darauf an, dass das übernommene Zeichen das Eingriffszeichen dominiert (Om 12/10 PBl 2011, 67 PeakZero) Damit ist wegen der geringen Kennzeichnungskraft der graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke, wegen der grosso modo gegebenen Dienstleistungsidentität und wegen der textlichen Aufnahme der Widerspruchsmarken CTM (zur Gänze) und CTM (zum Großteil), welchen Umständen entsprechend Gewicht zukommt, die Verwechslungsgefahr unter Bedachtnahme auf die Gleichartigkeit des Wortklanges, des Wortbildes und des Wortsinnes zu bejahen. 3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS ), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig. In diesem Fall hat das Rekursgericht nach 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der wie hier rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR ,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben. 4. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nach 29b Abs 7 MSchG bzw 139 Z 7 PatG ivm 37 Abs 3 MSchG nicht statt. Oberlandesgericht Wien 1011 Wien, Schmerlingplatz 11 Abt. 34, am 24. Juli 2014

13 13 34R23/14y Dr. Reinhard Hinger Elektronische Ausfertigung gemäß 79 GOG