marken- und wettbewerbsverfahrensrecht

marken- und wettbewerbsverfahrensrecht Sommersemester 2016 Dr. Cornelius Renner Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht loh Rechtsanwälte loh Rechtsanwälte Leipziger Platz 7 10117 Berlin berlin-mitte XYZ GmbH XYZ-Straße 1 10117 Berlin Vorab per Telefax: 030 999999999 27. April 2015 Sekretariat: Silvia Düspohl Durchwahl: 030 850 700-340 Unser Zeichen: 0815/15.24 ABC GmbH./. XYZ GmbH Sehr geehrte Damen und Herren, die ABC GmbH hat mich mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Meine Mandantin entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für Rechtsanwälte. Auch Sie stellen Software in diesem Bereich her. Auf Ihrer Internetseite unter der Domain xyz-software.de werben Sie unter anderem mit folgenden Angaben: dr. ernesto loh und Notar Fachanwalt für Arbeitsrecht dr. anja böckmann Fachanwältin für Arbeitsrecht dr. david kouba zugleich internationale Zulassung Tschechische Republik dr. ulrich becker Fachanwalt für Verwaltungsrecht Richter des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg dr. cornelius renner Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht dr. reni maltschew Fachanwältin für Verwaltungsrecht dr. christoph georg baum Fachanwalt für Verwaltungsrecht dr. rené weissflog Fachanwalt für Arbeitsrecht dr. alexander wiencke und Notar Fachanwalt für Arbeitsrecht dr. matthias blessing Fachanwalt für Verwaltungsrecht marie-kathrin meyer Fachanwältin für Arbeitsrecht olaf gratzke mgr. silvie gubová, ll.m. Advokát (Tschechische Republik) mgr. kateřina pekárek, ll.m. Advokát (Tschechische Republik) dita kemrová anja reichelt berlin-schöneberg karl-heinz lange Dipl.-Ing. für Bauwesen mike große Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ulf beuermann Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht andreas weißleder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Die Nummer 1 ist BESSER XYZ ist größter deutscher Hersteller von Anwaltssoftware und Direktanbieter von Komplettlösungen. frankfurt/main armin dienst thorsten bausch dr. udo krauthausen, ll.m. (wellington) loh Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbb AG Charlottenburg PR 432 B www.loh.de berlin-mitte: Leipziger Platz 7, 10117 Berlin T +49 (0) 30 850 700-0 F +49 (0) 30 850 700-111 E berlin@loh.de berlin-schöneberg: Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin frankfurt/main: Bleichstraße 1, 60313 Frankfurt/Main In Kooperation mit füleky, bratislava

Mit diesen Angaben verstoßen Sie gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften. Sie haben diese Werbung zu unterlassen. Der Unterlassungsanspruch ergibt sich aus 8 Abs. 1 i.v.m. 3, 5 Abs. 1 UWG. Meine Mandantin und Ihr Unternehmen sind, da sie gleichartige Produkte anbieten, Mitbewerber nach 2 Nr. 3 UWG. Nach 5 Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt; dazu zählt vor allem die Werbung mit unwahren Tatsachen. Die Aussagen Die Nummer 1 und größter deutscher Hersteller von Anwaltssoftware sind unwahr. Ein Unternehmen, das für sich die Spitzenstellung als der oder das größte in Anspruch nimmt, muss die Unternehmen der Mitbewerber in allen in Betracht kommenden Beziehungen mit offensichtlichem Abstand und mit Aussicht auf eine gewisse Stetigkeit tatsächlich überragen, wobei neben der Umsatzhöhe auch die Leistungsfähigkeit, die Vertriebsorganisation, die Anzahl der Kunden und/oder Mitarbeiter von Bedeutung sind (BGH GRUR 1985, 140 Größtes Teppichhaus der Welt; BGH GRUR 1981, 910 Der größte Biermarkt der Welt). Im Falle eines Softwareanbieters muss sich die Behauptung zudem auf die Anzahl der Installationen beziehen. Die Spitzenstellung muss von demjenigen dargelegt und bewiesen werden, der sich darauf beruft; er muss sich vorher über die geschäftlichen Verhältnisse seiner Mitbewerber unterrichten und kann deshalb über diese nähere Angaben machen (BGH GRUR 1985, 140 Größtes Teppichhaus der Welt). Gleiches gilt für die Angabe, Ihr Unternehmen sei Die Nummer 1. Ein Unternehmen, welches mit dieser Spitzenstellungsbehauptung wirbt, muss ebenfalls in jeder denkbaren Hinsicht nicht etwa nur seiner Marktstellung wegen auf dem ersten Platz stehen. Der maßgebliche Verkehr versteht eine derartige Angabe als Inanspruchnahme einer allgemeinen absoluten Spitzenstellung dahingehend, dass der 2/4 Werbende in jeder Hinsicht auf dem ersten Platz und damit vor jedem anderen Anbieter steht, da dieser Werbespruch keinerlei Einschränkungen erkennen lässt (BGH GRUR 1992, 404 Systemunterschiede). Eine derartige Spitzenstellung werden Sie aus mehreren Gründen nicht darlegen können. Auf Ihrer Internetseite betonen Sie insbesondere die Mitarbeiterzahl. Selbst wenn Ihr Unternehmen über die meisten Mitarbeiter unter den Anbietern von Anwaltssoftware in Deutschland verfügte was meine Mandantin in Abrede stellt, bestünde kein derartiger Abstand zu Ihren Wettbewerbern, dass er die Aussage größter Anbieter zu sein, rechtfertigen könne. Unabhängig davon versteht der Verkehr aber die Angabe gar nicht nur als solche zu der Anzahl der Beschäftigten, sondern wird davon ausgehen, dass Sie auch im Hinblick auf den Umsatz, die Kundenzahl und die Installationen eine deutliche Spitzenstellung innehaben. Dies gilt erst recht für die Behauptung, die Nummer 1 zu sein. Es gibt aber zahlreiche andere Anbieter mit ähnlichem oder größerem Umsatz sowie mit einer ähnlichen oder größeren Zahl von Kunden und Installationen, etwa den Anbieter DEF, aber auch andere Wettbewerber. Sie haben derartige werbende Angaben unverzüglich aus dem Internet zu entfernen und die künftige Nutzung derartiger Aussagen zu unterlassen. Die aus der Rechtsverletzung resultierende Wiederholungsgefahr können Sie nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausräumen. Ich biete Ihnen den Abschluss eines entsprechenden Unterwerfungsvertrages mit der im Entwurf beigefügten Erklärung an. Sollte diese Erklärung oder eine gleichwertige Erklärung, die ebenso geeignet ist, die Wiederholungsgefahr auszuräumen, nicht bis zum 5. Mai 2015, 12:00 Uhr, hier eingehen, werde ich meiner Mandantin raten, gerichtlich gegen Sie vorzugehen. Auskunft- und Schadensersatzansprüche behält sich meine Mandantin ausdrücklich vor. 3/4

Schließlich haben Sie die Kosten für mein Tätigwerden zu tragen. Dies ergibt sich aus 12 Abs. 1 S. 2 UWG. Die Kosten werde ich noch gesondert beziffern. Das Anerkenntnis des Kostenerstattungsanspruches erwarte ich ebenfalls innerhalb der genannten Frist. Mit freundlichen Grüßen Dr. Renner 4/4 Zweck Warnung/Streitvermeidung Entlastung der Gerichte ist nicht Prozessvoraussetzung für Unterlassungsprozess Bedeutung 90% bis 95% der Wettbewerbsverstöße erledigen sich im Abmahnverfahren Zahlen im Markenrecht dürften etwas niedriger liegen Rechtsnatur str., ob Willenserklärung, geschäftsähnliche Handlung mit eigenen Regeln oder mit Regeln zu Willenserklärung, prozessähnliche Handlung wohl Handlung sui generis Doppelte Funktion Warnung und uu auch Angebot auf Abschluss eines Unterwerfungsvertrages, hier sind Regeln zu Willenserklärungen naturgemäß anwendbar

Gesetzliche Regelungen zur Abnahme Kosten: Geschäftsführung ohne Auftrag, 683 S. 1, 677, 670 BGB 12 Abs. 1 UWG ( 97a UrhG) Str. ist analoge Anwendung des 12 Abs. 1 S. 2 UWG im MarkenR Zugang der BGH, GRUR 2007, 629 - Zugang des Abmahnschreibens Den Beklagten, der im Wettbewerbsprozess auf die Klageerhebung hin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat und geltend macht, ihm sei die des Klägers nicht zugegangen, trifft grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen einer dem Kläger die Prozesskosten auferlegenden Entscheidung nach 93 ZPO. Im Rahmen der sekundären Darlegungslast ist der Kläger lediglich gehalten, substanziiert darzulegen, dass das Abmahnschreiben abgesandt worden ist. Kann nicht festgestellt werden, ob das Abmahnschreiben dem Beklagten zugegangen ist oder nicht, ist für eine Kostenentscheidung nach 93 ZPO kein Raum. gilt nur für 93 ZPO - im Kostenprozess: volle Beweislast Kläger

Vollmachtserfordernis Hängt ab von Rechtsnatur der OLG Düsseldorf, u.a. GRUR-RR 2010, 87, wendet 174 BGB analog an wohl hm geht davon aus, dass fehlende Vollmacht keine Auswirkungen hat Vermittelnde Auffassung: Gläubiger darf dann noch nicht mit für den Schuldner negativer Kostenfolge gegen diesen vorgehen, wenn er Vollmachtsverlangen mit Zusagen einer Unterlassungserklärung verbindet (vgl. OLG Hamburg MD 2007, 564) BGH GRUR 2010, 1120 - Vollmachtsnachweis: 174 BGB auf die nicht direkt oder analog anwendbar. In Fällen, in denen der Schuldner Zweifel an der Vertretungsmacht des Vertreters hat, kann er die Unterwerfungserklärung von der Vorlage einer Vollmachtsurkunde abhängig machen Form der Grundsätzlich kein Formerfordernis Schriftform empfiehlt sich auch wegen des Zugangsnachweises OLG Frankfurt GRUR 1988, 32 - Messeverstoß Auch bei einer wegen Schutzrechtsverletzung (hier: Gebrauchsmusterverletzung) kann eine mündliche - z.b. auf einer Messe - erforderlich und ausreichend sein. Eine solche mündliche muss dann aber deutlich zum Ausdruck bringen, welches konkrete Verhalten beanstandet wird und durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung sanktioniert werden soll. Gegenstand und Schutzbereich des Patents oder Gebrauchsmusters müssen so genau bezeichnet sein, dass der Verwarnte prüfen kann, welche Maßnahmen er zur Befolgung der Verwarnung zu ergreifen hat.

Inhalt der Konkrete Bezeichnung der Verletzungshandlung Unterwerfungsverlangen Fristsetzung Androhung gerichtlicher Schritte Konkrete Bezeichnung der Verletzungsform Schilderung der Verletzungshandlung in allen Einzelheiten ist nicht erforderlich, für den Schuldner muss aber zumindest durch Auslegung klar erkennbar, sein, was beanstandet wird. Ansatzweise muss auch rechtliche Wertung angegeben werden, ohne dass es aber erforderlich ist, dass diese im Einzelnen zutreffend ist - Konkrete Bezeichnung der Verletzungsform BGH, Urt. v. 11.12.2003 - I ZR 74/01 - Treue-Punkte (GRUR 2004, 344) Die Bekl. vertreibt als Einzelhandelsunternehmen u.a. Lebensmittel und Drogerieartikel. Sie verteilte im Frühjahr 1999 in ihren D-Filialen Hefte, in die - als Gold-Marken oder Treue-Punkte bezeichnete - Marken eingeklebt werden konnten. Der Kunde erhielt bei jedem Einkauf für einen Warenwert von 10 DM eine Marke. Eine jeweils festgelegte Anzahl von Marken berechtigte den Kunden, Goldschmuck oder P-Marken- Geschirr, die in den Heften abgebildet waren, zu einem Treue-Preis zu erwerben. Mit seiner vom 24. 3. 1999 hat der Kl. die Bekl. aufgefordert, sich strafbewehrt zu verpflichten, es zu unterlassen, in Zeitungsanzeigen und/oder auf sonstigen Werbeträgern zu Zwecken des Wettbewerbs beim Einkauf in ihren Geschäften Goldmarken anzubieten, die gegen hochwertige Schmuckstücke eingetauscht werden können, und/oder eine so beschriebene Treue-Aktion durchzuführen.

- Konkrete Bezeichnung der Verletzungsform BGH, Urt. v. 11.12.2003 - I ZR 74/01 - Treue-Punkte (GRUR 2004, 344) Dem Kl. steht gegen die Bekl. kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten zu (...). Ein solcher Anspruch ist nur gegeben, wenn die im Zeitpunkt ihrer Vornahme eine auftragslose Geschäftsführung im Interesse des Abgemahnten war (...). Dies war hier nicht der Fall. Mit seiner vom 24. 3. 1999 hat der Kl. die Bekl. aufgefordert, sich strafbewehrt zu verpflichten, es zu unterlassen, (...) Goldmarken anzubieten, die gegen hochwertige Schmuckstücke eingetauscht werden können (...). Ein entsprechender Unterlassungsanspruch stand dem Kl. schon deshalb nicht zu, weil in der geforderten Unterlassungserklärung eine Wettbewerbshandlung anderer Art, als sie die Bekl. begangen hatte, umschrieben war. (...) Ein ohne Zuzahlung möglicher Eintausch der Gold-Marken gegen Schmuckstücke wurde nicht beworben. Für eine derartige Wettbewerbshandlung bestand keine Wiederholungsgefahr. - Konkrete Bezeichnung der Verletzungsform OLG Koblenz, Urt. v. 22.1.1981-6 U 1037/80 - ELRO (GRUR 1981, 671) In der Westerwälder-Zeitung vom 17./18. Mai 1980 erschien eine Anzeige der Ag., die den drucktechnisch herausgehobenen Hinweis enthielt: "offener Sonntag am 1. Juni 1980 bei ELRO". Der Ast. hielt diese Werbung für wettbewerbswidrig. Mit Schreiben vom 18. Juni 1980 forderte er die Ag. zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung des Inhalts auf, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit dem Letztverbraucher zu Zwecken des Wettbewerbs anzukündigen: "offener Sonntag am... bei ELRO, wenn ein solcher verkaufsoffener Sonntag vom Magistrat der Kreisstadt Limburg nicht genehmigt" worden sei. Ag. erwiderte, es finde kein Verkauf statt Ast. hat einstweilige Verf. beantragt mit entsprechendem Tenor, hilfsweise, Ag. zu untersagen mit offenem Sonntag zu werben, ohne darauf hinzuweisen, dass nur Tag der offenen Tür ohne Verkauf; Ag. erkennt Hilfsantrag an, Streit nur noch um Kosten

- Konkrete Bezeichnung der Verletzungsform OLG Koblenz, Urt. v. 22.1.1981-6 U 1037/80 - ELRO (GRUR 1981, 671) (Der Ag.) hat ausgeführt, da in der Stadt Limburg in jedem Jahr nach Auskunft des Magistrats der Stadt lediglich ein verkaufsoffener Sonntag anläßlich des Limburger Oktoberfestes durchgeführt werden dürfe, verstoße ein solcher "offener Sonntag", wie ihn die Ag. angekündigt habe, gegen das Ladenschlußgesetz und in Verbindung damit gegen 1 UWG. Aus dieser tatsächlichen Begründung des beanstandeten Wettbewerbsverhaltens ergaben sich nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, daß der Ast. der Ag. vorwerfe, sie betreibe irreführende Werbung, weil sie in ihrer Anzeige nicht darauf hingewiesen habe, daß an diesem Tage kein Verkauf stattfinde. Die Ag. hatte daher auch keinen Anlaß, eine entsprechende Unterwerfungserklärung abzugeben. Damit fehlt es hinsichtlich dieses behaupteten Wettbewerbsverstoßes an einer Verwarnung. Unterwerfungsverlangen Formulierung der Unterlassungserklärung durch Gläubiger ist nicht erforderlich, aber zweckmäßig Zu weite Formulierung macht nicht unwirksam Fristsetzung Nach hm Voraussetzung einer wirksamen, es wird nicht angemessene Frist in Lauf gesetzt; aa (u.a. OLG Nürnberg MD 1990, 356) hält Fristsetzung nicht für erforderlich (praktisch wenig bedeutsam, da Gläubiger im eigenen Interesse regelmäßig eine Frist setzen wird) Angemessenheit ist Frage des Einzelfalls, Frist ist regelmäßig nach Tagen bemessen, in eiligen Fällen teilweise auch nach Stunden oder noch kürzer Ist Frist unangemessen kurz, hat Unterlassungsschuldner den Gläubiger innerhalb der Frist zu benachrichtigen und die seines Erachtens angemessene Frist mitzuteilen; tut er dies nicht, muss Gläubiger nicht nochmals nachfassen (OLG Hamburg MD 2005, 1355) Ob Bitte um Fristverlängerung zu entsprechen, ist Frage des Einzelfalls

Fristsetzung Fristüberschreitung schadet nicht, wenn noch kein Gerichtsverfahren eingeleitet Androhung gerichtlicher Schritte Erfordernis war lange str. jetzt: BGH GRUR 2007, 164 - Telefaxwerbung II Zumindest konkludent muss sich ergeben, dass dem Schuldner bei Nichtabgabe der Unterlassungserklärung gerichtliches Verfahren droht ggf. Umstände, aus denen sich Wettbewerbsverhältnis ergibt, OLG Hamburg K&R 2009, 406 Nicht erforderlich: Beweismittel (probl. zumindest im MarkenR und UrhR) Rechtsprechungshinweise Hinweis auf Pflicht zur Kostentragung