Die eigene Lösung TU München

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1 Erfindungen, Patente und ihre Verwertung Brauchen Universitäten Patentverwertungsagenturen? Die eigene Lösung TU München Die unternehmerische Betätigung der Universität Erfindungen, Patent und Unternehmensgründungen 09. bis 11. November 2006 Universität Dortmund

2 Gliederung Arbeitnehmererfinderecht und Hochschulerfinder Bedeutung von Erfindungen und Patenten für die Hochschulen Das Projekt Bayern Patent TUM-Bilanz Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM

3 Besondere Bestimmungen für Erfindungen von Beschäftigten an Hochschulen ( 42, Abs ArbEG) Beschäftigter an der Hochschule Entscheidung über eine Offenbarung der Erfindung (Ob/Wann) Wenn Offenbarung Pflicht zur Meldung der Erfindung an den Dienstherrn Anzeigen des Zeitpunkts der Offenbarung, i.d.r. zwei Monate vorher Hochschule Entscheidung über Inanspruchnahme der Diensterfindung Wenn Inanspruchnahme Pflicht zur Patentanmeldung bei Verwertung: Pflicht zur Vergütung des Erfinders

4 Bedeutung von Patenten und Erfindungen an Universitäten Deutschland: im Jahr Patentanmeldungen auf den Namen von Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen (+16,6 % als 2004) zum Vergleich: USA im Jahr 1980: ~ 250 Patentanmeldungen im Jahr 1991: ~ Patentanmeldungen im Jahr 2004: ~ Patentanmeldungen (198 Institutionen)

5 Bedeutung von Patenten und Erfindungen an Universitäten Benchmarking USA Association of University Technology Managers Licensing Survey Fiscal Year 2004 (198 Institutionen) Erfindungen ca neue US-Patentanmeldungen, ca Patente erteilt 462 Firmengründungen (bei 52% der Fälle: Beteiligung der Universität) Bruttoeinnahmen in Höhe von ca. 1,1 Mrd. US-$ seit 1980: insgesamt über Firmen, über davon noch am Markt seit 1998 über neue Produkte auf dem Markt

6 Warum melden deutsche Hochschulen im internationalen Vergleich wenig Patente? Hochschullehrerprivileg (bis 02/2002) Wissenschaftliche Veröffentlichungen stehen im Vordergrund Mangelndes Interesse der Erfinder und der Hochschulen am Patentwesen Mangelnde finanzielle Mittel zur Finanzierung von Patenten Mangelnde Infrastruktur zur Patentierung und Verwertung

7 Bayerische Universitäten und Fachhochschulen High-Tech Offensive Bayern Fraunhofer Patentstelle für die deutsche Forschung

8 Zentrale Ansatzpunkte von BayernPatent Sensibilisierung für die Bedeutung von Patenten Förderung und Intensivierung einer Patentierungskultur Bereitstellung von Geldern für Patentierung und Verwertung der Erfindungen Bereitstellung der nötigen Infrastruktur: Erfinderberater Patentbüro Lizenzbüro an der TUM an der Fraunhofer-Patentstelle für die Deutsche Forschung (FhG-PST)

9 Verwertungsmöglichkeiten von Erfindungen und Patenten an der TUM Lizenzvergabe an Unternehmen Verkauf an Unternehmen Zurverfügungstellung an Ausgründungsunternehmen: Vergabe einer exklusiven Lizenz Verkauf des Patents Verkauf des Patents bzw. Vergabe einer exklusiven Lizenz und Übertragung von Anteilen auf die Universität

10 TUM-Bilanz seit September 2000: Erfinderberater an der TUM (befristet) seit Juni 2004: Erfinderberater in unbefristetem Arbeitsverhältnis seit November 2005: Integration in das neue Servicezentrum für Forschungsförderung und Technologietransfer (SFT), Patent- und Lizenzbüro weitere Arbeitsbereiche des SFT: Vertragsmanagement und Legal Services, EU- und Forschungsförderung

11 TUM-Bilanz über 1200 Beratungsgespräche 661 Erfindungsmeldungen durchschnittlich ca. 100 Erfindungsmeldungen pro Jahr von den 661 Erfindungsmeldungen 444 an Bayern Patent, im übrigen Übertragungen im Rahmen von Industrieverträge oder freie Erfindungen 124 Verwertungsvorgänge (Patente, Patentanmeldungen, nicht patentierte Erfindungen) 6 erteilte Patente ca. 30 Verwertungsverträge ca : Stand

12 Erfahrungen mit Bayern Patent Ergebnisse aus einer Umfrage des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Lob Unterstützung für Hochschulerfinder und Hochschule Professionalität gute Zusammenarbeit gutes Konzept Kritik langwieriges Verfahren, zu wenig Transparenz zu geringe Personalausstattung Vorbehalte gegen eine externe Patent- und Verwertungsagentur geringe fachliche und geographische Nähe zu den TUM-Erfindern Wünsche eigene Verwertungskompetenz an der Hochschule mehr Einbindung der Erfinder und der Hochschulleitung/Administration mehr Ressourcen an der Hochschule

13 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts Bayern Patent in seiner aktuellen Konstellation bis zum Ausbau des Patent- und Lizenzbüros zu einer internen TUM- Patentstelle (MarkenPatenteLizenzenAusgründungen-Büro) innerhalb des SFT und parallele Gründung einer TUM-Verwertungsgesellschaft als TUM-Tochter (TUM-VerwertungsGmbH). MPLA-Büro: Koordinator, x Patentmanager, Jurist, Mitarbeiter für das Finanz- und Beteiligungsmanagement, Sekretariat TUM-VerwertungsGmbH: Geschäftsführer, x Technologiemanager, Marketingmitarbeiter, Sekretariat

14 Chief Intellectual Property Officer (CIPO), Mitglied der Hochschulleitung MPLA-Büro TUM Academia, Fakultäten Technologiemanager Patentmanager Life Science, Medizintechnik Assistenz Technologiemanager Patentmanager Physik, Elektro- - und Informationstechnik Koordinator für das Patent- und Lizenzwesen Technologiemanager Patentmanager Materialwissenschaften, Materialwissenschaften, Chemie Chemie Finanzen Vertragswesen Technologiemanager Patentmanager Maschinenbau TUM- VerwertungsGmbH externe Partner Lizenznehmer, Patent- und Verwertungsagenturen Zusammenarbeit im TUM-Netzwerk UnternehmerTUM GmbH

15 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben des MPLA-Büros (I): Beratung / Aus- & Weiterbildung Beratungsaufgaben: Veranstaltungen, Einzel- und Gruppenberatungen, Einführung in die Patentrecherche (Recherchieren mit Erfindern; Zusammenarbeit mit dem Deutschen und Europäischen Patentamt) Annahme und Prüfung der Erfindungsmeldung (Vorprüfung) Prüfung (formal und inhaltlich), Prüfung und Entscheidung aufgrund des Vertragshintergrunds (Kooperationsverträge / Rahmenverträge / Nebentätigkeit), Recherche zum Stand der Technik

16 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben der Patentmanager des MPLA-Büros (II): Zusammenarbeit und Korrespondenz mit Erfindern Unterstützung bei der Abfassung der Erfindungsmeldung, Recherchehilfen arbeitsrechtliche Begleitung der Erfindungsmeldung (Eingangsbestätigung, Unvollständigkeitserklärung, Freigabe, Länderfreigaben, Inanspruchnahme, Übertragung von Rechten, Erfindervergütung etc.) Abfassung und Durchführung von provisorischen DE- Erstanmeldungen, Begleitung des Patentierungsverfahrens Ansprechpartner in Sachen Erfindungen und Patente bei Drittmittelprojekten, Mitarbeit bei der Gestaltung von Drittmittelverträgen, Übertragungsvereinbarungen mit der Industrie

17 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben des MPLA-Büros (III): Abstimmung mit der TUM-VerwertungsGmbH Ansprechpartner für die TUM-VerwertungsGmbH: Initialreport über Erfindungsfall, Abstimmung der Patentierungs- und Verwertungsstrategie Interaktion mit den Patentanwälten Ansprechpartner für die Patentanwälte: Beauftragung / Mandatserteilung, Korrespondenz, Ausstellung aller notwendigen Dokumenten

18 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben der TUM-VerwertungsGmbH (I): Beratung Betreuung von erfindungsrelevanten Bereichen durch persönliche Kontakte Unterstützung bei der Ermittlung patentfähiger Inhalte aus wissenschaftlichen Ergebnissen Durchführung von Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem MPLA-Büro

19 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben der TUM-VerwertungsGmbH (II): Bewertung der Erfindung Patentfähigkeit, technische Realisierbarkeit, wirtschaftliche Verwertbarkeit Empfehlung an das MPLA-Büro zur Inanspruchnahme bzw. Freigabe der Diensterfindung oder der vom freien Erfinder an die Hochschule abgetretenen Erfindung Abstimmung mit dem zuständigen Patentmanager und mit dem Erfinder über Patentanmeldestrategie (Reihenfolge der Patentanmeldungen, Länderumfang, Aufrechterhaltung) nach branchen- und marktspezifischen Gegebenheiten

20 Planungen zum zukünftigen Patent- und Lizenzwesen an der TUM Aufgaben der TUM-VerwertungsGmbH (III): Verwertung der Erfindung Festlegung der Verwertungsstrategie in Abstimmung mit dem zuständigen Patentmanager und mit dem Erfinder Erstellung von Technologieangebote Lizenznehmersuche, Vorstellung der Erfindung/Technologie bei Interessenten unter Einbeziehung des zuständigen Patentmanagers und des Erfinders Vorverträge, Verhandlung der Konditionen des Lizenzvertrages zwischen der TUM und dem Lizenznehmer unter Einbeziehung des zuständigen Patentmanagers und des Erfinders, Überwachung der Vertragseinhaltung

21 Zusammenfassung Anerkennung und Dank für die Leistungen von Bayern Patent das bisherige System kann die Bedürfnisse und Wünsche der TUM mittelfristig nicht optimal befriedigen einzige Technische Universität Bayerns, 1/3 aller Patent- und Verwertungsaktivitäten in Bayern ausgeprägte Wirtschaftsnähe, Verbindung von Grundlagen- und Angewandte Forschung etablierte Patent- und Verwertungsstrukturen Ziel: eigenverantwortliche, sich finanziell selbsttragende Patentverwertung an der TUM

22 Kontakt : Albert Berger Kanzler der TUM Arcisstraße München Tel.: 089 / kanzler@tum.de Dr. Alexandros Papaderos Erfinderberater der TUM Arcisstr München Tel.: 089 / papaderos@zv.tum.de