RICHTLINIEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) TEIL M INTERNATIONALE MARKEN

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1 RICHTLINIEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) TEIL M INTERNATIONALE MARKEN ÄNDERUNGEN DES VORMALIGEN KAPITELS 13 DER RICHTLINIEN FÜR DIE PRÜFUNG Endgültige Fassung: November 2007 Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 1

2 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG... 4 KAPITEL 1: DAS HABM ALS URSPRUNGSAMT Übermittlungsgebühr Ordnungsgemäßes Ausfüllen des Formblatts Die verschiedenen Fassungen des Formblatts Angaben zum Anmelder und Vertreter Bestehen einer Basismarke Prioritätsanspruch Identität mit der Basismarke Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen Benannte Vertragsparteien Unterschrift Andere Formblätter Weiterleitung der internationalen Anmeldung Anträge auf Änderungen, die ohne Prüfung weitergeleitet werden Anträge auf Änderungen, die nach begrenzter Prüfung weitergeleitet werden KAPITEL 2: DAS HABM ALS BESTIMMUNGSAMT Eingang von der WIPO Erste Nachveröffentlichung Sprachen Recherchen Senioritätsanspruch Markensatzung Gebührenverwaltung und -zahlung Klassifizierung Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse Verfahren bei vorläufiger Schutzverweigerung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse Zeitpunkt Prüfung Unterrichtung des Inhabers und des Dritten Kein Widerspruch und absolute Eintragungshindernisse O.K. (erste Mitteilung über die Schutzgewährung wird erlassen) Kein Widerspruch, Schutzverweigerung aus absoluten Gründen anhängig Widerspruch eingelegt Zeitpunkt Eingangsbestätigung und Benachrichtigung des Inhabers der internationalen Registrierung Gebührenzahlung Zulässigkeitsprüfung Verfahrenssprache Vertretung des Inhabers Vorläufige Schutzverweigerung (aufgrund eines zulässigen Widerspruchs) Aussetzung des Widerspruchs, wenn absolute Eintragungshindernisse vorliegen Prüfung des Widerspruchs, wenn keine absoluten Eintragungshindernisse vorliegen Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung KAPITEL 3: UMWANDLUNG (CONVERSION), UMWANDLUNG GEMÄSS DEM MADRIDER PROTOKOLL, ERSETZUNG Umwandlung (Conversion) Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll Ersetzung Welches Recht bestand vorher (nationale, internationale oder Gemeinschaftsmarke) und welches Recht besteht nach der Umwandlung (nationale, internationale oder Gemeinschaftsmarke)? Umwandlung (Conversion) oder Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll? Umwandlung (Conversion) und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll Ersetzung und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll Ersetzung und Umwandlung (Conversion) Prinzip Gründe Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 2

3 2.3. Wirkung Umwandlung und Seniorität Verfahren Gebühren Vertretung Zuständige Dienststelle beim HABM Veröffentlichung Prinzip und Wirkung Verfahren Umwandlung und Seniorität Zuständige Dienststelle beim HABM Gebühren Prinzip und Wirkung Verfahren Gebühren Veröffentlichung Ersetzung und Seniorität Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 3

4 Bei diesem Text handelt es sich um einen neuen Teil der Richtlinien des Amtes für internationale Marken, der zuvor als Kapitel 13 der Prüfungsrichtlinien angenommen worden war. Es erschien jedoch sinnvoller, einen neuen Teil speziell für internationale Marken herauszugeben, der die Themen Prüfung und Widerspruch sowie neue Themen wie die Ersetzung einer Gemeinschaftsmarke durch eine internationale Registrierung, die Umwandlung einer internationalen Registrierung, in der die EG benannt ist, in eine Gemeinschaftsmarke gemäß dem Madrider Protokoll und die normale Umwandlung (Conversion) einschließt. Der Schwerpunkt der Richtlinien liegt auf den Besonderheiten der Prüfung von internationalen Marken. Weitere Einzelheiten zu Aspekten des normalen Verfahrens finden Sie in den betreffenden Richtlinien (Prüfung, Widerspruch, Löschung usw.). EINLEITUNG 1. Zweck dieser Richtlinien ist, zu erläutern, wie die Verbindung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll die Verfahren und Prüfungskriterien vor dem Amt beeinflusst. Kapitel 1 behandelt die Aufgaben des HABM als Ursprungsamt, d. h. herausgehende internationale Anmeldungen. Kapitel 2 betrifft die Aufgaben des HABM als Bestimmungsamt, d. h. hereinkommende internationale Registrierungen, und erläutert, wie das System von dem Amt umgesetzt wird, von der Notifizierung einer internationalen Registrierung durch die WIPO bis zur Benachrichtigung der WIPO über die rechtskräftige Schutzgewährung oder Schutzverweigerung. Kapitel 3 behandelt die Ersetzung, die Umwandlung einer internationalen Registrierung, in der die EG benannt ist, in eine Gemeinschaftsmarke gemäß dem Madrider Protokoll und die normale Umwandlung (Conversion). 2. Diese Richtlinien wollen und können nicht den neuen Titel XIII GMV und die Regeln GMDV überlagern. Das Amt ist auch durch das Madrider Protokoll und die Gemeinsame Ausführungsordnung dazu gebunden. Die Prüfer sollten auch den von der WIPO herausgegebenen Guide to the International Registration of Marks konsultieren, und diese Richtlinien wollen das dort Gesagte nicht wiederholen. Im Falle einer Diskrepanz zwischen diesen Richtlinien und den genannten Texten gehen letztere vor. 3. (Betrifft nur die englische Fassung) IA: International application filed at the OHIM as the Office of Origin (internationale Anmeldung, die bei dem HABM als Ursprungsamt eingereicht wurde) IR: International registration designating the EC (internationale Registrierung, in der die EG benannt ist) MPS: Madrid Protocol System (part of our IT system) (System des Madrider Protokolls (Teil des IT-Systems des HABM)) FD: Finance Department (Hauptabteilung Finanzen) Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 4

5 CR: Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen) SGP: (First or second) Statement of Grant of Protection ((Erste oder zweite) Mitteilung über die Schutzgewährung) WIPO: World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) IB: International Bureau of the WIPO (Internationales Büro der WIPO) MM Forms: Official Forms from the WIPO (MM-Formulare: amtliche Formulare der WIPO) EM Forms: Official Forms from the OHIM (EM-Formulare: amtliche Formulare des HABM) AG: Absolute Grounds for refusal (absolute Eintragungshindernisse) RG: Relative Grounds for refusal (relative Eintragungshindernisse) Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 5

6 KAPITEL 1: DAS HABM ALS URSPRUNGSAMT Die Aufgaben des HABM als Ursprungsamt umfassen hauptsächlich: - die Prüfung und Weiterleitung internationaler Anmeldungen; - die Prüfung und Weiterleitung nachträglicher Benennungen; - die Mitteilung an die WIPO von bestimmten Tatsachen, die die Basismarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist betreffen; - die Weiterleitung bestimmter Anträge auf Änderungen im internationalen Register. 1. Prüfung und Weiterleitung internationaler Anmeldungen Internationale Anmeldungen können bei dem HABM eingereicht werden (Artikel 141 GMV). Dies erfordert - die Zahlung der Übermittlungsgebühr; - das Bestehen einer Basis-Anmeldung oder Eintragung (Basismarke); - Identität der internationalen Anmeldung und der Basismarke; - das korrekte Ausfüllen des Formblatts MM 2 oder EM Übermittlungsgebühr Eine internationale Anmeldung, die bei dem HABM eingereicht wird, gilt nur als eingereicht, wenn mit der Anmeldung die Übermittlungsgebühr von 300 EUR gezahlt wird; Artikel 142 Absatz 5 GMV, Artikel 2 Nr. 31 GMGebV. Die Zahlung muss gegenüber dem HABM erfolgen, und zwar in einer der zugelassenen Zahlungsarten (zu Einzelheiten siehe Teil C, Kapitel 1, II.2). Laufendes Konto: Hat die Person, die die internationale Anmeldung tätigt, ein laufendes Konto bei dem HABM, so wird dieses automatisch belastet, und die Gebühr wird als fristgerecht gezahlt angesehen. Unterlassen des Ankreuzens der Kästchen zur Gebührenzahlung (Punkt 0.4 im HABM Formblatt EM2) beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der Zahlung. Zahlung durch Banküberweisung: In der Praxis ist es so gut wie unmöglich, dass die Gebühr am Tag des Eingangs der internationalen Anmeldung eingeht. Dies hat jedoch keine unmittelbaren negativen Folgen, wenn die Zahlung innerhalb von zehn Tagen bei dem Amt eingeht. Stellt jedoch der Prüfer während der Prüfung der internationalen Anmeldung fest, dass die Gebühr noch nicht eingegangen ist, so teilt er dem Anmelder mit Formschreiben M104 mit, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gilt, bis die Gebühr gezahlt wurde, und dass das Datum der Zahlung als Eingangsdatum der Anmeldung gilt, welches das Amt der WIPO gemäß Regel 104 mitteilt (siehe Regel 103 Absatz 1 GMDV). Erfolgt innerhalb der vom Amt gesetzten Frist (von einem Monat) keine Zahlung, teilt das HABM dem Anmelder mit, dass es die internationale Anmeldung als nicht eingereicht betrachtet und schließt die Akte. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 6

7 Alle anderen Gebühren sind direkt an die WIPO zu zahlen (Artikel 145 GMV), und das HABM leitet keine Gebühren an die WIPO weiter. Vielmehr werden solche Gebühren an den Absender zurückgesandt. Das Gebührenberechnungsblatt (Anhang zum WIPO-Formblatt MM2) ist notwendiger Bestandteil der internationalen Anmeldung in dem Sinne, dass, wenn es nicht ausgefüllt ist, die WIPO einen Beanstandungsbescheid erlässt. EM2 EN, FR und ES enthalten dieses Blatt in der jeweiligen Sprache. Allen anderen Fassungen von EM2 muss der Anmelder das Gebührenberechnungsblatt in der zutreffenden Sprache (d. h. der Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll) beifügen. Das HABM prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist oder zutreffend ausgefüllt ist. Vielmehr leitet der Prüfer es so wie es ist an die WIPO weiter, und zwar in Form einer Anlage zur elektronischen Übermittlung und ohne jede Überprüfung des Inhalts sowie in der Sprache, in der das Blatt eingereicht wurde. Etwaige Fragen zur Zahlungsart und zur Höhe der Gebühren sind an die WIPO zu richten; es kann auch der WIPO- Gebührenkalkulator auf der WIPO-Webseite benutzt werden. Für jede eingegangene internationale Anmeldung, auch wenn sie Mängel aufweist, versendet der Prüfer eine Empfangsbescheinigung (siehe Regel 102 Absatz 3 GMDV) Ordnungsgemäßes Ausfüllen des Formblatts Die verschiedenen Fassungen des Formblatts Die internationale Anmeldung ist in einer der 20 Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft einzureichen (Artikel 142 Absatz 1 GMV) und muss an die WIPO in einer der 3 Sprachen des Madrider Protokolls (Französisch, Englisch, Spanisch) weitergeleitet werden. Die Sprache kann vom Anmelder frei gewählt werden, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit oder den Sprachen der Basismarke. Zwingend muss das offizielle Formblatt verwendet werden (Artikel 142 Absatz 1 GMV), d. h. entweder das WIPO-Formblatt MM 2 (in FR, EN oder ES) oder die HABM- Fassung dieses Formblatts (HABM-Formblatt EM 2), die in FR, EN, ES sowie in allen weiteren Amtssprachen der EG verfügbar ist. Das HABM-Formular EM 2 FR, EN und ES hat den gleichen Inhalt und nahezu das gleiche Layout wie das WIPO-Formular MM 2, weist jedoch im Vergleich zu letzterem folgende kleine Unterschiede auf: - Der einleitende Punkt 0 dient zur Angabe von Einzelheiten über die Zahlung (Punkt 0.4) und der Angabe der Zahl der Seiten (Punkt 0.5). - Bestimmte Auswahlmöglichkeiten werden auf die für das HABM geltenden Bedingungen eingeschränkt (z. B. das HABM ist immer das Ursprungsamt, und der Anmelder muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sein). - Da keine Selbstbenennung möglich ist, ist die EG nicht in der Liste der Vertragsparteien aufgeführt, die benannt werden können. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 7

8 - Die Wiedergabe der Marke kann und soll nicht angegeben werden, sondern wird von dem HABM aus seiner Datenbank ergänzt. Alle weiteren Sprachversionen des HABM-Formulars EM 2 sind Übersetzungen dieses Formulars, in denen zusätzlich Folgendes enthalten ist: - Kästchen (Punkt 0.1) zur Angabe der Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; - Kästchen (Punkt 0.3) zur Angabe, ob eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen beigefügt ist oder das HABM ermächtigt wird, die Übersetzung vorzunehmen; - Kästchen (Punkt 0.2) zur Wahl der Sprache, in der das HABM mit dem Anmelder in Fragen der internationalen Anmeldung kommunizieren soll; dies ist entweder die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist oder die Sprache, in der sie an die WIPO weitergeleitet werden soll (siehe Artikel 142 Absatz 1 Satz 2, GMV); - Punkt A mit Kästchen zur Angabe, welche Anhänge (Übersetzungen) beigefügt sind. Das Ankreuzen der zutreffenden Kästchen in Punkt 0.1, 0.2 und 0.3 ist zwingend. Ist 0.2 nicht angekreuzt, so verwendet das HABM automatisch die erste Sprache (die Sprache des Formblatts EM 2). Die Verwendung eines dieser Formblätter ist zwingend (siehe Regel 83 Absatz 2 Buchstabe b und Regel 103 Absatz 2 Buchstabe a GMDV); die Anmelder dürfen keine anderen Formblätter verwenden und auch Inhalt und Layout der Formblätter nicht verändern. Jedoch sind sowohl WIPO MM2 als auch HABM EM2 im Internet im Format.doc erhältlich, so dass man so viel Text in den jeweiligen Abschnitten einfügen kann wie notwendig und keine Zusatzblätter benötigt. Die Nummerierung der Punkte (Abschnitte) in HABM EM 2 folgt WIPO MM 2, so dass derselbe Punkt in allen Fassungen dieselbe Nummer hat. Einige Punkte oder Unterpunkte, die in einer bestimmten Situation oder für eine bestimmte Sprache nicht von Belang sind, sind ausgelassen dies ist beabsichtigt und kein Fehler. Das Formblatt ist in derselben Sprache auszufüllen; es ist nicht möglich, eine andere Sprache als die Sprache des Formblatts zu verwenden. Soweit im Folgenden nichts anderes angegeben, sind alle zutreffenden Punkte im Formblatt auszufüllen; wenn dies nicht geschieht, liegt ein Mangel vor Regel 103 Absatz 2 Buchstabe a GMDV Angaben zum Anmelder und Vertreter Zum Anmelder (Punkt 2) sind alle zutreffenden Angaben unter den Unterpunkten 2.a)-d), f) zu machen. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 8

9 Unter Punkt 2e) kann eine bevorzugte Sprache für die Korrespondenz mit der WIPO angegeben werden, was nur Sinn macht, wenn dies nicht dieselbe Sprache ist, in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; dieser Punkt ist für das HABM nicht relevant. (Achtung: In allen Sprachfassungen von EM 2 außer in EN, FR, ES kann oder muss der Anmelder angeben: - in Punkt 0.1 die Sprache (EN, FR oder ES), in der die internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll; - in Punkt 0.2 die Sprache, in der er wünscht, dass das HABM mit ihm korrespondiert; - in Punkt 2e) die Sprache, in der er wünscht, dass die WIPO mit ihm korrespondiert. Das HABM korrespondiert mit der WIPO in der unter Punkt 0.1 angegebenen Sprache.) Unter Punkt 3 sind Angaben zur Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung zu machen. Die Berechtigung, die Anmeldung bei dem HABM als Ursprungsamt einzureichen, kann auf die Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EG gestützt werden. Der Anmelder hat die Wahl, auf welches oder welche dieser Kriterien er die Anmeldeberechtigung stützt. Beispielsweise kann ein dänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland das dänische Amt, das deutsche Amt oder das HABM als Ursprungsamt wählen (vorausgesetzt dass er eine entsprechende Basismarke besitzt); wählt er das HABM, so hat er die Wahl, ob er die Anmeldeberechtigung auf seine Staatsangehörigkeit oder seinen Wohnsitz stützt. Stützt er die Anmeldeberechtigung auf die Staatsangehörigkeit, so muss die unter Punkt 2 b) angegebene Anschrift nicht in der Gemeinschaft sein, und in diesem Falle muss keine weitere Anschrift unter Punkt 3 d) angegeben werden, jedoch ein Vertreter vor dem HABM bestellt werden (Artikel 88 GMV). Stützt er seine Anmeldeberechtigung auf seinen Wohnsitz (wenn Punkt 3 b) i) angekreuzt ist), so muss die Anschrift nur dann unter Punkt 3 b) angegeben werden, wenn sie von der unter Punkt 2.b) angegebenen Anschrift verschieden ist. Gleiches gilt, wenn er seine Anmeldeberechtigung auf einen wirklichen und nicht nur zum Schein bestehenden Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der EG stützt. Dieser Begriff ist in der gleichen Weise auszulegen wie in anderen Fällen, beispielsweise im Zusammenhang mit berufsmäßiger Vertretung (siehe Teil A, ); beispielsweise reicht ein Postfach oder eine Korrespondenzanschrift nicht aus. Das HABM überprüft die Anmeldeberechtigung auf der Basis der in dem Formblatt gemachten Angaben (Regel 103 Absatz 2 Buchstabe f GMDV). Das HABM korrespondiert mit dem Anmelder unter der in Punkt 2 b) oder c) angegebenen Anschrift, wenn kein HABM-Vertreter bestellt wurde. Unter Punkt 4 a) ist die Angabe eines Vertreters vor der WIPO optional. Dieser Vertreter muss kein berufsmäßiger Vertreter im Sinne von Artikel 89 Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 9

10 GMV sein (siehe Regel 3 Absatz 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Das HABM korrespondiert nicht mit dem unter Punkt 4 a) angegebenen Vertreter, sondern leitet diese Angabe lediglich an die WIPO weiter. Besteht der Wunsch, dass der Vertreter vor der WIPO auch derjenige sein soll, mit dem das HABM in Sachen der internationalen Anmeldung korrespondiert, so muss außerdem Punkt 4 b) ausgefüllt werden. Unter Punkt 4 b) kann und, wenn der Anmelder keinen Wohnsitz oder Geschäftssitz in der EG hat, muss ein Vertreter vor dem HABM bestellt werden. Der Vertreter muss die Voraussetzung des Artikels 89 GMV erfüllen (siehe Teil A, Kapitel 6). Ist Punkt 4 b) nicht ausgefüllt, ist jedoch in den Akten des HABM für die Basismarke bereits ein Vertreter vermerkt, so korrespondiert das HABM automatisch mit jenem Vertreter, und zwar auch in Sachen der internationalen Anmeldung Bestehen einer Basismarke Der Anmelder muss Inhaber einer Basismarke (angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke) sein, die bei dem Ursprungsamt (HABM) angemeldet oder eingetragen ist, und die internationale Anmeldung muss mit der Basismarke identisch sein. Identität der Personen: Identität im strengen Sinne ist gefordert; die internationale Anmeldung darf nicht von einem Lizenznehmer oder von einem verbundenen Unternehmen eingereicht werden. Bei der Basismarke kann es sich handeln um (siehe Artikel 141 Absatz 1, Absatz 2 GMV, Punkt 5 des Formblatts HABM EM 2): - eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung; - eine eingetragene Gemeinschaftsmarke; - eine Gemeinschaftsmarke, sobald diese eingetragen ist; in diesem Falle wird die internationale Anmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht, zu dem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch nicht eingetragen ist, sie gilt jedoch als an dem Tag der Eintragung der Gemeinschaftsmarke eingegangen; erst nach diesem Zeitpunkt behandelt das HABM die Anmeldung und leitet sie gegebenenfalls weiter. Die Anmeldung oder Eintragung muss anhängig oder in Kraft sein, d. h. sie darf nicht rechtskräftig zurückgewiesen, für nichtig erklärt oder zurückgenommen worden sein. Unter Punkt 5 ist das Aktenzeichen und das Anmelde- oder Eintragungsdatum der Basismarke anzugeben; im Falle des Artikels 141 Absatz 2 Satz 2 GMV ist nur die Nummer der Gemeinschaftsmarkenanmeldung anzugeben, das Eintragungsdatum wird von dem HABM nachgetragen. Anmelder sollten daher warten, bis die Gemeinschaftsmarkennummer vorliegt, bevor sie die Anmeldung der internationalen Registrierung einreichen Prioritätsanspruch Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 10

11 Wird unter Punkt 6 Priorität beansprucht, so sind das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, die Anmeldenummer (soweit verfügbar) und das Anmeldedatum anzugeben. Prioritätsbelege sind nicht nötig und sollten nicht beigefügt werden; sie werden nicht an die WIPO weitergeleitet. Die Prüfung des HABM beschränkt sich darauf, ob die notwendigen Angaben unter Punkt 6 gemacht sind und erstreckt sich nicht auf die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs Identität mit der Basismarke Die Punkte 7 bis 9 betreffen die Marke, für die die internationale Anmeldung eingereicht wird, und ihre Identität mit der Basismarke. In HABM EM 2 ist Punkt 7 a) bereits angekreuzt; das HABM leitet stets die Wiedergabe der Marke, so wie sie in unserer Datenbank für die Basismarke enthalten ist, weiter. Wird WIPO MM 2 benutzt, so muss die Marke wiedergegeben werden; diese muss mit der Basismarke identisch sein. Das HABM muss prüfen, ob dies der Fall ist (Regel 103 Absatz 2 Buchstabe c GMDV). Punkt 7 c) darf nur angekreuzt werden, wenn es sich bei der Marke tatsächlich um eine solche in Standardschrift handelt. Unter Punkt 8 a) kann Farbe beansprucht werden. Wenn die Basis- Gemeinschaftsmarke in Farbe eingereicht wird, muss eine Beschreibung der Farben beigefügt sein. Die internationalen Anmeldung muss dieselbe Beschreibung enthalten. Siehe Regel 103 Absatz 2 Buchstabe e GMDV, Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkt vii der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Ist die Marke - eine Marke für eine Farbe oder Farbkombination als solche, - eine dreidimensionale oder Hörmarke, - eine Kollektivmarke, so ist dieselbe Angabe in der internationalen Anmeldung zwingend zu machen, und Punkt 7 d) oder Punkt 9 d) muss angekreuzt werden. Siehe Regel 103 Absatz 2 Buchstabe d GMDV, Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkt vii (bis) x der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Enthält die Basismarke eine Beschreibung, so kann dieselbe Beschreibung in die internationale Anmeldung aufgenommen werden (Punkt 9 e)). Siehe Regel 103 Absatz 2 Buchstabe d GMDV, Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkt xi der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Ein Disclaimer kann auch dann aufgenommen werden, wenn die Basismarke keinen Disclaimer enthält (Punkt 9 g)). Siehe Regel 103 Absatz 2 GMDV, Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b Punkt v der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 11

12 Unter Punkt 9 b) oder c) kann eine Übersetzung der Marke oder die Angabe, dass die Marke keine Bedeutung hat und nicht übersetzt werden kann, gegeben werden. Diese Angabe wird von dem HABM (nicht von Regel 103 erfasst) und auch von der WIPO (Regel 9 Absatz 4 Buchstabe b Punkt iii der Gemeinsamen Ausführungsordnung) als fakultativ behandelt; es ist nicht bekannt, ob solche Angaben vor Bestimmungsämtern rechtliche Bedeutung haben. Punkt 9 f) (Wortbestandteile der Marke) hat keine Bedeutung; sein rein administrativer Charakter ist im WIPO-Guide unter B.II erläutert. Punkt 9 a) betrifft die Transliteration der Marke. Das HABM wird die internationale Anmeldung nicht beanstanden, wenn dieser Punkt nicht angekreuzt ist. Siehe Regel 103 Absatz 2, wo dieser Punkt bewusst nicht als möglicher Mangel behandelt wird. Der Grund ist, dass außer im Falle des griechischen und kyrillischen Alphabets das HABM Marken, die nicht aus lateinischen Schriftzeichen bestehen, als reine Bildmarken behandelt und nicht prüft, ob es sich um Schriftzeichen aus anderen Sprachen handelt. Jedoch verlangt die WIPO eine Transliteration in lateinische Schriftzeichen, wenn die Marke andere als lateinische Schriftzeichen enthält (siehe Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkt xii der Gemeinsamen Ausführungsordnung), und erlässt eine Beanstandung, wenn keine Transliteration angegeben ist; diese muss vom Anmelder direkt gegenüber der WIPO ausgeräumt werden (siehe Regel 11 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Gleichwohl sind die Punkte 9 (a), (b), (c) und (f) auch im HABM Formblatt EM 2 enthalten, da sie für den Anmelder im Verfahren vor der WIPO oder den Bestimmungsämtern nützlich sein können. Zwar basiert eine internationale Anmeldung zumeist auf nur einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung/Gemeinschaftsmarke, doch kann sie sich auch auf mehrere identische Gemeinschaftsmarkenanmeldungen/Gemeinschaftsmarken im Namen desselben Inhabers stützen, die gemeinsam die Waren und Dienstleistungen abdecken, auf die sich die internationale Anmeldung bezieht Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen Punkt 10 verlangt von dem Anmelder die Angabe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, in der Reihenfolge der Klassen gruppiert. Das Verzeichnis kann gegenüber der Basismarke identisch oder enger sein, jedoch nicht weiter. Diesem Vergleich ist das Verzeichnis der Basismarke zu dem Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung zu Grunde zu legen. Beispiel: Die Basisanmeldung wurde für fünf Klassen eingereicht. Im Anschluss an einem Widerspruch wird sie nur für die Klassenüberschrift von Klasse 10 eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt kann eine internationale Anmeldung nur die Klassenüberschrift der Klasse 10 oder einzelne Waren, die in Klasse 10 fallen, beanspruchen. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 12

13 Innerhalb dieser Grenzen kann das Verzeichnis für verschiedene Bestimmungsämter unterschiedlich sein. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist stets in der Sprache der internationalen Anmeldung anzugeben. Ist diese Sprache nicht Französisch, Englisch oder Spanisch (d. h. die Sprache, in der die internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll), so kann der Anmelder eine Übersetzung in diese Sprache einreichen (Artikel 142 Absatz 3 GMV). Tut er dies, so muss er das erste Kästchen unter Punkt 0.3 ankreuzen und sollte das entsprechende Kästchen in Punkt A (Anlage) ausfüllen. Andernfalls muss er das zweite Kästchen unter Punkt 0.3 ankreuzen und das HABM ermächtigen, die Übersetzung vorzunehmen oder eine existierende Übersetzung zu benutzen (Regeln 102 Absatz 4, 103 Absatz 3 GMDV). Wenn die Genehmigung nicht vorliegt (weil das Kästchen nicht richtig angekreuzt wurde oder weil das WIPO-Formblatt verwendet wurde), kann das Amt den Anmelder auffordern, den Formfehler innerhalb einer vom Amt vorgegebenen Frist (1 Monat) zu beheben. Es liegt im Interesse des Anmelders, die Anmeldung möglichst schnell zu berichtigen, damit das HABM sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang an die WIPO weiterleitet und damit die internationale Registrierung das Datum trägt, an dem sie bei dem HABM eingegangen ist (siehe Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls). Die Übersetzung wird, sofern verfügbar, von der Basismarke übernommen, insbesondere wenn es sich um eine bereits veröffentlichte Anmeldung oder eingetragene Gemeinschaftsmarke handelt. Ist dies nicht möglich, d. h. wenn die Übersetzung der Basisanmeldung noch nicht vorliegt oder wenn das Warenverzeichnis, obwohl enger, andere Formulierungen als das Verzeichnis der Basismarke aufweist oder wenn der Anmelder verschiedene Verzeichnisse für verschiedene Bestimmungsämter vorgelegt hat, so muss das Verzeichnis so schnell wie möglich an das Übersetzungszentrum versandt werden. Das Übersetzungszentrum hat sich selbst verpflichtet, die Übersetzung innerhalb von vier Arbeitstagen zu erstellen. Auch alle anderen Textbestandteile werden zur Übersetzung versandt, wie z. B. Farbansprüche oder Beschreibungen, sofern der Anmelder diese nicht selbst übersetzt hat. Hierzu müssen die Punkte 8 und 9 sorgfältig im Hinblick auf die Angaben in Punkt A und die vom Anmelder vorgelegten Anlagen überprüft werden. Diese Übersetzungen werden nicht anschließend in EUROMARC für die Basisanmeldung genutzt: Dies wäre im Hinblick auf mögliche Unterschiede oder spätere Änderungen der jeweiligen Verzeichnisse zu riskant. Der Anmelder wird zu den vom HABM erstellten Übersetzungen nicht gehört. Liegt die Übersetzung für die Basismarke bereits vor, so kennt der Anmelder die Übersetzung. In diesem Falle würde es keinen Unterschied machen, wenn er diese Übersetzung selbst eingereicht hätte. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss ordnungsgemäß gruppiert und korrekt klassifiziert werden. Dies ist sichergestellt, wenn die Klassifizierung der Basis- Gemeinschaftsmarkenanmeldung bereits geprüft Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 13

14 war. Andernfalls ist die von dem Anmelder vorgenommene Klassifizierung oder, wenn er diese nicht vorgenommen hat, das Warenverzeichnis ohne weiteres für die Zwecke der Weiterleitung der internationalen Anmeldung zu übernehmen Benannte Vertragsparteien Eine bei dem HABM eingereichte internationale Anmeldung unterliegt ausschließlich dem Madrider Protokoll. Es können nur Vertragsparteien des Madrider Protokolls benannt werden, gleich ob sie auch Mitglied des Madrider Abkommens sind. Die Kästchen in Punkt 11 von HABM EM 2 führen alle gegenwärtigen Vertragsparteien des Madrider Protokolls auf mit Ausnahme der EG, da diese in einer bei dem HABM eingereichten internationalen Anmeldung nicht benannt werden kann (keine Selbstbenennung, Artikel 3 bis Satz 2 des Madrider Protokolls). Vertragsparteien, die dem Protokoll nach Herausgabe des Formblatts beitreten, können unter andere hinzugefügt werden. Das Formblatt wird so oft wie nötig neu aufgelegt, um Kästchen für neue Vertragsparteien des Protokolls hinzuzufügen. Der Prüfer hat sich zu vergewissern, dass mindestens eine der Benennungen wirksam ist. Werden unter andere Staaten angegeben, die nicht oder noch nicht Vertragspartei des Protokolls sind, so soll dies der Prüfer nicht beanstanden, da dies die Wirksamkeit der anderen Benennungen nicht beeinträchtigt, so dass die Anmeldung so schnell wie möglich weitergeleitet werden kann. Jedoch wird dann der Anmelder eine Beanstandung der WIPO zu vergegenwärtigen haben Unterschrift Die Unterschrift des Anmelders (Punkt 12) ist fakultativ. Die EG hat von der Möglichkeit gemäß Regel 9 Absatz 2 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung, eine Unterschrift des Anmelders zu verlangen, keinen Gebrauch gemacht, da an die WIPO lediglich Datenbestände und nicht das Original oder ein Faksimile des Formblatts weitergeleitet werden Andere Formblätter Werden die Vereinigten Staaten benannt, so muss der Anmelder das unterzeichnete WIPO-Formblatt MM 18 beifügen (siehe Punkt 11, Fußnote **). Dieses Formblatt muss stets auf Englisch sein, unabhängig von der Sprache der internationalen Anmeldung. Der Prüfer soll das Fehlen oder das unvollständige Ausfüllen des Formblatts MM 18 nicht beanstanden, da dies die Wirksamkeit der anderen Benennungen nicht beeinflusst. WIPO-Formblatt MM 17 ermöglicht, in einer internationalen Anmeldung die Seniorität einer nationalen Marke zu beanspruchen, wenn die EG benannt ist. Da dies in einer internationalen Anmeldung, für die das HABM Ursprungsamt ist, nicht möglich ist, kann ein solcher Senioritätsanspruch nicht erfolgen. Wird Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 14

15 MM 17 gleichwohl der internationalen Anmeldung beigefügt, so ignoriert dies der Prüfer und leitet dies nicht an die WIPO weiter Weiterleitung der internationalen Anmeldung Liegen Mängel vor, die gemäß den vorstehenden Ausführungen vom Anmelder zu beheben sind, so versendet der Prüfer Formschreiben M 106 und setzt eine Frist von einem Monat zur Mängelbeseitigung. Wird der Mangel nicht beseitigt, so lehnt der Prüfer die Weiterleitung der internationalen Anmeldung mit Formschreiben M 100 ab. Dies schließt die spätere Einreichung einer neuen internationalen Anmeldung nicht aus. Ist die Sprache der internationalen Anmeldung nicht Französisch, Englisch oder Spanisch, so erfolgt die Korrespondenz mit dem Anmelder in der Sprache der internationalen Anmeldung, es sei denn, das erste Kästchen von Punkt 0.2 ist angekreuzt (siehe Artikel 142 Absatz 1 Satz 2 GMV). Den Prüfern wird empfohlen, Probleme, insbesondere kleinere Mängel möglichst am Telefon zu lösen, um das Verfahren zu beschleunigen. Auch müssen die Anmelder und ihre Vertreter sich bewusst sein, dass es sehr riskant ist, die Frist von einem Monat bis zum Ende auszuschöpfen; sie sollten vielmehr sofort antworten. Je schneller der Mangel behoben wird, desto größer ist die Chance, dass der Prüfer die internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten weiterleiten kann, damit das Eingangsdatum das Datum der internationalen Registrierung wird. Sobald sich der Prüfer überzeugt hat, dass die internationale Anmeldung in Ordnung ist, hat er diese an die WIPO weiterzuleiten, Regel 104 GMDV. Die Weiterleitung erfolgt elektronisch, mit der Ausnahme von Schriftstücken, die nicht in XML-Datenbestände reduziert werden können, wie z. B. das Gebührenberechnungsblatt oder MM 18; solche anderen Schriftstücke werden als gescannte Anlagen übermittelt. Die elektronische Übermittlung enthält die in Artikel 3 Absatz 1 des Madrider Protokolls genannte Bescheinigung. Aus diesem Grund ist Punkt 13 des WIPO-Formblatts MM 2 nicht in HABM EM 2 enthalten. Es ist möglich, dass das HABM eine Beanstandung seitens der WIPO erhält. Die Beanstandung muss von dem HABM oder dem Anmelder behoben werden, je nach Art der Beanstandung. Der Prüfer muss versuchen, die in Regel 11 Absatz 4 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Mängel zu beseitigen. Die WIPO kann auch Beanstandungen in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen (Regel 12 der Gemeinsamen Ausführungsordnung) und/oder die Angabe der Waren und Dienstleistungen (Regel 12 der Gemeinsamen Ausführungsordnung) geltend machen. Der Anmelder, der gleichzeitig von dem Internationalen Büro über die Beanstandung informiert wird, kann seinen Standpunkt dem HABM vortragen, nicht jedoch dem Internationalen Büro direkt. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 15

16 Wenn die WIPO eine Beanstandung in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen erhebt (Regel 12 der Gemeinsamen Ausführungsordnung), macht der Prüfer nicht von der unter Regel 12 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit einer abweichenden Stellungnahme Gebrauch, vielmehr muss der Prüfer den Vorschlag der WIPO akzeptieren. Wenn der Inhaber einen Gegenvorschlag oder eine Bestätigung der Annahme des Vorschlags übermittelt, leitet das HABM das Schreiben so wie es ist an das Internationale Büro weiter. Wenn die WIPO eine Beanstandung in Bezug auf die Angabe der Waren und Dienstleistungen erhebt (z. B. Begriff zu unbestimmt, siehe Regel 13 der Gemeinsamen Ausführungsordnung), macht der Prüfer nicht von der unter Regel 13 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit eines Vorschlags zu Behegung des Mangels Gebrauch. Wenn der Inhaber einen Vorschlag übermittelt, leitet das HABM diesen so wie er ist an das Internationale Büro weiter. 2. Nachträgliche Benennungen Im Gegensatz zu internationalen Anmeldungen brauchen nachträgliche Benennungen nicht durch das Ursprungsamt eingereicht zu werden, sondern können direkt bei der WIPO eingereicht werden (Regel 24 Absatz 2 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Es wird empfohlen nachträgliche Benennungen direkt bei dem Internationalen Büro einzureichen. Wird die internationalen Registrierung an eine Person übertragen, die nicht berechtigt ist, eine nachträgliche Benennung durch das HABM vorzunehmen, muss die nachträgliche Benennung direkt bei dem Internationalen Büro eingereicht werden, siehe Artikel 2 Absatz 1 Punkt ii des Madrider Protokolls und Regel 105 Buchstabe d GMDV (Beispiel: Ein französischer Inhaber einer internationalen Registrierung, die zu einem schweizerischen Unternehmen gehört, das eine nachträgliche Benennung vornehmen will. Das schweizerische Unternehmen kann die nachträgliche Benennung nicht vor dem HABM einreichen, weil es seinen Sitz nicht im Gebiet der EG hat, sondern es muss sich direkt an die WIPO wenden.) Nachträgliche Benennungen können erst erfolgen, nachdem eine erste internationale Anmeldung erfolgt ist und zu einer internationalen Registrierung geführt hat. Wenn eine nachträgliche Benennung eingeht wird, bevor die internationale Anmeldung registriert wurde, gilt sie als nicht bei dem HABM eingereicht. Für nachträgliche Benennungen wird keine Übermittlungsgebühr erhoben. Für nachträgliche Benennungen muss das amtliche Formblatt verwendet werden (Regel 102 Absatz 1, Absatz 2, 103 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 83 Absatz 2 Buchstabe b GMDV). In Französisch, Englisch und Spanisch ist dies das WIPO-Formblatt MM 4. In diesen Sprachen existiert keine HABM- Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 16

17 Fassung, da keine speziellen Angaben für das HABM benötigt werden. In den anderen Amtssprachen der EG muss das HABM-Formblatt EM 4 benutzt werden. Das Gebührenberechnungsblatt (Anlage zum WIPO-Formblatt MM 4) ist insofern zwingend vorgeschriebener Bestandteil der nachträglichen Benennung, als das Internationale Büro eine Beanstandung erhebt, wenn das Blatt nicht ausgefüllt ist. In den WIPO-Formblättern MM 4 in Englisch, Französisch und Spanisch ist das Blatt in der betreffenden Sprache enthalten, bei allen anderen Sprachfassungen des HABM-Formblatts EM 4 ist das Blatt vom Anmelder in der betreffenden Sprache (der Sprache, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO übermittelt wird) beizufügen. Das HABM prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist oder zutreffend ausgefüllt ist. Vielmehr leitet der Prüfer es so wie es ist an die WIPO weiter, und zwar in Form einer Anlage zur elektronischen Übermittlung und ohne jede Überprüfung des Inhalts sowie in der Sprache, in der das Blatt eingereicht wurde. Etwaige Fragen zur Zahlungsart und zur Höhe der Gebühren sind an die WIPO zu richten; es kann auch der WIPO- Gebührenkalkulator auf der WIPO-Webseite benutzt werden. In MM 4 und EM 4 sind die erforderlichen Angaben im Vergleich zu MM 2 erheblich reduziert; sie beschränken sich im Wesentlichen auf Angaben zum Anmelder und seiner Anmeldeberechtigung, zum Vertreter, das Warenverzeichnis und die Benennung zusätzlicher Vertragsparteien des Madrider Protokolls. Diese Angaben sind grundsätzlich in der gleichen Weise wie in MM 2 zu machen, und die Prüfung folgt im Wesentlichen den gleichen Kriterien. Formschreiben M 101 und M 100 sind auch für nachträgliche Benennungen zu verwenden, mit den entsprechenden Anpassungen. Bei der Anmeldeberechtigung besteht lediglich insofern ein Unterschied, als eine nachträgliche Benennung bei dem HABM auch eingereicht werden kann, wenn dieses nicht Ursprungsamt war, wenn die internationale Registrierung auf eine Person mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EG oder mit Sitz oder Wohnsitz in der EG übertragen wurde (das HABM als Amt der Vertragspartei des Inhabers ), siehe Regeln 1 (xxvi bis), 24 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann gegenüber der internationalen Registrierung identisch sein (Punkt 5 a)) oder von ihr verschieden sein, vorausgesetzt, dass es enger ist als dass der internationalen Registrierung (Punkt b) oder c)). Das Verzeichnis darf nicht weiter sein als das der internationalen Registrierung, auch wenn es von der Basismarke abgedeckt ist (siehe Regel 105 Buchstabe c GMDV). Ein Vergleich mit dem Verzeichnis der Basismarke ist daher nicht nötig. Innerhalb dieser Grenzen können für verschiedene nachträglich benannte Staaten unterschiedliche Verzeichnisse vorgelegt werden. Die Marke ist notwendigerweise dieselbe wie die der internationalen Registrierung. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 17

18 Nachträgliche Benennungen müssen in derselben Sprache eingereicht werden wie die ursprüngliche internationale Anmeldung (Artikel 144 GMV); andernfalls lehnt das Amt die Weiterleitung der nachträglichen Benennung ab (Regel 105 Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 2, Absatz 4). Ist diese Sprache nicht Französisch, Englisch oder Spanisch, muss der Anmelder in HABM EM 4 den Punkt 0.1 ankreuzen und die Sprache angeben, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO weitergeleitet werden soll; diese Sprache kann von der Sprache der internationalen Registrierung verschieden sein. Die Punkte 0.2 und 0.3 zur Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen und der Sprache für die Korrespondenz zwischen Anmelder und HABM müssen ebenfalls ausgefüllt werden; B und gelten entsprechend. 3. Mitteilungen von Tatsachen, die die Basismarke berühren Fällt innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der internationalen Registrierung die Basismarke ganz oder teilweise weg, so wird die internationale Registrierung im gleichen Umfang gelöscht. Dies wird allgemein als Abhängigkeit der internationalen Registrierung von der Basismarke oder als Zentralangriff bezeichnet, obwohl die internationale Registrierung nicht nur wegfällt, wenn ein Dritter die Basismarke angreift, sondern auch wenn die Basismarke aufgrund einer Handlung oder der Untätigkeit ihres Inhabers wegfällt. Bei einer Gemeinschaftsmarke betrifft dies die Fälle, in denen entweder ganz oder teilweise (für einige Waren oder Dienstleistungen) - die Gemeinschaftsmarkenanmeldung, auf der die internationale Registrierung basiert, zurückgenommen wird, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird; - die eingetragene Gemeinschaftsmarke, auf der die internationale Registrierung basiert, nicht erneuert wurde, auf sie verzichtet wurde oder vom HABM oder auf Widerklage von einem Gemeinschaftsmarkengericht für verfallen oder nichtig erklärt wurde. Beruht dies auf einer Entscheidung (des HABM oder eines Gemeinschaftsmarkengerichts), so muss diese rechtskräftig geworden sein. Tritt dies während der Fünf-Jahres-Frist ein, so muss der Prüfer dies der WIPO entsprechend mit Formschreiben W146 mitteilen (zu den Einzelheiten siehe Regel 106 Absatz 1 Buchstabe a, Buchstabe b, Absatz 2 GMDV). Der Prüfer muss vor Übermittlung einer Entscheidung über den Verlust der Wirkung feststellen, dass die internationale Anmeldung registriert ist. Eine Mitteilung an die WIPO muss auch in bestimmten Fällen gemacht werden, in denen ein Verfahren vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist begonnen hat, jedoch innerhalb dieser Frist nicht abgeschlossen wurde; eine solche Mitteilung ist unmittelbar nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist zu machen. Die Fälle, in denen dieses nötig ist, sind: Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 18

19 - Eine Zurückweisung der Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus absoluten Gründen wurde mit der Beschwerde angefochten, und die Beschwerde ist noch anhängig; - ein Widerspruchsverfahren ist anhängig (einschließlich einer nachfolgenden Beschwerde vor den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof); - ein Löschungsverfahren vor dem HABM ist anhängig (einschließlich anschließender Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof); - gemäß der Eintragung im Register für Gemeinschaftsmarken ist eine Widerklage gegen eine Gemeinschaftsmarke vor einem Gemeinschaftsmarkengericht anhängig. Einzelheiten siehe Regel 106 Absatz 3 GMDV. In diesen Fällen ist eine weitere Mitteilung an die WIPO zu senden, sobald eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt oder das Verfahren anderweitig beendet ist; dies bedeutet, dass die WIPO zu unterrichten ist, ob und in welchem Umfang die Basismarke wegfällt oder anhängig oder eingetragen bleibt (siehe Regel 103 Absatz 4 GMDV). Bitte beachten: Eine solche Mitteilung darf nicht erfolgen, wenn an dem Tag, an dem die Fünf-Jahres-Frist abläuft, - die Basis-Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus absoluten Gründen zurückgewiesen war, jedoch keine Beschwerde eingelegt wurde oder die Beschwerde nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist eingelegt wird; - ein Widerspruch oder ein Löschungsantrag als nicht eingereicht gilt, weil die Gebühr nicht gezahlt wurde. Bitte ebenfalls beachten: Es ist nicht korrekt, eine solche Mitteilung sofort im Anschluss an den Eingang eines Widerspruchs oder einer Beschwerde zu versenden. Beispielsweise werden Widersprüche, die innerhalb der Fünf- Jahres-Frist abgeschlossen werden, weil der Widerspruch zurückgenommen wurde, nicht mitgeteilt. Wird jedoch ein Widerspruch innerhalb der Fünf- Jahres-Frist abgeschlossen, weil der Anmelder der Gemeinschaftsmarke die Anmeldung zurückgenommen hat, so ist dies mitzuteilen, da dies unter Regel 106 Absatz 1 Buchstabe a GMDV fällt. Es gibt noch einen weiteren Fall, der der WIPO mitzuteilen ist: Wenn die Basis- Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsmarke innerhalb der Fünf-Jahres-Frist geteilt wurde (Regel 106 Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 2 GMDV). Dies kann aufgrund eines teilweisen Rechtsübergangs oder gemäß Artikel 44a oder 48a GMV geschehen. Für diese Mitteilung gibt es zwei Unterschiede gegenüber den anderen Fällen: - Die Mitteilung muss sofort erfolgen, und zwar nachdem die Teilanmeldung oder Teileintragung in EUROMARC erstellt wurde; - sie wirkt sich auf die Gültigkeit der internationalen Registrierung nicht aus; sie dient nur der Transparenz, auf welche Marken die internationale Registrierung gestützt ist. Siehe Regel 106 Absatz 2 Buchstabe d GMDV, wo dieser Fall mit Absicht nicht als Grund für die Löschung der internationalen Registrierung aufgeführt ist. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 19

20 4. Weiterleitung von Änderungen, die die internationale Registrierung betreffen 1 Das internationale Register wird von der WIPO geführt. Prinzipiell ist ein Ursprungsamt nicht von Änderungen in der internationalen Registrierung betroffen, und die Bestimmungsämter sind lediglich insoweit betroffen, als sie Mitteilungen der WIPO über solche Änderungen erhalten, die sie in ihren eigenen Datenbanken aufführen können. Grundsatz ist, dass alle Änderungen bezüglich einer internationalen Registrierung von deren Inhaber direkt bei der WIPO einzureichen sind. Das HABM akzeptiert keine Verlängerungsanträge oder Verlängerungsgebühren, Regel 107 GMDV Anträge auf Änderungen, die ohne Prüfung weitergeleitet werden Folgende Anträge auf sonstige Eintragungen bezüglich einer internationalen Registrierung können auch bei dem HABM als Amt der Vertragspartei des Inhabers eingereicht werden (siehe Regeln 20, 20 bis, 25 Absatz 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung): - Eine Änderung des Inhabers (WIPO-Formblatt MM 5), auch soweit nur ein Teil der Waren oder Dienstleistungen oder nur einzelne Bestimmungsämter betroffen sind; (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem Rechtsübergang) - eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen oder ein Verzicht (WIPO-Formblätter MM 6 oder 7); (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem vollständigen oder teilweisen Verzicht) - eine vollständige oder teilweise Löschung der internationalen Registrierung (WIPOFormblatt MM 8); (dies ist letztlich eine Einschränkung oder ein Verzicht mit Wirkung für alle Bestimmungsämter gleichzeitig.) - eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers (WIPO- Formblatt MM 9); - eine Lizenz (WIPO-Formblatt MM 13); - eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers (hierfür gibt es kein WIPO-Formblatt); (in der Terminologie der GMV entspricht dies einem dinglichen Recht, einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder einem Insolvenzverfahren) Wird ein solcher Antrag vom Inhaber der internationalen Registrierung bei dem HABM gestellt, so wird dieser ohne jede Prüfung lediglich an die WIPO weitergeleitet. Die Bestimmungen der GMV und der GMDV für die analogen Verfahren gelten nicht. Insbesondere gelten die Sprachenregeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung, und es ist keine HABM-Gebühr zu zahlen. 1 Dieser Abschnitt ist in Kapitel 1 enthalten, das sich mit der Rolle des HABM als Ursprungsamt befasst, allerdings geht es hierbei zum Teil auch um die Rolle des HABM als Bestimmungsamt. Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 20

21 Ein solcher Antrag kann nur über das HABM eingereicht werden, wenn dieses das Amt der Vertragspartei des Inhabers ist, d. h. wenn es Ursprungsamt war oder für den Inhaber in Folge einer Übertragung der internationalen Registrierung zuständig geworden ist (siehe Regel 1 (xxvi bis) der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Jedoch wird diese Voraussetzung von dem HABM nicht geprüft, da es lediglich den Antrag weiterleitet und der Antrag ohnehin direkt bei der WIPO hätte gestellt werden können. Summa summarum agiert das Amt für solche Anträge, die von dem Inhaber der internationalen Registrierung gestellt werden, lediglich als Briefkasten. Soweit Regel 20 Absatz 1 der Gemeinsamen Ausführungsordnung einem Amt der Vertragspartei des Inhabers erlaubt, aus eigener Initiative eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen und einem Bestimmungsamt erlaubt, eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen, wird von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht werden Anträge auf Änderungen, die nach begrenzter Prüfung weitergeleitet werden Die Regeln 20 Absatz 1 Buchstabe a, 20bis Absatz 1 und 25 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung sehen vor, dass der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers nur dann direkt bei der WIPO eingereicht werden darf, wenn er vom Inhaber der internationalen Registrierung gestellt wird. Es wäre somit praktisch unmöglich, eine Änderung des Inhabers oder eine Lizenz bei der WIPO einzutragen, wenn - der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Fusion, Ableben) oder - der Inhaber sich gegenüber seinem Lizenznehmer oder (was wahrscheinlicher ist) dem von einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme Begünstigten unkooperativ zeigt. Deshalb hat der neue Inhaber oder der Lizenznehmer oder der Inhaber des dinglichen Rechts nur die Möglichkeit, den Antrag auf Eintragung der Änderung bei dem Amt der Vertragspartei des Inhabers einzureichen. Die WIPO trägt solche Anträge ohne Sachprüfung ein, lediglich aufgrund der Tatsache, dass diese von dem Amt der Vertragspartei des Inhabers übermittelt wurden. Um zu vermeiden, dass ein Dritter ohne jede Prüfung Inhaber oder Lizenznehmer einer internationalen Registrierung werden kann, ist es deshalb zwingend geboten, dass das HABM alle Anträge auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Inhabers, die nicht vom Inhaber der internationalen Registrierung eingereicht werden, daraufhin prüft, ob ein Nachweis des Rechtsübergangs, der Lizenz oder des anderen Rechts vorgelegt wird. Dies ist in Regel 120 GMDV bestimmt. Die Prüfung beschränkt sich auf den Nachweis des Rechtsübergangs oder der Lizenz oder des anderen Rechts (Regel 31 Absatz 1, Absatz 5 GMDV), und die entsprechenden Abschnitte der Ritchlinien für die Verfahren vor dem Amt, Teil M Seite 21