Rolf W. Einsele Erich R. Franke

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1 Herausgegeben von Rolf W. Einsele Erich R. Franke

2 Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Übersetzung, Nachdruck, fotomechanische Wiedergabe, Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-ROM etc. nur nach schriftlicher Zustimmung. VPP-Rundbrief, Uhlandstr. 1, Duisburg Jubiläums-Logo und Bucheinband: Karen Einsele Rauenthaler Str. 10, Wiesbaden ISBN Druck: Infotex-Offset, KDS-Graphische Betriebe GmbH, Lilienthalallee 1, München Buchbinderei: Buggermann & Wappes, Mühldorfstr. 8, München,

3 Vorwort Der VPP hat in den letzten Jahren an Bekanntheit und an Anerkennung gewonnen und einen erfreulichen Zulauf erfahren: Er hat seine Mitgliederzahl seit 1990 annähernd verdoppelt. Aber nicht nur die Mitgliederzahl ist gewaltig gestiegen, auch die zweimal jährlich stattfindenden Fachtagungen haben zwischenzeitlich wie kaum eine andere Veranstaltung des gewerblichen Rechtsschutzes Anerkennung aus der nationalen und internationalen IP-Familie erfahren, gleiches gilt für die VPP-Sonderseminare zu Spezialthemen des Gewerblichen Rechtsschutzes, nicht zuletzt wegen der hervorragenden Referenten. Unser Bitten nach Beiträgen für die vorliegende Festschrift ist offensichtlich deshalb auf unerwartet große Resonanz gestoßen, die unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Das so entstandene Werk ist aber nicht nur ein gut gemeinter Geburtstagsgruß geworden, entstanden ist viel mehr ein Nachschlagewerk mit hochinteressanten Beiträgen zu aktuellen Themen. Es bietet dem Fachmann nicht nur zusätzliche Informationen, sondern führt zumindest streckenweise zu reinem Lesevergnügen und hilft darüber hinaus, manche Wissenslücke kompetent zu schließen. Beigetragen haben nicht nur die aktiven, sondern auch zwischenzeitlich im Ruhestand befindliche Präsidenten des Patentamts und des Patentgerichts sowie des VPP und der Patentanwaltskammer. Daneben konnten wir namhafte Vertreter des Bundesgerichtshofs, des Bundespatentgerichts und der Hochschulen sowie herausragende Experten aus der Anwaltschaft und im gewerblichen Rechtsschutz engagierte Kollegen aus der Industrie für Beiträge gewinnen. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank. Danken wollen wir aber darüber hinaus all denen, die in den IP-Abteilungen der Herausgeber und in der Druckerei ihren Beitrag zum Gelingen geleistet haben. Stellvertretend für viele seien hier genannt: Frau Edith Sprenger für die Korrespondenz mit unseren Autoren und die elektronische Gesamtaufbereitung der Manuskripte und Frau Christine Piesenecker, die nicht nur den endgültigen Satz und Seitenumbruch erstellt hat, sondern im Rahmen zahlreicher Diskussionen das Buch in der jetzigen Form entstehen ließ. Für das besonders gut gelungene äußere Erscheinungsbild sei schließlich noch sehr herzlich Frau Karen Einsele gedankt. Im April 2005 Rolf W. Einsele, Erich R. Franke

4 Autorenverzeichnis Wilfried Anders, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Vorsitzender Richter (20. Senat) am Bundespatentgericht, München Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Patentanwälte Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, München Kurt Bartenbach, Professor Dr. jur. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Sozietät CBH-Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, Köln - Berlin - Cottbus, Lehrbeauftragter an den Universitäten zu Köln und Düsseldorf. Bertold Bartoschek, Dr., Dipl.-Ing. Patentassessor, Münster Achim Bender Richter am Bundespatentgericht, Mitglied einer Beschwerdekammer am Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Alicante, Dozent an der Universität St. Gallen im Executive Master of European and International Business Law, Vorsitzender Richter des GRUR-Arbeitskreises Alicante Theo Bodewig, Prof. Dr. jur., Dipl.-Volksw. Humboldt-Universität zu Berlin, Richter am OLG München I Matthias Brandi-Dohrn, Dr. Rechtsanwalt, Icking Uwe Dreiss, Prof. Dr. jur., Dipl.-Ing., M.Sc. Patentanwalt, Patentanwälte Dreiss, Fuhlendorf, Steimle & Becker, Stuttgart, Präsident der Patentanwaltskammer a.d.

5 Rolf W. Einsele Leiter IP-Management DaimlerChrysler AG, Stuttgart Patentanwalt VPP-Vizepräsident vom VPP-Präsident seit Roland von Falckenstein, Dr. jur. Vorsitzender der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt, München Erich R. Franke, Dr., Dipl.-Chem. Leiter Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen, Wacker-Chemie GmbH, München, Vorsitzender Projektgruppe ArbEG, VPP Präsidiumsmitglied u. Rundbriefredaktion Heinz Goddar, Dr. rer. nat. Patentanwalt European Patent Attorney, München Lehrbeauftragter an der Universität Bremen Marianne Grabrucker Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht Klaus Haft, Diplom-Physiker Rechtsanwalt in Düsseldorf Norbert Haugg, Prof., Dipl.-Ing. Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes a.d. Ortwin Hellebrand, Dipl.-Ing. Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht a.d. Bernhard Jestaedt, Prof. Dr. Richter am Bundesgerichtshof a.d. Lehrbeauftragter der Justus-Liebig-Universität Gießen Alfred Keukenschrijver Richter am Bundesgerichtshof, München/Karlsruhe

6 Christian Klawitter Rechtsanwalt in Hamburg Partner der Sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer Hans Peter Kunz-Hallstein, Dr. jur. Rechtsanwalt in München Hans-Georg Landfermann, Dr. Präsident des Bundespatentgerichts, München Wilhelm von Lieres, Dipl.-Phys. Patentanwalt, ehem. Corporate Chief IP Counsel der Siemens AG, VPP Präsidiumsmitglied Michael Loschelder, Dr. Rechtsanwalt, Generalsekretär der GRUR Barbara Matschiner, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., PAss Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Leiterin des Referates Wissenstransfer VPP Präsidiumsmitglied Richard L. Mayer Partner der Anwaltssozietät Kenyon & Kenyon, New York Peter Meier-Beck, Dr. Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe/Düsseldorf Eduard Merz Vizepräsident des Deutschen Patent- und Markenamts a.d., Vorsitzender der Prüfungskommission für Patentanwälte und Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht a.d. Karl-Hermann Meyer-Dulheuer, Dr., Dipl.-Chem. Apotheker, Patentanwalt, Präsident des VPP von 1987 bis 1995

7 Wolfgang Niedlich, Dipl.-Ing. Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht a.d. Christian Osterrieth, Dr. Rechtsanwalt in Düsseldorf Eugen Popp, Dr. Patentanwalt, c/o Meissner, Bolte & Partner, München, Präsident der Patentanwaltskammer Manfred Rau, Dipl.-Ing., Dr. Patentanwalt in Nürnberg Präsident der Patentanwaltskammer von 1992 bis 1997 Antje Sedemund-Treiber, Dr. Präsidentin des Bundespatentgerichts a.d. Jürgen Schade, Dr. Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts, Gastprofessor an der Renmin Universität, Peking Alfons Schäfers Rechtsanwalt, Ministerialdirigent a.d., Stellvertretender Generaldirektor (WIPO) a.d. Uwe Scharen Richter am Bundesgerichtshof, Düsseldorf/Karlsruhe Herbert Schinke, Dr. rer. nat., Dr. jur., Dipl.-Chem Leiter der Patentabteilung der Leuna-Werke ab 1995 Patentanwalt 1990 Vorsitzender des VPP der DDR Vorstandsmitglied im VPP Lothar Steiling, Dr., PA, Dipl.-Chem. Chief Patent Counsel, IP-Management, Bayer AG. VPP-Vizepräsident

8 Wolfgang Stern, Dipl.-Ing. (FH) Patentanwalt, Erfurt, VPP Präsidiumsmitglied, Schatzmeister u. Geschäftsführer Paul Ströbele, Dr. jur. Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht Fritz Teufel Patentanwalt, Leiter der Patentabteilung IBM Deutschland, VPP Präsidiumsmitglied u. Schriftführer Hans-Georg Urbach, Dr., Dipl.-Chem. Schatzmeister des VPP von Franz-Eugen Volz, Dr. jur. Ministerialrat, Berlin Gabriele Winkler Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht, München Volker Winterfeldt, Dr. Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München

9 Inhaltsverzeichnis VPP-BEITRÄGE Rolf W. Einsele 50 Jahre VPP: Im steten Wandel! Bertold Bartoschek und Wolfgang Stern Der Aufbruch in eine neue Zeit die Anfänge des VPP (DDR) nach der Wende Karl-Hermann Meyer-Dulheuer Zwei Wege zu einem einheitlichen deutschen Berufsstand Herbert Schinke Die Auswirkungen der Wende in der DDR auf dem Patentgebiet in den neuen Bundesländern Hans-Georg Urbach Die Fusion zwischen VPP und VPP (DDR) in BERUFS- UND STANDESRECHT Manfred Rau Zusammenarbeit zwischen freiberuflichen Patentanwälten und Industrie-Patentanwälten und deren Nutzen für beide Seiten Gabriele Winkler Reform der Ausbildung zum Patentanwalt/Patentassessor? Eugen Popp Die Vertretungsbefugnis deutscher Patentanwälte vor einer künftigen europäischen Patentgerichtsbarkeit ein rechtlicher Anspruch?

10 Alfons Schäfers Der Schutz vertraulicher Informationen im Verhältnis von zugelassenem Vertreter und seinem Auftraggeber und das Attorney-Client Privilege im amerikanischen Discovery-Verfahren NATIONALES RECHT Wilfried Anders Über die Wahl des Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter besonderer Berücksichtigung jüngerer Entscheidungen des Bundesgerichtshofs Heinz Bardehle Wird das richtige Niveau der Erfindungshöhe wirklich richtig gewählt? Hans-Georg Landfermann Die befristete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für Einsprüche und Durchgriffsbeschwerden Barbara Matschiner Erfindungen im Rahmen der Hochschulforschung zum Patentwesen an deutschen Hochschulen Wolfgang Niedlich Die patentrechtliche Aufgabe im Wandel Volker Winterfeldt Quo vadis, Einspruch? Exitus oder Renaissance, Popularrechtsbehelf oder Streitverfahren und: Gibt es eine exceptio pacti? ARBEITNEHMERERFINDERRECHT Kurt Bartenbach und Franz-Eugen Volz Erfindungsrechtliche Aspekte der universitären Auftragsforschung Roland von Falckenstein Vereinfachung des Arbeitnehmererfinderrechts?

11 Erich R. Franke und Lothar Steiling Novellierung des ArbEG Kein Ende in Sicht Die Industrie reagiert mit Incentive-Systemen Ortwin Hellebrand Lizenzanalogie und Angemessenheit der Arbeitnehmererfindervergütung SCHUTZRECHTSVERLETZUNG Uwe Dreiss Was sind eigentlich Gemeinkosten? Heinz Goddar Schadensersatzberechnung nach der Lizenzanalogie Bernhard Jestaedt Anmerkungen zur Zulassung der Revision im Patentverletzungsverfahren Alfred Keukenschrijver Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung - neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung Peter Meier-Beck Der gerichtliche Sachverständige im Patentprozeß Christian Osterrieth und Klaus Haft Grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren in Europa Antje Sedemund-Treiber Gedanken zur Einrichtung eines Schiedsgerichts für Streitigkeiten aus dem Bereich des geistigen Eigentums in Deutschland Uwe Scharen Die Aussetzung des Patentverletzungsstreits wegen anhängiger, jedoch erstinstanzlich noch nicht beschiedener Nichtigkeitsklage

12 MARKENRECHT Achim Bender Die ernsthafte Benutzung der Marke in der europäischen Rechtsprechung Michael Loschelder Der markenrechtliche Schutz von technischen Bezeichnungen Paul Ströbele Bedeutung von Vorentscheidungen im markenrechtlichen Eintragungsverfahren INTERNATIONALES RECHT Theo Bodewig Einige vergleichende Bemerkungen zum Schutz von Verfahrenserzeugnissen in den USA und Deutschland Matthias Brandi-Dohrn Reach-through Ansprüche und Reach-through Lizenzen Christian Klawitter Safe Harbour und Legalausnahme: Die neue Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer im Spannungsfeld zwischen Rechtssicherheit und Gestaltungsrisiko Hans Peter Kunz-Hallstein Sind Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und deutschen Gerichten anfechtbar? Richard L. Mayer Die gegenwärtige Schlagkraft eines U.S. Patents: ein Vergleich mit der Vergangenheit

13 GRUNDSÄTZLICHES ZUM GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ Marianne Grabrucker Erinnerungen zur Entstehung des Bundespatentgerichts: Ein Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Werner Böhmer, Richter des Bundesverfassungsgerichts i.r Norbert Haugg Der freie Erfinder, das gesellschaftspolitisch (nahezu) vergessene Wesen Wilhelm von Lieres Management von Patent-Portfolios mehr als nur ein Schlagwort? Eduard Merz Betrachtungen zu Fragen der Vor- und Ausbildung der technischen Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamts Jürgen Schade Gedanken zu Geistigem Eigentum und Weltgesellschaft Fritz Teufel Patentschutz für Software auch ein Jubilar