HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) ENTSCHEIDUNG der Vierten Beschwerdekammer vom 28. Mai 2013

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1 HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) Die Beschwerdekammern ENTSCHEIDUNG der Vierten Beschwerdekammer vom 28. Mai 2013 In dem Beschwerdeverfahren R 5/ ProBioGen AG Goethestraße D Berlin Deutschland Anmelderin / Beschwerdeführerin vertreten durch VÖLKER & PARTNER, Am Echazufer 24, D Reutlingen, Deutschland BESCHWERDE betreffend die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr erlässt DIE VIERTE BESCHWERDEKAMMER unter Mitwirkung von D. Schennen (Vorsitzender und Berichterstatter), F. López de Rego (Mitglied) und C. Bartos (Mitglied) Geschäftsstellenbeamtin: P. López Fernández de Corres die folgende Verfahrenssprache: Deutsch

2 2 Entscheidung Sachverhalt 1 Mit Anmeldung vom 15. August 2011 beantragte die Beschwerdeführerin die Eintragung der Wortmarke ProBioTEST als Gemeinschaftsmarke für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 3 Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel, Kosmetika. Klasse 5 Biologische Präparate für diagnostische, medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich solcher Präparate, die aus biologischen Zellen gewonnen werden, insbesondere pharmazeutische Wirkstoffe, wie rekombinante Proteine, Fusionsproteine, Antikörper, Wachstumsfaktoren, Mediatoren, virale Vektoren für die Gentherapie und Vakzine sowie Zellund Gewebepräparate für die Transplantation / Transfusion; Gene für die Chimärisierung bzw. Humanisierung von Antikörpern; Hochexpression biologischer Präparate in Zellkulturen; Hochkapazitäts-Adenoviren für die Gentherapie bzw. die Vakzinherstellung; Glykoproteine, Antikörper. Klasse 10 Bioreaktoren (Apparate) zu medizinischen Zwecken zur Herstellung biologischer Präparate unter Einsatz von Säugetierzellen. Klasse 42 Analyse-, Recherche-, Entwicklungs- und Forschungsdienstleistungen hinsichtlich neuer Produkte für Dritte, insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, Biologie, Physik, Technik, Bakteriologie und Kosmetik sowie der interdisziplinären Gebiete, insbesondere der Biopharmazie und Biotechnologie; Erstellung von technischen Gutachten; Qualitätsprüfungen; Zertifizierungen; Vergabe von Zertifikaten und/oder Zeichen zur Qualitätskontrolle und -bestätigung; Konformitätsbewertung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren; technische Prüfung, Qualitätssicherung und technische Überwachung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren; klinische Prüfung von Arzneimitteln; technische Beratung, insbesondere für wissenschaftliche und industrielle Forschung und die Zertifizierung; Beratung im Bereich des Zertifizierungswesens. Klasse 45 Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten. 2 Nach Beanstandung der Anmeldung, zu der die Beschwerdeführerin Stellung nahm, wies der Prüfer mit Entscheidung vom 10. November 2011 die Anmeldung gemäß Artikel 7 (1) (b) und (c) GMV i.v.m. Artikel 7 (2) GMV vollumfänglich zurück. 3 Zur Begründung führte der Prüfer aus, die Anmeldung bestehe aus den Bestandteilen Pro, Bio und TEST. Pro sei die Standardabkürzung für einen Professionellen, Profi. Bio werde ohne weiteres als Biologie, biologisch verstanden. Der allgemein verständliche Bestandteil TEST bedürfe keiner weiteren Erläuterung. Die Gesamtbezeichnung werde daher als professionell (durchgeführter) biologischer Test aufgefasst. Der Ausdruck mache den angesprochenen englischsprachigen Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass die Waren der Klasse 3 und 5 einem solchen Test zugrunde gelegt worden seien bzw. hierfür Verwendung fänden. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten unter Verwendung eines solchen Tests erbracht werden. Entsprechende Tests könnten auch Gegenstand einer Lizenzvergabe sein. Der Ausdruck ProBioTEST enthalte damit direkte Angaben zur Bezeichnung und Bestimmung der Waren und Dienstleis-

3 3 tungen. Da die Anmeldung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitze, fehle ihr auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Anmelderin könne sich nicht auf aus ihrer Sicht ähnliche Voreintragungen berufen. 4 Mit am 23. Dezember 2011 eingelegter und am 17. Januar 2012 begründeter Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung zur Veröffentlichung zuzulassen. 5 Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, die angemeldete Wortkombination als Ganzes stelle keine beschreibende Angabe dar. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung, die sich in keinem Wörterbuch finde und die nicht verwendet werde. Einem im Verkehr nicht existierenden Begriff könne denklogisch keine beschreibende Wirkung zukommen. Es seien auch keine Gründe ersichtlich, warum der Begriff in Zukunft beschreibend verwendet werden könne. Die Anmeldung könne nicht aus dem Grund zurückgewiesen werden, dass sie als eine Abkürzung zu verstehen sei, da dann auch nicht Marken wie BMW oder BASF eingetragen sein dürften. Ferner seien die einzelnen Bestandteile der Anmeldung nicht beschreibend. Die gängige Abkürzung für professionell sei profi und nicht Pro. Außerdem habe der Bestandteil pro eine Vielzahl von Bedeutungen. Bio sei ebenso wenig beschreibend, da dieser Bestandteil zunächst mit biologisch angebauten Lebensmitteln assoziiert werde. Die angemeldeten Waren ließen sich jedoch nicht biologisch anbauen. Im Übrigen ginge aus dem Markenregister des HABM hervor, dass über 1000 Gemeinschaftsmarken den Bestandteil TEST enthielten. Da die Anmeldung nicht beschreibend sei, verfüge sie auch über die notwendige Unterscheidungskraft. Zudem sei die Anmeldung an die Firma ProBioGen AG der Beschwerdeführerin und nicht an die Begriffe professionell und biologisch angelehnt. Die Marke ProBioGen sei beim Amt eingetragen. Entscheidungsgründe 6 Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur für die Dienstleistungen in Klasse 45 Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten Erfolg. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5, 10 und 42 ist das angemeldete Zeichen gemäß Artikel 7 (1) (b) und (c) GMV in Verbindung mit 7 (2) GMV von der Eintragung ausgeschlossen. Zu Artikel 7 (1) (c) GMV 7 Nach Artikel 7 (1) (c) GMV sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen.

4 4 8 Die Zurückweisung einer Marke als beschreibend ist bereits dann gerechtfertigt, wenn aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ausreichend klare und spezifische Beziehung zwischen dem angemeldeten Wortzeichen und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt (Urteile vom 27. Februar 2002, T-106/00, Streamserve, Rdn. 44; vom 30. November 2004, T-173/03, Nurseryroom, Rdn. 20; und vom 12. Januar 2005, T-367/02, SnTem, Rdn. 21). Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgebenden Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, Postkantoor, Rdn. 56). 9 Gemäß Artikel 7 (2) GMV finden die Vorschriften des Artikels 7 (1) GMV auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke scheidet daher bereits dann aus, wenn sie nur in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft beschreibend ist (Urteil vom 19. September 2002, C-104/00, Companyline, Rdn. 40). 10 Im Fall einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Wortmarke ist auf den beschreibenden Charakter der Marke in ihrer Gesamtheit und nicht lediglich auf die beschreibende Bedeutung der einzelnen Bestandteile abzustellen. Die bloße Aneinanderreihung mehrerer beschreibender Begriffe bleibt grundsätzlich beschreibend. Etwas anderes gilt nur, wenn die ungewöhnliche Art der Wortzusammensetzung einen Gesamteindruck bewirkt, der ausreichend von dem entfernt ist, den die Kombination der Bedeutungen der Teilbegriffe vermittelt und der zusammengesetzte Gesamtbegriff in seiner Bedeutung damit über die Summe seiner Bestandteile hinausgeht (Urteile vom 12. Februar 2004, C-363/99, Postkantoor, Rdn. 104; und vom 12. Februar 2004, C-265/00, Biomild, Rdn. 37, 43). 11 Die beanstandeten Waren der Klasse 3 richten sich an die Allgemeinheit der Verbraucher und die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 42 und 45 überwiegend an den Fachverkehr. Der Prüfer hat zutreffend festgestellt, dass sich das Zeichen aus englischen Begriffen zusammensetzt. Es ist daher auf das englischsprachige Publikum in der Europäischen Union abzustellen. 12 Die angefochtene Entscheidung hat die Bedeutung des angemeldeten Gesamtbegriffs und seiner Bestandteile richtig ermittelt. Danach steht in der englischen Sprache Pro und nicht Profi für einen Professionellen, Profi (vgl. Der Bestandteil Bio wird im Englischen allgemein als Biologie, biologisch ( vgl. auch unter anderem Urteil vom 9. Juli 2009, T-257/08, BioMonitor, Rdn. 25) verstanden. In seiner Gesamtheit bezeichnet ProBioTEST damit für die maßgeblichen englischsprachigen Verkehrskreise einen professionellen biologischen Test. Die Bestandteile Pro, Bio und TEST bleiben klar erkennbar und erschöpfen sich in einem Aussagegehalt, der nicht über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. 13 Mit den Bedeutungen professioneller biologischer Test ist das Zeichen zur Beschreibung der Art und Bestimmung der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5, 10 und 42 geeignet.

5 5 14 In Hinblick auf die Waren in Klasse 3 Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel, Kosmetika beschreibt ProBioTEST, dass diese mittels eines professionellen biologischen Tests produziert worden sind. 15 Für die Waren der Klasse 5 Biologische Präparate für diagnostische, medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich solcher Präparate, die aus biologischen Zellen gewonnen werden, insbesondere pharmazeutische Wirkstoffe, wie rekombinante Proteine, Fusionsproteine, Antikörper, Wachstumsfaktoren, Mediatoren, virale Vektoren für die Gentherapie und Vakzine sowie Zell- und Gewebepräparate für die Transplantation/Transfusion; Gene für die Chimärisierung bzw. Humanisierung von Antikörpern; Hochexpression biologischer Präparate in Zellkulturen; Hochkapazitäts-Adenoviren für die Gentherapie bzw. die Vakzinherstellung; Glykoproteine, Antikörper beschreibt ProBioTEST, dass diese für einen professionellen biologischen Test verwendet werden können oder dass diese unter Verwendung eines solchen Tests hergestellt worden sind. 16 Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 10 Bioreaktoren (Apparate) zu medizinischen Zwecken zur Herstellung biologischer Präparate unter Einsatz von Säugetierzellen beschreibt die Anmeldung, dass die Apparate biologische Präparate für Durchführung professioneller biologischer Tests herstellen können. 17 Soweit die Dienstleistungen in Klasse 42 Analyse-, Recherche-, Entwicklungsund Forschungsdienstleistungen hinsichtlich neuer Produkte für Dritte, insbesondere auf dem Gebiet der Chemie, Biologie, Physik, Technik, Bakteriologie und Kosmetik sowie der interdisziplinären Gebiete, insbesondere der Biopharmazie und Biotechnologie betroffen sind, beschreibt ProBioTEST, dass die Analyse-, Recherche-, Entwicklungs- und Forschungsdienstleistungen einen professionellen biologischen Test einschließen. Die Dienstleistungen Erstellung von technischen Gutachten; Qualitätsprüfungen; Zertifizierungen; Vergabe von Zertifikaten und/oder Zeichen zur Qualitätskontrolle und -bestätigung; Konformitätsbewertung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren; technische Prüfung, Qualitätssicherung und technische Überwachung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren; klinische Prüfung von Arzneimitteln; technische Beratung, insbesondere für wissenschaftliche und industrielle Forschung und die Zertifizierung; Beratung im Bereich des Zertifizierungswesens können unter Verwendung eines professionellen biologischen Tests angeboten werden oder im Hinblick auf einen solchen Test erbracht werden, indem zum Beispiel die Qualität professioneller biologischer Tests geprüft wird und gegebenenfalls eine Zertifizierung stattfindet. 18 Etwas anderes gilt mit Blick auf die Dienstleistungen in Klasse 45 Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten, die im Hinblick auf gewerbliche Schutzrechte und nicht auf professionelle biologische Tests erbracht werden. Insoweit fehlt ein ausreichend klarer und spezifischer Bezug zwischen dem Begriffsinhalt von ProBioTEST und der Dienstleistung der Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten. Gewerbliche Schutzrechte wie Patente können alle möglichen technischen Lösungen (Waren) zum Gegenstand haben, und die Dienstleistung

6 6 Lizenzvergabe befasst sich wiederum nur mittelbar mit diesen, indem sie zwischen Lizenzgebern und Lizenznehmern vermittelt. 19 Die Beschwerdeführerin führt aus, dass Pro eine Vielzahl von Bedeutungen habe und Bio nur mit biologisch angebauten Lebensmitteln assoziiert werde. Die Bedeutung der Marke und ihr Verständnis durch das relevante Publikum sind jedoch im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen. Wie oben dargelegt, wird ProBioTEST in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 10 und 42 als professioneller biologischer Test mit einem Aussagegehalt, der nicht über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, verstanden. 20 Darüber hinaus ist es unerheblich, ob der Begriff ProBioTEST oder dessen Bestandteile auch noch andere Bedeutungen haben mögen. Ein Wortzeichen kann nämlich von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, Postkantoor, Rdn. 97). Dem beschreibenden Charakter eines Wortzeichens steht es nicht entgegen, wenn es andere, möglicherweise üblichere Bezeichnungen für die betreffenden Merkmale gibt oder ob es zur Beschreibung dieser Merkmale Synonyme gibt, die Dritte verwenden könnten (Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, Postkantoor, Rdn. 57, 101). 21 Der Prüfer brauchte auch nicht nachzuweisen, dass sich der Begriff ProBioTEST in seiner Kombination in Wörterbüchern oder in beschreibendem Gebrauch durch Wettbewerber bereits nachweisen lässt. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut von Artikel 7 (1) (c) GMV ergibt, dass eine Angabe zu beschreibenden Zwecken verwendet werden kann (Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, Postkantoor, Rdn. 97). 22 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen von Gemeinschaftsmarken mit dem Bestandteil TEST und die Gemeinschaftsmarke ProBioGen sind mit der vorliegenden Anmeldung nicht vergleichbar. Einen Grundsatz, dass eine Anmeldung bereits deshalb schutzfähig ist, weil sie den Bestandteil TEST oder ProBio enthält, gibt es nicht. 23 Unabhängig hiervon ist es nicht erforderlich, eine Begründung zur Schutzunfähigkeit oder Schutzfähigkeit sämtlicher von der Beschwerdeführerin zitierten Marken zu geben, etwa in dem Sinn, dass auch die Schutzunfähigkeit der von der Beschwerdeführerin willkürlich herausgegriffenen anderen Marken analysiert werden müsste (Urteil vom 3. Februar 2011, T-299/09, Ginstergelb/Silbergrau, Rdn. 41). Im Gegenteil entfalten Voreintragungen von Gemeinschaftsmarken keine Bindungswirkung und verschaffen keinen Anspruch auf Eintragung weiterer Marken (Beschlüsse vom 12. Februar 2009, C-39/08, Volkshandy, Rdn ; und vom 13. Februar 2008, C-212/07, Hairtransfer, Rdn. 44), wobei dahinstehen kann, ob jene angeblich vergleichbaren früheren Fälle korrekt entschieden wurden oder nicht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, so dass sich niemand zu seinem Vorteil auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen

7 7 berufen kann (Urteil vom 27. Februar 2002, T-106/00, Streamserve, Rdn. 67). Die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse muss vollständig und sorgfältig sein (Urteil vom 6. Mai 2003, C-104/01, Libertel, Rdn. 59) und kann sich nicht in der bloßen Wiederholung angeblich vergleichbarer Entscheidungen erschöpfen. Da dem Amt kein Ermessen zusteht, eine Markenanmeldung abzulehnen oder auch zuzulassen, fordert es der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in jedem Fall, die gebotene Entscheidung zu treffen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür festgestellt wurden, gleich ob in früheren Verfahren anders entschieden worden sein sollte (Urteil vom 27. Februar 2002, T-106/00, Streamserve, Rdn. 67). Zu Artikel 7 (1) (b) GMV 24 Für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 10 und 42 kommt dem Zeichen als rein beschreibender Angabe, deren Bedeutung sich den maßgeblichen englischsprachigen Verkehrskreisen ohne weiteres erschließt, keine Unterscheidungskraft zu, so dass es auch gemäß Artikel 7 (1) (b) GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist (Urteil vom 12. Februar 2004, C-265/00, Biomild, Rdn. 19). 25 Den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge einer intensiven Benutzung des Zeichens im Sinne von Artikel 7 (3) GMV hat die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. 26 Für die beanspruchten Dienstleistungen Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten leitet die angefochtene Entscheidung die Verneinung der Unterscheidungskraft ebenfalls aus einem beschreibenden Charakter ab, der hier zu verneinen ist. Andere Gründe, dem Zeichen die Eignung abzusprechen, als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu dienen, sind nicht ersichtlich. 27 Die Beschwerde hat daher nur hinsichtlich der Dienstleistungen Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten Erfolg.

8 8 Tenor der Entscheidung Aus diesen Gründen entscheidet wie folgt: DIE KAMMER 1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen: Klasse 45 Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten. 2. Die Anmeldung wird für die Dienstleistungen Klasse 45 - Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten. zur Veröffentlichung zugelassen. 3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. D. Schennen F. López de Rego C. Bartos Geschäftsstellenbeamtin: P. López Fernández de Corres