BESCHLUSS. des. Obersten Patent- und Markensenates

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1 Om 10/10 BESCHLUSS des Obersten Patent- und Markensenates

2 2 Om 10/10 Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Vizepräsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Brigitte SCHENK, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Wilfried KYSELKA, Dr. Manfred VOGEL und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder und die Rätin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Maria KRENN als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin M ***** G m b H, *****vertreten durch Herrn Mag. Gunther GRAM, Rechtsanwalt, Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien, gegen den Antragsgegner N *****, vertreten durch Gloß Pucher Leitner Schweinzer Burger Rechtsanwälte, Wiener Straße 3, 3100 St. Pölten, wegen Löschung der Marken Nr und über die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 22. Dezember 2009, Nm 101/2008-6, Nm 102/ entschieden: Der Berufung der Antragstellerin wird nicht Folge gegeben. Die Antragstellerin ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 2.721,90 EUR (darin enthalten EUR 453,65 Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen. G r ü n d e : Der Antragsgegner ist Inhaber der österreichischen Wortmarke Nr NUKE, Priorität vom 6. Feber 2003, die für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist: Kl 9: Tonträger, Kl 41: Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten. Die Antragstellerin beantragte am 17. September 2008 die Löschung der oben genannten Marke gemäß 33a, 34 MSchG. Die Marke sei vom Antragsgegner innerhalb der letzten fünf Jahre nicht ernsthaft kennzeichenmäßig verwendet worden. Der Antragsgegner sei bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen; er habe die Übertragungserklärung Beilage./A nur deshalb abgegeben, weil ihm die Bösgläubigkeit seiner Markenanmeldung bewusst gewesen sei und er rechtliche Schritte der Antragstellerin habe befürchten müssen. Der Antragsgegner beantragte die Abweisung des Löschungsantrags. Er habe die Marke ohne bösen Glauben angemeldet und sie wiederholt zur Kennzeichnung von Veranstaltungen ( NUKE Barbecue-Festival ) verwendet.

3 3 Om 10/10 Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts verhandelte und entschied über den Löschungsantrag gemeinsam mit dem Löschungsantrag hinsichtlich der (vom Berufungsverfahren nicht mehr betroffenen) Marke FREQUENCY. Sie gab dem Löschungsantrag hinsichtlich der Marke NUKE aus dem Grunde des 33a MSchG teilweise statt und löschte diese Marke mit Wirkung vom 15. September 2008 hinsichtlich der Waren der Kl 9; hinsichtlich der Dienstleistungen der Kl 41 wurde der Löschungsantrag abgewiesen. Sie traf nach Vernehmung beider Parteien und aufgrund vorgelegter Urkunden unter anderem folgende Feststellungen: Der Geschäftsführer der Antragstellerin und der Beklagte lernten einander bei der Organisation von Musik-Veranstaltungen kennen und beschlossen eine Zusammenarbeit, die zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft der am 23. Mai 2000 eingetragenen disco music agency GmbH (FN p) - führte, an der der Geschäftsführer der Antragstellerin mit 51 % der Geschäftsanteile beteiligt und zugleich Alleingeschäftsführer ist; die restlichen Geschäftsanteile hält der Antragsgegner. Diese GmbH organisierte 2002 Musikveranstaltungen unter der Bezeichnung NUKE Festival und FREQUENCY Festival. Das Kennzeichen NUKE stammt aus der Sphäre des Antragsgegners, das Kennzeichen FREQUENCY aus der Sphäre seines Geschäftspartners. In der Folge besprachen die Geschäftspartner, NUKE und FREQUEN- CY als Marken für ihre gemeinsame GmbH anzumelden, wozu es jedoch nicht kam. Deshalb (und weil sich der Geschäftsführer der Antragstellerin ohne den Antragsgegner beizuziehen - zwischen Herbst 2002 und Frühjahr 2003 an der Gründung der Antragstellerin beteiligte, die ebenfalls eine Veranstaltungsagentur betreibt, und deren Geschäftsführer wurde, weshalb der Antragsgegner vermutete, sein Geschäftspartner wolle die Marke NUKE für sich als Privatperson anmelden), meldete der Antragsgegner am 6. Feber 2003 die Marke NUKE für sich an. Als der Geschäftsführer der Antragstellerin 2003 dieselbe Marke anmelden wollte, erfuhr er beim Patentamt, dass diese Marke nicht frei ist. Er stellte daraufhin den Antragsgegner zur Rede und drohte damit, die gemeinsame Gesellschaft in Konkurs zu schicken. Er stellte jedoch dem Antragsgegner in Aussicht, ihn zur Hälfte an seinen persönlichen Gewinnen [gemeint offenbar: die er mit der Marke NUKE erzielen werde] zu beteiligen. Unter dieser Bedingung war der Antragsgegner am 21. März 2003 bereit, sich in einer schriftlichen Vereinbarung dem Geschäftsführer der Antragstellerin gegenüber zu verpflichten, diesem sämtliche aus der Marke NUKE zustehenden Rechte sofort und unwiderruflich um den symbolischen Betrag von einem EUR zu übertragen und sämtliche für eine Übertragung der Marke erforderlichen Erklärungen unverzüglich abzugeben (Beila-

4 4 Om 10/10 ge./a). Zur Umsetzung dieser Vereinbarung wurden noch keine Schritte unternommen; der Antragsgegner ist weiterhin als Berechtigter im Markenregister eingetragen. Im Juli 2007 und im Juli 2008 hat der Antragsgegner jeweils eine DJ-Night unter der Bezeichnung NUKE Barbecue-Festival in einem von ihm geführten Lokal in Pottenbrunn veranstaltet; beide Veranstaltungen erreichten eine Besucherzahl von jeweils ca 100 bis 150 Personen. Die Veranstaltungen richteten sich hauptsächlich an das Stammpublikum des Veranstaltungslokals und wurden in diesem Lokal sowie drei weiteren Lokalen des Antragsgegners im regionalen Einzugsgebiet mit rund 40 Plakaten pro Lokal im Format A4 über einen Zeitraum von jeweils zwei bis drei Wochen sowie mit rund 150 vom Personal verteilten Ankündigungszetteln im Format A6 beworben. In rechtlicher Hinsicht hielt die Nichtigkeitsabteilung den Löschungstatbestand nach 34 MSchG für nicht verwirklicht. Die Übertragungsvereinbarung sei erst nach der Markenanmeldung erfolgt und lasse keinen Rückschluss auf eine Bösgläubigkeit des Anmelders im Anmeldezeitpunkt zu. Hintergrund der Anmeldung sei vielmehr die Befürchtung des Antragsgegners gewesen, durch das Ende der Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Antragstellerin sei seine rechtliche Position als Veranstalter gefährdet, zumal es zu keiner klaren Abgrenzung künftiger Tätigkeitsbereiche zwischen den ehemaligen Geschäftspartnern gekommen sei. Motiv der Anmeldung sei es gewesen, die bisherige gemeinsame Nutzung der nunmehr strittigen Zeichen für Veranstaltungen (möglichst unter dem Dach der gemeinsamen Gesellschaft) fortzusetzen. Als Gegenleistung für die Markenübertragung habe der Antragsgegner die Hälfte der damit künftig erzielten Gewinne gefordert, was nach der Vorgeschichte der gemeinsamen Nutzung nicht als grundlose Forderung und damit auch nicht als Indiz einer bösgläubigen Markenanmeldung beurteilt werden könne, weil beide Partner gemeinsam bzw durch ihre gemeinsame Gesellschaft einen wertvollen Besitzstand an den nunmehr strittigen Marken aufgebaut hätten. Die Markenanmeldungen verletzten auch keine Loyalitätspflichten des Antragsgegners gegenüber seinem Geschäftspartner, hätten doch beide eine Anmeldung beider Marken zugunsten der gemeinsamen Gesellschaft beschlossen, ohne dass deren geschäftsführender Gesellschafter dies in die Wege geleitet hätte. Angesichts der Gründung einer Konkurrenzgesellschaft durch seinen Partner habe der Antragsgegner einen sachlich gerechtfertigten Grund für die Markenanmeldung besessen. Eine Anmeldung zugunsten der gemeinsamen Gesellschaft sei für den Antragsgegner als Minderheitsgesellschafter riskant gewesen, hätte sein Partner in diesem Fall doch jederzeit den Verzicht auf die Marken(-anmeldungen) erklären können.

5 5 Om 10/10 Für Waren der Kl 9 habe der Markeninhaber während des relevanten Beobachtungszeitraums vom 17. September 2003 bis 16. September 2008 keine Verwendung der Marke NUKE nachgewiesen, wohl aber für (Unterhaltungs-)Dienstleistungen und kulturelle Aktivitäten der Kl 41. Dass nur zwei Veranstaltungen durchgeführt worden seien, stehe einer ernsthaften Benützung der Marke nicht entgegen, weil die Anforderungen an die Benutzung nicht überspannt werden dürften. Um Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen für das Publikum langfristig attraktiv zu gestalten, sei es geboten, Veranstaltungen mit verschiedenen Schwerpunkten, unterschiedlichen Künstlern und wechselndem Rahmenangebot unter verschiedenen Kennzeichen durchzuführen. Es genüge dann, wenn eine bestimmte musikalische Veranstaltung unter einem bestimmten Kennzeichen nur alle paar Jahre veranstaltet werde. Bei Veranstaltungen der Musikbranche spiele auch Mundpropagande eine Rolle, was die kostensparende Bewerbung mit anderen Werbemitteln erkläre. Gegen den abweisenden Teil dieser Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin mit dem Antrag, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung dahin abzuändern, dass die Marke Nr des Antragsgegners auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Kl 41 gelöscht werde; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Der Antragsgegner beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben. Die Berufung ist nicht berechtigt. 1. Der Oberste Patent- und Markensenat hat keine neuen Beweise aufzunehmen ( 140 Abs 2 PatG). Diese Gesetzesbestimmung wird in ständiger Rechtsprechung dahin ausgelegt, dass immer dann im Berufungsverfahren keine Überprüfung der Beweiswürdigung stattfindet, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz unmittelbar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung), die Glaubwürdigkeit der vernommenen Personen also auf dem unmittelbar gewonnenen Eindruck beruht. Wenn der Oberste Patent- und Markensenat keine Beweise aufzunehmen hat, kommt eine Nachprüfung der von der Tatsacheninstanz erfolgten Beweiswürdigung nicht in Frage (OPM Op 1/83 = PBl 1983, 164; Op 4/95 = PBl 1999, 49; Op 3/08; Kodek in Kucsko, marken.schutz 686 f; Weiser, Patentgesetz 372 f). Er ist an die auf unmittelbarer Beweisaufnahme beruhenden Feststellungen gebunden. Dabei kommt es nicht nur auf den Grundsatz der Unmittelbarkeit, sondern auch darauf an, dass es nicht angeht, aufgrund der geringeren Erkenntnismöglichkeiten der Rechtsmittelinstanz (mangels eigener Beweisaufnahme) die auf höherem Informationsstand beruhenden Erwägungen der ersten Instanz zu

6 6 Om 10/10 verwerfen und andere Feststellungen zu treffen (OPM Op 3/08). Auf die Beweisrüge der Berufung ist daher im Einzelnen nicht einzugehen. 2. Die Nichtigkeitsabteilung hat den maßgeblichen Benutzungszeitraum richtig festgestellt und den Sachverhalt nach 33a MSchG geprüft. Ob die Marke im Beobachtungszeitraum ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, ist nach den vom Obersten Patent- und Markensenat im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vertretenen Grundsätzen zu prüfen (vergleiche OPM Om 6/07, Om 11/09 uva). Nach der Rechtsprechung des EuGH wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn die Benutzung nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt. Es muss sich um eine tatsächliche Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Benutzung der Marke muss darüber hinaus auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens erfolgen, ist doch der geschäftliche Sinn und Zweck der Marke, dass für Waren und Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (EuGH C-40/01 = GRUR 2003, Ansul/Ajax Brandbeveiliging; EuGH C-442/07 = GRUR 2009, 156 Radetzky-Orden/BKFR). Die Frage, ob die Benutzung ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (17 Ob 11/08d = RIS-Justiz RS unter Hinweis auf EuGH C-40/01 - Ansul/Ajax Brandbeveiliging). Es gibt kein Mindestmaß einer Benutzung; selbst eine geringfügige, aber wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigte Benutzung kann ausreichen, um die Ernsthaftigkeit zu belegen (EuGH C-259/02 La Mer Technology; EuGH C-416/04 P Sunrider Randnum-mer 72). Weder ist eine kaufmännische Zweckmäßigkeitskontrolle vorzunehmen, noch der kommerzielle Erfolg zu bewerten oder eine Geschäftsstrategie zu überprüfen, zumal auch eine unrentable Zei-

7 7 Om 10/10 chenverwendung nicht zwingend eine bloße Scheinbenutzung sein muss (Ingerl/Rohnke, Markengesetz³ 26 Rz 225). Auch eine mengenmäßig geringfügige Benutzung kann ernsthaft sein, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen (EuGH C-259/02 La Mer Technology, EuGH C-416/04 P Sunrider Randnummer 72). Auch die Größe des Vertriebsgebietes ist dabei nur einer der zu berücksichtigenden Faktoren (EuGH C-416/04 P, Slg 2006 I-4237 Sunrider Randnummer 76). Auch die Eigenschaften des Marktes, die einen unmittelbaren Einfluss auf die kaufmännische Strategie des Markeninhabers haben können, können dabei herangezogen werden (EuGH C-259/02 La Mer Technology Randnummer 23). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr - anders als bei einer Warenmarke - eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Die Anforderungen an eine funktionsgerechte Benutzung der Marke durch sonstige Verwendungsformen sind daher grundsätzlich großzügiger anzusetzen (Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht² I MarkenG 26 Rz 35; ähnlich Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9 26 Rz 37). Die rechtlich relevante Benutzungshandlung besteht bei einer Dienstleistungsmarke in der Herstellung einer gedanklichen Beziehung, durch die die Dienstleistung nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise als aus einem bestimmten Unternehmen stammend gekennzeichnet wird. Diese gedankliche Beziehung wird dadurch hergestellt, dass die Dienstleistung dem Kunden gegenüber erkennbar unter der Marke erbracht wird (OGH 17 Ob 26/09m - OSCAR mwn). Nach diesen Grundsätzen ist der Nichtigkeitsabteilung darin zuzustimmen, dass der Antragsgegner die ernsthafte kennzeichenmäßige Benutzung seiner Marke nachgewiesen hat. Durch Bewerbung und Durchführung der beiden Veranstaltungen in den Sommern 2007 und 2008 unter Verwendung des Zeichens NUKE wurde die Marke öffentlich und nach außen dazu benutzt, für das angesprochene Publikum auf dem regional betroffenen Markt eine gedankliche Verbindung zwischen dem Zeichen und der unter ihm erbrachten Dienstleistung herzustellen. Der Markt für Musikveranstaltungen nach Art der unter der strittigen Marke durchgeführten DJ-Nights ist regional stark zersplittert; Interessenten finden ein reichhaltiges Angebot vor. Unter diesen besonderen Marktverhältnissen des Einzelfalls sind die beiden im Jahresabstand durchgeführten Veranstaltungen des Antragsgegners mit jeweils bis zu 150 Besuchern ausreichend, eine wirtschaftlich gerechtfertigte ernsthafte Benutzung der Marke zu belegen. Für die Frage des

8 8 Om 10/10 angemessenen Gebrauchs kommt es auch nicht darauf an, welchen Bekanntheitsgrad die Marke in ganz Österreich erlangt hat; eine besondere Verkehrsbekanntnheit ist nicht erforderlich. Das schutzwürdige Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung des Markenschutzes kann auch dann nicht in Zweifel gezogen werden, wenn die Marke - wie hier - nur territorial beschränkt einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat (vergleiche OPM Om 21/92 = PBl 1994, 138). Von einer bloßen Scheinbenutzung der Marke kann jedenfalls keine Rede sein. 3. Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsmittelwerberin auf die Übertragungsvereinbarung Beilage./A, aus der sie abzuleiten versucht, dass mit dem dadurch erfolgten Wechsel in der Inhaberschaft der Marke die nachfolgenden Verwendungshandlungen nicht dem Antragsgegner, sondern ihr zuzurechnen seien. Diese Argumentation übersieht, dass Markenrechte nach dem Registerprinzip des 2 Abs 1 MSchG erst mit ihrer Eintragung in das Markenregister erworben werden. Ein (nur) rechtsgeschäftlicher Erwerber von Markenrechten kann deshalb eine vor der registermäßigen Umschreibung der Marke auf ihn erfolgte Nutzung der Marke durch den registrierten Markeninhaber nicht für sich beanspruchen, weil er noch nicht Markeninhaber ist und diesen Nutzungshandlungen auch nicht zugestimmt hat (vergleiche 4 Ob 3/95 = ÖBl 1995, 230 Wirobit zum Verhältnis zwischen Markeninhaber und Markenerwerber vor der Umschreibung im Markenregister). 4. Die Nichtigkeitsabteilung hat plausibel begründet, weshalb sie bei der vorliegenden Sachlage keine Bösgläubigkeit des Antragsgegners bei der Markenanmeldung annimmt. Der Berufungssenat hält diese Beurteilung für zutreffend; die Rechtsmittelwerberin ist mit ihren auch zu diesem Punkt nicht überzeugenden Ausführungen auf diese Begründung zu verweisen. 5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf 42 Abs 1 MSchG ivm 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und 41, 50 Abs 1 ZPO. Mit Zuspruch des dreifachen Einheitssatzes sind auch alle mit der Verrichtung der Berufungsverhandlung verbundenen Leistungen abgegolten ( 23 Abs 9 RATG). Wien, am 24. November 2010 Die Vorsitzende: Dr. Schenk Für die Richtigkeit der Ausfertigung: