Professor Dr. Peter Krebs

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1 Professor Dr. Peter Krebs Arbeitsgliederung Markenrecht Gliederungsvorschlag für die Prüfung des Anspruchs auf Löschung einer Unionsmarke Hinweis: Die Gemeinschaftsmarkenverordnung GMV (VO (EG) Nr. 207/2009) wurde durch die Unionsmarkenverordnung UMV (VO (EU) Nr. 2015/2424) geändert. Der Verfall und die Nichtigkeit einer Unionsmarke können nur durch Antrag auf Verfalls- oder Nichtigerklärung beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) und durch Widerklage im Verletzungsprozess, beim Verfall auf Grund mangelnder Benutzung und bei Nichtigkeit auf Grund eines prioritätsälteren Rechts auch durch Einrede im Verletzungs- oder Entschädigungsprozess geltend gemacht werden (Art. 56, 57, 95, 99 und 100 UMV). Eine selbständige Löschungsklage, wie sie das MarkenG in 55 vorsieht, kennt die UMV ebenso wenig wie die nach 50 Abs. 3 MarkenG in bestimmten Fällen mögliche Amtslöschung. Im Widerspruchsverfahren kann die Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke bei Vorliegen relativer Schutzhindernisse erreicht werden. 1.Teil: Nichtigerklärung einer Unionsmarke wegen absoluter Schutzhindernisse A. Verfahren - Die Nichtigkeit kann nach Art. 52 UMV auf Antrag beim EUIPO (Art. 56, 57 UMV) oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden. - Die Nichtigerklärung einer Unionsmarke wegen absoluter Nichtigkeitsgründe kann nach Art. 56 Abs. 1 lit. a) UMV von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie von prozessfähigen Interessenverbänden beim EUIPO ohne Darlegung eines berechtigten Interesses beantragt werden. - Die UMV sieht für den Antrag auf Nichtigkeit keine Fristen vor. - Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr entrichtet worden ist (Art. 56 Abs. 2 UMV). - Für Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke sind bestimmte nationale Gerichte als sogenannte Unionsmarkengerichte ausschließlich zuständig (Art. 95 UMV). In der Bundesrepublik Deutschland sind nach 125 e Abs. 1 MarkenG für alle Klagen im Sinne des Art. 95 UMV die Landgerichte als Unionsmarkengerichte erster Instanz ohne Rücksicht auf den Streitwert zuständig. Unionsmarkengerichte zweiter Instanz sind die Oberlandesgerichte. Revisionsgericht in Unionsmarkenstreitsachen ist der BGH (Art. 105 Abs. 3 UMV). - Im Verletzungs- und Entschädigungsverfahren ist nach Art. 100 Abs. 1 UMV eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke zulässig, falls nicht bereits das EUIPO über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien entschieden hat (Art. 100 Abs. 2 UMV). Das Gericht kann nach Art. 100 Abs. 7 UMV auf Antrag des In- Seite 1 von 8

2 habers der Unionsmarke das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Nichtigerklärung zu beantragen. Wird der Antrag nicht fristgerecht gestellt, dann gilt die Widerklage als zurückgenommen. B. Löschungsgründe: Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gem. Art. 52 UMV Die Regelung entspricht weitgehend 50 MarkenG. I. Die Löschungsgründe erfassen daher: - die fehlende Markenfähigkeit (Art. 7 Abs. 1 lit. a), e) UMV), - das Fehlen der Inhabervoraussetzungen (Art. 5 UMV), - die fehlende Unterscheidungskraft als Kategorie (Art. 7 Abs. 1 lit. b) d) UMV), - sittenwidrige Marken (Art. 7 Abs. 1 lit. f) UMV), - die Täuschungseignung (Art. 7 Abs. 1 lit. g) UMV), - mit öffentlichen Zeichen jedenfalls teilweise übereinstimmende Marken (Art. 7 Abs. 1 lit. h) UMV), - Benutzungsverbote nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse (Art. 7 Abs. 1 lit. i) UMV), - geschützte Ursprungsbezeichnungen, geographische Angaben und traditionelle Weinbezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 lit. j) k) UMV), - geschützte garantiert traditionelle Spezialitäten (Art. 7 Abs. 1 lit. l) UMV) - Sortenschutzrechte (Art. 7 Abs. 1 lit. m) UMV) sowie - bösgläubig angemeldete Marken (Art. 52 Abs. 1 lit. b) UMV). II. Weitere Voraussetzungen: - Nichtigkeitsgründe müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke und im Zeitpunkt der Eintragung entstanden sein. - Damit eine Unionsmarke aus Gründen der fehlenden Unterscheidungskraft als Kategorie (Art. 7 Abs. 1 lit. a) d) UMV) im Anmeldezeitpunkt für nichtig erklärt werden kann, muss das zur Nichtigkeit führende Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit fortbestehen, Art. 52 Abs. 2 UMV. Anders als nach der Rechtslage im MarkenG kann demnach die ursprünglich gegebene Nichtigkeit einer Unionsmarke durch die nachträgliche Erlangung von Unterscheidungskraft geheilt werden (Art. 52 Abs. 2 UMV). - Kein Fortbestand des Bestehens der übrigen absoluten Nichtigkeitsgründe im Entscheidungszeitpunkt relevant. - keine Löschungshindernisse: - Verwirkung, Art. 54 UMV: Duldung in 5 aufeinander folgenden Jahren. C. Rechtsfolge - Nach Art. 52 UMV wird die Unionsmarke auf Antrag vom EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn absolute Nichtigkeitsgründe vorliegen. Seite 2 von 8

3 - Teilnichtigkeit: Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Unionsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden (Art. 52 Abs. 3 UMV). - Die für nichtig erklärte Unionsmarke verliert von Anfang an (ex tunc) ihre Wirkungen, Art. 55 Abs. 2 UMV. Ausnahme: Jedoch werden von dieser Rückwirkung vorbehaltlich von Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen wegen ungerechtfertigter Bereicherung rechtskräftige Verletzungstitel, aus denen vollstreckt wurde, Art. 55 Abs. 3 lit. a UMV, und erfüllte Verträge, Art. 55 Abs. 3 lit. b 1. Halbsatz UMV, nicht berührt. Es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen, Art. 55 Abs. 3 lit. b, 2. Halbsatz UMV. Die Vorschrift des Art. 55 UMV stimmt mit 52 MarkenG überein. - Mit Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Nichtigkeit wird die Entscheidung in das Register eingetragen und veröffentlicht, Art. 57 Abs. 6 UMV. 2. Teil: Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke wegen relativer Schutzhindernisse im Widerspruchsverfahren A. Verfahren - Ein Antrag auf (Teil-)Rücknahme der Unionsmarke, der ein Minus zur Löschungsklage darstellt, kann aktiv nur in Form eines Widerspruchs im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden. - Widerspruchsbefugnis: Materieller Inhaber einer Unionsmarke mit älterem Zeitrang Nach Art. 41 Abs. 1 lit. a) UMV kann auch der Lizenznehmer mit Ermächtigung des Unionsmarkeninhabers Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke erheben. Eine solche Befugnis des Lizenznehmers ist dem MarkenG fremd. - Widerspruchsfrist: Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 41 Abs. 1 UMV Widerspruch erhoben, so prüft das Amt im Rahmen des Widerspruchsverfahrens die relativen Eintragungshindernisse, die der Widersprechende geltend macht (Art. 76 Abs. 1 S. 2 UMV). - Der schriftlich einzureichende Widerspruch ist nach Art. 41 Abs. 3 S. 1 UMV zu begründen. Eine solche Begründungspflicht besteht nach dem MarkenG nicht. - Vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren: Nach der UMV wird das Widerspruchsverfahren vor der Eintragung der Unionsmarke durchgeführt (Art. 41 Abs. 1 UMV). B. Widerspruchsgründe Gestützt werden kann der Widerspruch nach Art. 8 UMV auf frühere Rechte aus jedem einzelnen Land der Union. Eine einzige nationale Marke kann daher die Unionsmarke für die gesamte Europäische Union zu Fall bringen, Art. 41, 42 UMV. I. Diese Rechte können sein: - Unionsmarken - eingetragene und angemeldete nationale bzw. Beneluxmarken Seite 3 von 8

4 - IR-Marken mit Wirkung in einem Mitgliedstaat - notorisch bekannte Marken nach Art. 6 bis PVÜ - bekannte Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 UMV - geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben nach Art. 8 Abs. 4a UMV - ältere Kennzeichenrechte von mehr als nur örtlicher Bedeutung (z. B. Handelsnamen), wenn diese nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaates das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (also z.b. Marken nach 4 Nr. 2 MarkenG soweit nicht nur regionale Verkehrsgeltung) Der Kreis der möglichen Widerspruchsgründe ist in der UMV damit deutlich weiter gezogen als im MarkenG, das dem DPMA im Widerspruchsverfahren nur eine beschränkte Prüfungskompetenz zubilligt. So stellen nach dem MarkenG der Bekanntheitsschutz ( 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG), die durch Benutzung erworbenen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen mit älterem Zeitrang ( 12 MarkenG) sowie die sonstigen älteren Rechte nach 13 MarkenG keine Widerspruchsgründe dar. Die Inhaber solcher Rechte können nur die Löschungsklage nach den 51, 55 MarkenG erheben. II. Das EUIPO muss nicht nur eine unionsmarkenrechtliche Kollisionsprüfung durchführen, sondern über Art. 8 Abs. 4 UMV die Kollisionstatbestände aller einzelstaatlichen Kennzeichenrechtsordnungen anwenden: 1. Identität 2. Verwechslungsgefahr 3. Rufausnutzung oder -beeinträchtigung III. Weitere Voraussetzungen: - Nichtbenutzungseinwand (Art. 42 Abs. 2 UMV) Der Anmelder der Unionsmarke kann nach Art. 42 Abs. 2 UMV vom Inhaber der Widerspruchsmarke den Nachweis verlangen, dass er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der Unionsmarke ernsthaft benutzt hat oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der jüngeren Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er den Benutzungsnachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Im Gegensatz zur Rechtslage nach dem MarkenG ( 43 Abs. 1 S. 2) kann die Einrede der mangelnden Benutzung dagegen nicht erhoben werden, wenn die fünfjährige Benutzungsfrist erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und damit während der Widerspruchsfrist oder im Verlauf des Widerspruchsverfahrens abläuft. Der Anmelder der Unionsmarke kann in diesem Fall nur nach Art. 51, 56 Abs. 1 lit. a) UMV die Verfallserklärung der Widerspruchsmarke beantragen. C. Rechtsfolge - Ergibt die Prüfung, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen (Art. 42 Abs. 5 UMV) - Keine Eintragungsbewilligungsklage Das Widerspruchsverfahren nach der UMV führt zu einer abschließenden Entscheidung zwischen den Parteien. Eine Eintragungsbewilligungsklage, wie sie das MarkenG in 44 zur Geltendmachung von im Widerspruchsverfahren unberücksichtigt bleibenden Rechten vorsieht, kennt die UMV nicht. Seite 4 von 8

5 3. Teil: Nichtigerklärung einer Unionsmarke wegen relativer Schutzhindernisse außerhalb des Widerspruchsverfahrens A. Verfahren - Die Nichtigerklärung einer Unionsmarke aus relativen Nichtigkeitsgründen kann unabhängig von einem Widerspruchsverfahren unmittelbar nur beim EUIPO oder aber im Wege der Widerklage in einem Verletzungsrechtsstreit beantragt werden (Art. 53 UMV). Der Widersprechende erhält hierdurch bei Scheitern seines Widerspruchs eine zweite Chance zur Geltendmachung seiner älteren Rechte. - Die Nichtigerklärung wegen relativer Nichtigkeitsgründe kann nur von den nach Art. 41 Abs. 1 UMV widerspruchsberechtigten Personen (Inhaber einer älteren eingetragenen Marke) beantragt werden (Art. 56 Abs. 1 lit. b) UMV). Anders als nach der Rechtslage im MarkenG kann auch der Lizenznehmer ein Nichtigkeitsverfahren wegen relativer Nichtigkeitsgründe betreiben, sofern ihn der Unionsmarkeninhaber hierzu ermächtigt (Art. 56 Abs. 1 lit. b) i.v.m. Art. 41 Abs. 1 lit. a) UMV). - Der Nichtigkeitsantrag ist anders als der Widerspruch an keine Frist gebunden. - Die Anträge sind schriftlich einzureichen und zu begründen; sie gelten erst als gestellt, wenn die Gebühr gezahlt ist (Art. 56 Abs. 2 S. 2 UMV). - Für Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke (Art. 100 Abs. 1 UMV) sind bestimmte nationale Gerichte als sogenannte Unionsmarkengerichte ausschließlich zuständig (Art. 95 UMV). In der Bundesrepublik Deutschland sind nach 125 e Abs. 1 MarkenG für alle Klagen im Sinne des Art. 95 UMV die Landgerichte als Unionsmarkengerichte erster Instanz ohne Rücksicht auf den Streitwert zuständig. Unionsmarkengerichte zweiter Instanz sind die Oberlandesgerichte. Revisionsgericht in Unionsmarkenstreitsachen ist der BGH (Art. 105 Abs. 3 UMV). - Im Verletzungs- und Entschädigungsverfahren ist nach Art. 100 Abs. 1 UMV eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke zulässig, falls nicht bereits das EUIPO über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien entschieden hat (Art. 100 Abs. 2 UMV). Das Gericht kann nach Art. 100 Abs. 7 UMV auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Nichtigerklärung zu beantragen. Wird der Antrag nicht fristgerecht gestellt, dann gilt die Widerklage als zurückgenommen. B. Löschungsgründe Die Löschung kann aufgrund älterer Kennzeichenrechte und sonstiger Rechte beantragt werden: I. Bei den älteren relativen Kennzeichenrechten handelt es sich um: - Identische, verwechselbare oder bekannte, angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, nationale Marken, IR-Marken mit älterem Zeitrang, Art. 53 Abs. 1 lit. a) i.v.m. Art. 8 Abs. 2 lit. a), b), Abs. 5 UMV. Markenanmeldungen sind nur beachtlich, soweit sie zur Eintragung führen, Art. 8 Abs. 2 lit. b) UMV. - Identische oder verwechselbare notorisch bekannte Marken mit älterem Zeitrang, Art. 53 Abs. 1 lit. a) i.v.m. Art. 8 Abs. 2 lit. c) UMV. - Die unbefugte Eintragung einer Marke durch einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers, Art. 53 Abs. 1 lit. b) i.v.m. Art. 8 Abs. 3 UMV. - Benutzungsmarken oder sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung mit älterem Zeitrang, Art. 53 Abs. 1 lit. c) i.v.m. Art. 8 Abs. 4 UMV. Hierzu gehören die geschäftlichen Bezeichnungen im Sinne des 5 MarkenG. Seite 5 von 8

6 - Geschützte Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben, Art. 53 Abs. 1 lit. d) i.v.m. Art. 8 Abs. 4a UMV - Ältere sonstige Rechte. Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz eines sonstigen älteren Rechts und insbesondere eines Namenrechts, eines Rechts an der eigenen Abbildung, eines Urheberrechts oder eines gewerblichen Schutzrechts, gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden nationalen Recht untersagt werden kann, Art. 53 Abs. 2 UMV. II. Löschungsreife der jüngeren Marke 1. Identität, Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV 2. Verwechslungsgefahr, Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV 3. Rufausnutzung oder -beeinträchtigung, Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV (vgl. zu Einzelheiten Arbeitsgliederung: Rechte aus einer Unionsmarke ) III. Einschränkungen/keine Löschungshindernisse: - Verwirkung, Art. 54 UMV: Duldung in 5 aufeinander folgenden Jahren. Ausnahme nur bei bösgläubiger Anmeldung der jüngeren Unionsmarke. - Zustimmung. Die Unionsmarke kann vergleichbar mit 51 Abs. 2 S. 3 MarkenG nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber eines der in Abs. 1 oder 2 genannten Rechte der Eintragung der Unionsmarke vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung oder der Erhebung der Widerklage ausdrücklich zustimmt, Art. 53 Abs. 3 UMV. - Kumulierungsgebot. Hat der Inhaber eines der in Art. 53 Abs. 1 oder 2 UMV genannten Rechts bereits einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke gestellt oder im Verletzungsverfahren Widerklage erhoben, so darf er nicht aufgrund eines anderen dieser Rechte, das er zur Unterstützung seines ersten Begehrens hätte geltend machen können, einen neuen Antrag auf Nichtigerklärung stellen oder Widerklage erheben, Art. 53 Abs. 4 UMV. Der Inhaber älterer Kennzeichen oder Rechte soll gezwungen werden, im Nichtigkeitsverfahren oder im Rahmen einer Widerklage alle ihm zur Verfügung stehenden älteren Rechte gegen die Unionsmarke anzuführen; anderenfalls wird er mit einem erneuten Angriff in solchen Verfahren ausgeschlossen. Auch wenig erfolgversprechende oder sehr aufwendige Angriffe müssen gegen die Unionsmarke daher zur Vermeidung eines Ausschlusses unternommen werden. - Unzulässige Widerklagen gegen Unionsmarken: Bei einer Klage des Inhabers einer Unionsmarke auf Feststellung der Nichtigkeit einer älteren nationalen Marke durch eine jüngere Unionsmarke kann keine Widerklage auf Nichterklärung erhoben werden. Unzulässig ist eine Widerklage auch, wenn in einem gerichtlichen Verfahren nur die Verletzung einer nationalen Marke, aber keiner Unionsmarke geltend gemacht wird. C. Rechtsfolge - Nach Art. 53 UMV wird die Unionsmarke auf Antrag vom EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn relative Nichtigkeitsgründe vorliegen. - Teilnichtigkeit. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Unionsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden. Art. 52 Abs. 3 UMV ist entsprechend anzuwenden, Art. 53 Abs. 5 UMV. - Die für nichtig erklärte Unionsmarke verliert von Anfang an (ex tunc) ihre Wirkungen, Art. 55 Abs. 2 UMV. Seite 6 von 8

7 Ausnahme: Jedoch werden von dieser Rückwirkung vorbehaltlich von Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen wegen ungerechtfertigter Bereicherung rechtskräftige Verletzungstitel, aus denen vollstreckt wurde, Art. 55 Abs. 3 lit. a) UMV, und erfüllte Verträge, Art. 55 Abs. 3 lit. b) 1. Halbsatz UMV, nicht berührt. Es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen, Art. 55 Abs. 3 lit. b), 2. Halbsatz UMV. Die Vorschrift des Art. 55 UMV stimmt mit 52 MarkenG überein. - Ist die Unionsmarke rechtskräftig für nichtig erklärt worden, so wird dies nach Art. 57 Abs. 6 UMV im Register eingetragen. 4. Teil: Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen nach der Eintragung entstehender absoluter Schutzhindernisse (Verfall) A. Verfahren - Der Verfall aufgrund absoluter Schutzhindernisse kann durch Antrag beim EUIPO geltend gemacht werden, Art. 51 Abs. 1, 56 UMV, ebenso im Rahmen einer Widerklage, Art. 51 Abs. 1, 100 UMV. - Der Verfall einer Unionsmarke tritt nicht automatisch ein, sondern muss durch eine Entscheidung des Markenamts oder eines nationalen Gerichts festgestellt werden. - Das Verfahren zur Erklärung des Verfalls durch das Harmonisierungsamt bestimmt sich nach Art. 56 und 57 UMV. - Im Verletzungs- und Entschädigungsverfahren ist nach Art. 100 Abs. 1 UMV eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke zulässig, falls nicht bereits das EUIPO über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien entschieden hat (Art. 100 Abs. 2 UMV). Das Gericht kann nach Art. 100 Abs. 7 UMV auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Verfallserklärung zu beantragen. Wird der Antrag nicht fristgerecht gestellt, dann gilt die Widerklage als zurückgenommen. - Wird jemand wegen Verletzung einer Unionsmarke in einem zivilgerichtlichen Verfahren vor einem Unionsmarkengericht nach Art. 96 lit. a) oder lit. c) UMV in Anspruch genommen, so steht ihm nach Art. 99 Abs. 3 UMV außerdem die Möglichkeit der Verfallseinrede offen. Das Unionsmarkengericht hat dann zu prüfen und zu entscheiden, ob der Verfallsgrund vorliegt und die Rechte aus der Unionsmarke deshalb nicht durchsetzbar sind. B. Verfallsgründe I. Als Verfallsgründe nennt Art. 51 Abs. 1 UMV - den Verfall wegen Nichtbenutzung der Marke (Abs. 1 lit. a), - den Verfall wegen Entwicklung zu einer Gattungsbezeichnung (Abs. 1 lit. b), - den Verfall wegen Täuschungsgefahr (Abs. 1 lit. c). Die Regelung der Verfallsgründe in Art. 51 UMV entspricht 49 MarkenG und Art. 12 MRL. Da die UMV ein in sich abgeschlossenes Regelungswerk darstellt, ist allerdings eine Erweiterung der Verfallsgründe durch das Wettbewerbsrecht anders als im Verhältnis zu 49 Abs. 2 MarkenG nicht möglich. Seite 7 von 8

8 II. Weitere Voraussetzungen: - Anfangszeitpunkt: Das zum Verfall führende Schutzhindernis muss nach dem Zeitpunkt der Eintragung entstanden sein, da diese die Unionsmarke erst entstehen lässt, Art. 6 UMV. Nicht hingegen kommt es auf die Zeit nach der Anmeldung an, etwa weil nur für diesen Zeitpunkt die absoluten Schutzhindernisse zu berücksichtigen sind. - Fortbestand des Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Entscheidung: Damit eine Unionsmarke für verfallen erklärt werden kann, muss das zum Verfall führende Schutzhindernis ferner zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls fortbestehen. Denn der Wortlaut des Art. 51 UMV stellt in Bezug auf die Verfallsgründe jeweils auf die Gegenwart ab. C. Rechtsfolge: - Erklärung des Verfalls der Unionsmarke - Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen vor, so wird die Unionsmarke nach Art. 51 Abs. 2 UMV nur teilweise für verfallen erklärt. - Wie die nationale Marke verfällt die Unionsmarke mit Wirkung ex nunc, Art. 55 Abs. 1 UMV: Die Wirkungen der Unionsmarke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, als von dem Zeitpunkt der Antragstellung oder der Erhebung der Widerklage an nicht eingetreten (Satz 1). In der Entscheidung kann, ebenso wie nach 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden (Satz 2). Voraussetzung hierfür ist, dass der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der Feststellung des früheren Verfallsgrundes hat, etwa wenn der Antragsteller ein zwischenzeitlich entstandenes Recht nutzen will. - Jedoch werden von dieser Rückwirkung vorbehaltlich von Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen wegen ungerechtfertigter Bereicherung rechtskräftige Verletzungstitel, aus denen vollstreckt wurde, Art. 55 Abs. 3 lit. a) UMV, und erfüllte Verträge, Art. 55 Abs. 3 lit. b) 1. Halbsatz UMV, grundsätzlich nicht berührt. Es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen, Art. 55 Abs. 3 lit. b), 2. Halbsatz UMV. - Die Entscheidung, durch die die Unionsmarke für verfallen erklärt wird, wird in das Register eingetragen, sobald sie rechtskräftig ist (Art. 57 Abs. 6 UMV). - Wird im Rahmen eines Verfahrens die Verfallseinrede (Art. 99 Abs. 3 UMV) erhoben, so sind die Rechte aus der Unionsmarke bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht durchsetzbar. 5. Teil: Löschungsansprüche aus Unionsmarken gegen nationale Marken Löschungsansprüche aus Unionsmarken gegen nationale Marken sieht die UMV nicht vor. Ob und inwieweit aus einer Unionsmarke Ansprüche auf Löschung einer nationalen Marke gerichtlich durchgesetzt werden können, ist eine Sache des nationalen Rechts des Schutzlandes. Nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO sind für solche Löschungsklagen ausschließlich die Gerichte desjenigen Landes zuständig, in dem das angegriffene Recht eingetragen ist. Gegen deutsche Marken oder gegen international registrierte Marken mit Schutzwirkung in Deutschland können Löschungsklagen aus einer Unionsmarke also unabhängig von der internationalen Zuständigkeit für Verletzungsansprüche aus dieser Unionsmarke nur vor den nach den Regelungen des deutschen Markengesetzes zuständigen Landgerichten erhoben werden. Entsprechendes würde für Löschungsanträge gegen in anderen Mitgliedsländern eingetragene Marken gelten. Seite 8 von 8