Übersicht. 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrages. 5.1 Vorbemerkungen 5.2 Pflichten des Lizenzgebers 5.3 Pflichten des Lizenznehmers

Transkript

1 Übersicht 5. Pflichten der Parteien des 5.1 Vorbemerkungen 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Seite 65

2 5.1 Vorbemerkungen Übliche Unterteilung: Haupt-und Nebenpflichten Vertragspflicht klageweise durchsetzbar oder nicht? Realistischer (Innominatkontrakt!): - lizenzvertragstypische Pflichten typischerweise durchsetzbar (aber nicht unbedingt Realerfüllung) - zusätzlich vereinbarte Pflichten abhängig vom Vertragsparteiwillen durchsetzbar (Nebenleistungspflichten) oder nicht durchsetzbar (Nebenpflichten) Seite 66

3 5.1 Vorbemerkungen Bedürfnis nach Anlehnung an Nominatkontrakte aber: ZGB 1 II besondere Interessenkonstellation bei LV allenfalls: Agenturvertragsrecht (OR 418c I, 418d I, 418f I) Fokus: Vertragsfreiheit (beachte aber Kartellrecht) Was wird üblicherweise vereinbart? Vgl. 5.2 Was gilt, wenn eine Vereinbarung fehlt? Vgl. 4.2 Seite 67

4 Übersicht 5. Pflichten der Parteien des 5.1 Vorbemerkungen 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Seite 68

5 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Lizenzvertragstypische Pflichten Genussverschaffungspflicht: - Pflicht, Schutzrechts LN gegenüber nicht geltend zu machen - Offenbarungspflicht / Pflicht zur Einweisung LN in Lizenzgegenstand / Zugangsverschaffung (Ausnahme: nur «negative» Lizenzen) insb. Unterlagen, Ratschläge, Auskünfte - Potentieller Streitpunkt: Kostentragung LG (notwendige Einweisung nach Vertragszweck) LN (das Übliche übersteigende Unterstützung) Seite 69

6 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Lizenzvertragstypische Pflichten Genusserhaltungspflicht : - formelle Aufrechterhaltung Schutzrecht (Grenze: unzumutbare Aufwendungen) - Rechtsverfolgung Schutzrechtsverletzung (s ): ja: nein: ausschliessliche / ev. qualifizierte Lizenz einfache Lizenz (ausser Meistbegünstigungsklausel) Risiko: Widerklage auf Nichtigkeit! - Verteidigung Schutzrecht (z.b. Nichtigkeitsklage) ja: nein: Wegfall Schutzrecht verletzt Ausschliesslichkeitsklausel / Vereinbarung bei qualifizierter Lizenz einfache Lizenz Nutzungsmöglichkeit bei Wegfall Schutzrecht bleibt bestehen - Überbindung Lizenzverhältnis / LG-Pflichten bei Veräusserung Lizenzgegenstand - Know-how: Geheimhaltung Seite 70

7 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Zusätzlich vereinbarte Pflichten Verbesserung/Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes - mit Vereinbarung Mitteilungspflicht des LG - ohne Vereinbarung? keine Verpflichtung zur Weiterentwicklung (ausser: Vertragsauslegung = anderer Parteiwille) -Entschädigung? Wenn für LN, Kosten grundsätzlich zulasten LN; ev. aber durch Anpassung Lizenzgebühr Seite 71

8 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Zusätzlich vereinbarte Pflichten Meistbegünstigungsklausel - keine Benachteiligung gegenüber späteren LN: neue LN nicht besser stellen als bisherige(n) bisherigen LN Bedingungen der neuen gewähren Schwierigkeit: wertungsmässiger Vergleich weitere Pflichten - Eintragung der Lizenz im Register (vgl. 7.1) - Abnahmegarantie - Verzicht LG, Kunden des LN zu beliefern - Schranken bez. Veräusserung Lizenzgegenstand - Garantiepflichten des LG (vgl. 6.4, Gewährleistung) Seite 72

9 Übersicht 5. Pflichten der Parteien des 5.1 Vorbemerkungen 5.2 Pflichten des Lizenzgebers Seite 73

10 5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten Gegenleistung Arten: - Lizenzgebühr (typisch) - Verzicht auf Angriff des Schutzrechts (vergleichsweise Lizenz) - Gegenseitigkeitslizenz ( Cross-licenses ) Beachte: Gegenleistung nicht zwingend Frei- bzw. Gratislizenz ( vergleichsweise Lizenz) im Zweifel nicht zu vermuten Seite 74

11 5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten Gegenleistung (Lizenzgebühr) Arten: - Pauschallizenzgebühr - erfolgsabhängige Lizenzgebühr - gemischte Lizenzgebühr Höhe: - subjektiv wesentl. Vertragspunkt - massgebende Faktoren: Wettbewerbsstellung LN dank LV Relation Gestehungskosten LG / Gewinnchancen LN - übliche Streuwerte z.b. 2-5% des Umsatzes abhängig von Substituierbarkeit Lizenzgegenstand Sonderproblem: «standard-essential patents» (SEPs) Seite 75

12 5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten Gegenleistung (falls Lizenzgebühr) Reduktion/Wegfall: -Änderung des Lizenzgegenstandes Ablauf Schutzrecht Vernichtung Schutzrecht, aber Know-how bleibt lizenziert neue effizientere Technologie Skandal um lizenzierte Marke - Vorzeitige Problem: schon bezahlte Pauschallizenz (Rückforderung?) Grundsatz: In wessen Sphäre liegt Grund für Beendigung? - ev. Nichtbenutzung des Lizenzgegenstandes irrelevant bei Pauschal- oder Mindestlizenzen Auswirkung primär bei Stücklizenzen - Sonderfall: package license Seite 76

13 5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten Abrechnungspflicht (insb. bei umsatzabhängiger Lizenz) - Abrechnung - Kontrolle Geschäftsgeheimnisse des LN neutraler Sachverständiger Seite 77

14 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Benutzungspflicht Motive: - Gegenleistung - Erzeugung von Goodwill beim Publikum - Erlangung von Bekanntheit - Erfahrung mit Lizenzgegenstand -ideelles Verbreitungsinteresse -Rechtsnachteile bei Nichtgebrauch (MSchG 12, 11 III) Seite 78

15 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Benutzungspflicht ohne Vereinbarung? Indizien pro: - ausschliessliche Lizenz - Investitionsverpflichtung LN (z.b. Verpflichtung, bestimmte Maschinen anzuschaffen) -Lieferungspflicht LN an LG - Werbepflichten LN contra: - hohe Regelungsdichte Lizenzvertrag - erfahrene Vertragsparteien -dem LN auferlegte Beschränkungen zeitlicher, örtlicher oder inhaltlicher Art - kurze Kündigungsfrist des LG Seite 79

16 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Benutzungspflicht Wegfall: Nur bei von LN nicht zu vertretenden Gründen, z.b. - objektive Unzumutbarkeit/Unmöglichkeit - wirtschaftliche Sinnlosigkeit z.b. Markteintritt günstiges / besseres Konkurrenzprodukt Zusammenbruch der Nachfrage -Nichtigkeit des Schutzrechts / Offenkundig werden von Know-how Seite 80

17 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Wahrung des Schutzrechts mit Vereinbarung: - Übernahme der Gebührenzahlung durch LN - Mitteilung erkannter Rechtsverletzungen - Führung von Verletzungsprozessen -Geheimhaltungspflichten ( häufig über Vertragsbeendigung hinaus; s. 8.) Seite 81

18 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Wahrung des Schutzrechts ohne Vereinbarung: - ev. Mitteilungspflicht erkannter Verletzungen(s.a. OR 418c I) (falls Nichtmitteilung = Loyalitätspflichtverletzung) - ev. Unterstützungspflichten im Prozess - Geheimhaltungspflicht bei Know-how (s.a. OR 418d I) Seite 82

19 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Wahrung des Schutzrechts Enthaltungspflicht: Pflicht LN, das Schutzrecht nicht anzugreifen zulässig? CH: BGE 95 II 274 ja; aktuellu? EU: nicht freigestellt (TTV 5 I b) AEUV 101? Klausel i.d.r. nichtig Seite 83

20 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten Verbesserung des Lizenzgegenstandes - Mitteilungspflicht des LN CH: wohl zulässig EU: freigestellt, falls gemeinsamer Marktanteil < 20 (konkurrierende Unternehmen) < 30 %(nicht konkurrierende Untern.) - ausschl. Rücklizenzierung / Übertragung an LG CH: Wettbewerbsbeschränkung (KG 5 I)? EU: nicht freigestellt (TTV 5 I a) AEUV 101? Klausel i.d.r. nichtig Seite 84

21 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten weitere mögliche Pflichten: - Besondere Kennzeichnung von in Lizenz produzierter Ware (PatG 11 II;,, ) - Werbepflichten - Preisbindung CH: gesetzl. Vermutung der Wettbewerbsbeseitigung (KG 5 IV) EU: nicht freigestellte Kernbeschränkung (TTV 4 I a) Vertrag i.d.r. nichtig - Bezugspflichten - Dulden von Kontrollen Seite 85