Markenmäßige Benutzung : Filter im Verletzungstatbestand oder Relikt des früheren deutschen Rechts?

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1 Markenmäßige Benutzung : Filter im Verletzungstatbestand oder Relikt des früheren deutschen Rechts? Markenforum 2018 München, Prof. Dr. Ansgar Ohly Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht

2 0. Einführung

3 0. Einführung markenmäßige Benutzung Markenverletzung: ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal? Rechtsbestand: Voraussetzung der ernsthaften Benutzung?

4 0. Einführung Funktional begrenzter Schutz: Kennzeichenfunktion

5 0. Einführung Schutz der Marke als Marke = markenmäßige Benutzung

6 0. Einführung Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung Benutzung im geschäftlichen Verkehr Benutzung für Waren und Dienstleistungen Markenmäßige Benutzung (?) Voraussetzungen der Kollisionstatbestände Doppelidentität + Funktionsbeeinträchtigung Verwechslungsgefahr / Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion Beeinträchtigung / Ausnutzung von Wertschätzung / Unterscheidungskraft Schranken Beschreibende Benutzung Benutzung nicht unterscheidungskräftiger Merkmale

7 4 Schritte Fallgruppen EuGH BGH Analyse

8 1. Fallgruppen Fallgruppe 1: ornamentale Nutzung Beispiel: BGH GRUR 2017, 730 Sierpinski-Dreieck

9 1. Fallgruppen Fallgruppe 2: Farben Beispiel: BGH GRUR 2014, 1101 Gelbe Wörterbücher

10 1. Fallgruppen Fallgruppe 3: Formen Beispiel: BGH GRUR 2016, 197 Bounty

11 1. Fallgruppen Fallgruppe 4: Beschreibende Angaben Beispiel: BGH GRUR 2017, 520 Micro Cotton

12 1. Fallgruppen Fallgruppe 5: Spielzeug Beispiel: EuGH GRUR 2007, 318 Opel/Autec, BGH GRUR 2010 Opel-Blitz II

13 1. Fallgruppen Fallgruppe 6: Verarbeitung in Algorithmen von Suchmaschinen Beispiel: BGH GRUR 2018 Ortlieb

14 1. Fallgruppen Fallgruppe 7: De- und Rebranding Beispiel: EuGH GRUR 2018, 917 Mitsubishi/Duma

15 These 1: Die markenmäßige Benutzung wirkt sich vor allem in Grenzfällen des Schutzes aus, in denen auch wertungsmäßig die Abgrenzung zwischen Schutz und Gemeinfreiheit nicht eindeutig ist.

17 2. EuGH-Rechtsprechung Frühere EuGH-Urteile GRUR Int. 1999, 438 BMW/Deenik: Benutzung der Marke BMW durch Gebrauchtwagenhändler mit Werkstatt = Benutzung zur Unterscheidung von Waren/DL GRUR 2002, 692 Hölterhoff: Benutzung zur Kennzeichnung von Eigenschaften einer Ware Herkunftshinweis Art. 5 I a.f. MarkenG (-) GRUR 2005, 153 Anheuser-Busch/Budvar, modifiziert in GRUR 2007, Céline: Verwendung als Handelsname Verwendung zur Unterscheidung von Waren oder DL GRUR 2007, 318 Opel/Autec: Unterschied Art. 5 I a.f. MarkenRL (Benutzung zur Unterscheidung von Waren / DL) und Art. 5 II a.f. MarkenRL

18 2. EuGH-Rechtsprechung Der Stand nach Opel/Autec Art. 5 I a.f. = Art. 10 II lit. a, b. n.f. MarkenRL Herkunftsfunktion als Hauptfunktion Wenn aus Verbrauchersicht keine Angabe über betriebliche Herkunft, dann Marke nicht beeinträchtigt Art. 5 II a.f. = Art. 10 II lit. c n.f. MarkenRL Gedankliche Verbindung zur bekannten Marke im Übrigen Prüfung des Beeinträchtigungs-/ AusnutzungsTB

19 2. EuGH-Rechtsprechung Schutz sonstiger Markenfunktionen durch Art. 5 I lit. a a.f. = Art. 10 II lit. a n.f. MarkenRL in EuGH, GRUR 2009, 756 L Oréal/Bellure

20 2. EuGH-Rechtsprechung Prüfungsschema seit EuGH, Rs. C /08, Google France Benutzung im geschäftlichen Verkehr Benutzung für Waren und Dienstleistungen = in der eigenen kommerziellen Kommunikation ((-) bei Google) Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen

21 2. EuGH-Rechtsprechung Der Stand nach Google France Benutzung im geschäftlichen Verkehr in der eigenen kommerziellen Kommunikation zur Unterscheidung von Waren/DL (Arg. Art. 10 VI MarkenRL) Art. 10 II lit. a MarkenRL Beeinträchtigung einer geschützten Markenfunktion, insb. Herkunftsfunktion Art. 10 II lit. b MarkenRL Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion Art. 10 II lit. c MarkenRL Beeinträchtigung oder Ausnutzung von Unterscheidungskraft oder Wertschätzung

22 2. EuGH-Rechtsprechung EuGH GRUR 2018, 917 Mitsubishi/Duma Parallelimport von Mitsubishi-Gabelstaplern Entfernung der Marken (debranding) und Anbringung neuer Marken (rebranding) im Zolllagerverfahren, dann Einfuhr Keine Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation EuGH: Markenverletzung (+) Nimmt dem Markeninhaber das Recht, das erstmalige Inverkehrbringen unter der Marke zu kontrollieren Herkunftsfunktion beeinträchtigt Investitions- und Werbefunktion ebenfalls, weil Marke nicht mehr als Element der Verkaufsförderung eingesetzt werden kann De- und Rebranding = aktive Handlung im geschäftlichen Verkehr = Benutzung

23 2. EuGH-Rechtsprechung Neue Schranke für die Benutzung nicht unterscheidungskräftiger Merkmale: Art. 14 I lit. b MarkenRL = 23 I Nr. 2 n.f. MarkenG (1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen: a) ( ) b) Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung;

24 2. EuGH-Rechtsprechung These 2: Der EuGH hat seit L Oréal / Bellure nie mehr eine markenmäßige Benutzung vorausgesetzt. Spätestens seit Mitsubishi geht die markenmäßige Benutzung völlig in den Voraussetzungen der Kollisionstatbestände und künftig in der neuen Schranke für Zeichen ohne Unterscheidungskraft auf.

26 3. Deutsche Rechtsprechung Die Formel des BGH (z.b. BGH GRUR 2017, 730 Sierpinski-Dreieck) Schritt 1: Eine markenmäßige Benutzung oder was dem entspricht eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen. Schritt 2: Beeinträchtigung einer geschützten Markenfunktion ( 14 II Nr. 1 MarkenG) bzw. der Herkunftsfunktion ( 14 II Nr. 2 MarkenG) Terminologische Frage: Umfasst die markenmäßige Benutzung nur Schritt 1 oder beide Schritte?

27 3. Deutsche Rechtsprechung Beispiel 1: BGH GRUR 2016, 197 Bounty Bei hochgradiger Zeichenähnlichkeit mit verkehrsdurchgesetzter Marke ist im Regelfall von einer herkunftshinweisenden Verwendung auszugehen. Verwechslungsgefahr ist dann fast zwangsläufig gegeben.

28 3. Deutsche Rechtsprechung Beispiel 2: BGH GRUR 2017, 730 Sierpinski-Dreieck Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor Keine Übertragung der Kennzeichnungsgewohnheiten aus dem Luxussegment Einfache geometrische Form

29 3. Deutsche Rechtsprechung Beispiel 3: BGH GRUR 2017, 520 Micro Cotton Trotz beschreibenden Anklangs kann bei begrifflicher Unschärfe kennzeichenmäßige Verwendung vorliegen. Eigene beschreibende Verwendungen des Markeninhabers unbeachtlich. Verwechslungsgefahr liegt dann fast zwangsläufig vor.

30 3. Deutsche Rechtsprechung These 3: Im deutschen Recht stellt die markenmäßige Benutzung nach wie vor einen wichtigen Filter dar. Wurde die markenmäßige Benutzung einmal bejaht, geschieht teilweise die weitere Verletzungsprüfung eher technisch / formal.

32 4. Analyse Problem 1: Ist der deutsche Ansatz noch unionsrechtskonform? Pro Aus Art. 10 VI MarkenRL folgt e contrario, dass das Zeichen zur Unterscheidung von Waren / DL verwendet werden muss. Etwas anderes hat auch der EuGH nie behauptet. Mitsubishi ist ein Ausreißer. Die genaue Umsetzung (einschließl. der Terminologie) obliegt dem deutschen Recht Contra Sehr unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten zur markenmäßigen Benutzung sind mit der Vollharmonisierung unvereinbar. In der Rspr. des EuGH geht die mb ganz in der Funktionsprüfung bzw. der Prüfung der Verwechslungsgefahr aufgrund aller Umstände des Einzelfalls auf. Der EuGH wird Mitsubishi weiterentwickeln.

33 4. Analyse Problem 2: Ist die markenmäßige Benutzung noch zeitgemäß? Pro Die Schwelle der markenmäßigen Benutzung ist zutreffender Ausdruck der funktionalen Begrenzung des Markenschutzes und verhindert eine Entwicklung zum vollen Ausschlussrecht. Sie gewährleistet Rechtssicherheit. Contra Die Schwelle der markenmäßigen Benutzung begrenzt den Schutz bei Beeinträchtigungen anderer Markenfunktionen übermäßig. Sie führt zu unangemessenen Alles- oder-nichts- Lösungen (im deutschen Recht eher Alles als Nichts ). Sie verführt zum Verdecken der eigentlichen Wertungen. Sie führt wegen ihrer Anklänge an das frühere deutsche Recht in die Irre.

34 4. Analyse These 4: Die ungeschriebene Voraussetzung der markenmäßigen Benutzung ist nicht mehr mit dem Unionsrecht vereinbar. Sie sollte zugunsten einer Offenlegung der jeweiligen Wertungen aufgegeben werden.

35 4. Analyse Wertungsebene 1: Voraussetzungen der Kollisionstatbestände 14 II Nr. 1 MarkenG: Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen Flexible Beurteilung nach den Kriterien des EuGH Insbesondere: bei Nutzungen im Rahmen von Algorithmen konkrete Prüfung der Verwechslungsgefahr anhand Google France-Kriterien

36 4. Analyse Beispiel: BGH GRUR 2018 Ortlieb OLG München als Vorinstanz Markenmäßige Benutzung wegen Nutzung der Lotsenfunktion Herkunftsfunktion betroffen, weil kein Fall des Keyword Advertising vorliegt BGH Benutzung (+), weil Amazon über die Präsentation entscheidet Aber im Rahmen der Doppelidentität Anwendung der Google France-Kriterien Durchschnittliche Internet-Nutzer nehmen keine geschäftliche Verbindung an

37 4. Analyse Wertungsebene 1: Voraussetzungen der Kollisionstatbestände 14 II Nr. 1 MarkenG: Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen flexible Beurteilung nach den Kriterien des EuGH insbesondere: bei Nutzungen im Rahmen von Algorithmen konkrete Prüfung der Verwechslungsgefahr anhand Google France-Kriterien 14 II Nr. 2 MarkenG bei neuen Markenformen oder untypischen Benutzungsarten konkrete Prüfung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung des Verbraucherleitbilds und aller Umstände des Einzelfalls

38 4. Analyse Beispiele: Court of Appeal, [2014] EWCA Civ 1294 Specsavers v. ASDA und BGH GRUR 2016, 197 Bounty

39 4. Analyse Wertungsebene 1: Voraussetzungen der Kollisionstatbestände 14 II Nr. 1 MarkenG: Beeinträchtigung geschützter Markenfunktionen flexible Beurteilung nach den Kriterien des EuGH insbesondere: bei Nutzungen im Rahmen von Algorithmen konkrete Prüfung der Verwechslungsgefahr anhand Google France-Kriterien 14 II Nr. 2 MarkenG bei neuen Markenformen oder untypischen Benutzungsarten konkrete Prüfung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung des Verbraucherleitbilds und aller Umstände des Einzelfalls 14 II Nr. 3 MarkenG Funktionsbegrenzung ergibt sich aus Prüfung der Beeinträchtigung / Ausnutzung und der Schranken der Unlauterkeit und des rechtfertigenden Grundes

40 4. Analyse Wertungsebene 2: Schranken Nutzung der Marke in erlaubter vergleichender Werbung Praktisch also Lösung des Interessenskonflikts durch 6 UWG Formulierung des 14 III MarkenG n.f. spricht eher für Begrenzung des Benutzungstatbestands, der Sache nach aber eher eine Schranke

41 4. Analyse Beispiele: BGH GRUR 2015, 1136 Staubsaugerbeutel im Internet; BGH GRUR 2018 Ortlieb Verwendung fremder Marke in Beschreibung eigener Produkte (Ähnlich Swirl PH 86) ist keine unlautere Rufausnutzung Wie, wenn sich der Vergleich aus der technischen Gegenüberstellung ergibt (wie bei der Amazon- Suchmaschine) Wertungsgleichlauf zwischen 6 UWG und 14 II MarkenG (so 14 III Nr. 7 n.f. MarkenG) Benutzung in erlaubter vergleichender Werbung ist keine Markenverletzung

42 4. Analyse Wertungsebene 2: Schranken Nutzung der Marke in erlaubter vergleichender Werbung Praktisch also Lösung des Interessenskonflikts durch 6 UWG Formulierung des 14 III MarkenG n.f. spricht eher für Begrenzung des Benutzungstatbestands, der Sache nach aber eher eine Schranke Benutzung von Zeichen / Angaben ohne Unterscheidungskraft ( 23 I Nr. 2 MarkenG n.f.) Sicherheitsnetz : Greift ein, wenn Fehlen der Unterscheidungskraft nicht schon im Verletzungstatbestand berücksichtigt Wird möglicherweise die Funktionenanalyse entlasten Verschiebung aus Tatbestand in Schranke wegen geänderter Darlegungs- und Beweislast problematisch?