A. Erfüllung der Anmeldevoraussetzungen, 36, 33 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 MarkenG

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1 Professor Dr. Peter Krebs Gliederungsvorschlag für die Prüfung des Anspruchs auf Eintragung einer Marke in das Markenregister gem. 33 Abs. 2 S. 1 MarkenG A. Erfüllung der Anmeldevoraussetzungen, 36, 33 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 MarkenG I. Ordnungsgemäßheit der Anmeldung, 36 Abs. 1 Nr. 1, 33 Abs. 1, 32 Abs. 2 MarkenG - Angaben zur Identität des Anmelders, 32 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG - Wiedergabe der Marke, 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG II. Sonstige Anmeldeerfordernisse, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Weitere Anforderungen gem. 32 Abs. 3 MarkenG i.v.m. 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, 2 ff. MarkenV. Verwendung des Formblattes ist Sollvorschrift. III. Entrichtung der Anmeldegebühren, 36 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG: Die Gebühren richten sich nach dem PatKostG: Anmeldung in Papierform für bis zu 3 Klassen 300 Euro, jede weitere Klasse 100 Euro. IV. Inhaberfähigkeit, 36 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i.v.m. 7 MarkenG - auch Privatpersonen (Zeitgrenze: Benutzungszwang gem. 25 Abs. 1 MarkenG erfordert Nutzung als Marke, somit im geschäftlichen Verkehr, so dass dann keine Privatperson mehr vorläge) - Gesellschaft bürgerlichen Rechts noch streitig - Konzernmarke nicht möglich (Lösung: Kollektivmarke, 97 MarkenG) oder Marke für ein Unternehmen und Lizenz an andere Unternehmen = Regelfall. Seite 1 von 5

2 B. Nichtvorliegen von absoluten Schutzhindernissen, 37, 33 Abs. 2 S. 2 Alt. 2 MarkenG i.v.m. 3, 8, 10 MarkenG I. Markenfähigkeit, 3 Abs.1 + Abs. 2 MarkenG 1. Zeichen: Das Markengesetz eröffnet den Markenschutz grundsätzlich für jede erdenkbare Zeichenform und zählt die Bedeutendsten auf: - Wörter: Wörter der deutschen oder einer fremden Sprache oder reine Kunstwörter. Bei Wörtern aus fremden Schriftzeichen kann es sich im Einzelfall jedoch um ein Bildzeichen handeln. - Personennamen: Eine besondere Berechtigung zur Namensführung ist nicht erforderlich. Auch Namen Dritter oder Kunstnamen sind möglich (Im Einzelfall kann dem allerdings eine Irreführungsgefahr entgegenstehen, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG). - Abbildungen: Abbildungen können schwarz-weiß, ein- oder mehrfarbig, gegenständlich oder abstrakt sein. - Buchstaben: Einzelbuchstaben oder Buchstabenkombinationen. Sinngehalt oder Aussprechbarkeit sind unerheblich. Auch Buchstaben aus nichtlateinischen Alphabeten, sofern diese als Buchstaben erkannt werden und nicht im Einzelfall Bildzeichen bilden. - Zahlen - Hörzeichen: Dabei kann es sich um musikalische Töne, sowie gesprochene Slogans oder Naturtöne handeln (Darstellung: Aufzeichnung in Notenschrift). - Dreidimensionale Gestaltungen: Phantasieformen sowie Form der Ware oder Verpackung, auch wenn sie funktional für die Ware sind, jedoch nicht wenn sie technisch bedingt ist (vgl. 3 Abs. 2 MarkenG). Problem ist häufig das Freihaltebedürfnis gem. 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Porsche Boxter Eintragung nach Durchsetzung 8 Abs. 3 MarkenG). - Farben: Einzelfarben oder Farbkombinationen, räumlich abgegrenzt oder abstrakt ohne sonstige Gestaltungsbestimmung (Darstellung: Farbskalen als Konkretisierung). Farbkombinationsmarke/abstrakte Farbmarke. - sonstige Zeichen: z.b. Positionsmarke (besondere Anordnung auf der Ware an gleich bleibender Stelle in gleich bleibender Ausgestaltung), Problemfälle: Geruchsmarke, Tastmarke, Geschmacksmarke, Bewegungsmarke - Mischformen: Auch Kombinationen vorgenannter Zeichen sind grundsätzlich zeichenfähig (z.b. Wort-Bild-Marken, Buchstaben-Zahl-Marken) 2. Unterscheidungseignung: Orientiert an der Hauptfunktion einer Marke, die Unterscheidung von Unternehmensleistungen, ist es erforderlich, dass das Zeichen geeignet ist, diese Funktion zu erfüllen. Es ist ausreichend, wenn in irgendeinem (theoretischen) Fall das Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen geeignet ist. I. d. R. wird dieses Merkmal nur bei den sog. neuen Markenformen (z.b. Farbmarken, Geruchsmarken) überhaupt näher geprüft. Seite 2 von 5

3 3. Selbständigkeit der Marke von der Ware (str.): Die Marke muss sich vom Wesen der Ware unterscheiden. Die Marke ist gegenüber der Ware frei gewählt und funktional unabhängig. Ausschlag gebend ist dabei nicht die körperliche/gegenständliche Selbständigkeit, sondern die funktionale Verschiedenheit von der Ware. Hinweis: Die Merkmale des 3 Abs. 2 MarkenG für Formmarken sind im Grunde die positivrechtliche Ausprägung dieses allgemein geltenden ungeschriebenen Merkmales. II. Schutzhindernisse, 8 MarkenG 1. graphische Darstellbarkeit, 8 Abs. 1 MarkenG: Die Marke muss anhand der Darstellung genau identifizierbar, leicht zugänglich und verständlich sein, dauerhaft sowie eindeutig und objektiv wiedergebbar sein. Die Marke selbst muss nicht visuell wahrnehmbar sein. Die elektronische Einreichung (Datensatz) ersetzt de lege lata nicht die graphische Darstellbarkeit. 2. fehlende Unterscheidungskraft, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: Im Gegensatz zur Unterscheidungseignung kommt es hier darauf an, ob die Marke in Bezug auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen zur Unterscheidung von Leistungen anderer Unternehmen geeignet ist. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ist ausreichend. 3. Freihaltebedürfnis, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: Marken, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die in irgendeiner Weise unmittelbar zur Bezeichnung/Beschreibung dienen können. Abzustellen ist dabei auf die beschreibende Eigenschaft in Bezug auf die konkreten Waren/Dienstleistungen. Bei dem Freihaltebedürfnis kann es sich um ein aktuelles oder auch künftiges handeln, sofern eine solche Entwicklung vernünftigerweise mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Aufzählung beschreibender Angaben ist nicht abschließend (Wertungsverbindung: Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, Schutzumfang). 4. Üblich gewordene Bezeichnungen, 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Die Marke muss für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen übliche Bezeichnung sein unabhängig von einem beschreibenden Inhalt. 5. Täuschende Zeichen, 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Zurückweisung nur, wenn das Zeichen ersichtlich zur Täuschung geeignet ist ( 37 Abs. 3 MarkenG; vgl auch 18 Abs. 2 HGB für Firma). 6. Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten, 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG: Zur öffentlichen Ordnung gehören grundsätzlich alle Verbote des nationalen Rechts; diese müssen sich allerdings auf die Benutzung der Kennzeichnung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen und die Form der Marke selbst beziehen (selten). Sittenwidrigkeit bedingt, dass ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Marke als sittlich, moralisch, ethisch oder religiös anstößig empfindet (z.b. Schenkelspreizer oder Schlüpferstürmer f. alkoholische Getränke) 7. Hoheitszeichen, 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG: Hoheitszeichen oder Abwandlungen davon, sofern der Verkehr auch darin das Hoheitszeichen selbst sieht. Bloße Landesfarben sind keine Hoheitszeichen. Das Hoheitszeichen muss nicht einziger Inhalt der Marke sein. Auch nicht exakte Hoheitszeichen sind schutzunfähig ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1). Es reicht jeweils, wenn der Eindruck eines Bezuges zur staatlichen Gewalt erweckt wird Seite 3 von 5

4 8. Amtliche Prüf- und Gewährzeichen, 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG: Auch nicht exakt übernommene Zeichen, die aber den Eindruck der Hoheitlichkeit erwecken, sind schutzunfähig ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1). 9. Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen, 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG sowie denen verwechselbar ähnliche Zeichen ( 8 Abs. Abs. 4 S. 1). 10. Zeichen, deren Nutzung im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, 8: Abs. 2 Nr. 9 MarkenG: Von Bedeutung sind hier insbesondere Verbote aufgrund lebensmittelrechtlicher Bezeichnungsvorschriften. 11. Bösgläubig angemeldete Zeichen, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG: Rechtsmissbräuchliche Anmeldung, insbesondere in Behinderungsabsicht, die ersichtlich sein muss ( 37 Abs. 3 MarkenG). III. Eintragung trotz Schutzhindernissen gem. 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG aufgrund Verkehrsdurchsetzung, 8 Abs. 3 MarkenG 1. Durchsetzung für bestimmte Waren/Dienstleistungen: Verkehrsdurchsetzung muss für alle diejenigen konkreten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die das Eintragungshindernis besteht. 2. Durchsetzung für den Anmelder: Der Verkehr muss bei dem Zeichen von der Herkunft aus einem bestimmten (namentlich jedoch nicht unbedingt bekannten) Unternehmen ausgehen. Eine bloß allgemeine Bekanntheit des Zeichens ist nicht ausreichend. 3. Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen: Tatsächliche oder potentielle Endabnehmer sowie alle Kreise, in denen das Zeichen Verwendung findet. Maßgeblich ist der inländische Verkehr im gesamten Bundesgebiet. 4. Umfang der Verkehrsdurchsetzung: Zeichen erlangt in erheblichem Umfang in den betroffenen Verkehrskreisen eine Bedeutung, die nicht mehr nur beschreibend ist. Feste Prozentsätze bestehen nicht, im Regelfall ist aber von einem Bekanntheitsgrad nicht unter 50 Prozent auszugehen. Bei der Beurteilung ist auch der spezifische Charakter der beschreibenden Angabe zu berücksichtigen (vor EuGH GRUR 1999, 723 Chiemsee galt stattdessen: in Fällen eines gesteigerten Freihaltebedürfnisses ist ein höherer Grad der Verkehrsdurchsetzung zu fordern). Der BGH tendiert noch immer zu erheblichen Auflagen. Besondere Probleme gibt es bei ehemaligen Monopolisten (z.b. Post). IV. Bestehen notorisch bekannter Marken, 10 MarkenG 1. Amtsbekanntheit der notorisch bekannten Marke 2. Zeichenkollision aufgrund Identität ( 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) oder Verwechslungsgefahr ( 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) 3. Nicht geprüft wird das vorliegenden sonstiger kollidierender Schutzrechte mit älterem Zeitrang. Diese können nach der Eintragung vom Inhaber im Widerspruchsverfahren oder außerhalb des Widerspruchverfahrens durch Klage geltend gemacht werden. Hinweis: Verstöße gegen führen nur zur Löschungsmöglichkeit Seite 4 von 5

5 C. Rechtsfolge Eintragung gem. 41 MarkenG. Die Eintragung wirkt für die Dauer von 10 Jahren ( 47 Abs. 1 MarkenG); Verlängerung um jeweils 10 Jahre ist möglich ( 47 Abs. 2 MarkenG). Rechtsmittel bei Ablehnung der Eintragung: - Erinnerung, 64 MarkenG (neuer höherrangiger Prüfer im Markenamt) - Beschwerde gegen Erinnerungsbescheid wird vom Bundespatentgericht entschieden ( 66 ff. MarkenG) - Rechtsbeschwerde gegen Entscheidung des Bundespatentgerichts zum BGH gem. 83 ff. MarkenG (grundsätzlich zulassungsbedürftig) Seite 5 von 5