Zusammenfassender Bericht

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1 Zusammenfassender Bericht Frage Q190 Verträge über Schutzrechte des geistigen Eigentums (Übertragung und Lizenzen) und dritte Parteien Die Frage untersucht Verträge betreffend IP Rechte, nämlich Übertragungen, Lizenzen und Besicherungsverträge, und deren Auswirkungen auf dritte Parteien. Ein wesentliches Merkmal von IP Rechten ist, dass sie wirtschaftlich verwertet werden können durch Übertragung oder Lizenzierung. Die wirtschaftliche Bedeutung von Lizenzverträgen ist sehr gross. IP Rechte können auch als Sicherheiten benutzt werden zur Finanzierung von geschäftlichen Unternehmungen. Der Generalberichterstatter erhielt 44 Berichte von den folgenden Gruppen: Ägypten, Arabische Regionalgruppe, Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik von Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Ungarn, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Berichte verschaffen einen sehr substantiellen Überblick über die nationalen Gesetze betreffend Übertragungen und Lizenzen in den verschiedenen Ländern und wie Vertrags und Insolvenzrecht sich auf derartige Rechte auswirken. Unvermeidlich spielen nationale Gesetze eine wichtige Rolle in der Behandlung solcher Rechte und dieser zusammenfassende Bericht versucht nicht die sehr unterschiedlichen Regeln im Detail aufzuführen, welche in den verschiedenen Berichten dargestellt sind. Es ist auch möglich, dass einzelne Wörter und Wendungen, welche eine subtile und spezielle Bedeutung in ihrer ursprünglichen Sprache haben, nicht völlig genau übersetzt werden können. Deshalb sollten die Original Berichte als die primäre Informationsquelle dienen. Sehr wenige Länder machten Vorschläge zur Harmonisierung in diesem Gebiet. Es kann sein, dass dem weitere Aufmerksamkeit durch die Gruppen oder das Working Committee geschenkt werden sollte bevor ein Harmonisierungsvorschlag gemacht wird, sodass die Gruppen die Auffassung in anderen Ländern bewerten können. Dies mag auch Folge des Umstands sein, dass AIPPI anscheinend die Themen bisher noch nicht untersucht hatte. 1) Welche Formen von Eigentumsrecht haben geistige Eigentumsrechte in Ihrem Land? Die Gruppen verstanden diese Frage in unterschiedlicher Weise. Einige Gruppen führen die Arten von Rechten an, die es gibt. Andere beschrieben die Natur solcher Rechte. Nach manchen nationalen Rechten sind IP Rechte persönliches Eigentum; solche Rechte können höchst persönlich sein (z. B. Dänemark, Korea, Philippinen, Singapur, GB). In Belgien sind sie beweglich und in den Niederlanden biens. Einige Gruppen (z. B. Finnland) benützen den Ausdruck immateriell. Die französische Gruppe betonte den Unterschied zwischen Rechten, die durch Schöpfung entstehen (Urheberrechte und verwandte Rechte) und solchen, welche vom Staat auf Anmeldung hin verliehen werden. Dieser Unterschied hat anscheinend eine Auswirkung auf die Behandlung in der Insolvenz, wie unten erörtert wird. Die japanische Gruppe vermerkte, dass IP Rechte zwei Charakteristika haben eine Form des Eigentums und ein Ausschlussrecht, andere von bestimmten Handlungen abzuhalten. 1

2 2) Ist es erforderlich, eine Übertragung von oder eine Lizenz an geistigen Eigentumsrechten zu registrieren, damit diese wirksam ist a) zwischen den Parteien und b) gegenüber Dritten? Es gab verschiedenste Antworten auf diese Frage. Manche Gruppen antworteten für alle Rechte einheitlich, während andere ihre Antworten aufteilten, jeweils für das einzelne IP Recht. Es wird wichtig sein, nationale Gesetze in jedem einzelnen Fall sorgfältig zu prüfen. Nur wenige Länder berichteten ein grundsätzliches Erfordernis, Übertragungen oder Lizenzen zu registrieren. In China ist es erforderlich, eine Übertragung oder eine Lizenz zu registrieren, damit sie wirksam ist. Sie sollte bei der Verwaltungsbehörde registriert werden. Die japanische Gruppe berichtete, dass es zwei Arten exklusiver Lizenzen gibt. Die eine Art (Senyojisshiken) muss registriert werden, um wirksam zu sein. In den Philippinen müssen Vereinbarungen, welche nicht mit den Technologietransfer Gesetzen in Einklang stehen, zur Genehmigung angemeldet werden; anderenfalls sind sie unwirksam. Im Hinblick auf das Verhältnis der Vertragsparteien unter einander besteht anscheinend sehr selten eine Notwendigkeit, eine Lizenz zu registrieren. Die deutsche Gruppe berichtet, dass die Eintragung eines Patentinhabers keine konstitutive Wirkung hat, noch eine (widerlegliche) Vermutung zu Gunsten der registrierten Person begründet, dass diese Inhaber des registrierten Rechts ist. Demgegenüber enthält das Markenrecht eine Vermutung dahingehend, dass die registrierte Person Inhaber des Markenrechts ist. Demgegenüber ist die Einstellung hinsichtlich der Wirksamkeit gegenüber dritten Parteien sehr unterschiedlich. Eine sehr grosse Zahl von Gruppen berichtet ein Erfordernis der Registrierung von Übertragungen und Lizenzen, um Rechte mit Wirkung gegenüber dritten Parteien zu übertragen. Beispielsweise in Belgien und Spanien gilt, dass die zuerst registrierte Ver einbarung gilt, falls es mehrere widersprüchliche Vereinbarungen gibt. Dies wirkt sich dahin gehend aus, Rechtssicherheit zu schaffen. In den Niederlanden geniessen dritte Parteien generell Schutz, wenn sie in gutem Glauben handeln (ausser im Fall des Urheberrechts). Die dänische Gruppe verwies auf das Erfordernis der Registrierung nach EG Gemeinschafts marken und design Verordnungen. Ausnahmen erscheinen selten zu sein. In Slowenien gibt es kein Erfordernis der Registrierung, damit Wirksamkeit gegenüber dritten Parteien eintritt. Auch Peru berichtete, dass es nicht nötig ist, eine Urheberrechts Transaktion zu registrieren, damit sie wirksam ist. 3) Gewährt die a) exklusive und b) nicht exklusive Lizenz an einem geistigen Eigentumsrecht das Recht, einen Verletzungs prozess zu führen, und falls ja, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit dieses Recht entsteht? Eine grosse Mehrheit von Ländern berichtete, dass exklusive Lizenznehmer berechtigt sind, wegen Verletzung zu klagen. Diesbezüglich gibt es nationale Vorschriften, z. B. in Australien und GB, nach welchen der exklusive Lizenznehmer den Inhaber des Patents als Kläger oder Beklagten an dem Verletzungsrechtsstreit beteiligen muss. In den USA kann ein exklusiver Lizenznehmer nicht klagen, wenn er nur für einen Teil der Patentlaufdauer lizenziert ist. Belgien berichtete, dass auch ein aufgrund Zwangslizenz Lizenzierter klagen kann. Das ist überraschend und mag Gegenstand weiterer Überlegungen sein. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung für Patente, aber es ist gewohnheitsrechtlich anerkannt, dass er exklusive Lizenznehmer klagen kann. In Chile, Dänemark, Estland, Indonesien und Mexiko kann ein nicht exklusiver Lizenznehmer klagen; in Chile und Indonesien aber nur mit Zustimmung des Patentinhabers. In GB und Belgien gibt es ähnliche Bestimmungen für nicht exklusive Lizenznehmer von Marken und, in Belgien, Urheberrechten. In Spanien kann ein nicht exklusiver Patent oder Marken Lizenznehmer klagen, wenn der Lizenzgeber nicht innerhalb von 3 Monaten klagt, nachdem er vom Lizenznehmer hierzu aufgefordert worden ist. 2

3 In Malaysia ist die Regelung ähnlich, mit Fristen von 3 Monaten für Patente und 2 Monaten für Marken. Die finnische Gruppe berichtete, dass die Situation unklar ist. In Japan ist die Rechtslage komplex und hängt von der Art der Lizenz ab. Es ist interessant festzustellen, dass unter Art. 4 (2) der gemeinsamen Empfehlung der WIPO betreffend Markenlizenzen ein Mitgliedsstaat nicht die Registrierung einer Lizenz verlangen darf als Voraussetzung für Rechte, die dem Lizenznehmer zustehen, Verletzungsverfahren beizutreten. 4) Ist eine Lizenz übertragbar a) durch den Lizenzgeber und b) durch den Lizenznehmer? Angesichts der Unterschiedlichkeit der Antworten auf diese Frage ist es zweifellos ratsam, die Übertragbarkeit einer Lizenz in jedem Lizenzvertrag zu regeln. Soweit nationale Gesetze die Frage nicht speziell für IP Rechte regeln, kommen vertrags bzw. schuldrechtliche nationale Regelungen zur Anwendung. In Dänemark beispielsweise ist das Kriterium entscheidend, ob die übertragende Partei gegenüber der anderen Vertragspartei weiterbestehende vertragliche Pflichten hat. Ist das der Fall, so ist es nicht möglich, ohne Zustimmung der Vertragspartei zu übertragen. In Australien, China, Ägypten, Estland, Niederlande, Rumänien, Thailand, GB und den USA kann der Lizenzgeber im Allgemeinen übertragen. In Australien und GB ist es möglich, die Ansprüche aus einem Vertrag zu übertragen, nicht aber die Verpflichtungen. In den meisten anderen Ländern ist es möglich, derartiges zu vereinbaren. In Finnland ist es im Allgemeinen nicht möglich. In Bulgarien kann eine Übertragung nur zusammen mit dem zugrunde liegenden Recht erfolgen. Hinsichtlich einer Übertragung durch den Lizenznehmer berichtet die grosse Mehrheit der Gruppen, dass eine solche nur mit Zustimmung des Lizenzgebers möglich ist und dass die Frage tunlichst in dem ursprünglichen Lizenzvertrag geregelt werden sollte. Soweit die Frage im Vertrag nicht geregelt ist, ist die entscheidende Frage in einigen Jurisdiktionen (ein schliesslich Belgien, Schweiz, GB und USA), ob die Lizenz dem Lizenznehmer höchst persönlich gewährt ist. Soweit dies der Fall ist, kann die Lizenz nicht übertragen werden. 5) Was ist die Auswirkung auf eine Übertragung oder Lizenz, wenn das zugrunde liegende geistige Eigentumsrecht ungültig ist? Zu dieser Frage gab es eine Anzahl von Antworten. Viele Gruppen vermerkten, dass IP Rechte ggf. ex tunc nichtig sind. Dies hat offensichtlich einen potentiellen Einfluss auf Verträge, da der zugrunde liegende Gegenstand rechtlich gesehen nie existiert hat. Eine Gruppe von Ländern einschliesslich Spanien und Schweiz vermerkten, dass im Fall des Widerrufs eines IP Rechts dessen Ungültigkeit Verträge über dieses IP Recht nur ab dem Datum des Ausspruchs der Ungültigkeit berührt. Die japanische Gruppe führte aus, dass der Zessionar/Lizenznehmer theoretisch Vertrags auflösung und Rückzahlung unter dem Vertrag gezahlter Beträge verlangen kann. Dem gegenüber seien in der Praxis Vereinbarungen dominierend, die den Lizenzgeber/Zedenten schützen. Serbien und Montenegro berichtete, dass der Lizenznehmer die Rückzahlung gezahlter Beträge verlangen kann. In Peru wir der Vertrag aufgelöst, es sei denn, er wurde schon vollständig erfüllt. In Argentinien kann der Lizenzgeber schadensersatzpflichtig sein. In Ägypten kann der Lizenznehmer den Vertrag kündigen und Schadensersatz verlangen. In den USA entfallen weitere Lizenzzahlungspflichten, aber der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, Lizenzgebühren zurückzuzahlen. 3

4 6) Können geistige Eigentumsrechte dazu verwendet werden, eine Sicherung zu geben? Falls ja, welche Formalien sind erforderlich? In der überwiegenden Mehrheit der Länder können IP Rechte benutzt werden, um Sicherheit zu stellen. Es gibt jedoch Ausnahmen. In Indonesien ist es nicht möglich, derart Sicherheit zu leisten. Das Recht von Panama und den Philippinen trifft keine Aussage zu der Frage; in Panama und Thailand sollte die Möglichkeit bestehen. In Norwegen ist es nicht möglich, ein einzelnes Recht als Sicherheit einzusetzen, aber gewerbliche Unternehmen können besitzlose Pfandrechte an Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern (betriebsnotwendiges Vermögen) ein räumen. Die übrigen Gruppen, die diese Frage beantwortet haben, haben eine breite Palette von Sicherungsinstrumenten beschrieben, einschliesslich Verpfändungen, Hypotheken, Hinterlegungen und Niessbrauch. Für jedermann, der sich Sicherheiten stellen lässt, wird es daher entscheidend sein, sich hinsichtlich der nationalen Unterschiede der Rechte und der erforderlichen Formalitäten speziell beraten zu lassen. Beispielsweise ist es in Australien nicht möglich, ein Sicherungsrecht an einer unregistrierten Marke zu verschaffen. In Spanien ist die Registrierung konstitutiv für das Sicherungsrecht. Eine Anzahl von Ländern verzeichnet eine spezielle Ausnahme im Zusammenhang mit Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht. Diese beziehen sich auf das Urheberrecht und es scheint, dass in Belgien, Ägypten und Mexiko diese nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts sein können. In Mexiko ist es aber möglich, Einkünfte aus Urheberrechten zu verpfänden. Mangels Registrierung von Urheberrechten in den meisten Ländern muss ein Sicherungs interesse ggf. separat von dem Recht registriert werden. Die deutsche Gruppe bemerkte, dass der Zweck von IP Registern die Veröffentlichung der Existenz von IP Rechten und nicht der Inhaberschaft an solchen Rechten ist. 7) Sieht das Konkursrecht ausdrücklich Auswirkungen des Konkurses auf geistige Eigentums rechte und diese betreffende Verträge vor? Die grosse Mehrheit der Gruppen beantwortete diese Frage negativ. Es gab die folgenden Kommentare. In den USA enthält der Intellecutal Property Bankruptcy Act von 1988 (11 USC 365n) Regelungen für die Auswirkung von Insolvenzen auf Verträge betreffend Rechte des geistigen Eigentums wie definiert im Bankruptcy Code. Hier sind weder Marken noch ausländische Patente oder Urheberrechte eingeschlossen. Abschnitt 365 findet allgemein auf unerfüllte Verträge (d. h. solche, bei welchen noch auf beiden Seiten erhebliche Vertrags pflichten bestehen) Anwendung. Da IP Verträge im Allgemeinen als unerfüllt angesehen werden, findet der Code auf die meisten IP Verträge Anwendung. Die japanische Gruppe vermerkte, dass Art. 53 und 56 des Insolvenzgesetzes in bestimmten Fällen dahingehend anzuwenden sind, dass IP Lizenzverträge ungeachtet der Insolvenz weiter gelten und dass der Insolvenzverwalter kein Kündigungsrecht hat. Die niederländische Gruppe berichtet, dass gemäss s21 des niederländischen Insolvenz gesetzes die unveräusserlichen Persönlichkeitsrechte und Rechte in unveröffentlichten Werken des Urhebers ausserhalb der Insolvenz bleiben. 8) Nehmen alle geistigen Eigentumsrechte an einem Bankrott teil, oder sind einige davon ausgenommen? Die wesentliche Ausnahme von den einer Insolvenz unterliegenden Rechten sind das Urheberrecht und verwandte Rechte. Die australische, dänische, niederländische, ägyptische, finnische, japanische, mexikanische und spanische Gruppe berichteten, dass Urheberrechte oder verwandte Rechte nicht Gegenstand der Insolvenz sind. Die griechische Gruppe berichtete, dass derartige Rechte übertragbar sein müssen. 4

5 9) Was sind die Auswirkungen der Insolvenz oder des Bankrotts des Lizenzgebers und des Lizenznehmers auf einen Vertrag betreffend das geistige Eigentum? a) Hat eine Partei ein Recht zur Beendigung bei Insolvenz der anderen? b) Kann die insolvente Partei die betroffenen Rechte übertragen? c) Welche Einflüsse haben ausdrückliche Vertragsbestimmungen in dieser Situation? Die Gruppe der USA berichtete, dass der Insolvenzverwalter des Gemeinschuldners drei Optionen hat im Hinblick auf einen noch nicht erfüllten Vertrag. Diese sind entweder die Aufnahme und Erfüllung des Vertrages oder die Aufnahme und Übertragung des Vertrages oder die Vertragserfüllung zurückzuweisen. Während also der Verwalter die Vertrags erfüllung ablehnen kann, kann der Lizenznehmer bestimmte Rechte behalten und kann er die Ablehnung der Erfüllung als Vertragsbruch verfolgen, welche zu Schadensersatzansprüchen oder zum Zurückbehalt der unter dem Vertrag eingeräumten Rechte führen kann (11 USC 365(g)). Eine insolvente Partei kann ihre Rechte nicht übertragen, soweit der Vertrag einem solchen für persönliche Dienste gleichsteht. Gem. 365(f) können die meisten Verträge aufgenommen und übertragen werden mit Ausnahme dort, wo sie höchst persönlich sind. In GB hat der Insolvenzverwalter das Recht, belastetes Eigentum aufzugeben. Ein solcher Fall kann gegeben sein, wenn der insolvente Lizenzgeber fortdauernde Verpflichtungen hat. In Japan ist eine Vertragsklausel unwirksam, die ein Kündigungsrecht einräumt. Das hängt mit der Auswirkung des Vertrages auf dritte Parteien zusammen. In den Niederlanden kann der Insolvenzverwalter den Vertrag kündigen. In Australien gibt es eine Wartefrist für Rechts handlungen und Rechtshandlungen können nur mit Zustimmung des Gerichts vorgenommen werden. In Portugal kann der Lizenzgeber bei Insolvenz des Lizenznehmers kündigen. Wenn der Vertrag höchst persönlich ist, kann dies auch der Lizenznehmer. In Belgien kann ein Urheber gem. Artikel 30 des Urheberrechtsgesetzes den Vertrag mit einem insolventen Verleger kündigen. Ein ähnliches Recht entsteht für audiovisuelle Vereinbarungen gem. Artikel 20. Nach spanischem Recht sind Vertragsklauseln ungültig, welche die Kündigung aufgrund Insolvenz vorsehen. In Portugal kann derartiges nicht abbedungen werden. In Korea hat eine dahingehende Vereinbarung keine Wirkung auf die Rechte einer insolventen Partei. Anderer seits berichten viele Gruppen, dass die vertraglichen Bestimmungen in diesem Zusammen hang entscheidend sind. 10) Besteht irgendein gesetzlicher oder anderer Schutz für einen Lizenznehmer/Lizenzgeber im Falle der Insolvenz eines Lizenzgebers/Lizenznehmers? Sehr wenige Gruppen beantworteten diese Fragen positiv. In den USA würden Gerichte nach Treu und Glauben nicht zulassen, dass einem Lizenznehmer erheblicher Schaden zugefügt wird, insbesondere soweit kein entsprechender Vorteil für die Insolvenzmasse entsteht. In Belgien kommen die oben beschriebenen Schutzmechanismen zur Anwendung. In den Niederlanden ist es möglich, einen Niessbrauch zu erlangen ein Recht, einem anderen gehörendes Eigentum zu nutzen und dessen Früchte zu ziehen. Die deutsche Gruppe beschrieb eine interessante 2 fache Treuhandstruktur, welche gegen die Auswirkungen einer Insolvenz schützen kann. 5

6 Harmonisierungsvorschläge in diesem Gebiet Die belgische Gruppe empfiehlt Harmonisierung der Frage, ob ein Lizenzvertrag registriert sein muss, damit der Lizenznehmer von einem Verletzer Schadensersatz verlangen kann. Die belgische Gruppe schlägt vor, dass Schäden auch für die Zeit vor Registrierung verlang werden können sollen, soweit es später zur Registrierung der Lizenz kommt. Die belgische Gruppe findet es auch wünschenswert zu harmonisieren i) das Konzept intuitu personae (Höchstpersönlichkeit der Vertragspflicht) in Lizenzverträgen, d. h. Massstäbe für die Höchstpersönlichkeit einer Vertragsvereinbarung, und ii) der Einsatz von IP Rechten zur Stellung von Sicherheiten, wobei die Formalitäten geregelt werden sollten und Effektivität garantiert werden sollte. Die japanische Gruppe glaubt, dass es nötig ist, Parteien zu schützen, insbesondere Lizenz nehmer, gegen die Insolvenz anderer Parteien, speziell von Lizenzgebern. Während die Registrierung einer Lizenz als Bedingung ihrer Wirkung gegen dritte Parteien funktionieren kann, ist die Registrierung im Moment nicht allgemeine Praxis; es gibt sie nicht für Urheber rechts Lizenzen und ist wohl nicht effizient für umfangreiche Kreuzlizenzen. 11 USC 365(n) mag hier einen Ausgangspunkt darstellen. Lizenznehmer sind auch schutzbedürftig, wenn der Lizenzgeber den Vertrag überträgt. Registrierung kann Schutz bieten, aber die oben beschriebenen Probleme bleiben bestehen. Die Gruppe von GB schlug vor, dass Verträge über registrierte Rechte registriert werden sollten, um dritte Parteien in Kenntnis zu setzen. Eine fehlende Registrierung sollte aber nicht die Rechtslage zwischen den Parteien beeinflussen. Nationale Gesetze sollten speziell die Auswirkung einer Insolvenz auf IP Rechte regeln und verdeutlichen, dass im Falle der Erfüllungs ablehnung durch einen Insolvenzverwalter der Lizenznehmer zur Weiterbenutzung des lizenzierten Rechts befugt ist und dass dies Zessionare des Rechts bindet. 6