Germany Allemagne Deutschland. Bericht Q175. im Namen der Deutschen Landesgruppe von Heinz BARDEHLE*

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1 Germany Allemagne Deutschland Bericht Q175 im Namen der Deutschen Landesgruppe von Heinz BARDEHLE* Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten Fragen 1. Wenn Ihr Land eine Doktrin der "Äquivalente" hat, was ist sie und wie werden Äquivalente geprüft? Gibt es hierfür gesetzliche Grundlagen oder Rechtsprechung? Die in Deutschland ständig angewendete Äquivalenzlehre soll dem Patentinhaber einen angemessenen Schutz auch dann geben, wenn ein als Patentverletzung angegriffener Gegenstand sich von dem durch den genauen Wortlaut des Patentanspruchs durch eine Abwandlung unterscheidet, jedoch bei vernünftiger Betrachtungsweise von der durch den Patentanspruch gegebenen Lehre Gebrauch gemacht wird. Es handelt sich dabei um eine Auslegung (Interpretation) des Patentanspruchs, für die natürlich aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte eine Grenze bestehen muss. Diese Grenze wird durch die Äquivalenzlehre bestimmt, gemäß der nur dann Abwandlungen von Merkmalen des Patentanspruchs dessen Schutzumfang erweitern, wenn im Wesentlichen durch die Abwandlung das gleiche Ergebnis erzielt wird wie durch das betreffende Merkmal des Patentanspruchs, also Äquivalenz gegeben ist. Die Äquivalenzlehre beruht auf der Erkenntnis, dass ein Patentanmelder häufig nicht in der Lage ist, bei der Formulierung des Patentanspruchs alle denkbaren Varianten bestimmter Merkmale des Patentanspruchs durch eine geeignete Wortwahl zu erfassen, weil er häufig spätere Abwandlungen nicht erkennen konnte (Erfindung des Transistors als Ersatz der Verstärkerröhre) oder weil im Patentanspruch verwendete verallgemeinernde Formulierungen im Prüfungsverfahren von einem prüfenden Patentamt nicht zugestanden werden. Solche verallgemeinernden Formulierungen müssen sich in einer Wortwahl niederschlagen, für die häufig, weil mit einer Erfindung immer irgendwie Neuland betreten wird, noch keine entsprechend verallgemeinernde Terminologie existiert. Zunächst verwendete verallgemeinernde Formulierungen werden daher häufig als unzureichende technische Lehre oder im Prüfungsverfahren als zu aufgabenmässig abgelehnt, so dass in dem Bewusstsein einer solchen Praxis des prüfenden Patentamtes den Ansprüchen von vornherein eine präzisierte Fassung gegeben wird, um entsprechende Beanstandungen im Prüfungsverfahren vor vorneherein zu vermeiden. Diese Zwangslage des Anmelders ist von den Gerichten derjenigen Länder, in denen Verletzungsprozesse eine wichtige Rolle spielen, seit langer Zeit anerkannt worden und hat in den betreffenden Ländern zur ständigen Anwendung der Äquivalenzlehre in Ver- * Patentanwalt in München 1

2 letzungsprozessen geführt. Dabei sind zwar Unterschiede hinsichtlich der Definition der Äquivalenz von Land zu Land entstanden, die durch die nunmehr angestellte Untersuchung in den Landesgruppen der AIPPI sicher deutlich werden. Hier sei nur auf die in Deutschland angewendete Definition der Äquivalenz eingegangen, die in jüngster Zeit eine Präzisierung erhalten hat. Ausgehend von dem Vorliegen des gleichen Ergebnisses wurde in der grundliegenden Entscheidung des Patentsenats des Deutschen Bundesgerichtshofes als Grenze der schutzumfangserweiternden Wirkung der Äquivalenz festgestellt, dass ein ein äquivalentes Merkmal enthaltender (fiktiver) Patentanspruch nicht dem Stand der Technik so nahe gerückt werden dürfe, dass dieser Patentanspruch einen nicht patentfähigen, also insbesondere naheliegenden Gegenstand beschreiben würde (BGH "Formstein", GRUR 1986, 803). In einer weiteren grundlegenden Entscheidung des Patentsenats des Bundesgerichtshofs (BGH "Kunststoffrohrteil", Mitt. 2002, 228) wird ausdrücklich auf Art. 2 Nr. 1 der Münchner Revisionsakte zum Europäischen Patentübereinkommen vom Bezug genommen, wonach "bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind". Im Einklang mit dieser gesetzlichen Vorschrift wird für die Bestimmung des über den Wortlaut des Patentanspruchs hinausgehenden Schutzumfangs folgende Vorgehensweise festgelegt: 1. Die vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. 2. Der Fachmann muss durch seine Fachkenntnisse befähigt sein, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. 3. Der Fachmann muss seine diesbezüglichen Überlegungen derart am Sinngehalt des Patentanspruchs anknüpfen, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen (wortlautgemäßen) gleichwertige Lösung auch in Betracht zieht. Äquivalenz im Sinne der Feststellung eines über den Wortlaut des Patentanspruchs hinausgehenden Schutzumfangs liegt also dann vor, wenn neben objektiver Gleichwirkung der abgewandelten Mittel der Fachmann diese Mittel als gleichwirkend auffinden und diese Mittel, anknüpfend am Sinngehalt des Patentanspruchs, auch in Betracht ziehen konnte. Patentansprüche enthalten häufig durch Zahlenangaben begrenzte Bereiche. Auch solche Zahlenangaben sind grundsätzlich der Auslegung fähig. Dies hat der Patentsenat des Bundesgerichtshofs ebenfalls bestätigt (BGH "Schneidmesser I", Mitt. 2002, 212). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Zahlenangaben in aller Regel einen höheren Grad an Eindeutigkeit und Klarheit besitzen, als dies bei verbal umschriebenen Elementen des Patentanspruchs der Fall ist. Eine Abweichung von einer Zahlenangabe im Patentanspruch verlässt jedoch die vom Patentanspruch geschützte Lehre dann nicht, wenn der Fachmann diese Abweichung als mit dem technischen Sinngehalt der Zahlenangabe vereinbar ansieht, wie dies beispielsweise im Bereich üblicher Toleranzen der Fall ist. Der Bundesgerichtshof, also die Rechtsprechung, hat damit für die Feststellung der Äquivalenz Denkrichtlinien vorgegeben, deren Anwendung die Rechtssicherheit auch für diejenigen erhöht, die sich einem durch das Patent geschützten Gegenstand annähern wollen. 2

3 2. Kann sich der Schutzbereich eines Patents im Laufe der Zeit ändern, oder ist er zu einem speziellen Datum festgelegt? Wenn er festgelegt ist, zu welchem Datum (z.b. Prioritätsdatum, Anmeldetag oder Tag der angeblichen Verletzung)? In der Rechtslehre wird der Standpunkt vertreten, dass ein gleichwirkendes (äquivalentes) Mittel auch dann in den Schutzumfang einzubeziehen ist, wenn es erst im Verletzungszeitpunkt dem Fachmann geläufig ist (siehe Ersatz der Verstärkerröhre durch den später erfundenen Transistor). Eine eindeutige Rechtsprechung hierzu gibt es zur Zeit nicht, jedoch stellt der in der Diskussion befindliche WIPO-Harmonisierungsvertrag auf den Verletzungszeitpunkt für das Vorliegen von Äquivalenz ab. 3. Spielt die Erteilungsgeschichte eine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents? Wenn ja, in welcher Weise? Zu der Frage der Bedeutung von Vorgängen im Patenterteilungsverfahren gilt in Deutschland nach wie vor die Regelung, dass für die Auslegung des Patentanspruchs und damit die Schutzumfangsbestimmung ausschließlich an die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen anzuknüpfen ist. Es kommt also grundsätzlich nicht auf die Vorgänge im Patenterteilungsverfahren an. Soweit diese Vorgänge insbesondere durch beschränkte Aufrechterhaltung in der Patentschrift ihren Niederschlag gefunden haben, ergibt sich ihre Beachtlichkeit unmittelbar aus der Regelung in 14 PatG bzw. Art. 69 EPÜ, wonach der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Hierbei ist das allgemeine Fachwissen und der in der Patentschrift erwähnte Stand der Technik zu berücksichtigen. Diese Auffassung steht im Einklang mit dem Ergebnis der Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ vom November 2000, in der der Vorschlag abgelehnt worden war, früheren Angaben, die der Anmelder im Erteilungsverfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig beschränken, gebührend Rechnung zu tragen. Angenommen wurde nur die allgemeine Bestimmung, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. a) Gibt es ein 'file wrapper estoppel'? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Es gibt keinen "file wrapper estoppel". b) Gibt es einen Unterschied zwischen formellen Handlungen (z.b. Einsprüche) und informellen Handlungen (z.b. Diskussionen mit Prüfern) im Patentamt? Nur die aufgrund eines Einspruchs im Patent vorgenommenen Änderungen des Patentanspruchs und eindeutige Verzichtserklärungen sind bei der Bemessung des Schutzumfangs zu berücksichtigen. c) Gibt es einen Unterschied zwischen Handlungen des Patentamts und Dritter? Nur die Handlungen, die in der Patentschrift einen Niederschlag gefunden haben, sind bei der Bemessung des Schutzumfanges zu berücksichtigen. 4. Gibt es irgendeinen Weg, auf dem der Schutzbereich von Ansprüchen ausserhalb des Erteilungsverfahrens beschränkt werden kann, z. B. durch estoppel oder Zugeständnisse? Eine vom Patentinhaber vorgenommene Beschränkung des Schutzbereichs von Ansprüchen kann nur durch das beim Patentamt durchgeführte Beschränkungsverfahren vorgenommen werden. Hierzu existiert auch ein Vorschlag der WIPO im Patent- 3

4 harmonisierungsvertrag (Art. 7 bis/1 und Art. 105a des Revisionsdokumentes des EPÜ vom November 2000). 5. Haben Sie Vorschläge zur Harmonisierung auf diesem Gebiet? Annahme des WIPO-Patentharmonisierungsvertrages. Zusammenfassung Gemäß der in Deutschland angewendeten Äquivalenzlehre müssen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs folgende Bedingungen für das Vorliegen einer äquivalenten Patentverletzung erfüllt sein: 1. Die vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. 2. Der Fachmann muss durch seine Fachkenntnisse befähigt sein, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. 3. Der Fachmann muss seine diesbezüglichen Überlegungen derart am Sinngehalt des Patentanspruchs anknüpfen, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen (wortlautgemäßen) gleichwertige Lösung auch in Betracht zieht. Ein gleichwirkendes (äquivalentes) Mittel ist in den Schutzumfang auch einzubeziehen, wenn dieses Mittel erst im Verletzungszeitpunkt dem Fachmann geläufig ist. Somit kann sich der Schutzbereich eines Patents im Laufe der Zeit ändern. Die Erteilungsgeschichte spielt bei der Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents keine Rolle. Der Schutzbereich des Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Es gibt keinen "file wrapper estoppel". Änderungen und Beschränkungen des Schutzbereichs von Ansprüchen außerhalb des Erteilungsverfahrens (z.b. im Einspruchsverfahren, Beschränkungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren) können durch Änderungen in der Patentschrift bewirkt werden. Summary According to the doctrine of equivalence applied in Germany and following the jurisdiction of the German Federal Supreme Court, the following conditions must be fulfilled for the presence of an equivalent patent infringement: 1. The embodiment deviating from the meaning of the wording of the claim must solve the problem of the invention with means having objectively identical effects. 2. The skilled person must be able, due to his expert skills to discover the modified means as having identical effects. 3. The skilled person must base his reflections in relation therewith on the meaning of the wording of the claim in a manner to take the deviating embodiment with its modified means into consideration as a solution equivalent to that (literally) proposed by the claim. A means having identical effects (equivalent) also has to be included in the scope of patent protection if this means is known to the skilled person at the moment of infringement only. Thus, the scope of patent protection may change with time. 4

5 The prosecution history does not play a role in determining the scope of patent protection. The scope of patent protection is determined by the terms of the claims, which shall be interpreted by use of the description and drawings. There is no "file wrapper estoppel". Changes and limitations of the scope of protection of claims outside prosecution may be achieved by amending the patent document itself (opposition proceedings, limitation proceedings or revocation proceedings). Résumé Selon la doctrine des équivalences appliquée en Allemagne et suivant la jurisdiction de la Cour Fédérale de cassation allemande, les trois conditions suivantes doivent être remplies pour déterminer une contrefaçon d'un brevet équivalente: 1. La forme d'exécution différente du sens du texte de la revendication doit résoudre le problème à la base de l'invention à l'aide de moyens à effet objectivement identique. 2. L'homme du métier doit être capable de découvrir les moyens modifiés comme moyens équivalents à la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré. 3. L'homme du métier doit baser ses réflexions à cet effet sur le sens de la revendication de sorte qu'il prenne la forme d'exécution différente avec les moyens modifiés en considération comme solution équivalente à celle constituant l'objet (littéral) de la revendication. Un moyen ayant le même effet (équivalent) doit être inclus dans la portée de la protection, même si le moyen n'est connu de l'homme du métier qu'à la date de la contrefaçon alléguée. Partant, la portée de la protection conférée par un brevet peut changer dans le temps. Le dossier de délivrance ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer la portée de la protection conférée par un brevet. La portée de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, qui doivent être interprétées en s'appuyant sur la description et les dessins. Il n'y a pas de "file wrapper estoppel". Les modifications et limitations de la portée de la protection conférée par des revendications effectuées en dehors de la procédure de délivrance (par exemple, dans des procédures d'opposition, de limitation ou de révocation), peuvent être atteintes en modifiant le document du brevet. 5